enpan's Patent & Linux practice: With or Without Traverse after Restriction/Election

2011年1月12日星期三

With or Without Traverse after Restriction/Election

隨筆
在申請人提出對美國專利局的限制選擇要求（Restriction/Election）的回應中，除了做出可區隔分屬不同技術類別的發明的選擇，或是多個實施例的選擇外，更可表示自己對於此限制選擇要求的態度，表達With traverse or Without traverse！

這些表達對當下審查委員的態度是難以扭轉的（經驗上的判斷），除非審查委員確實做出很離譜的審查意見，否則只是表達申請人的態度而已！而且根據MPEP 818.03(b)的規範，當審查委員提出選擇要求後，即使有任何不服，仍應做出選擇的回應，包括：
(i) an election of a species or invention to be examined even though the requirement be traversed;
(ii) identification of the claims encompassing the elected invention.

但這些表示是否會對日後的申請案或是專利權產生影響？應不會影響日後主張的權利範圍，但仍可能影響申請中的一些權利回復的問題

先整理一些狀態：

根據MPEP 818.03(c)規定，為了要保留對此限制選擇要求的請願權利（petition），在作出選擇後，應表達「with traverse」
若回應中並未明確表示（應提出說明或證據）或指出審查委員的明顯錯誤，此限制選擇要求的錯誤，則將視為「election without traverse」
若審查委員作出「限制選擇要求」是提到專利申請案中的幾個"invention"或"species"為專利可區隔的（patentably distinct），但申請人明確表達說這些"invention"或"species"並非是專利可區隔的（with traverse），若往後繼續受審的範圍（被選擇的那組）的核駁引證案則自然可用於非被選擇的（non-elected）的那組
當申請人回應限制要求時作出選擇而同時表達「with traverse」：
當日後經審查linking claim（連結所有發明的權利範圍）被核准，則可同時連結到當初未被選擇的發明上，可以附屬方式表示，或是各發明合併到此linking claim中，視同之前的限制選擇要求被撤回；但是一旦linking claim被拋棄（核駁後），曾經作出的反對意見則會致使各個發明為不同的個體（應提出分割案因應）
作出「with traverse」可保留請願的權利，即使日後linking claim被核駁，仍然保有請願的權利
「without traverse」, updated on 11.04.2011
“without traverse”也就是對審查委員區分發明的意見沒有疑義，若選擇的部份被核准，其餘範圍僅能withdrawn或是分割案處理（這也就是盡量以with traverse回應的好處！）

Ready for Allowance, Non-elected Claims Withdrawn Without Traverse
This application is in condition for allowance except for the presence of claim [1] directed to [2] nonelected without traverse. Accordingly, claim [3] been canceled.
「with traverse」，可斟酌表達這些分類的前案應該雷同，不應是審查員的額外負擔！