OA答辯的一些注意事項

筆記, updated on Oct.11.2011

OA答辯的一些注意事項：

1. 確認引證案與發明案的關係，包括日期、彼此優先權前後關係、是否有相同申請人/發明人等撤回核駁的可能
2. 應完整得知技術核心
3. 確實瞭解引證案
4. 比對技術差異，嘗試找出審查委員的錯誤
5. 除了一般描述發明與引證案的差異外，更可考慮證明引證案之間並無結合之動機的方向進行答辯
   sam網友補充：因為MPEP已經從TSM到KSR做了一些修正，所以結合兩個以上前案之”動機”的由來，法定有判斷進步性的”七”點判斷，除此以外都有機會爭辯。
   「七點」可同時參考：http://enpan.blogspot.com/2010/09/ksr-uspto.html
   
6. 除非需要描述本案權利範圍（修正前或後）與引證案的差異外，答辯內容可以不用完整置入發明之主要權利範圍的內容
7. 答辯內容內引用的前案內容或本案內容最好標注其頁碼或是段落位置
8. 不要對說明書並未支持的證據做出結論，有時這只是輔助的效果
9. 應敘述引證案所教示的與本發明的差異（進步性討論）
10. 答辯時應檢查權利範圍是否有除了文法、文字上錯誤以外的錯誤，如揭露不足(112）、翻譯錯誤、技術描述錯誤，答辯是個很好整理技術內容的時機
11. 必要時，可以重新撰寫新的權利範圍
12. 考慮各種延續案可能，包括CA, CIP, 分割案
13. Sam網友補充： OA答辯稿比較常犯的問題是 對於進步性的論述 跟所請求的Claim 兩者間缺乏支持，下場就是官方再次來函請求將所述理由載入Claim
    

Ron
感謝同事提醒