2012年8月1日 星期三

引用「商業上的成功」作為答辯基礎仍難以成功?

引用「商業上的成功」作為答辯基礎仍難以成功?

先參考中華民國專利審查基準第二篇第三章「專利要件」中3.4.2.4節所載「發明獲得商業上的成功」的規定,要件是,主張的人要證明商業上成功,且其中成功要件是因為「發明之技術特徵」:

依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功,若其係直接由發明之技術特徵所導致,而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者,得佐證該發明並非能輕易完成。

欲主張「發明獲得商業上的成功」,通常可能是技術上與引證案的差異不大,或是其中改良被認定是簡單達成,算是不得不的答辯策略,但往往又缺乏商業上成功的證明。初步瀏覽中華民國智慧財產法院裁判書(行政類),沒有一件因為主張「商業上成功」的成功案例!

舉例來說,往往主張產品在商業上獲得成功,都需要證據,法院駁回之意見參考如下:『而系爭專利僅簡單造冊表,並無具體之操作手冊足資證明所具功效,亦缺乏主動提供所獲致商業上成功實施與交易事實證明,不足以證明系爭專利具有進步性等語,茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴』(裁判字號】99,行專訴,65),也就是缺乏商業上成功的證明。

Ron

3 則留言:

Waijee 提到...

感謝enpan大大的分享
我一直有個想法就是 申請用新型 日後只要產品大賣 被舉發時 若不具進步性 就用商業上的成功去克服
但原來在台灣從未有用過用此理由獲准專利
但又或許曾經嘗試者提供的資料太少?
猜想也許申請人要做大規模的市調 如與同型產品的銷售量、購賣此產品的消費者中有多少人因為此專利內容才購買並有使用,應該可增加答辯成功的機會@_@

EN & Jane's murmur 提到...

我看的或許僅是部份,而且是簡單地使用"商業上的成功"、"商業成功"等關鍵字去搜尋司法院智慧財產法院的資料庫,逐一看到的結果都是"原告"或"上訴人"告訴駁回的結果,證明使用此secondary consideration確實是比較難以答辯成功的理由,但也不見得是不可能,就像您說的那樣,證據很重要,而且成功的證據要連接專利特徵也是重點!

感謝回應
Ron

EN & Jane's murmur 提到...

補充:"原告"或"上訴人"告訴駁回的"被告"都是智慧財產局,而且多數是舉發成立或專利核駁的上訴!

Ron