2013年11月1日 星期五

解決長久以來的需要(long-felt need)

筆記

解決長久以來的需要(long-felt need)的答辯方式,MPEP 716.04(Long-Felt Need and Failure of Others)提供了一些方向。

若要以「解決長久以來的需要(long-felt need)」等次要考量作為進步性的考量時,應提出客觀證據來證明所提的長久以來即存在的問題並未有解決方案,包括證明相關問題為長久以來的需要,且其他欲解決此問題時是失敗的,藉此證明系爭發明為非顯而易知。


有一些客觀因素:

(1) 長久以來的需要已被相關技術領域一般技術人員所知;
1967年CCPA案例「In re Gershon, 372 F.2d 535, 539, 152 USPQ 602, 605 (CCPA 1967)」是個逆證,也就是申請人為首先發現問題的人,在他之前並沒有相關技術人員知道這個問題的存在,因此不得稱為長久以來需要,也就是沒有其他人解決相同問題時失敗的證據。

(2) 欲證明長久以來的需要,在發明之前應沒有人已經提出解決方式;
1988年CAFC案例「Newell Companies v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 768, 9 USPQ2d 1417, 1426 (Fed. Cir. 1988)」顯示,其中雖然可能相關問題曾經是DIY而無須工具的長久以來的需要的可調整窗影材料,但前案顯示已經有塑料使用滿足相關需要,因此不得認定為長久以來未解決的需要;

(3) 發明必須解決長久以來的需要;
In re Cavanagh, 436 F.2d 491, 168 USPQ 466 (CCPA 1971).

(4) 「長久以來的需要」要以發明完成當時的問題來界定。


其他因素:
(5) 過去解決相同問題為何失敗,或許是因為沒有人關心,或是沒有市場,而不是需要此技術,因此仍要證明此技術是被需要的。比如,如果相關技術曾授權與人,可以作為相關技術被需要的證明。(這是要證明相關技術是被需要的,因此曾有人仿效、複製,反倒都可證明相關技術被需要)

Ron

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