2013年12月18日 星期三

難以用固有特徵證明不具新穎性的案例(Motorola Mobility v. ITC and Microsoft)

這個由ITC上訴CAFC案例討論新穎性的引證資料,表示難以用引證案中固有特徵(inherency)證明系爭專利不具新穎性(Motorola Mobility v. ITC and Microsoft)。

一般嚴格一點的新穎性討論都是以一單一先前技術文件對比系爭專利的請求項元件,如果全部元件都以被此單一文件所揭示,證明不符新穎性。然而,其實,包括中華民國專利審查基準,新穎性的比對仍允許一定的模糊解釋空間,而非僅限於"絕對地"文義上比對到所有元件,不過在舉發無效的要求下,還是嚴格一點比較可以說服審查委員。

參考中華民國專利審查基準
第二篇第3章2.2.2新穎性引證文件的規定:
合適的引證內容為引證文件中形式上記載的內容,以及實質上無歧異隱含的內容
審查新穎性時,應以引證文件中所揭露之技術內容為準,包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時之通常知識,能直接且無歧異得知的內容。

第二篇第3章2.3.2新穎性審查原則的「單獨比對」規定:
其中單一先前技術包括該引證文件內容、該引證文件中所明確記載的另一"已公開"參考文件的教示(teaching)、該引證文件中明確放棄的事項或先前技術。
審查新穎性時,應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對,不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合,或一份引證文件中之部分技術內容的結合,或引證文件中之技術內容與其他公開形式(已公開實施或已為公眾所知悉)之先前技術的結合進行比對。
為了更詳細說明引證文件中所揭露之技術特徵,而於該引證文件中明確記載另一參考文件時,若該參考文件於引證文件公開日之前已能為公眾得知,則該參考文件的教示被視為引證文件的一部分,因此,先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。
引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術,被視為引證文件的一部分。

案例討論:
Motorola Mobility v. ITC and Microsoft案例
判決原文(還是可以看看原文):
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1535.Opinion.12-13-2013.1.PDF

本案經ITC決定Motorola侵犯566專利(這是多件系爭專利之一,涉及個人資訊管理PIM技術),ITC也駁回Motorola提出專利無效理由,Motorola上訴,CAFC確認ITC判決。

系爭專利:US6,370,566
這是一件微軟的專利,揭露一種從行動裝置產生會議請求與群組時間表的技術(Generating meeting requests and group scheduling from a mobile device)。

這是將會議約定與時間表實施於行動裝置的技術,由行動裝置產生會議約定請求,與一般電腦系統不同的是,這個請求會載有行動裝置的全球識別碼(global identification number),這也是獲准專利的必要元件之一,專利也包括避免重複約定的措施。

如以下獨立請求項所界定的行動裝置,具有與一般電腦系統同步的聯絡資訊、維護這個聯絡簿的應用程式、使用者輸入機制、與其他裝置同步資料的同步元件、通訊元件,以利用行動裝置發出電子郵件產生會議約定請求。
1. A mobile device, comprising:
an object store;
an application program configured to maintain objects on the object store;
a user input mechanism configured to receive user input information;
a synchronization component configured to synchronize individual objects stored on the object store with remote objects stored on a remote object store;
a communications component configured to communicate with a remote device containing the remote object store; and
wherein the application program is further configured to generate a meeting object and an electronic mail scheduling request object based on the user input information.

這看來像是一般常用技術,不過,此早於1998提出申請的專利強調了與其他裝置同步聯絡人資訊、行動裝置利用電子郵件產生會議約定請求的技術,在15年前確實有點道理。對此類較早產生的專利,一般來說,不符新穎性雖是最好的無效理由,但是卻比較難找到單一先前技術文件作為引證案

這件案例攻防重點在專利有效性
被告的Motorola顯然不服,而提出專利無效的請求,Motorola特別地引用蘋果電腦早期牛頓手持裝置上的傳訊的方法(Apple Newton MessagePad device)反駁該專利並無新穎性。
Motorola"推論"此牛頓手持裝置有與其他裝置同步訊息的功能,但ITC、訴願委員會與CAFC都認為這個假設性推論(inference of a possibility)並不具說服力。
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apple_Newton-IMG_0454-cropped.jpg

根據判決原文記載,這個法院決定主要是因為Motorola採用隱含固有同步先前技術的主張(anticipation-by-inherency),而不是斬釘截鐵地表示該裝置有同步聯絡資訊的功能。這個模糊的證據被認定不明確,也沒有說服力。

判決書也提到"牛頓手持裝置"的使用手冊僅揭露可以同步,對可以與桌上型電腦同步資訊的描述沒有清楚定義,因此法院認為證據不明確。新穎性議題不通,但Motorola也沒有對顯而易見性作出著墨,於是CAFC在Motorola並未明確指出系爭專利專利範圍的顯而易見性的論點而作出最終判決。

(這可成為我們答辯學習的方式)
法院認為,使用隱含固有(inherency)的證據充滿了機率與可能性,應該要主張該裝置對其預期目的( intended purposes)必然有使用同步聯絡資訊的技術(necessary consequence)作為無效專利的理由。(參考Patently-O報導)

(若證據不足,可以同時考慮新穎性、顯而易見性組合性的論點)看完判決書,後段顯示Motorola(包括專家證人)似乎粗心地忽略(或是不足)了顯而易見性的論點,各級法官也沒有義務要對沒有提出的議題作出太多回應。



Ron
資料參考:Patently-O

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