2014年8月28日 星期四

中華民國設計專利專利要件

筆記 - 中華民國專利審查基準第三篇第三章「設計專利專利要件」
  1. 專利法
    第一百四十一條 設計專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發:
    一、違反第一百二十一條至第一百二十四條、第一百二十六條、第一百二十七條、第一百二十八條第一項至第三項、第一百三十一條第三項、第一百三十二條第三項、第一百三十三條第二項、第一百三十九條第二項至第四項、第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項、第一百四十二條第一項準用第四十三條第二項、第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定者。
    二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
    三、違反第十二條第一項規定或設計專利權人為非設計專利申請權人者。
  2. 設計專利舉發事由(可反推設計專利要件)
    • 第一百二十一條:設計專利定義(全部或部份之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作;應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面)
    • 第一百二十二條:新穎性、創作性
    • 第一百二十三條:擬制新穎性
    • 第一百二十四條:法定不予專利事項:純功能造型、純藝術創作、積體電路/電子電路佈局、妨害公序良俗
    • 第一百二十六條:圖說揭露方式
    • 第一百二十七條:衍生設計
    • 第一百二十八條:先申請原則
    • 第一百三十一條、第一百三十二條:設計之改請超出
    • 第一百三十三條第二項:中文本之補正超出
    • 第一百三十九條:更正超出
    • 第一百四十二條第一項準用第三十四條第四項:分割超出
    • 第一百四十二條第一項準用 第四十三條第二項:修正超出
    • 第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項:誤譯訂正超出
  3. 產業利用性:在產業上能被製造或使用
  4. 能被製造或使用,指該透過視覺訴求之創作於產業上有被製造或使用之可能性,不限於該設計之創作已實際被製造或使用
  5. 設計的揭露必須使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容,並可據以實現
  6. 新穎性:與申請專利之設計相同或近似之設計於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者,不得取得設計專利
  7. 與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時,稱該設計具新穎性
  8. 專利法所稱之實施,包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為
  9. 相同或近似之設計共計四種態樣,屬於下列其中之一者,即不具新穎性:
    • 相同外觀應用於相同物品,即相同之設計
    • 相同外觀應用於近似物品,屬近似之設計
    • 近似外觀應用於相同物品,屬近似之設計
    • 近似外觀應用於近似物品,屬近似之設計
  10. 相同物品,指用途、功能相同者;近似物品,指用途、功能相近者
  11. 申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者將其誤認為該先前技藝,即產生混淆、誤認之視覺印象者,應判斷申請專利之設計與該先前技藝相同或近似
  12. 申請專利之設計的認定應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為準,「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的內容,但由於其可用於界定「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係,判斷外觀的相同或近似時仍應予以參酌
  13. 判斷容易引起普通消費者注意的特徵部位,通常應就新穎特徵、視覺正面及具變化外觀之設計三種類型予以考量:
    • 新穎特徵:指申請專利之設計對照先前技藝,客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容,其必須是透過視覺訴求之創作,不包括功能性設計
    • 視覺正面:審查人員通常會依物品特性,以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺正面
    • 具變化外觀之設計:應以其所揭露各個變化外觀之設計及所揭露之新穎特徵為判斷對象
  14. 先前技藝的擁擠程度決定該設計近似範圍的寬窄
  15. 考量透明物品內部之可視設計所呈現之整體視覺效果:物品透明部份之光學效果所呈現之視覺效果應納入比對、判斷之範圍,進行整體之綜合比對、判斷
  16. 純功能性特徵非屬比對、判斷的範圍
  17. 創作性:該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎,並參酌申請時的通常知識,而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計,且未產生特異之視覺效果者,應認
  18. 創作性之審查應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請專利之設計的整體外觀為對象,判斷其是否易於思及,易於思及者即不具創作性
  19. 申請專利之設計是否具創作性,通常得依下列步驟進行判斷:
    • 步驟1:確定申請專利之設計的範圍
    • 步驟2:確定先前技藝所揭露的內容
    • 步驟3:確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準
    • 步驟4:確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異
    • 步驟5:判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及
  20. 對於先前技藝是否產生「特異之視覺效果」為是否「易於思及」的主要判斷原則
  21. 視覺效果是否特異,得就申請專利之設計所包含形狀、花紋的新穎特徵、主體輪廓型式、設計構成、造形比例、設計意象、主題型式或表現形式等設計內容與先前技藝進行比對
  22. 若手法經「修飾或重新構成」 ,即便是「模仿自然界形態」、「模仿著名著作」、「直接轉用」、「改變位置、比例、數目等」、「運用習知設計之外觀」,仍不應認定為易於思及
  23. 「置換、組合」之設計,若「經置換、組合後仍能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者」,仍不應認定為易於思及
  24. 創作性輔助性判斷因素(secondary consideration):商業上獲得成功或於知名設計競
    賽獲獎
Ron

2014年8月27日 星期三

「整合」這件事 - Ex parte Norcom案件討論

All Things Pros(http://allthingspros.blogspot.tw/)找到一些PTAB決定中有關「整合(integral)」這個用語的意義,我對這種模稜兩可的不明確用語十分有興趣,特別是在軟體、電子、機構系統上都可能用到「整合」的描述,所以瞭解了一下。

先看看教育部辭典中「整合」的解釋:

英文「integral」意思很多,有關「整合」的意思是:A whole; an entire thing,大約就是將一些東西結合(weld)在一起,這種結合不是物理性的擺在一起而已。

All Things Pros作者則是找到PTAB對於"integral"的解釋,這會比較讓我們瞭解這個term在老美USPTO的解釋。

案件討論:
在此討論一件PTAB案件「Ex parte Norcom(2010-002675)」。

如果專利範圍以過度嚴格的解釋,特別是特定用語的解釋(字典、專家、一般認知),權利範圍可能會被過度限制。但專利範圍又不容易被隨意解釋為各種狀態的連接關係都在解釋範圍中,於是爭議就起,也給各位參考。

系爭專利(申請號:11/068,092,申請日:2/28/2005,公告US8220651,7/17/2012)涉及具有幾個邊牆以及相互套接幾個容器的一種容器,專利範圍中以「integrally attached」描述一些元件的結合關係,審查委員對此內外套接容器的結構以「integrally attached」描述內部那個可移出的容器與外部容器的連接關係,因為認為其中元件是透過摩擦力(frictional force)而整合在一起的機構關係,也就是蓋子蓋上,內外容器就「整合」在一起了。

系爭專利Claim 1:
1. A container comprising:
a structure comprising a side wall portion and a bottom wall portion;
an upper portion comprising a sheet of material integrally attached to said structure, said upper portion defining a closable opening for said container; and
a frangible portion defined between said upper portion and said structure forming a predefined portion for separating at least a portion of said sheet of material from said structure.
外層容器可以置入一內部容器,大約就是一個整合有外層袋的便當!

案件在USPTO引用前案US5820268,認為不具新穎性或進步性。


引證案US5820268:

經回應Final Office Action後得到Advisory Action(AA),AA顯示,審查委員認為本案並無法獲准專利,其中載明,當申請人認為元件12與元件24並"無"連結,審查委員採用引證案已經揭示分離與結合的實施方式,申請人應該提出不同於引證案的請求範圍。


系爭專利的申請人(包括PTAB委員!)不同意審查委員的解釋,認為「integrally attached」不僅於將內部容器置入外部容器內的「接觸式」結合狀態而已,而特別應該要根據系爭專利說明書內容的定義,PTAB作出的決定給各位參考。

進入PTAB實際階段前,原審查委員仍再次堅持系爭專利並未有專利性。不過PTAB的APJ(行政法官)作出駁回決定的意見。

其中,PTAB行政法官認為,系爭專利獨立請求項1, 11, 16所界定的一內部容器的結構有邊牆與底牆,上層部份則與此結構「整合連結(integrally attached)」,但卻與引證案所載的整合結構不同,引證案在上蓋關上時,為整合連結的狀態。

APJ認為USPTO審查委員對於系爭專利獨立請求項中「integrally attached」的描述過廣(unreasonably broad),針對兩個元件間的「integrally attached」是否有必要「接觸(contact)」而沒有其他連結關係,解釋時應該考慮系爭專利說明書的描述,比如途中結構元件132與彈性元件130透過超音波焊接、熱封、黏接或機構連接相互連接,並非引證案將上蓋關上後就為整合連結的結構關係。

可以參考元件130, 132的關係:

"The structural material 132 may be attached to the flexible material 130 by means of a mechanical connection forming a molecular level bond between the structural material 132 and the flexible material 130, such as by ultrasonic welding, or a thermal bond, e.g., heat sealing. Alternatively, the structural material 132 and flexible material 130 may be joined by adhesives or cohesives including without limitation contact adhesives, or by mechanical connections such as a snap fit, clips, rubber bands, mechanical fasteners, grips, staples, clamps, and/or an interference fit connection between the two materials, i.e., a tolerance fit such as by locating the structural material 132 in a tight fit within the flexible material 130, or a mechanical punching of the material together. Such attachment may be continuous or discontinuous as in, for example, a series of two or more points of attachment."

也就是解釋「integrally attached」,APJ解釋專利範圍時,參考了說明書的描述,這種比較模糊的連接關係就被限定了,使得專利範圍不會及於如引證案將內層容器置入外層容器內的簡單物理關係

本案最後獲准,且權利範圍從申請開始都沒有變過。

後語:
從這件案例可以學到一些程序面的考量。
這位專利申請人Norcom善用AA(Advisory Action)的策略,當1/28/2009接獲Final Office Action後,及時於兩個月內03/27/2009提出回應,專利範圍並未修正,之後在第三個月內4/13/2009接獲AA,申請人在看到AA同樣堅持核駁意見後,提出訴願,案情到了PTAB有了翻轉,不僅讓專利申請案發回USPTO審查獲准專利,更得到1600多天的專利期限補償。

另,說明書不妨寫入一些值得限縮的實施例樣態,避免請求項被過度放大而被核駁,當然這是一體的兩面!

資料參考:
http://allthingspros.blogspot.tw/2014/08/ptab-integral-claim-construction.html

Ron

2014年8月22日 星期五

中華民國新型專利技術報告筆記

筆記 - 中華民國新型專利技術報告筆記
  1. 專利法
    第一百十五條  (第1項)申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。
    (第4項)專利專責機關對於第一項之申請,應就第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事,作成新型專利技術報告。
    (第5項)依第一項規定申請新型專利技術報告,如敘明有非專利權人為商業上之實施,並檢附有關證明文件者,專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告
  2. 新型技術報告應審酌
    • 第一百二十條準用第二十二條第一項第一款:申請前已見於刊物(新穎性)
    • 同條第二項:進步性
    • 第一百二十條準用第二十三條:擬制喪失新穎性
    • 第一百二十條準用第三十一條規定:先申請原則
  3. 專利法
    第一百十六條  新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。
  4. 專利法
    第一百十七條  新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容已盡相當之注意者,不在此限。
  5. 新型專利技術報告之申請,不得撤回
  6. 審查時,應先檢視先前已審定之舉發案新型技術報告相關證據及其結果或參酌系爭專利民事訴訟案件專利有效性抗辯有關之理由、證據及判決結果,應力求審查見解一致,見解不同者,應於審定理由加強理由之說明。此外,也要注意是否有一事不再理之適用(第五篇舉發審查基準之5.4舉發審定之注意事項)
範例:
 
Ron

2014年8月21日 星期四

法院專利無效判決造成其他公司的商業契機? - 討論Myriad案後續發展

提供一些先前報導連結,也感謝有網友指正我!
http://enpan.blogspot.tw/2013/07/usptomyriad.html(USPTO對Myriad案例的態度)
http://enpan.blogspot.tw/2013/06/1000association-for-molecular-pathology.html(「Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics」美國最高法院判決)
http://enpan.blogspot.tw/2014/03/blog-post_10.html(分析權利範圍中引述自然律、自然現象或是自然產物的可專利性指導方針)

這類生物科技的技術爭議在台灣比較少見,所以報導出來格外有趣。此次爭議源自2013年最高法院對Myriad案的判決:「自然基因組DNA序列方面的專利是無法專利的,而非自然經修改的基因序列仍可以被專利」。

於是相關生技業者,特別是針對高機率造成乳癌的"BRCA1/BRCA2"基因缺陷檢測技術的相關業者,因著法院認定這類基因屬於自然產物而無法成為專利標的,而大舉進入檢測市場,但是他們不曉得知不知道,一個有規模的企業對於一個重要技術不會僅壓寶在一件專利中,而應該會積極地佈局,形成相關技術領域的進入障礙(這部份也給部份研發企業參考,專利不是萬能,重要的技術也不會過於樂觀地押注在一兩件專利而已)。

於是Myriad Genetics Inc.對主要如Gene Dx Inc.等的多間公司提出侵權告訴,並一次提出16件專利,目前在Utah的聯邦法院審理中,Gene Dx公司只好對這些專利(其中11件)提出IPR,可惜IPR僅能針對102, 103等要件進行審理,而可能無法打擊這類專利的101要件,而且這些專利似乎也不同於去年Myriad最高法院判決的相關議題。對於IPR打到最後一件平均約20萬美金來看,這樣就至少要200萬美金來撤銷專利!

這些主張侵權的專利範圍如下:
claim 6 of U.S. Patent No. 5,709,999
claims 6, 16 and 17 of  U.S. Patent No. 5,747,282
claims 7, 8, 12, 23, and 26 of U.S. Patent No. 5,753,441
claims 29 and 30 of U.S. Patent No. 5,837,492
claim 4 of U.S. Patent No. 6,033,857
claims 2, 3 and 4 of U.S. Patent No. 5,654,155
claims 2, 3, 4, 5, 6, and 7 of U.S. Patent No. 5,750,400
claims 32 and 33 of U.S. Patent No. 6,051,379
claim 5 of U.S. Patent No. 6,951,721
claims 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19 of U.S. Patent No. 7,250,497
claims 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of U.S. Patent No. 7,470,510
claims 10, 11, 15, 16, 17 and 19 of U.S. Patent No. 7,622,258
claims 2, 8 and 16 of U.S. Patent No. 7,838,237
claims 2, 3, 5, 9, 10 and 12 of U.S. Patent No. 7,670,776
claims 2 and 7 of U.S. Patent No. 7,563,571
claim 73 of U.S. Patent No. 6,083,698.

列舉一件IPR(IPR2014-01310)如下:
US5,654,155(這件是轉讓來的)
2. A method of identifying individuals having a BRCA1 gene with a BRCA1 coding sequence not associated with breast or ovarian cancer comprising:
a) amplifying a DNA fragment of an individual's BRCA1 coding sequence using an oligonucleotide primer which specifically hybridizes to sequences within the gene;
b) sequencing said amplified fragment by dideoxy sequencing;
c) repeating steps (a) and (b) until said individual's BRCA1 coding sequence is completely sequenced;
d) comparing the sequence of said amplified DNA to the sequence of SEQ. ID. NO: 1;
e) determining the presence or absence of each of the following polymorphic variations in said individual's BRCA1 coding sequence:
AGC and ACT at position 2201,
TTG and CTG at position 2430,
CCG and CTG at position 2731,
GAA and GGA at position 3232,
AAA and AGA at position 3667,
TCT and TCC at position 4427,
and ACT and GGT at position 4956;
f) determining any sequence differences between said individual's BRCA1 coding sequences and SEQ. ID. NO: 1 wherein the presence of any of the said polymorphic variations and the absence of a polymorphism outside of positions 2201, 2430, 2731, 3232, 3667, 4427, and 4956, is correlated with an absence of increased genetic susceptibility to breast or ovarian cancer resulting from a BRCA1 mutation in the BRCA1 coding sequence.

IPR主要部份有前言、聲明、專家證詞、權利範圍解釋、與無效理由等。

前言:
提到正在進行的訴訟的利害關係:
一些聲明:
引入專家證詞:
無效理由:
權利範圍解釋:

資料參考:
http://patentlyo.com/patent/2014/08/myriad-patents-challenged.html
http://www.patentdocs.org/2013/10/myriad-sues-genedx-on-brca-and-other-genetic-diagnostic-patents.html
http://www.canceraway.org.tw/page.asp?IDno=1734(台灣癌症基金會)

Ron

中華民國發明專利要件審查基準筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第二篇第三章「發明專利專利要件」
  1. 專利法第四十六條
    發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十三條、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項或第一百零八條第三項規定者,應為不予專利之審定。
    專利專責機關為前項審定前,應通知申請人限期申復;屆期未申復者,逕為不予專利之審定。
  2. 是否准予發明專利審酌事項:
    • 第二十一條:發明的定義
    • 第二十二條:產業利用性、新穎性、進步性、新穎性優惠事項
    • 第二十三條:擬制新穎性
    • 第二十四條:法定不予專利事項
    • 第二十六條:說明書、申請專利範圍、摘要及圖式揭露規定
    • 第三十一條:先申請原則
    • 第三十二條第一項:一案兩請之聲明
    • 第三十二條第三項:一案兩請不予專利事項
    • 第三十三條:一發明一申請(單一性)
    • 第三十四條第四項:分割案之揭露規定
    • 第四十三條第二項:修正規定
    • 第四十四條第二項:中文本之補正
    • 第四十四條第三項:誤譯之訂正
    • 第一百零八條第三項:改請後申請案揭露規定
  3. 網路上之資訊:只要網站未特別限制使用者,公眾透過申請手續即能進入該網站,即屬公眾得知
  4. 網路資訊之佐證:網路檔案服務、網頁或檔案變更歷程之時間戳記、自動加註資訊、搜尋引擎索引日期
  5. 已公開實施:專利法所稱之實施,包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為
  6. 新穎性之審查原則
    • 新穎性之審查應以每一請求項所載之發明為對象,逐項作成審查意見
    • 獨立項具新穎性時,其附屬項當然具新穎性
    • 應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對
  7. 新穎性之判斷基準
    • 完全相同
    • 差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵
    • 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念(下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性、上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性)
  8. 擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」
    • 完全相同
    • 差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵
    • 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念
    • 差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵
  9. 進步性之概念
    • 雖然申請專利之發明與先前技術有差異,但該發明之整體(as a whole)係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,稱該發明不具進步性
    • 該發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人,且能理解、利用申請時之先前技術
  10. 輕易完成
    • 該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術,並參酌申請時之通常知識,而能將該先前技術以組合、修飾、置換或轉用等結合方式完成申請專利之發明者,該發明之整體即屬顯而易知,應認定其能輕易完成
  11. 進步性之審查原則
    • 進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象,亦即將該發明所欲解決之問題解決問題之技術手段對照先前技術之功效作為一整體予以考量,逐項作成審查意見
    • 得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合
    • 經審查認定獨立項具進步性時,其附屬項當然具進步性
  12. 進步性之判斷基準
    • 應以申請專利之發明的整體為對象
    • 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體
  13. 結合先前技術的動機
    • 相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性
    • 相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性
    • 相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性
    • 相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議
  14. 進步性的輔助性判斷因素
    • 發明具有無法預期之功效
    • 發明解決長期存在的問題
    • 發明克服技術偏見
    • 發明獲得商業上的成功(排除銷售技巧或廣告宣傳造成的成功)
  15. 發明具有無法預期之功效
    • 無法預期之功效包含產生新的特性或在數量上的顯著變化
    • 若先前技術並未揭露組合、修飾、置換或轉用後會產生無法預期之功效時,則申請專利之發明非能輕易完成
  16. 組合發明
    • 考慮組合後之各技術特徵是否於功能上相互作用 
    • 組合之難易程度
    • 先前技術中是否具有組合的教示及組合後之功效
  17. 修飾、置換及省略技術特徵之發明
    • 考慮修飾後之發明的功效、功能及用途
    • 若修飾技術特徵之發明能產生無法預期之功效,應認定該發明並非能輕易完成,具進步性
    • 若置換技術特徵之發明能產生無法預期之功效,應認定該發明並非能輕易完成,具進步性
    • 若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期之功效,應認定該發明並非能輕易完成,具進步性
  18. 轉用發明
    • 轉用發明,指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明
    • 審查轉用發明之進步性時,通常須考慮轉用之技術領域的遠近
    • 先前技術中是否具有轉用的教示
    • 轉用之難易程度
    • 是否需要克服技術上之困難
    • 轉用所帶來之功效
    • 若轉用發明能產生無法預期之功效,或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題,應認定該發明並非能輕易完成,具進步性
  19. 開創性發明:開創性發明,指一種全新的技術手段,毫無相關先前技術之發明
  20. 選擇發明
    • 與先前技術相較,選擇發明是否具有無法預期之功效,應判斷其所選擇之個別成分、次群組或次範圍是否產生較先前技術更為顯著的同一特性之功效無法預期的不同特性之功效
  21. 權利接續
    • 同一人在102 年6 月13 日之後,就相同創作於我國同日分別申請發明專利新型專利,並於申請時分別聲明 
    • 其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定,申請人選擇新型專利權或屆期未擇一者,不予發明專利
    • 申請人選擇發明專利者,其新型專利權自發明專利公告之日消滅
    • 發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」及「已取得新型專利權,且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件,始有權利接續之適用
  22. 權利接續之「同一人」
    • 申請專利時,發明與新型專利申請人完全相同、於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點,發明專利申請人與新型專利權人完全相同
    • 於申請後至發明專利核准審定前,如有讓與之情事,發明及新型專利須一併讓與
  23. 不同申請人但同日申請,且其中一申請案已公告
    • 協議
  24. 若相同創作之優先權日不同
    • 應認為非屬同日分別申請發明及新型專利,發明專利應依先申請原則審查,僅得就其最先申請者准予專利(核駁後申請案)
Ron

2014年8月18日 星期一

蘋果勝訴的專利無效的話...

蘋果勝訴的專利無效的話,大家可能會鬆口氣

在Apple對Samsung的第二波訴訟中,有個勝訴的關鍵系爭專利US8,074,172(自動完成)貢獻了不少賠償金額,但在再審程序中(Ex Parte reexamination)中遭到智慧局駁回多項,特別是勝訴的主角Claim 18。

相關先前報導:
enpan.blogspot.tw/2014/05/apple2212.html

從前次訴訟結果來看,172專利貢獻不少:

US8,074,172揭露一種以圖形使用者介面提供建議字詞的技術,也就是在小螢幕裝置上通常不能很流暢地輸入字詞,特別是螢幕鍵盤太小的原因,使用者使用觸控螢幕輸入字詞時,當填入幾個字時,會用另一個小視窗根據字典提供一或多個建議用字供使用者選擇,能增加輸入速度。這在小螢幕裝置上輸入多字時頗為方便,也常見,甚至也常見於一般電腦裝置。其實這個功能並非新的技術,但過去多在電腦螢幕上,輸入程式會在輸入一些資訊後提供後續輸入建議選項。因此,此172案發明則是著重在現在行動裝置的相對小的觸控螢幕上,而且會以"第二區域",並以觸控螢幕的手勢選擇並替換已經輸入的內容。


系爭請求項Claim 18是一個在行動裝置上輸入字串的圖形使用者介面,簡單來說,就是在手機上某欄位輸入字串時,會有另一個彈出視窗提示可以取代該字串的建議字串,使用者可以選取所建議的字串,或是繼續輸入。

18. A graphical user interface on a portable electronic device with a keyboard and a touch screen display, comprising:
a first area of the touch screen display that displays a current character string being input by a user with the keyboard; and
a second area of the touch screen display separate from the first area that displays the current character string or a portion thereof and a suggested replacement character string for the current character string;
wherein;
the current character string in the first area is replaced with the suggested replacement character string if the user activates a key on the keyboard associated with a delimiter;
the current character string in the first area is replaced with the suggested replacement character string if the user performs a gesture on the suggested replacement character string in the second area; and
the current character string in the first area is kept if the user performs a gesture in the second area on the current character string or the portion thereof displayed in the second area.

根據這個再審程序(90/012,892)所引用的先前技術,其中之一是最初是AOL的專利US6,801,190,以及WO 2005/008899


US6,801,190
揭露一種具有自動更正的鍵盤系統,專利技術就是當使用者輸入內容時,會依據已輸入內容提供多個更正選擇。這是一個運行在Palm系統的技術。


WO2005/008899
此案特別提到採用簡易鍵盤的系統,比如手機,關於具有字詞選擇的輸入方法,其中Fig. 5的相關描述就是輸入區域的下方有一排其他建議字詞。

從以上先前技術來看,"行動裝置"等輸入不便的裝置上提供輸入字詞建議的技術已見於先前技術,蘋果用於觸控顯示器的自動完成輸入技術不容易克服這些先前技術,從先前技術揭露的完整度來看,至少對顯而易見性的挑戰是不容忽視的,而且這個審查意見與先前技術的內容有可能會影響在地方法院已經判決的侵權訴訟案。

跟最近很多蘋果專利遭遇專利性不足的問題一樣,Samsung拿出來要求法院撤回訴訟。當然,是否撤銷侵權確定的決定端賴於法官是否採用USPTO的專利無效判斷而定,而且蘋果顯然仍是可以上訴,將戰線延長。這個訴訟後的請願也僅是影響媒體、後續訴訟的目的。因此蘋果當務之急是要捍衛自己的專利權。

Samsung根據再審結果提出的訴訟後意見:
http://zh.scribd.com/doc/236159767/14-08-07-Samsung-Filing-on-Office-Action-in-Reexamination-of-Apple-s-172-Patent

資料參考:FOSS Patents

Ron

中華民國專利權之消滅、撤銷及復權

筆記 - 中華民國專利審查基準第一篇第二十二章「專利權之消滅、撤銷及復權」
  1. 專利法第七十條
    有下列情事之一者,發明專利權當然消滅
    一、專利權期滿時,自期滿後消滅。
    二、專利權人死亡而無繼承人
    三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者,自原繳費期限屆滿後消滅
    四、專利權人拋棄時,自其書面表示之日消滅。
    專利權人非因故意,未於第九十四條第一項所定期限補繳者,得於期限屆滿後一年內,申請回復專利權,並繳納三倍之專利年費後,由專利專責機關公告之。
  2. 專利權消滅效力是向後發生,不影響消滅前之專利權效力
  3. 專利法第八十二條
    發明專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權;其撤銷得就各請求項分別為之。
    發明專利權經撤銷後,有下列情事之一,即為撤銷確定:
    一、未依法提起行政救濟者。
    二、提起行政救濟經駁回確定者。
    發明專利權經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始不存在
  4. 專利權之回復
    專利法第十七條第2項
    申請人因天災或不可歸責於己之事由,遲誤法定期間者,於其原因消滅後三十日內,得以書面敘明理由,向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者,不得申請回復原狀。
    專利法第七十條第2項
    專利權人非因故意,未於第九十四條第一項所定期限補繳者,得於期限屆滿後一年內,申請回復專利權,並繳納三倍之專利年費後,由專利專責機關公告之。
  5. 消滅:
    • 專利權期滿時,自期滿後消滅:發明20年、新型10年、設計12年
    • 專利權人死亡而無繼承人
    • 第2年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者,自原繳費期限屆滿後消滅
    • 專利權人拋棄時,自其書面表示之日消滅
    • 一案兩請選擇核准發明時,新型專利權自發明專利公告之日消滅
  6. 撤銷:
    • 專利權經舉發審查成立者,應撤銷其專利權
    • 發明或新型專利權之撤銷,得就各請求項分別為之
    • 未依法提起行政救濟,撤銷權定
    • 提起行政救濟經駁回確定者,撤銷確定
    • 專利權經撤銷確定者,該專利權之效力,視為自始不存在
  7. 復權:
    • 第2年以後之專利年費,未於應繳納專利年費期間內繳費者,得於期滿後6 個月內補繳之
    • 專利權人非因故意,未於上開補繳期限內補繳者,得於補繳期限屆滿後1 年內,申請回復專利權
Ron

2014年8月15日 星期五

歐洲專利的公開與實質審查筆記

筆記
歐洲專利的公開與實質審查規定

歐洲專利法實行細則(EPC Rule)第69條:歐洲專利局應通知專利申請人專利檢索報告的公開情事,但以實際審查意見(communication)所載時間為主。

Rule 69 Information about publication
(1) The European Patent Office shall inform the applicant of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention to Rule 70, paragraph 1, Article 94, paragraph 2, and Rule 70a, paragraph 1.
(2) If a date of publication is specified in the communication under paragraph 1 which is later than the actual date of publication, that later date shall be the decisive date as regards the periods referred to in Rule 70, paragraph 1, and Rule 70a, paragraph 1, unless the error is
obvious.

第70條:請求實際審查
(1)當申請人接獲歐洲專利局提到檢索報告的公開時日後6個月內應提出實際審查請求(包括費用),且此請求無法被撤回;(2)如果申請人在接獲歐洲專利檢索報告前已經提出實際審查請求,專利局應詢問申請人是否要繼續審查程序,並提供申請人回應(包括修正)該檢索報告的機會;(3)如果申請人並未及時回應智慧局的詢問,申請案將被撤銷。

Rule 70 Request for examination
(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six
months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the
European search report. The request may not be withdrawn.
(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.
(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

第70a條:回應檢索報告
(1)歐洲專利局應提供申請人對檢索報告的意見的機會,在期限內表示意見,包括修正說明書、請求項與圖示;(2)在PCT進入歐洲的申請案中,若有歐洲補充檢索報告,專利局應提供申請人限期表示意見,以及修正的機會;(3)如果申請人並未及時回應,該申請案將被撤銷。

Rule 70a Response to the extended European search report
(1) In the opinion accompanying the European search report the European Patent Office shall give the applicant the opportunity to comment on the extended European search report
and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the European search report and to amend the description, claims and drawings within the period referred to in Rule 70, paragraph 1.
(2) In the case referred to in Rule 70, paragraph 2, or if a supplementary European search
report is drawn up on a Euro-PCT application, the European Patent Office shall give the
applicant the opportunity to comment on the extended European search report and, where
appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the opinion accompanying the
European search report and to amend the description, claims and drawings within the period specified for indicating whether he wishes to proceed further with the application.
(3) If the applicant neither complies with nor comments on an invitation in accordance with
paragraph 1 or 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

第71條:審查程序
(1)歐洲專利局應提供期限讓申請人修正
(2)審查意見(communication)應包括不予專利理由
(3)如果決定核准專利,應通知申請人在四個月內繳費領證,以及提供必要的請求項官方譯文(除審查時語言外的另外兩個語言)
(4)如果核准請求項超過15項,專利局(審查單位)應要求申請人繳交超項費
(5)如果申請人繳費並提出官方語言譯本,視同同意審查意見所載內容
(6)如果申請人對審查意見提出回應與修正,如果審查單位核可,應再發出下次意見(communication)
(7)如果申請人未及時繳費,或為及時提出譯本,則該申請案視同撤銷

Rule 71 Examination procedure
(1) In any communication under Article 94, paragraph 3, the Examining Division shall,
where appropriate, invite the applicant to correct any deficiencies noted and to amend the
description, claims and drawings within a period to be specified.
(2) Any communication under Article 94, paragraph 3, shall contain a reasoned statement
covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.
(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the
applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this
communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and
publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European
Patent Office other than the language of the proceedings within four months.
(4) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than
fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect
of the sixteenth and each subsequent claim within the period under paragraph 3 unless the
said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.
(5) If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, pays the fees under
paragraph 3 and, where applicable, paragraph 4 and files the translations under paragraph 3, he shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3 and verified the bibliographic data.
(6) If the applicant, within the period under paragraph 3, requests reasoned amendments
or corrections to the communicated text or keeps to the latest text submitted by him, the
Examining Division shall issue a new communication under paragraph 3 if it gives its
consent; otherwise it shall resume the examination proceedings.
(7) If the fee for grant and publishing or the claims fees are not paid in due time, or if the
translations are not filed in due time, the European patent application shall be deemed to
be withdrawn.

第71a條:核准程序
(1)如果申請人及時繳費與提出官方語言譯本,即公告專利
(2)在核准通知前,審查單位可以重啟審查
(3)如果核准專利的國家指定費未繳,不予公告,直到繳費完成
(4)如果專利延展費未繳,不會公告相關事項
(5)繳費確認
(6)如果已經繳費,之後專利被拒絕,可以退費

Rule 71a Conclusion of the grant procedure
(1) The decision to grant the European patent shall be issued if all fees have been paid, a
translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other
than the language of the proceedings has been filed and there is agreement as to the text to be granted. It shall state which text of the European patent application forms the basis for
the decision.
(2) Until the decision to grant the European patent, the Examining Division may resume the
examination proceedings at any time.
(3) If the designation fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.
(4) If a renewal fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3,
and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the
European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid.
The applicant shall be informed accordingly.
(5) If, in response to an invitation under Rule 71, paragraph 3, the applicant has already
paid the fee for grant and publishing or the claims fees, the paid amount shall be credited if
a further such invitation is issued.
(6) If the European patent application is refused, withdrawn prior to notification of the
decision on the grant of a European patent or, at that time, deemed to be withdrawn, the fee
for grant and publishing shall be refunded.


Ron

中華民國新型專利形式審查

筆記 - 中華民國專利審查基準第四篇第一章「新型專利形式審查」
  1. 專利法:
    第一百零四條  新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作。(佔據一定空間的物品實體,且具體表現於物品上之形狀、構造或組合的創作)
  2. 形式審查:依據說明書、申請專利範圍、摘要及圖式判斷是否符合形式要件
  3. 申請專利之新型必須:
    (1)利用自然法則之技術思想;(2)範疇為物品;且(3)具體表現於形狀、構造或組合
  4. 形式要件:
    • 是否屬物品形狀、構造或組合
    • 是否有妨害公共秩序或善良風俗
    • 說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式是否合於規定
    • 是否具有單一性
    • 說明書、申請專利範圍或圖式是否已揭露必要事項,或其揭露有無明顯不清楚之情事
    • 修正之說明書、申請專利範圍或圖式,是否明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍
  5. 請求項前言部分應記載一物品,主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵(例如形狀、構造或組合),亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合
  6. 若物品之技術特徵除形狀、構造或組合外,又涉及材料成分或製造方法之改良,仍符合形狀、構造或組合的規定
  7. 「物品」係指具有確定形狀且佔據一定空間者
  8. 形狀,指物品外觀之空間輪廓或形態者(具備確定外殼、在特定溫度壓力下具有固定形狀,皆符合形狀的規定)
  9. 構造,指物品內部或其整體之構成(各組成元件間的安排、配置及相互關係,且此構造之各組成元件並非以其本身原有的機能獨立運作)
  10. 組合,指為達到某一特定目的,將二個以上具有單獨使用機能之物品予以結合裝設,於使用時彼此在機能上互相關連而能產生使用功效
  11. 新型內容:新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效
  12. 若新型涉及之特定形狀僅能以圖形界定而無法以文字表示時,請求項得記載「如圖……所示」等類似用語
  13. 請求項得記載化學式或數學式(但前言、主體撰寫需符合上述形式審查)
  14. 複數技術特徵組合之新型,其請求項之技術特徵,得以手段功能用語表示(僅於其技術特徵無法以結構方式表示,或以結構方式表示不如以功能表示更明確時)
  15. 請求項不得僅單純描述功能
  16. 新型應備具至少一個圖式,揭露其新型物品之形狀、構造或組合
  17. 形式審查並不進行先前技術檢索,因此判斷新型是否具有單一性時,與發明審查單一性不同,僅須判斷獨立項與獨立項之間於技術特徵上是否明顯相互關聯
  18. 新型修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍
  19. 修正後之說明書、申請專利範圍或圖式是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之規定,非屬形式審查要件判斷之範疇(但可據以舉發)
  20. 微小的瑕疵,得依職權進行修正
  21. 新型更正說明書、申請專利範圍或圖式僅得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項
  22. 新型更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍
  23. 更正後內容,原則上進行形式審查而已,違法情事可據以舉發
  24. 舉發案於行政救濟期間,因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力,故專利權人所提更正,僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之
  25. 更正內容如涉及原處分中審定舉發成立之請求項者,即應不受理其更正申請
補充:
其實「先准後審」的新型專利是個複雜的制度,包括一案兩請、發明新型設計改請、國內優先權等的專利佈局策略,如果有需要一定要找常常操作新型制度的代理人,就不要找認為新型無用的人幫忙了。
有新型制度的國家還不少,常見的如中、日、韓、德...,但各有各的巧妙,比如我國對新型的判斷頗為寬鬆(前言記載一物品,主體中有一結構特徵即符合);中國新型形式審查對「專利標的是否適格」的判斷還頗為嚴格,且會初判是否符合新穎性以及新型要件,因此常常有不少補正要求;德國新型則不受限為物品之形狀、構造或組合之創作;韓國新型制度為實際審查制度,只是進步性要求理論上水平比較低;我國新型專利比較像日本;法國新型專利期限僅6年。

Ron

2014年8月14日 星期四

猴子自拍照的著作權討論

野生動物攝影師(David Slater)在叢林(印尼)內"非故意地"擺了一台照相機一陣子,結果拿回相機時,發現被一隻蘇拉威西獼猴(Sulawesi macaque monkey)拿去把玩後,從鏡頭看到自己的倒影,之後還招來了更多隻獼猴一起把玩,最後顯然某隻獼猴"不小心"地觸按到快門鍵,因此拍下了幾張精彩的照片。事後來看這些精彩的照片難以想像是猴子自拍selfie的,但在這種危險的野生獼猴前,應該是難以從容取得這樣自在的畫面!


結果就產生了「著作權」歸屬的問題?

法律是人定的,規範的是人的行為,而"獼猴"畢竟不是人,由牠們有意無意產生的創作是否因此"擁有"該著作權?或是是由提供器材的"人"所擁有?或是....。與之前好萊塢大明星自拍的著作權討論差不多(http://enpan.blogspot.tw/2014/03/blog-post_7.html),也是可以從幾個問題中釐清誰是著作權人?

"誰"設計這個拍攝行為?
拿起相機拍攝的"人"是誰?創作"人"是誰?
"誰"貢獻這個拍攝行為?
有誰出資拍照?

"Unfortunately, Wikipedia took the onus to declare it as falling under the public domain. Slater may now be taking this decision to court. With the results holding grave ramifications on copyright law and long-held notions of ownership and authorship, the case has gripped both legal and photography professions around the world."(出自新聞稿)

攝影師David Slater在一些新聞稿極力為自己辯護,說這些拍照是自己設計的,應該擁有著作權。
"I sat close by them, camera at the ready as always. I must have tuned in to them, because after some time a few brave monkeys began to come closer, slowly but surely began paying me more attention..."

"I decided to set up the camera on a beanbag on a log, self-timer all set. I was afraid they would run off of course, but they didn't. Rather, they grabbed my camera!"

"So I put my camera on a tripod with a very wide angle lens, settings configured such as predictive autofocus, motorwind, even a flashgun, to give me a chance of a facial close up if they were to approach again for a play. I duly moved away and bingo, they moved in, fingering the toy, pressing the buttons and fingering the lens."

攝影師大方地供人下載照片與一些檔案


後語:
首先聲明,這是我個人意見。

參考一下中華民國著作權法第四十條:
(攝影師與猴子共同創作?)共同著作各著作人之應有部份,依共同著作人間之約定定之;無約定者,依各著作人參與創作之程度定之。 各著作人參與創作之程度不明時,推定為均等。
最後還是"人"的問題!而且猴子應該無法表達行使著作財產權的"同意權"。


我個人認為,攝影師應該會在官司中取得著作權,因為這位攝影機在相關領域已經出名,難說這些照片是"意外"產生,要不然這些照片應該如何產生?當然要有人去現場、設定照相機、擺在某獼猴會出現的地方、還有正確拍攝!還有,當猴子要自拍,除非是訓練有素,野生獼猴很難觸動相機上的開關(一般是"指撥"開關),也可能需要設定成自動對焦,然後設定好該有的曝光值、白平衡、快門與光圈...(職業攝影師在自己拍照時應該不會將這些設為自動),這樣可以合理"懷疑"這是設定過的相機,被獼猴拿走時才可以得到這麼棒的照片。
但不論著作權(官司中)的歸屬,這個議題已經讓這位攝影師更出名了!


資料參考:
http://www.djsphotography.co.uk/(故事來源)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2011051/Black-macaque-takes-self-portrait-Monkey-borrows-photographers-camera.html(新聞來源)
http://www.picanova.com/monkeyselfie/(免費下載照片的網站,原始檔要付費)
http://blogs.discovery.com/animal_news/2011/07/photo-monkey-steals-camera-takes-self-portraits.html

Ron

中華民國部份、圖像、成組、衍生設計筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第三篇第八、九、十、十一章「部份設計、圖像設計、成組設計、衍生設計」
  1. 設計專利係保護物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作
  2. 部份設計
    • 部分設計保護標的之態樣大致上可分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」
    • 申請專利之設計為應用於物品中複數個組件或複數個特徵者,亦得申請部分設計
    • 設計名稱應載明為何物品之何組件
    • 部分設計之物品用途主要是針對「主張設計之部分」進行使用方式或功能之敘述
    • 以物品之部分特徵申請者,若該特徵部分不具有使用方式或功能者,則物品用途應記載為其所依附之物品之用途、使用方式或功能
    • 部分設計之設計說明主要係就該「主張設計之部分」之外觀特點加以說明
    • 以部分設計申請專利,其所呈現之視圖應能充分揭露所「主張設計之部分」的所有內容,若部分視圖均未包含所「主張設計之部分」時,則得省略該視圖(原則是:使該設計所屬技藝領域中具通常知識者能瞭解其內容並可據以實現)
    • 不主張設計之部份可以虛線、灰階填色、半透明填色等方式呈現
    • 得以其他斷線方式(例如一點鏈線)繪製其邊界範圍
    • 「不主張設計之部分」並無須揭露所應用物品的全部外觀
    • 圖式中「不主張設計之部分」本身之內容不得用於界定申請專利之設計的外觀,但可用於解釋該外觀與環境間之位置、大小、分布關係,亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品
    • 新穎性判斷:審查部分設計之新穎性時,審查人員應模擬普通消費者選購商品之
      觀點,以說明書及圖式所揭露申請專利之設計為對象,比對引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似
    • 創作性判斷:審查部分設計之創作性時,主要係以「主張設計之部分」的整體為對象,判斷其是否易於思及
    • 先申請原則之判斷基準:若該二申請案為部分設計者,其比對範圍應以圖式中「主張設計之部分」為準
    • 部分設計通常必須為單一外觀應用於單一物品
  3. 圖像設計
    • 電腦圖像(Computer Generated Icons)及圖形化使用者介面(Graphical User Interface,GUI),係指一種透過顯示裝置(Display)顯現而暫時存在之平面圖形
    • 電腦圖像及圖形化使用者介面是指一種藉由電子、電腦或其他資訊產品產生,並透過該等產品之顯示裝置所顯現的虛擬圖形介面
    • 電腦圖像通常係指單一之圖像單元
    • 圖形化使用者介面則可由數個圖像單元及其背景所構成之整體畫面
    • 圖像設計是一種透過顯示裝置顯現而暫時存在的「花紋」或「花紋與色彩結合」的外觀創作
    • 得以具變化外觀之圖像設計提出申請(changeable graphic image design)
    • 設計名稱得記載為「螢幕之圖像」、「顯示器之圖形化使用者介面」、「顯示螢幕之操作選單」或「顯示面板之視窗畫面」等
    • 圖像設計之物品用途係用以輔助說明該圖像設計所應用之物品的使用或功能等敘述
    • 圖像設計之設計說明主要係就該電腦圖像或圖形化使用者介面之外觀特點加以說明,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能藉此幫助瞭解該設計之外觀
    • 申請圖像設計之圖式通常必須按照部分設計之揭露方式,以可明確區隔之表示方式來表現「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」
    • 圖式應以虛線或其他斷線繪製該圖像之邊界線以表示其所應用之「物品『之部分』
    • 圖式中「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀,但可用於解釋該外觀與環境間之位置、大小、分布關係,亦可用於解釋申請專利之設計所應用之物品
    • 原則上對於明顯不同的變化順序之圖像設計,應判斷為不相同、不近似之外觀
    • 能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成該圖像設計,且未產生特異之視覺效果者,應認定為易於思及,不具創作性
  4. 成組設計
    • 專利法規定二個以上之物品,屬於同一類別且習慣上以成組物品販賣或使用者,得以一設計提出申請,以保護該成組物品之設計
    • 同一類別,指國際工業設計分類表之同一大類(classes)之物品
    • 使設計名稱能簡明且具體包含成組設計所保護之標的,其應以上位之名稱指定之,並冠以「一組」、「一套」、「組」或「套」等用語記載
    • 申請成組設計,其物品用途應就該成組物品之用途、使用方式或功能說明之
    • 判斷成組設計所應用之物品的相同或近似時,應以成組物品所構成的整體用途、功能作為判斷的對象,不應拘泥於各構成物品之用途、功能差異
  5. 衍生設計
    • 衍生設計專利,係指同一人就二個以上近似之設計得申請原設計及其衍生設計專利,而不受「先申請原則」要件之限制的一種特殊態樣之設計專利制度
    • 衍生設計之申請,必須原設計已提出申請(包括申請當日)且原設計專利公告日之前,始得為之
    • 衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日
    • 衍生設計之設計名稱無須與其原設計完全相同
    • 得於衍生設計說明書中之物品用途欄位載明其與原設計所應用物品近似之相關說明或其差異部分
    • 審查時,若衍生設計與原設計有相同不予專利之理由者,得同時發出審查意見通知函
    • 於原設計尚未取得權利之申請過程中,原設計申請案已撤回申請、已經審定不予專利或逾限未領證公告者,衍生設計亦不得准予專利
    • 得將衍生設計改請為設計
    • 如有二個以上之衍生設計且彼此間仍為近似設計者,得擇一改請為設計,其餘改請為該設計之衍生設計
    • 衍生設計專利權得單獨主張,且及於其近似之範圍
    • 衍生設計專利權期限始於公告日,而與其原設計專利權期限同時屆滿
Ron

2014年8月13日 星期三

德國新型專利筆記

德國新型專利筆記

德國新型制度在1891年施行,這個新型制度與我們熟悉的新型制度有些不同。

優點:
  • 登記制,快速取得專利證書
  • 便宜
  • 沒有實際審查
  • 新型專利提供發明專利在申請日與獲准領證日中間的側翼保護(Splitting off a utility model provides flanking protection in the period between patent application and grant, when no or only limited protection is available.
  • 可以在相關發明案無法取得專利時接續取得新型專利(splitting-off utility model application)
  • 有助於短期、技術性不高的商品保護
  • 德國新型專利類型限制不多,未如我國專利法限制在「對物品之形狀、構造或組合之創作」
  • 新型制度雖與我國有些差異,但並不陌生
缺點:
  • 沒有實際審查
  • 專利期限短
  • 專利權不穩定

德國新型專利標的可以為:裝置、系統、電路,甚至藥品、化學物質,但不能保護法定不予專利項目(違法公眾秩序或道德)、動植物種即方法(製程、工作方法、使用方法,但不包括功能手段用語means plus function)。

德國新型並不適用「絕對新穎性」,其先前技術(prior art)並不包括:公開口頭描述、德國以外的先前應用(public prior use outside Germany),以及舊有而隨後的公開應用。

德國新型專利優惠期(grace period)及於新型申請案優先權日/申請日前6個月內該發明人/申請人的使用、公開描述(包括展覽),這些情況不會影響新型新穎性。
而且,有種「Exhibition priority(展覽優先權)」,展覽為德國聯邦司法部公佈的德國國內或國外展覽,若在最早展覽開幕日後6個月內所提出的德國新型專利申請案將賦予有優先權的效力(priority status,而不是僅優惠期而已)。

(德文)
§ 6a
(1) Hat der Anmelder eine Erfindung
1.  auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.  auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Erfindung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung zum Gebrauchsmuster anmeldet, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz im Bundesanzeiger bekanntgemacht.
(3) Die Ausstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz bestimmt und im Bundesanzeiger bekanntgemacht.
(4) Wer eine Priorität nach Absatz 1 in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung der Erfindung diesen Tag und die Ausstellung anzugeben sowie einen Nachweis für die Zurschaustellung einzureichen.
(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 6 Abs. 1 nicht.


申請表格提供三種優先權日:國內、國外、展覽日

德國新型專利的「進步性(新型法用"inventive activity")」的判斷水平比較低(理論上)。

德國新型專利,比較特別的是,可以為先前發明專利的分支(Splitting off utility model application),也就是當先前發明專利無法取得專利時(包括取得專利後被異議),同一申請人可在處分前2個月內轉為新型專利,這不同於一般國家的新型專利制度,或是一案兩請的機制。轉換後的新型專利期限仍為在較早申請案申請日後10年。(The utility model application must be submitted within two months from the rejection or withdrawal of the patent application at the latest.


Section 8
Splitting off
(1) Where the applicant has already filed, at an earlier date, a patent with effect in the Federal Republic of Germany for the same invention, he may, at the time of filing the utility model application, declare that the date of filing relevant for the patent application is claimed. Any priority right claimed in respect of the patent application shall continue to apply to the utility model application.
The right under the first sentence may be exercised up to the expiration of two months from the end of the month in which processing of the patent application or any opposition procedure, if any, is terminated, at the latest, however, by the end of the tenth year from the date of filing of the patent application (Sec. 5 (1) Utility Model Act).

德國新型專利仍具有如發明專利的排他權利,可以提出侵權告訴。被告可相對提出專利無效之訴,法院作出決定前應該考慮其專利有效性。

其他參考,德國新型介紹:
http://enpan.blogspot.tw/2013/08/blog-post_27.html

資料參考:
http://www.bardehle.com/en/publications/interactive_brochures/utility_model_protection_in_germany.html

新型實施條例:
http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6180_1.pdf

德國新型專利介紹(官方網站):
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren_en/utilitymodels_engl.pdf

Ron

中華民國專利之審查意見通知與審定

筆記 - 中華民國專利審查基準第二篇第七章「審查意見通知與審定」
  1. 逐項審查後,如判斷有不准專利事由,應附具理由發給審查意見通知,以利申請人據以申復與/或修正
  2. (最後通知)因修正產生新的不准專利事由時,得發給最後通知(限制申請專利範圍之修正事項,以迅速審結)
  3. (核准或核駁審定)經審查後,如無不准專利事由,應作成核准審定;如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由,亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者,得作成核駁審定
  4. 不准專利事由,包括:
    • 不符發明定義
    • 屬法定不予發明專利之標的
    • 不符記載要件
    • 不具發明單一性
    • 不具產業利用性
    • 分割導入新事項
    • 修正導入新事項
    • 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍
    • 誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍
    • 改請導入新事項
    • 不具新穎性
    • 不符擬制喪失新穎性要件
    • 不符先申請原則
    • 不具進步性
  5. 審查之步驟
    • 理解發明內容
    • 進行檢索
    • 終止檢索
    • 撰寫審查意見及檢索報告
  6. 最後通知
    • 最後通知制度之設計目的係為有效利用先前審查結果,達到迅速審結之效果
    • 申請人所提出之申復或修正,除核准或核駁審定外,若申請人雖已克服先前審查
      意見通知指出之全部不准專利事由
      ,但因修正而產生新的不准專利事由,仍須通知申請人申復或修正時,得發給最後通知
    • 申請人接獲最後通知後所提出之修正,不得任意變動已審查之申請專利範圍(最後通知將限制後續申請專利範圍之修正)
    • 如有漏未通知之不准專利事由或先前審查意見不當,不得發給最後通知
  7. 發給最後通知之態樣
    • (已克服全部不准專利事由)因修正請求項或增加新的請求項,經續行檢索後,發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者
    • (已克服全部不准專利事由)修正而導入新事項,或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者
    • 修正刪除已檢索之請求項,經續行檢索其他請求項(比如不具發明單一性的請求項),另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件
    • (已克服全部不准專利事由)先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形而未檢索即發給審查意見通知,申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由,修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者
  8. 不得發給最後通知之態樣
    • (歸責於審查人員)經申復、修正後,如仍認定不准專利事由,且該等事由係先前審查意見漏未通知
    • (歸責於審查人員)先前審查意見不當(仍有其他不准專利事由、該引證文件認定之不准專利事由不成立),但仍有不准專利事由
    • 請求項部份已判斷新穎性或進步性,其餘若有經申復或修正克服先前不具發明單一性者,以相同引證文件得認定其不具新穎性或進步性,屬先前審查意見漏未通知
  9. 發給最後通知後,申請專利範圍之修正限制:
    • 符合請求項之刪除 
    • 申請專利範圍之減縮 
    • 誤記之訂正及不明瞭記載之釋明
  10. 申請案經發給最後通知後,申請人得就最後通知中指出之不准專利事由提出申復,如有修正申請專利範圍時,審查時應先判斷該修正是否符合修正限制
  11. 如該修正符合修正限制,且克服先前最後通知中所指出之全部不准專利事由,但因修正產生新的不准專利事由,審查人員得再次發給最後通知
  12. 如仍有其他漏未通知之不准專利事由,則應發給審查意見通知,後續申請專利範圍之
    修正不受修正限制
  13. 分割案與最後通知
    • 對原申請案或分割後申請案之任一案已發給審查意見通知,如與已通知之內容相同者(不准專利事由及引證文件二者皆相同),得對於各該申請案逕為最後通知
    • 反之,不得逕為最後通知
  14. 再審後,如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由,應發給審查意見通
  15. 再審後,如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由,或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由,但因修正而產生新的不准專利事由,得發給最後通知
  16. 如初審時已發給最後通知,申請人於再審查時修正申請專利範圍,仍須符合修正限制
  17. 再審查即便是第一次審查意見通知,得逕為最後通知:
    • 僅提再審查理由或/與未提修正,經審查仍無法克服初審審定理由中之全部不准專利事由者
    • 申請人提出再審查理由及修正,雖克服初審審定理由中之全部不准專利事由,但因修正而產生新的不准專利事由者
    • 初審階段經發給最後通知而為不准專利之審定者,於再審查時所為之修正,違反最後通知後之修正限制者
  18. 初審階段發給最後通知後予以審定,再審查所提申請專利範圍之修正,仍應受初審發給最後通知後之修正限制
  19. 於再審查時認定初審時所發給之最後通知係不當者,申請專利範圍之修正即不受修正限制
  20. 最後通之後的修正違反修正限制,應以修正前的版本為審查比對對象
Ron

2014年8月12日 星期二

在老外眼中的亞洲專利 - 權利 vs. 特權

資料來源是一位在亞洲(特別是中國)工作過的美國專利代理人發表在IPWatchdog部落格(http://www.ipwatchdog.com)的文章。

在他的眼中,亞洲(特別是中國)在專利範圍取得上,比較難拿到較廣的範圍,而可能就是限縮在說明書所載的範例。這確實是我們在中國專利答辯時遭遇的問題(編按)。但實務上仍可能取得較廣的專利範圍。

在這樣的差異下,這位代理人也意識到法律與國情的差別,並告誡"美國人",全世界專利制度不同的地方比比皆是(編按,這是我的擴大解釋:大部分國家都與美國不同)。

在美國,審查的責任在審查委員,而且審查的態度是要找到先前技術,當審查委員"無法證明該發明不能取得過廣的範圍時",就具有新穎性以及非顯而易見性,因此即便說明書描述限縮的範例,但仍可取得更廣的申請專利範圍。

作者也把亞洲與歐洲擺在一起,認為亞洲等地的專利法不如美國專利法比較站在"發明人"的一方。且認為多數亞洲的專利審查機制是希望發明人/申請人證明他們該得多廣的範圍

"Saying it another way, in the US it is your right to get a patent, while in Europe or Asia it is more like a privilege." (權利與特權,http://www.ipwatchdog.com/2014/08/11/achieving-broader-patent-scope-in-asia/id=50746/)

作者的其他觀察(就我的經驗也加了點東西):
  • 對於功能性語言,作者認為亞洲審查委員討厭這種語言,不太可能取得純功能的專利範圍(功能性語言應有對應的結構或硬體比較好,編按)
  • 建議提出多個實施例,作者建議日本、中國與韓國都應如此(這在各國取得專利都有益處,如果僅有一個實施例,中國可能被要求限縮到該實施例,編按)
  • 技術性討論很重要,因為審查委員多數是技術人員
  • 亞洲審查委員審查專利時會實際參考說明書內容,而美國審查委員除有必要,通常是根據請求項語言進行瞭解與審理(所以對於亞洲專利而言,說明書的揭露程度很重要,特別是日本等以"週邊界定主義"為原則解釋專利範圍的國家,編按)
  • 專利答辯時,亞洲審查委員會認為你額外的解釋是新事物(new matter),而美國審查委員並不太如此覺得
  • 鼓勵發明人對一些技術提出解釋,不要含糊,因為答辯時不容易克服不明確的疑問(編按)
  • 美國專利答辯實務上可以挑戰審查委員(挑戰法規),中國就行不通(他們沒空瞭解你,編按)

後語:
台灣或許與這位作者的"感覺"不太一樣,不過他提到的一些想法確實是常發生在我們的實務上。因此,在各國標準不一的情況下,最理想的是,用中國的專利實務來撰寫專利說明書,而在美國、歐洲、台灣等地用比較不同的請求範圍提出申請。如果難以如此理想,就用"美國案"的態度去寫請求範圍,而以"中國案"的方式撰寫說明書,遇到核駁再依據各國審查意見調整吧!(台灣實務上頗倚賴美國專利審查的結果,這點可以請各申請人參考)

資料來源:http://www.ipwatchdog.com/2014/08/11/achieving-broader-patent-scope-in-asia/id=50746/

Ron

中華民國舉發筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」
  1. 舉發審查程序,除經舉發人撤回舉發申請外,應以不受理處分書或舉發審定書為終結;當事人如不服處分結果,得依法提起行政救濟
  2. 舉發時應載明舉發聲明,舉發聲明一經提起後不得變更或追加,但得減縮
  3. 舉發之審定,應就舉發聲明範圍內之各請求項分別為之
  4. 舉發案審查期間有更正案者,應合併審查、合併審定
  5. 同一專利權有多件舉發案者,必要時,得合併審查、合併審定
  6. 舉發審定前撤回舉發申請,專利權人已提出答辯者,應經其同意
  7. 新證據經審理認無理由者,有一事不再理之適用
  8. 新法刪除依職權通知更正之規定、廢除依職權審查之制度
  9. 核准專利權係依審定時之規定辦理,基於實體從舊之法理,專利權有無提起舉發之事由及其審查,自應依核准審定時之規定
  10. 但以分割、改請、修正、更正超出申請時所揭露之範圍,或更正實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情事提起舉發者,就該等事項提起舉發者,依舉發時之規定
  11. 專利權當然消滅後,則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者,始得提起舉發
  12. 可就部分請求項請求撤銷專利權
  13. 專利權人自為舉發申請者,應不予受理
  14. 舉發事由:
    • 共有專利申請權非由全體共有人提出申請者
    • 專利權人為非專利申請權人者
    • 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者
    • 不符發明、新型或設計之定義
    • 違反產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性或進步性(於設計專利為創作性)之要件
    • 屬法定不予專利之項目
    • 發明或新型說明書、設計說明書及圖式的記載違反可據以實現要件
    • 申請專利範圍違反明確、簡潔與為說明書所支持等要件
    • 違反先申請原則
    • 發明或新型之修正超出
    • 違反一案兩請規定(專利法第32 條102 年6 月13 日生效施行前後規定不同)
    • 違反衍生設計申請日之限制,或與原設計必須近似之要件
    • 中文本補正、誤譯訂正、分割超出、改請超出
    • 發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍;設計之更正實質擴大或變更公告時之圖式
  15. 非法定舉發事由(舉發駁回):
    • 舉發事由非屬前述本法所列舉者
    • 系爭專利違反優惠期、國際優先權、國內優先權、單一性或一設計(包含成組物品設計)一申請之規定
  16. 對於舉發聲明範圍以外之舉發理由,不得審查及審定,但應於審定書敘明之
  17. 舉發人補充理由或證據應於舉發後1 個月內為之,但於舉發審定前補充理由或證據者,仍應予以審酌
  18. 面詢時應記錄審查人員之提問及雙方當事人之答覆、所提出之理由或證據、所整理之爭點、舉發聲明之減縮等內容及結果,並由雙方當事人簽字確認
  19. 更正之審查,判斷是否實質擴大或變更申請專利範圍,應以最後一次公告之申請專利範圍為比較基礎(之前的更正視為撤回);更正的審查得與舉發合併
  20. 舉發案於行政救濟期間,因原處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力,故專利權人所提更正,僅得就原處分中審定舉發不成立之請求項為之
  21. 多件舉發案合併審查的考量:
    • 多件舉發案聲明撤銷之請求項相同,且主張違反之專利法事由相同者,合併審查舉發案可避免重複審查程序
    • 更正要件(舉發案2)之審查結果會影響進步性審查(舉發案1)基礎之變動,合併審查兩舉發案可避免前後審查矛盾
    • 舉發案部分理由主張相同,合併審查兩舉發案,可避免重複審查程序
  22. 有關舉發證據審查之基本概念
    • 證據方法
    • 調查證據
    • 證據資料
    • 證據能力(證據之適格性)
    • 證據力
    • 舉證責任
    • 自由心證
    • 論理法則
    • 經驗法則
    • 自由心證不得違反論理法則及經驗法則
    • 本於論理法則與經驗法則判斷事實之真偽,並將判斷之結果及得心證之理由記載於審定書
  23. 應先判斷其證據能力,再判斷其證據力
  24. 網路上的資訊應注意網站之可信度,佐證網路資訊公開時間點之方法:
    • 網路檔案服務(internet archive service)提供的網頁資訊,例如時光回溯器(Wayback Machine)(http://www.archive.org)
    • 網頁或檔案變更歷程之時間戳記(timestamp)
    • 網路之檔案目錄(file directory)或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記
    • 網站搜尋引擎提供的索引日期(如cached日期)
  25. 舉發駁回之審定:
    • 舉發理由主張系爭專利之申請權人並非真正專利申請權人,或專利申請權為共有而非由全體共有人提出申請,而欠缺利害關係者
    • 系爭專利當然消滅後始提起舉發,未具利害關係或欠缺可回復之法律上利益者
    • 非屬本法規定得提起舉發之事由
    • 舉發聲明範圍內之請求項有一事不再理之情事者
    • 舉發聲明範圍內之請求項業經舉發成立確定者
    • 舉發聲明範圍內之請求項業經更正刪除者
    • 舉發聲明範圍內之請求項未具備舉發理由者
  26. 專利舉發事件之審定,為一行政處分,當事人認為權利或利益受損,得依訴願法,向訴願管轄機關提起訴願;對訴願決定不服者,得向智慧財產法院提起行政訴訟,如仍遭判決駁回,得逕向最高行政法院提出上訴。
  27. 專利權經撤銷確定者,專利權撤銷之事由應予以公告註銷,其專利權之效力,視為自始即不存在
  28. 智慧財產法院就系爭專利舉發事件應作成撤銷專利權之處分之判決發回,嗣未上訴而造成判決確定者,專利專責機關應受確定判決之拘束,重為審查(且專利權人就系爭專利所為更正應不受理)
  29. 舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者,得優先審查
補充:
第三十二條  同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。
申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,自發明專利公告之日消滅
發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利

Ron

2014年8月11日 星期一

說明書揭露內容與專利範圍的關係討論 - 案例ScriptPro v. Innovation Associates (Fed. Cir. 2014)

這件案子值得討論的理由之一就是,結構專利的必要結構元件是否要包括說明書所載可達成效果的其他元件?

案例討論:
SCRIPTPRO, LLC AND SCRIPTPRO USA, INC. v. INNOVATION ASSOCIATES, INC. (Fed. Cir. 2014)  

系爭專利:US6,910,601
揭露一種使用於自動藥物分配系統的控制中心的整理單元(Collating unit for use with a control center cooperating with an automatic prescription or pharmaceutical dispensing system),也就是當醫院採用自動配藥的系統時,在輸送藥品的最後會有個整理的機構。

Claim 1表示整理單元結構上具有存放單元(藥品容器)、置放多個容器的結構、引導藥品進入容器的引導臂,以及控制系統。

1. A collating unit (10) for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

a storage unit for storing the containers delivered by an infeed conveyor;
a plurality of holding areas (22) formed within the storage unit for holding the containers;
a plurality of guide arms (24) mounted within the storage unit and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and
a control system for controlling operation of the infeed conveyor and the plurality of guide arms.

這件案子與醫院配藥有關,技術是一個十分結構性的裝置專利,運輸帶用以將配好的藥品輸送出來,整理單元(collating unit 10)是就是設於輸送帶上用以整理藥品的機構。26是用以感測裝藥容器是否存在的感測器,24是引導臂,22是置放容器的部位。


這件案子反映出專利在每個階段的不確定性,系爭專利在USPTO獲准,在美國地院階段因為缺少揭露內容而被認為專利無效,但在上訴到CAFC階段,聯席法官卻又一致否決地院的決定。

爭議始於2006年專利權人ScriptPro對Innovation Associates提出侵權告訴,於是被告對系爭專利提出Inter partes reexamination,地方法院則決定等待這個再審程序的結果。直到2011年,隨著USPTO作出再審決定後,地方法院也回復審判,確認專利因為沒有反映出技術特徵而無效(claims 1, 2, 4, 8)。

訴訟主要爭點在於請求項所描述的必要元件,上述設於藥物分配系統末端的整理單元設有多個感測器,用來判斷藥品容器是否在位置上,這也是專利所強調的重點。但在本案原請求項1(如上)所載,其中並未限制有感測器,而是見於附屬項中,這與說明書一直強調與先前技術僅有「單軌」藥品分配器的技術差異,以及設有感測器才能達成此技術的描述有些衝突。於是,地方法院法官認為專利範圍並未反映技術特徵,也就是認為請求項所載範圍沒有感測器就不能運作,不符專利法112的規定

不過,專利在沒有感測器的情況下獲准專利,顯然結構上已經具有專利性,在適當放大專利範圍的考慮下,感測器可以列為非必要元件。專利權人於是上訴CAFC。

CAFC此時並不討論侵權訴訟議題,僅針對地院判斷專利無效的議題進行審理,判決文中提到,這個唯一的爭點是「說明書中的實施例具有提供容器資訊的感測器,並非指這是唯一的整理單元的發明,且認為在請求項的描述上允許僅選取說明書描述特徵中的部份,而省略其他的」,且認為說明書並未有足夠清楚的描述限制整理單元一定具有感測器。

"On the sole issue presented, the starting point is that the specification’s description of embodiments having sensors for providing information about slot allocations and availability does not necessarily mean that the only described invention is a collating unit with such sensors. It is common, and often permissible, for particular claimsto pick out a subset of the full range of described features, omitting others."

結論:
"...We need not decide that issue, however, because we have already concluded that the specification, apart from those claims, precludes summary judgment of inadequate written description support of claims not requiring sensors. Reliance on the original claims will be available to ScriptPro in further proceedings on this issue."

在這個寬容的判斷下,CAFC認為專利並非不符合112的發明揭露規定。

後語:
此案例爭點是有關一個結構專利,在將來欲主張侵權的角度來看,專利範圍揭示了結構上的「必要元件」,但是說明書實施例都提到其中有感測器,獨立請求項1卻沒有限制有感測器,而是見於其餘範圍,包括其他獨立請求項。
這對可能侵權者確實是個疑慮,因為感測器可能並非產品的一部分,或是有些藥品分配器並未採用感測器;或是有些廠商賣出的分配器並未有感測器,感測器是在最後組裝上才安裝上 去的,這樣除了可以主張「間接侵權(意欲)」或是負連帶責任的「共同侵權」外,對於一般侵權判斷可能會遭遇阻礙。

判決原文:http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1561.Opinion.8-4-2014.1.PDF

資料參考:Patently-O

Ron

中華民國設計專利圖說筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第三篇第一章「設計專利說明書及圖式」
  1. 專利法第一百二十一條
    設計,指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。
    應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面,亦得依本法申請設計專利。
  2. 說明書及圖式之揭露原則:
    專利法第一百二十六條 說明書及圖式應明確且充分揭露,使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。
  3. 申請設計專利應備具說明書及圖式,以明確且充分揭露申請專利之設計(claimed design);其中,說明書應載明設計名稱、物品用途及設計說明
  4. 設計為應用於「物品」之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作
  5. 應於說明書之設計名稱中明確指定所施予之「物品」
  6. 申請設計專利之說明書應載明設計名稱物品用途設計說明
  7. 若物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者,得不記載
  8. 設計名稱:
    設計名稱指定所施予之物品
  9. 物品用途:
    物品用途,係用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述
  10. 設計說明:
    設計說明,係輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述
  11. 設計說明欄敘明:
    • 圖式揭露內容包含「不主張設計之部分」
    • 圖像設計有連續動態變化者,應敘明變化順序
    • 各圖間因相同、對稱或其他事由而省略者
    • 有因材料特性、機能調整或使用狀態之變化,而使設計之外觀產生變化
    • 有輔助圖或參考圖者
    • 以成組設計申請專利者,其各構成物品之名稱
  12. 「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」可以實虛線、半透明填色、灰階填色、圈選等方式表示
  13. 省略視圖的事由、範例:
    • 仰視圖與俯視圖相同,故省略仰視圖
    • 後視圖為普通消費者於選購時或使用時不會注意之視面,故省略之
    • 前、後、左側、右側視圖為厚度極薄之簡單截面而不具設計特徵,故省略之
    • 以部分設計或圖像設計申請專利者,若部分視圖所揭露之內容均未包含「主張設計之部分」者,亦得省略該視圖
  14. 視圖:為立體圖、六面視圖(前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖)、平面圖、單元圖(連續平面)或其他輔助圖 
  15. 其他圖式:變化狀態圖、使用狀態圖、輔助圖、參考圖
  16. 以成組設計申請設計專利者,必要時得於設計說明載明各構成物品之名稱
  17. 申請專利之設計有主張色彩者,圖式應具體呈現其色彩
  18. 若圖式所揭露之視圖有標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「OO參考圖」者,該圖之目的僅作為提供審查人員審查時之參考(圖式中若標示為參考圖者,則不得用於解釋申請專利之設計的範圍)
Ron

2014年8月9日 星期六

中華民國特殊申請(分割、改請)筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第一篇第十三章「特殊申請(分割、改請)」
  1. 改請申請案:
    • 申請專利之種類錯誤,或認有變更申請專利種類之必要時,得經由改請程序改為合法及符合申請人權益之其他專利種類之申請案
    • 並以改請前原申請案之申請日作為改請後新申請案之申請日
    • 原申請案之專利申請權為共有者,申請改請時應共同連署
  2. 分割申請案:
    • 不得變更原申請案之專利種類,但另提改請申請
    • 分割後之分割案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍
    • 發明人應為原申請案發明人之全部或一部分,不得增加原申請案所無之發明人
    • 分割申請案之申請人應與原申請案之申請人相同
    • 申請人可就原申請案辦理申請權讓與,使分割申請案與原申請案之申請人相同
    • 原申請案之申請人可僅將分割部分之專利申請權讓與分割申請
    • 原申請案之專利申請權為共有者,申請分割時應共同連署
  3. 分割申請的期間:
    • 於原申請案再審查審定前
    • 原申請案初審核准審定書送達後30 日內申請
    • 新型專利申請案之分割,應於原申請案處分前申請
    • 設計專利申請案之分割,應於原申請案再審查審定前申請
  4. 如申請分割時原申請案已逾3 年申請實體審查之期間者,得於申請分割之日後30 日內申請實體審查(指分割案)
  5. 申請人於原申請案再審查時申請分割者,分割案應續行再審查程序,故應繳納分割申請費及再審查申請費
  6. 主張國內優先權之先申請案於申請日後15個月視為撤回,由後申請案取代,於後申請案審定前,得辦理分割申請
  7. 分割之申請不予受理,但可撤回分割後的申請案
  8. 分割申請後,原申請案無從回復分割前之狀態
  9. 改請的態樣:
    • 發明改請新型
    • 發明改請設計
    • 新型改請發明
    • 新型改請設計
    • 設計改請新型
    • 獨立設計改請衍生設計
    • 衍生設計改請獨立設計
    • 專利法修正施行前申請之聯合新式樣改請獨立設計
  10. 不得改請的情事:
    • 原申請案准予專利之審定書、處分書送達後
    • 原申請案為發明或設計,於不予專利之審定書送達後逾2 個月(表示審定書送達時仍可改請為新型專利)
    • 原申請案為新型,於不予專利之處分書送達後逾30 日(表示處分書送達後仍可改請為發明專利或設計專利,通常為不符新型形式規定的案子)
    • 若原申請案已經撤回、拋棄或不受理時,則不得申請改請
  11. 發明、設計專利於初審不予專利之審定書送達後,僅得就申請再審查改請擇一為之
  12. 處分不予專利時,申請改請並提起訴願者,改請不予受理,以原專利標的提起救濟
  13. 基於「禁止重複審查」之法理,不得將改請案再改請為原申請案之種類。但原申請案(發明)未經實體審查,可以改請為新型後,再改請為發明;衍生設計改請為獨立設計後,可再改請為原設計以外之獨立設計的衍生設計
  14. 改請發明案如有申請實體審查之必要時,應自原申請案申請日後3年內為之,如改請發明時已逾前述3 年期間,得於改請發明後30 日內申請實體審查(指改請案)
  15. 不得撤回改請之申請,但可在上述條件下將改請申請案改請為原申請案的種類

Ron

2014年8月8日 星期五

中華民國優先權、優惠期筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第一篇第七章「優先權、優惠期」
  1. 優先權(專利法第廿八條)
  2. 優先權有:國際優先權及國內優先權
  3. 主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準
  4. 國際優先權
    • 巴黎公約
    • 與我國互相承認優先權之國家有:WTO會員國、延伸國、相互承認優先權的國家
    •  優先權基礎案只要於受理國家或國際組織合法取得申請日,即可據以主張優先權。縱該優先權基礎案經撤回、拋棄、不受理或核駁,亦不影響後申請案之優先權主張
    • 優先權期間:發明或新型專利申請案為12 個、設計專利申請案為6 個月
    • 須同時考慮優先權基礎案及後申請案類型
    • 得主張複數優先權
    • 文件檢送期間:發明或新型專利申請案為最早優先權日後16個月、設計專利申請案為最早優先權日後10個月
    • 未補正之優先權文件視為為主張優先權之效果,其中若主張複數優先權,卻有些為及時補正文件,即僅認其中有提交優先權文件的優先權主張
    • 需證明文件首頁中譯本(限期補正,若未補正,視為為主張優先權)
    • 優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者,視為申請人已提出
    • 復權:非因故意未於申請專利時主張優先權,得於最早之優先權日後16 個月(設計專利申請案為最早優先權日後10 個月)內申請回復優先權主張
    • 撤回:可撤回部份優先權主張(複數優先權)
  5. 國內優先權
    • 主張國內優先權之申請案之申請人,應與先申請案之申請人為同一人
    • 國內優先權規定僅適用於發明及新型專利,不適用設計專利
    • 分割案、改請申請案不得再被後申請案主張國內優先權
    • 先申請案為新型,已經公告或不予專利處分確定者,不得被後申請案主張國內優先權
    • 先申請案已經撤回、拋棄或不受理者,該申請案即不復存在,不得被後申請案據以主張國內優先權;若於主張優先權後撤回,不影響
    • 被據以主張優先權之先申請案,自先申請案之申請日後滿15 個月,視為撤回
    • 撤回:應於先申請案申請日後15個月內為之
  6. 主張國際優先權或國內優先權者,不得為後申請案再次據以主張國內優先權,否則會實質延長優先權期間;惟先申請案中未主張優先權之部分,則無此限制
  7. 優惠期(Grace Period)專利法第廿二條第3項)
    • 申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:
      一、因實驗而公開者。
      二、因於刊物發表者。
      三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
      四、非出於其本意而洩漏者。
    • 得僅聲明最早發生之事實
    • 申請時未聲明主張優惠期之事實及其年、月、日者,視為未主張
    • 若主張非出於申請人本意而洩漏者,並不以申請時即聲明為必要
    • 公開事實之日期尚在可主張優惠期的6個月內,可補正
  8. 聲明事項:
    • 主張優惠期者,應於申請時敘明事實及事實發生年、月、日
    • 主張國際優先權者,應載明受理該申請之申請日、國家及申請案號數
    • 主張國內優先權者,應載明先申請案之申請日及申請案號數
  9. 申請人於申請時不慎"缺漏部分"說明書,如其缺漏部分已見於所主張之優先權基礎案時,得主張補正之說明書已見於主張之優先權基礎案
  10. 申請人不得直接以優先權證明文件或外文專利公報替代外文本

巴黎公約Article 4
A to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors’ Certificates: Right of Priority G. Patents: Division of the Application
A.
    (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.
    (2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.
    (3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.
Ron

2014年8月7日 星期四

德國初步禁制令

在德國智慧財產權實務上,對侵權產品作出初步禁制令(Preliminary injunction)是一種重要的暫時(緊急)補償制度,能在侵權審理期間避免侵權行為擴大造成權利人損失的措施,不過這種措施卻可能遭受濫用(不明確的問題包括:發明、新型專利的專利性、侵權是否成立等),產生事實上沒有侵權而誤判的商業措施,導致不公平競爭。

在德國,一旦發出初步禁制令,被告不能對此禁令進行上訴(聯邦法院、或最高法院),所以告訴人在此短時間內需要證實足夠的侵權事實,因此專家證詞在此階段十分重要。

作出禁制令的一般知識(要求):
法院在此階段通常會認定專利有效;
如果被告主張專利無效,那是另一個程序;
有足夠的證據;
要證明為緊急事件;
如果發現提告人濫用,將被駁回;
專利權人應於發現侵權行為後短時間(約一個月,但無規定)內提出請求,否則不會被認定緊急(如以下案例)。

參考,發出(永久, updated on Aug.8,2014)禁制令的判斷因素有:
(1)專利權人(原告)已經遭受無法彌補的損害;
(2)一般法律上的補救措施不足以彌補這個損害;
(3)考量原告與被告的平衡後,認為透過初步禁制令作為補救為必要;
(4)以永久禁制令(permanent injunction)不會損害公共利益

因應初步禁制令是否成立,端賴事件是否緊急,德國法院各有各的作法。

法院應即刻判斷專利性,如果對專利權有疑慮時:
德國杜賽爾多夫上級地方法院(Dusseldorf Upper District Court)日前對案例作出一個清楚的判斷(不過這是個案),也就是在法院階段判斷專利的專利性時,法官(專家)應以專利審查委員的角度審視專利性,對此案例作出專利有效的決定,避免作出決定後,日後又被翻盤。

得知侵權行為的人的位階為重要:
類似的案例在德國科隆上級地方法院(Cologne Upper District Court)中,其中提出初步禁制令的請求人是一間大公司,在發現有侵權行為時,不到4個星期就提出禁制令的訴訟。此案例中,被告侵權者宣稱該產品已經在2011年上市,而該間大公司卻未發現此產品,因此即便該產品違法,因為已經存在市場很久,證明並非緊急,不應發出初步禁制令。不過,這個論點被法院否決,認為所謂緊急,不是一般員工已經知道該疑似侵權產品的存在,而是員工告知公司CEO或是法務部門的時候才開始認定是否緊急。

資料參考:
http://www.iam-magazine.com/reports/detail.aspx?g=b1e2f524-cc74-4b41-bd3a-7cb93ba938d9
http://www.whitecase.com/articles-04122012/#.U-Lg3eOP-QA
https://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/transatlantic-technology-law-forum/patent-enforcement-preliminary-and-permanent-injunctive-re

Ron

中華民國專利說明書記載筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第二篇第一章「說明書、申請專利範圍、摘要及圖式」
  1. 說明書應記載之事項規定於專利法施行細則第17 條第1 項,內容包括發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明
  2. 確保摘要之資訊檢索功能(摘要的功能之一)
  3. 說明書明確且充分揭露發明,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容,並可據以實現
  4. 說明書應明確且充分揭露申請專利之發明(claimed invention)
  5. 申請專利範圍應明確界定申請專利之發明(申請專利之發明,指記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的(subject matter))
  6. 記載應符合「可據以實現要件」
  7. 發明名稱:
    • 不得冠以無關之文字,其應記載申請標的,並反映其範疇(category)
    • 發明名稱不須與申請專利之標的名稱(designation of the subject matter)完全相同,但應涵蓋申請標的之範疇
    • 說明書與申請書載明之發明名稱應一致
    • 修正申請專利範圍時應注意發明名稱是否相符
  8. 技術領域
    • 發明具體技術領域
    • 具體的技術領域通常與發明在國際專利分類表中可能被指定的最低階分類有關
    • 開創性發明僅須記載新技術領域
  9. 先前技術
    • 指出發明技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失
    • 引述、檢送先前技術文獻
    • 若獨立項以二段式撰寫者,則說明書中記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵
    • 考量文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷
    • 開創性發明得不記載先前技術
  10. 發明內容
    • 發明所欲解決之問題(一或多個)、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效
    • 綜合形式記載
    • 應明確且充分記載技術手段的技術特徵,亦即技術手段之記載至少應涵蓋申請專利範圍中獨立項所有的必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵
    • 發明之技術手段直接產生的效果為認定申請專利之發明是否具有進步性的重要依據
  11.  圖式簡單說明
    • 應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式
  12. 實施方式
    • 記載原則:使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並據以實現
    • 實施例記載目的:支持申請專利範圍所涵蓋的範圍
    • 記載一個以上發明之實施方式
    • 參照圖式加以說明
    • 記載呈現解決問題所採用的技術手段的較佳方式或具體實施例
    • 參照圖式敘明發明之具體實施方式時,所載之符號應與圖式中所示者一致
  13. 符號說明
    • 有圖式者,應依圖式之圖號或符號順序列出圖式之主要符號並加以說明
  14. 可據以實現要件
    • 專利法第26 條第1 項規定「使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現」(在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上)
    • 發明所屬技術領域中具有通常知識者,係一虛擬之人,指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識(general knowledge)及普通技能(ordinary skill)之人,且能理解、利用先前技術
    • 用語應明確
    • 無須過度實驗,即能瞭解其內容
    • 從先前技術無法直接且無歧異得知有關申請專利之發明的內容者,均應記載於說明書中
    • 說明書是否符合可據以實現要件,係以申請專利之發明為對象
    • 對於說明書中有記載而申請專利範圍中未記載之發明,無論說明書是否明確且充分揭露,均無關申請專利之發明,並未違反可據以實現要件(無關請求項記載的發明的相關內容不考慮可據以實現要件)
    • 生物寄存(申請日前)
  15. 申請日後提出的資料(如實驗數據)僅作為輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露
  16. 用語明確,包括自行明確定義的用語
  17. 申請專利範圍
    • 請求項分為獨立項及附屬項兩種
    • 各請求項應以明確、簡潔之方式記載
    • 物的請求項及方法請求項
    • 請求項之記載包含前言部分及主體部分
    • 主體部分係描述技術特徵之關係
    • 連接詞係用於連接前言與主體
    • 故每一請求項之文字敘述應以單句為之
    • 非必要技術特徵得不予記載,不得省略必要技術特徵
    • 請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號
    • 請求項總括的方式有:以上位概念總括、以擇一形式總括(所有選項具有共同的性質或活性、所有選項具有共同的結構)
    • 兩段式(two-part form)獨立項之撰寫:前言部份、特徵部份(「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語)
    • 附屬項之記載應包含依附部分(前項項號與標的名稱)及限定部分(技術特徵)
    • 依附於二項以上之附屬項為多項附屬項,應以選擇式為之
    • 引用記載形式之請求項
    • 連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式
  18. 連接詞
    • 開放式(包括、包含),英文是comprising, containing, including
    • 封閉式(由...組成),英文是consisting of
    • 半開放式(基本上/主要/實質上由...組成),英文是consisting essentially of,不排除說明書中有記載而實質上不會影響請求項中所記載的元件
    • 其他,如構成composed of、具有having、係being,依個案認定
  19. 請求項之記載
    • 負面表現方式(除...之外、非...),若無不明確,得以此類用語表現
    • 請求項中物之技術特徵以手段功能用語,或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時,其必須為複數技術特徵組合之發明
    • 手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵,其用語為「……手段(或裝置)用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料 
    • 步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵,其用語為「……步驟用以……」,而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作
    • 以特性界定物之請求項
    • 以製法界定物之請求項
    • 以功能界定物或方法之請求項,means for, step for
    • 以用途界定物之請求項
    • 用途請求項(swiss type)

補充:
「用語一致」的概念討論

專利說明書的內容「用語一致」可以讓讀者(申請人、發明人、審查委員、有興趣的人)看清楚技術內容。這裡的「看清楚」就是表示「沒有太多其他可能性」,當「用語一致」是想要符合撰寫規定時,不知不覺也影響到專利範圍解釋。

因為有些IH工程師很受不了「用語不一致」的稿件,在此提出一些實務上的意見參考,然而這部份並非有一定的標準,當然,最安全的方式就是讓整個說明書對相同元件用「一模一樣的用語」。

「用語一致」的考量:
容易校稿、避免讀者困擾、容易解讀專利範圍、可避免權利範圍不明確的問題

「用語不同」的考量:
可以讓特定技術有多種解釋可能(比如濾波器、濾波手段、濾波電路)、讓文章順暢、在一致的技術思想下在不同實施例會可以提供不同的命名、(可以創造一些核駁答辯方向的可能)

有幾個情況:
第一,用語不一致是不小心的,那就修改吧!
第二,用語不一致是故意的,那就解釋吧!

當用語不一致是故意的時候,可能有幾種情況:
第一,相關名詞在不同的實施例中有不同的命名,比如有上下位考量
第二,相關名詞確實有各種命名方式,撰寫者不想忽略其中之任一
第三,撰寫者刻意用多種方式描述同一個技術或元件,可能會讓專利範圍更有彈性

第四,「用語不一致」有時也是因為文章寫到某個情況時,會用不同的方式描述,讓文章順暢一點,這點國外專利或是外國文章常見
第五,如果用語不一致出現在說明書與權利範圍之間,台灣與大陸比較不能容忍,歐美權利範圍卻常見,但不能違反專利範圍被說明書所支持的原則

Ron

2014年8月6日 星期三

中華民國軟體專利筆記

筆記 - 中華民國專利審查基準第二篇第十二章「電腦軟體相關發明(computer software related invention)」
  1. 電腦軟體相關發明區分為:方法請求項、物之請求項
  2. 物之請求項:裝置、系統 、電腦可讀取記錄媒體(computer readable medium)、電腦程式產品(computer program product)
  3. "電腦軟體相關發明之審查,與一般技術領域並無不同"
  4. 電腦程式執行時,若有超出電腦內部電流電壓改變等物理效果,則解決問題之手段整體具有技術性
  5. 軟體專利之技術性非指自然法則、數學公式、商業方法(為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則)、人為規則、資訊揭示(資料格式本身僅是靜態的記憶體配置)、美術創作本身
  6. 在請求項中「簡單附加電腦軟體或硬體」,無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義
  7. 判斷是否為「簡單利用電腦」,判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分,以及電腦軟體或硬體的特殊性
  8. 電腦可讀取記錄媒體之發明,係將電腦軟體或資料結構儲存於硬碟、軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體
  9. 電腦可讀取記錄媒體之發明請求項撰寫範例:
    • (步驟)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,在電腦執行該程式時進行步驟A、步驟B、步驟C……
    • (模組)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,該程式包含模組A、模組B、模組C……
    • (函式)一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,由電腦執行該程式後實現一演算法,該演算法包含函式A、函式B、函式C……
    • (資料結構)一種電腦可讀取記錄媒體,記錄一資料,該資料包含資料結構A、資料結構B、資料結構C……
    • (手段)一種電腦可讀取記錄媒體,包含一電腦程式,令電腦在執行該電腦程式後可具有手段A、手段B、手段C……
    • (引用記載形式)電腦可讀取記錄媒體請求項與另一方法請求項中之各技術特徵完全相同,僅範疇不同時,得以引用記載形式予以記載
  10. 電腦程式產品相關請求項,係載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物
  11. 特徵是否有助於技術性之判斷流程圖:
  12. 商業方法相關請求項, 若所連結的電腦及網路僅用於取代人工作業,而未對整體系統產生技術領域相關功效,不具技術思想
  13. 數學公式相關請求項,若電腦所扮演的角色僅是取代人工作業,並非解決問題之必要手段,而可由人工或一般用途電腦執行,故屬於簡單利用電腦,不具技術思想

Ron

2014年8月5日 星期二

Reduction to Practice - Univ. Pittsburgh v. Hendrick (Fed. Cir. 2009)案例討論

MPEP Section 2138.05, "Reduction to Practice"

"Reduction"英文意義有縮小、轉換、歸納與簡化的意思,Reduction to Practice則可說是經過轉換實現,大家好像都說是「付諸實現」的意思!
在證明發明人是誰時,除了概念(conception)是誰提供的之外,常用誰付諸實現(reduction to practice)作為依據。發明人包括概念發起人與據此實現的人

美國"過去"雖然採用發明人主義,也就是發明人付諸實現的當下作為發明日,這也產生了不少爭端,包括專利案的權利歸屬、再審等程序都與此息息相關。但實務上仍多以申請日(filing date)作為付諸實現的日期,如果沒有其他爭議或阻礙,發明人通常不需提出證據證明自己就是發明人。

此案例涉及何謂「reduction to practice」付諸實現的時間?如果技術僅止於概念,概念本身並不需要證明;但如果概念得到科學驗證,這就是reduction to practice;還有,如果概念實現達到預期的目的,也是一種reduction to practice。

案例討論:
University of Pittsburgh v. Marc Hendrick (Fed. Cir. 2009)

系爭專利US6,777,231涉及一種從脂肪提取幹細胞的方法,這原本是個聯合研發的技術,不過在取得專利時,產生其中告訴人Marc Hendrick是否為共同發明人的爭議?

US6,777,231主要範圍有4項,
1. An isolated adipose-derived stem cell that can differentiate into two or more of the group consisting of a bone cell, a cartilage cell, a nerve cell, or a muscle cell.
2. An isolated, adipose-derived multipotent cell that differentiates into cells of two or more mesodermal phenotypes.
3. An isolated adipose-derived stem cell that differentiates into two or more of the group consisting of a fat cell, a bone cell, a cartilage cell, a nerve cell, or a muscle cell.
4. An isolated adipose-derived stem cell that differentiates into a combination of any of a fat cell, a bone cell, a cartilage cell, a nerve cell, or a muscle cell.
此案例中,從實驗室研發記錄中得知有兩個主要發明人(Katz and Llull),發明人已經可以從人體抽出脂肪轉換為各種細胞的技術,並萃取幹細胞。但是這個實驗結果(脂肪製造幹細胞)尚未被科學證實,而之後才來到實驗室的Marc Hendrick與他的團隊則加入,並證實這個實驗結果確實達到將人體抽出脂肪製造幹細胞的發明。

案件爭議在於Marc Hendrick主張他應該列為發明人(上訴人共有Marc H. Hedrick, Prosper Benhaim, Hermann Peter Lorenz, and Min Zhu),在地方法院階段時,法官認定Hendrick並非共同發明人,案件上訴進入CAFC,聯邦法院根據聯合研發的筆記作為證據,認為在Marc Hendrick加入此實驗室前已經完成該發明,Marc Hendrick僅是提供科學驗證的人,並非最後付諸實現時的共同發明人之一。

討論:


判決書中花了不少的篇幅描述在Katz、Llull兩位醫師在匹茲堡大學實驗室的發明過程,每個階段有著明確的時間點,到了1997年4月,兩位醫師確認所取得的細胞為人類細胞,且可以確認這些細胞的特性。

到了1997年7月,Marc Hedrick加入匹茲堡實驗室,也寫作有關實驗的計畫,甚至也提出有關細胞可以轉為脂肪、骨頭、軟骨與肌肉組織的發明。

到了1998年,Macr Hedrick與其團隊回到UCLA他原本的地方,且繼續在匹茲堡的相關工作, 並提出不同在匹茲堡實驗室的方法,且成功複製脂肪萃取的細胞,同時在匹茲堡的實驗室也有進一步成果。

到了1999年,匹茲堡實驗室提出美國臨時專利申請案,Marc Hedrick列名發明人之一;到了2000年,UCLA的Hedrick實驗團隊在UCLA提出發明提案,也鼓勵UCLA提出發明申請案,不過其中主張了其發明概念開始於1997年在匹茲堡的實驗成果

匹茲堡實驗室所提出的發明專利申請案於2004獲准,相關專利獲准範圍如本文所載,其中引用的發明標的為最初發明人Katz與Llull的"adipose-derived stem cell",並提出刪除其中幾位發明人的請求,也就是此案提出上訴的幾位。

在地方法院對此刪除發明人的請求作出審理,Marc Hedrick主張其中發明應該限縮到"“species of stem cell distinct from the mesenchymal stem cell that is obtainable from bone marrow tissue",也就是Hedrick團隊所努力的部份,因為Hedrick團隊不承認Katz與Llull已經完成的發明,這成為一種反證。於是,地院認為說明書支持人Katz與Llull主張的標的,也同時確認該發明在Hedrick團隊加入時就已經完成。匹茲堡實驗室曾經在地方法院作出誰是發明人的決定後對USPTO提出更正發明人的請求,並以此判決作為附件。

案件進入CAFC, 因為Marc Hedrick團隊主張該發明標的應該是限縮到上述那句話的技術,反而表示他們對目前已經獲准專利的範圍無關(發明完成較早,標的不同,說明書內容與Hedrick宣稱的不符),CAFC同意地院判決,也認為Hedrick團隊的工作並非對該發明為決定性的工作。

爭議涉及「誰是發明人(35USC116)」 的判斷,

幾個原則可以參考:
證明有發明完成時的揭露內容。
"The test for conception is whether the inventor had an idea that was definite and permanent enough that one skilled in the art could understand the invention; the inventor must prove his conception by corroborating evidence, preferably by showing contemporaneous disclosures."
發明的發現算是付諸實現的一部分。
"He need only show that he had the complete mental picture and could describe it with particularity; the discovery that the invention actually works is part of its reduction to practice."
每個發明人應對發明有貢獻。
"In a joint invention, each inventor must contribute to the joint arrival at a definite and permanent idea of the invention as it will be used in practice."

目前專利公告中Marc Hendrick仍列名其中。

功課之一:
發明的主張範圍會影響誰是發明人,也就是每一個請求項都有其發明人,是否對特定項次的技術有貢獻成為是否列名發明人的判斷依據。

功課之二:
利用科學證實發明完成的人不見得是發明人,端賴於他是否對請求項主張的權利範圍沒有技術貢獻。

功課之三:
科學證明並非完成發明的必要條件。

功課之四:
即便是在共同開發的合約下,誰是真正的發明人仍需要注意,特別是研發記錄將真實反映出誰是真正發明人,發明人簡單來說就是對該發明有貢獻的人,也是將發明從原本概念付諸實現的人。

資料參考:Patently-O, CAFC

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