2015年4月2日 星期四

「電腦可讀取記錄媒體」與「人類活動」的可專利性案例討論 - PTAB Ex parte Allaway

前言:
軟體專利可以主張的專利標的不外乎是程式步驟、電腦/網路系統,也常見電腦可讀取媒體,有時還會加上「非暫態(non-transitory)」的形容詞,不過,卻不能是「人類活動/人為規則/心智活動」。其中電腦可讀取媒體主要是希望可以主張發明相關軟體程式的載體,在不少前例法院已經確認此類專利標的為具體而非抽象,不過...這裡有些討論可以加入考慮。

部落格相關文章:
http://enpan.blogspot.tw/2011/02/blog-post_09.html(台灣可以接受的專利型式)
http://enpan.blogspot.tw/2012/11/blog-post_26.html(專利可保護課題與電腦程式)
http://enpan.blogspot.tw/2012/02/computer-readable-medium.html("computer-readable medium"是否為可專利的標的?)
http://enpan.blogspot.tw/2013/02/non-transitory-computer-readable.html("non-transitory" computer-readable medium才是正確寫法!)

參考:(http://enpan.blogspot.tw/2014/08/blog-post.html
中華民國專利審查基準「電腦軟體相關發明」定義出「電腦可讀取記錄媒體請求項」如下:

「電腦可讀取記錄媒體」之發明是一種物的請求項,其中定義:『係將電腦軟體或資料結構儲存於「硬碟、軟碟、CD-ROM等電腦可讀取記錄媒體」。電腦可讀取記錄媒體本身不能直接解決問題,其實質在於所記錄之資訊,或是依據資訊之處理,而非資訊之記錄方式或記錄媒體本身構造之技術性。

「電腦可讀取記錄媒體」之發明為內儲演算法之記錄媒體,通常以「步驟順序」界定,例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,在電腦執行該程式時進行步驟A、步驟B、步驟C……。惟因應電腦軟體模組化、函式化及平行處理的概念,亦可以模組、函式、手段、資料結構等形式界定。例如一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,該程式包含模組A、模組B、模組C……;一種內儲程式之電腦可讀取記錄媒體,由電腦執行該程式後實現一演算法,該演算法包含函式A、函式B、函式C……;一種電腦可讀取記錄媒體,記錄一資料,該資料包含資料結構A、資料結構B、資料結構C……;一種電腦可讀取記錄媒體,包含一電腦程式,令電腦在執行該電腦程式後可具有手段A、手段B、手段C……。
電腦可讀取記錄媒體請求項與另一方法請求項中之各技術特徵完全相同,僅範疇不同時,得以引用記載形式予以記載。』

案件資訊:
案由:系爭專利專利標的經USPTO認定不明確,提起訴願(本案過程從專利局審查開始,到最後拋棄,中間有10年爭議,歷經8次左右的來往答辯,最後還是靠appeal解決,不過仍是不予專利)
訴願編號:2012-006215(案件檔案:http://e-foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=BPAI&flNm=fd2012006215-12-12-2014-1
系爭專利:US 20050197942(Computerized valuation platform,申請號:11/009,547
專利申請人:Allaway Steven M.

爭議請求項範圍(歷史):

系爭專利關於一種電腦實現的評估平台,在USPTO審查階段,審查委員認為其中電腦可讀取媒體為不明確,理由是其中「"subscribing" to the web-based valuation service」涉及人類活動(human action),經討論後,即便引述字典定義,仍認為有人類活動的意含,因此PTAB確認該項發明「computer-readable medium」本身為具體標的,但因為內含人類活動而認定為不明確。

USPTO其實對此案作出不符美國專利法第101, 103條規定的核駁意見,並認為有關電腦可讀取媒體的請求項作為不明確,理由就是其中步驟有人為動作。

本次僅討論有關是否具有人為動作的112議題。

比如本案2011/1/7審查意見:

訴願委員意見截錄如下,根據字典定義、說明書內容,審查委員都認為"subscribing"是的人為動作,並非是電腦指令。不過,這裡倒是提到特別的觀點(不過是否這裡有過當主導議題的問題?)。
當有侵權或是討論到權利範圍時,審查委員認為這類用語會導致專利範圍"邊界"不明確,也就是認為如果「電腦可讀取媒體」所載電腦指令中有人為動作,判斷侵權時會有問題。舉例來說,如果使用者並沒有透過系爭專利提出的網頁評估服務取用(subscribe to)其中的模組,侵權判斷不明確。但我覺得審查委員多慮了,侵權時解釋專利範圍是法院的工作。

過程中引用Webster's Online Dictionary/dictionary.com的解釋:


訴願委員引用聯邦巡迴法院對於USPTO作出好的駁回理由時的態度,如果USPTO審查委員識別出請求項在界定發明時有曖昧、模糊、語無倫次、艱澀的用語時,申請人又無法作出滿意的答覆,審查委員可以作出不符美國專利法第112(b)條的審查意見。比如案例:In re Packard, 751 F.3d 1307, 1311 (Fed. Cir. 2014)

總而言之,本案在112議題中被用語含有人為動作的意見卡住。

後語:

  • 本案另遭遇101, 103核駁意見,到了訴願階段也是,最後案子被放棄了。
  • 其實此案例中不明確的核駁意見頗為少見很少遇過這種無法被解釋清楚,或是無法重新詮釋的情況,至少此案專利申請人非常努力地解釋),因為就僅以一的動詞來判斷是否是人類活動並不尋常,但是遇到就是遇到(爭議過程10年),小心避免就是了,至少透過說明書要解釋清楚。
  • 找尋、搜尋、得到、取得、執行、訂閱...,這類用語應該用上下文來解釋才是。
  • 不懂或不確定人家(老美)怎麼想的英文就小心用!


明確性的法院案例:
http://enpan.blogspot.tw/2014/06/nautilus-inc-v-biosig-instruments-inc.html

本篇資料參考:
http://allthingspros.blogspot.tw/2015/03/ptab-indefinite-crm-human-action-reverse.html
https://scholar.google.com/scholar_case?case=11449704702087996008&q=751+F.3d+1307&hl=en&as_sdt=80003

Ron

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