2015年7月17日 星期五

一件專利案的成立、訴訟、無效、撤銷無效證據,以及最後確認專利權的歷程(Aevoe v. AE Tech)

因為過程頗為有趣,也有人在意,在此記錄。

(updated on July 21, 2015) 
my two cents
1. 一件專利的始末可以學到不少事情
2. 應該要一直更新一件專利或訴訟進度
(請不要期待一些專利部落格會追蹤每件案件進度,因為部落格都有一些目的,因為個人能耐與時間有限,本部落格不見得會更新所有訴訟進度,只是期待從每次事件都能學習到東西;但應該可以期待某些協助大眾追蹤所有訴訟進度的大網站(國內外都有);不過,如果各網友有進一步進度理解,還是十分歡迎告知與指教,我本身也希望能夠知道所有事件的最終結局)
3. 訴訟、專利程序一直都會有不確定性(比如這件案例看似專利權要喪失,最後卻贏回專利權,但誰知道最終定論如何?)
4. 保留先發明證據(記錄完整的研發日誌,包括參與人員、主管簽名、日期押注,以及完整的保留程序(這對舉證很重要)),不論是先發明,還是先申請的爭議都有用,至少可主張先使用
5. 一件專利從頭到末了都會接受嚴格的檢驗,至少有興趣方會比審查委員還嚴格!

系爭專利:US 8,044,942

一些歷史:

本案議題源自於侵權訴訟:
2011年10月:Aevoe Corporation取得的觸控螢幕保護貼專利US 8,044,942
2011年12月:Aevoe Corporation對AE Tech Co, LTD與Splash Products LLC提出侵權告訴。
2012年1月:內華達地方法院宣告侵權成立,發出禁制令。對此,亞義並未提出上訴,而是先修改設計。
2012年5月:地方法院宣告亞義違反禁制令,因為修改設計仍侵權。亞義於CAFC提出上訴。
2013年8月:CAFC駁回上訴,侵權成立決定。

同時進行專利無效程序(美國再審reexamination):
美國再審重要程序報導:
2012年8月14日:訴訟被告亞義科技(Aevoe告AE Tech Co, LTD與Splash Products LLC侵權)提出Inter Partes Re-Examination
2012年10月2日:發出第一次審查意見(control no.:95/002,073),初步認定駁回全部範圍(顯而易見)。
2012年11月19日:專利權回應審查意見
2012年12月18日:第三方(舉發人亞義)提供意見,認為專利權人回應無理,應作為終駁決定
2013年3月25日:此次為同人針對前次第三方意見提出修改
2013年5月3日:專利局針對第三方意見提出回應,認定駁回全部專利範圍
2013年7月3日:專利權人回應先前智慧局對第三方意見作出的回應
2013年8月2日:第三方提出回應,並附加多件文獻
2013年10月30日:USPTO回應第三方意見,有部份文獻接受,有部份被回絕
2013年12月17日:專利權人提出上訴(進入USPTO訴願委員會PTAB)
2014年2月5日:PTAB受理訴願
2014年3月5日:第三方(亞義)回應訴願理由
2014年4月16日:PTAB作出決定,表示駁回全數專利範圍Claims 1-15
2014年5月7日:專利權人對核駁理由提出回應,特別是提出先發明的證據,包括三件發明人的宣誓文件(如附件1, 2, 3, 4)
2014年5月28日:PTAB表示受理專利權人提出的請願
2014年8月13日:PTAB接受先發明證據,撤回核駁理由
2014年10月14日:發出專利權確認通知(notice of intent to issue inter partes reexamination certificate)
2014年11月21日:重新公告

專利與先前技術介紹:http://enpan.blogspot.tw/2013/05/blog-post_30.html

5/7/2014專利權人提出先發明的證據,主要是排除再審程序中的引證案Wilson(US2011/0279383),可參考前次報導:http://enpan.blogspot.tw/2014/06/blog-post_3.html(先發明的聲明與證據)

PTAB於5/28/2014接受專利權人於5/7/2014提出的請願(petition),其中包括專利權人提出先發明的證據,可參考:http://enpan.blogspot.tw/2014/06/blog-post_3.html

先發明證據保住專利權:

當專利權人提出先發明證據後,曾有第三方質疑證據能力(6/5/2014),也就是質疑證據並未明確表示系爭專利的發明人就是這些先發明證據的發明人:"it is elementary patent law that the uncorroborated testimony of an inventor cannot establish an actual reduction to practice of an invention."。

在回應專利權人請願與第三方請求時(8/13/2014),PTAB表示接受專利權人先前提出的先發明資料符合系爭專利請求項範圍,雖專利權人並未提出佐證,說實在的,這些真實性也不是審查委員所能夠調查的。於是撤回先前103(a)進步性的核駁理由

"... product in manufacture's sketch, manufacturer's quote and the photographs of a prototype meets the claims, the patent owner has not offered any corroboration of the inventors' statements that they invented this product.
The examiner does not need corroboration that the manufacture's sketch, quote and photographs proves that what was sent to the manufacturer is the inventors' invention."

最後於10/14/2014發出專利權確認通知。
重新公告專利(11/21/2014),確認專利權US 8,044,942(claims 1-15 are confirmed)。

訴願決定:確認專利權(資料備份:https://app.box.com/s/2xeryrdvqy1qtsxv7n1tk8yztm9xcp2u

Ron

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