2015年7月4日 星期六

美國專利修正規定(MPEP714)

筆記(這裏彙整一些資訊)
如果美國專利答辯過程經修正後,不符修正規定,大概就會收到這個官方意見(OA):Notice of Non-Compliant Amendment (37CFR1.121),有時這可能不能稱為OA,因為就是一個notice,要求限期回覆。如果你是"事務所的客戶",或許沒看過這個,因為...修正有誤多半事務所"費用自己吸收",但要看情況就是了。

曾經整理過37CFR1.121的段落,規範修正的細節,如底線、刪除線、識別符、標示、答辯書段落...等:
說明書修正 http://enpan.blogspot.tw/2008/09/status-identifiers.html
圖式修正
http://enpan.blogspot.tw/2008/09/37-cfr-1121.html
http://enpan.blogspot.tw/2008/10/37-cfr-1121d.html
申請專利範圍修正
http://enpan.blogspot.tw/2008/09/status-identifiers_16.html
http://enpan.blogspot.tw/2009/01/37-cfr-1121c-claims.html

美國專利審查答辯過程的修正規定在MPEP 714中,其中修正的時機包括OA的前後、RCE前後、訴願前後等,可參考部落格文章:http://enpan.blogspot.tw/2013/01/blog-post_14.html(美國專利申請案修正時機)。

答辯修正筆記 http://enpan.blogspot.tw/2013/01/blog-post_5252.html
美國訴願撰寫規定(37 C.F.R. 41.37)http://enpan.blogspot.tw/2014/10/37-cfr-4137.html
所有修正都要經過OIPE檢視 http://enpan.blogspot.tw/2009/04/oipe.html
核准通知後的修正 http://enpan.blogspot.tw/2013/05/blog-post_15.html
第一次OA前的先行修正(preliminary amendment) http://enpan.blogspot.tw/2014/09/preliminary-amendment.html

MPEP 714
多數內容已經分別在過去很多的文章中討論,如以上眾多連結,這裡接續討論還未提及的段落。

審查委員也可以提出修正(Examiner's Amendments)37C.F.R.1.121(g):
審查委員被允許可以自行修正審查中的說明書、權利範圍,其主要目的是能加速審查,減少官函來往,當然這類修正都是在無歧異的狀態下。舉例來說,當專利進入獲准階段,但仍有部分不符規定,審查委員當然可以發出正式OA,不過法律容許審查委員自行修正這些"小錯誤",如誤繕、文中提到修正標示用的識別符的錯誤,currently amended, canceled, new, ...。

先行修正(preliminary amendment)的限制:先行修正定義為提出專利申請案後,於第一次官方意見前的修正。當申請人提出先行修正(申請日當日與之後有不同的效果與期限),官方會回應此修正,申請人也要及時回應此通知,以確認先行修正已經Enter。其中,如果先行修正發生在申請日後(第一次官方意見前),申請人若沒有及時回應通知,會讓修正沒有生效;如果是申請日當日的先行修正,一旦沒有及時回應此通知,可能會導致申請案被拋棄。

終駁之後的修正(after-final amendment):在未提出RCE時,此修正"不能"產生新議題(new issue),也就是不能新增需要進一步審查與檢索的特徵,審查委員可以據此提出諮詢意見(Advisory Action),如果修正不符規定,審查委員隨同發出諮詢意見同時,也會發出修正不符規定的通知(Notice of Non-Compliant Amendment),申請人除回覆此修正意見通知外,更應處理Final Office Action中的議題,避免申請案被拋棄。

補充修正(supplemental amendment):這類修正發生在審查過程中"沒有懸宕的時間"所提出的主動修正,也就是申請人已經回應某次OA而尚待審查委員繼續審理的時間空擋中所提出的修正,此補充修正是否enter,就看審查委員是否接受,因為可能審查委員正在審查而無法接受新的修正進來,審查委員會回應是否enter。

回應Quayle Action的修正:這是在專利已經處於獲准狀態,但仍存在一些形式上的小問題,這時審查委員會發出通知要求修正,稱為Quayle Action,TSS(技術支援人員)會對此設定期限。

核准後修正(after-allowance amendment):當申請人收到核准通知(notice of allowance),如果想修正說明書或請求像範圍,做一些不實質改變的"優化",不過有點風險就是這類修正會由審查委員判斷是否enter,並通知申請人。

補充:
MPEP 714
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s714.html

"Quayle Action"源自1935年案例"Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11; 453 O.G. 213 (Comm’r Pat. 1935)"。

這張表可以表示審查委員可以做的office action:

Ron

沒有留言: