2015年9月11日 星期五

權利耗盡原則最高法院案例 - Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. s(2008)

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)

「專利權權利耗盡原則(doctrine of patent exhaustion/principle of exhaustion)」是用來限制專利權不當主張與授權的範圍,要避免專利權重複授權產生的不當利益,比如一旦產品已經專利授權,販賣之後,該產品不該再被該專利權影響。原則如此,卻也可能有許多問題產生。

最新中華民國專利實務對「權利耗盡」的相關描述比如在「專利侵害鑑定要點」中(我國雖採國際耗盡原則,惟須與屬地主義調和):

專利法第五十九條 發明專利權之效力,不及於下列各款情事:
...
六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後,使用或再販賣該物者。上述製造、販賣,不以國內為限。
...

專利權人自己製造、販賣專利物品或同意他人製造、販賣之專利物品第一次流入市場後,專利權人已經行使其專利權,就該專利物品之權利已經耗盡,不得再享有其他權能。

權利耗盡原則分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者,側重專利權人之保護,專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡,不因在國外實施而耗盡,專利權人仍享有進口權,故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內,仍構成侵權。採國際耗盡原則者,側重公共利益之保護,即使專利權人將專利物品投入國外市場,亦造成包括進口權之權利耗盡,無法禁止他人進口該物品。』(這是指同一專利權人)

專利法第五十七條第一項第六款及第一百二十五條第一項第六款(新法於第五十九條)規定權利耗盡原則,其中後段指「製造、販賣不以國內為限」,即採國際耗盡原則,惟有學說認為我國採國際耗盡原則與專利法之屬地主義精神衝突。

本案資訊:
專利權人:LG Electronics, Inc.
被告/上訴人:Quanta Computer, Inc.
系爭專利:
US4,939,641 ('641)、US5,379,379 ('379)、US5,077,733 ('733)

LG專利授權給Intel,授權合約表示授權Intel製造、販賣使用LG專利的微處理器與晶片組,專利技術涉及在電腦中兩個元件透過匯流排溝通時,透過協調主記憶體的讀與寫的工作,以確保主記憶體可以取得主要資料,而不被影響,此合約並沒有提到不同的權利耗盡議題(就是採用一般的耗盡原則)。

另有一合約要求Intel寫下通知它的客戶此授權並非延伸到將Intel產品與其他非Intel產品結合的物品上,如果有任何破壞此約定的情況,不會影響以上授權合約。

APPARATUS 與 METHOD的權利耗盡有差嗎?

地方法院階段:
在此約定下,本案例上訴人電腦製造商Quanta購買了Intel的微處理器與晶片組,就組合了Intel的部分以及非Intel的部分(這在電腦製造上來說頗難不是這樣!),於是,LG就對Quanta提出侵權告訴。

Quanta用權利耗盡原則作為答辯,提出簡易判決,不過地方法院判決站在LG這方,理由是專利範圍包括有方法範圍,認為此描述製作與使用專利產品的方法專利不適用權利耗盡原則

CAFC階段:
對於地方法院判決,先同意地院判決權利耗盡原則不適用描述製作或使用某產品的方法專利;另一考量是,因為LG並未授權Intel將產品販賣給Quanta去組合其他非Intel產品,也就不適用專利權利耗盡原則。

最高法院階段:
Quanta繼續上訴最高法院,顯然是針對權利耗盡原則有法律上的爭議,對此,最高法院提出幾點意見:

(a) 定義了專利權耗盡原則:專利權耗盡原則提供已專利保護的項目的初始授權販售"終止了"所有主張該項目的專利權行使。
"The patent exhaustion doctrine provides that a patented item’s initial authorized sale terminates all patent rights to that item."。

提到幾個先前案例,其中之一是「United States v. Univis Lens Co., 316 U. S. 241」,其中專利權人Univis涉及眼鏡片,與某批發商有授權合約,但此專利權不及於此批發商的販售的鏡片毛坯(lens blank),也不影響用毛坯製作成為已專利授權的眼鏡片(因為專利權已耗盡)。此案例中,法院認為雖此批發商僅實施了Univis的專利的部分,但是認為即便某品項非實現該專利的全部,但也足夠實施該專利時,但此項目的意圖也僅是實現該專利。


(b) 沒有任何法院對於權利耗盡的解釋支持LG的主張「方法專利」沒有耗盡的問題,或許方法專利不能如裝置或物品被相同的方式販售(指授權合約所載的範圍),但總是實現在一個產品中,也就隨之有權利耗盡的問題,也就是方法專利權隨著相關實現此方法的物品耗盡而耗盡。如果這是成立的,將導致專利權人企圖用方法去描述一個裝置發明,以迴避權利耗盡的問題。
"Eliminating exhaustion for method patents would seriously undermine the exhaustion doctrine, since patentees seeking to avoid exhaustion could simply draft their claims to describe a method rather than an apparatus."


在此案例中,若依照LG的主張,Intel被授權販售整個完整的電腦系統(不能納入non-Intel元件),下游購買者仍可能擔負專利侵權的責任,此將違反長久以來權利耗盡的原則

(c) 此案中Intel產品實施LG專利,適用以上列舉的前例Univis。Univis案中批發商販售的透鏡毛坯仍適用專利權耗盡原則,理由是這些透鏡毛坯合理的預期用途就是製造專利權合約所含蓋的眼鏡片。如此,當Intel在合約下販售微處理器與晶片組給Quanta時,除了應用在LG專利主張的電腦系統以外,沒有其他的用途。這與Univis案類似,透鏡毛坯對比本案例中Intel販售的元件因此專利權耗盡的適用也是一致的

(d) LG的專利權已經在Intel販售產品(晶片)給Quanta時耗盡。LG認為,合約並不讓Intel銷售產品而與non-Intel的產品結合而實現其專利,授權合約也並沒有約束Intel販售產品給其他人將Intel產品結合其他non-Intel產品的權利,合約僅是要求Intel通知LG並沒有授權其客戶實施該專利權。然而,此案爭議卻非是合約是否有被破壞的問題,而是專利權耗盡的問題

因此,本案LG專利權已在與Intel販售相關實施LG專利的產品的授權合約耗盡。
"...exhaustion turns only on Intel’s own license to sell products practicing the LGE Patents."

最高法院意見:
(備份)https://app.box.com/s/snq7t1wtfjs8rgeakqr815jp5n2izofb

Ron


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