2015年11月20日 星期五

Quayle Action案例討論



當接獲Quayle Action時,應該是個喜訊,表示專利要準了,只是需要針對其中錯誤提出修正。一般的作法並不會去挑戰這個Action,但也有案例是發明人很愛改,希望藉此機會將請求項改到好,不過,此舉就有風險,因為可能會影響實質範圍(我個人覺得如果是合理限縮,應該還可),包括加入新事物(new matter)、新議題(new issue)或是放大專利範圍(broaden claim),這些都可能導致又再次被駁回,或是需要進一步提出接續審查(RCE)。

依照MPEP的描述,Quayle Action就如同FOA後的修正,一般這類修正都是依循審查委員可核准的方向進行修正,兩者意義差不多。

接獲Quayle Action後,申請人須於發出日兩個月(作為可答辯、回應的OA,可延長)內提出回應/修正(MPEP § 714.14)。

範例一(標準Quayle Action
以下案例可見,在USPTO發出Office Action Summary時,已經提及可核准範圍,但有部分請求項被提出異議(objection),示意表示只要克服這些"小問題",此案為可核准專利。

如果修改的幅度明確而僅有少部分,審查委員可以自請修正,不過,如果審查委員無法處理,或是不願,或是錯誤過多,則可能發出Quayle Action,提出應修正的部分,要求申請人自行修正。

補充:
「審查委員也可以提出修正(Examiner's Amendments)37C.F.R.1.121(g):
審查委員被允許可以自行修正審查中的說明書、權利範圍,其主要目的是能加速審查,減少官函來往,當然這類修正都是在無歧異的狀態下。舉例來說,當專利進入獲准階段,但仍有部分不符規定,審查委員當然可以發出正式OA,不過法律容許審查委員自行修正這些"小錯誤",如誤繕、文中提到修正標示用的識別符的錯誤,currently amended, canceled, new, ...。」

可核准資訊:

範例二(可以答辯Quayle Action):

申請號:11/461,084

此案審查委員在初期就提出Ex Parte Quayle Action,指出原請求項範圍為可核准,但卻沒有提出圖示,於是要求申請人提出圖示,在發出Quayle Action後兩個月之後沒有收到圖示,USPTO發出拋棄通知(notice of abandonment),申請人之後提出撤銷拋棄通知的請願(petition),根據37 CFR 1.136要求延長回應時間...,並要求因為此請願而重新計算回應時間(reset)。

請願決定撤銷了拋棄決定,且重新計算回應Quayle Action的期限,申請人除了請求3個月的延長外,且主張系爭案並無需圖示,如此,審查委員確實撤回了圖示要求,而發出核准通知。

此案的Quayle Action提到專利標的要求圖示的描述,因此要求申請人應補充圖示, 發出Quayle Action並設定2個月期限。

因為申請人未於期限內提出回應,或補充圖示,因此發出拋棄通知:

申請人提出請願,訴請撤回拋棄通知,以及要求延長回應Quayle Action的期限:

於2008/2/13,USPTO作出請願決定,USPTO同意請願理由,撤銷拋棄通知,並提出另一個期限至2007/9/20:



申請人更提出答覆,認為系爭案(光電顯示器驅動方法)涉及波形的數學關係,已及有觀顯示畫素的轉換,並無關圖示,也無須提出圖示:

USPTO接受申請人的請願以及對於無須圖示的意見,本案最終獲准專利。

本案歷史資料備份:https://app.box.com/s/nl5189w4rdq3fvf1fk1gwfju924ol0fw

本案資料參考:All Things Pro

其他本部落格報導:
http://enpan.blogspot.tw/2015/07/mpep714.html

Ron

沒有留言: