2016年5月4日 星期三

設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)

Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. April 19, 2016)

前言:
本案涉及的先前設計爭議案件為Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1294 (Fed. Cir. 2010),可參考:「設計專利侵權判斷應排除功能性元件 - 案例Richardson v. Stanley討論」(http://enpan.blogspot.tw/2015/08/richardson-v-stanley.html),其中爭議在「設計專利範圍」是否要排除其中「功能性元件」,當設計中有些部位涉及功能上必須如此時,如榔頭、扳手,應該植入「裝飾性的非功能元件」,整體上才能算是一種設計。

整理案例Richardson v. Stanley法院意見:當設計同時包括功能性元件與非功能性元件,應些分辨出其中非功能性元件,專利審查時,若設計整體主要為「功能性元件」,專利無法獲准;專利侵權比對時,係以一般觀察者的角度來看,但這個觀察者要先瞭解「先前技術」,再客觀分辨其中功能性元件,若與被告產品相似之處僅在「功能性元件」,侵權不成立。(但此方式卻非每個法官都認同,或說,不是適用每件設計侵權案,至少本案CAFC法官認為設計專利範圍解釋時不應排除任何部分

案例Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. April 19, 2016)資訊:
被上訴人:SPORT DIMENSION, INC.
專利權人/侵權原告/上訴人:THE COLEMAN COMPANY, INC.
系爭專利:D623,714

D623,714為一救生裝置,優先權早於2006年12月27日,但專利在2010年才獲准,其中主要理由是,此設計案主張的優先權案為一個發明專利(申請號:11/616,308),母案並未獲准專利,於是提出「設計專利」延續案。


系爭設計專利在審查時遭遇過一次核駁意見,理由是圖案不明確,彼此有些矛盾,經修正後獲准專利:

核駁意見一瞥:


修正後:


CAFC案件討論:

緣起,Coleman為戶外運動用品公司,系爭專利為一個可以配戴在運動者身上的救生用具,被告Sport Dimension是一個體育用品公司,販售水中運動用品,其中Body Glove系列為個人救生用具,型號Model 325為被告產品。

在地院審理過程,被告提出不侵權簡易判決請求,地院作出的決定有:否決原告證人(不夠格,經驗不符),以及同意被告對於專利範圍的解釋:「兩側固定臂以及圍繞身軀的扣環帶設計」為功能性元件,而不是裝飾性元件,因此侵權不成立。也就是,原告系爭專利的兩側手臂與逐漸變小的扣環帶設計被認定為「非裝飾性」的功能元件

本案原侵權訴訟經加州地院裁決侵權不成立後,原告上訴CAFC。

系爭專利設計(如下)的救生用具是透過環繞使用者手臂的設計,固定扣環是在胸前固定:



被告Sport Dimension被告產品則是多了披肩式的固定帶,而固定扣環是固定在軀幹背後:


案件經上訴後,CAFC否決地院解釋的專利範圍,認為,設計專利不能主張純功能性設計,其中意思是:當設計專利整體外觀僅能用功能描述時,是無法獲准專利的(專利無效),但是,一旦設計本身並非以功能為主體時,即便有些元件為功能目的的設計,但卻不是因此無效。因此,設計應該是同時包括裝飾性元件與功能性元件才是


當有眾多先前涉及設計專利範圍的判決都認為「設計包括功能與非功能的元件」,惟界定專利範圍時,會以非功能元件為主,甚至有些案例更認為專利範圍僅限定在其中非功能性元件上。不過,在案例「OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)」中,法院解釋專利範圍時,先將設計的功能性元件與裝飾性元件分別出來(具有尾翼的火箭球),其中尾翼為功能性元件,但尾翼卻形成整體火箭球的重要外觀元件,解釋設計專利範圍時卻無法排除這個元件!因此,功能性元件仍產生整體外觀的貢獻,不能隨意排除在設計之外


OddzOn案中解釋此設計專利範圍時,並無法排除其中功能性的尾翼,D346,001

"In OddzOn, Richardson, and Ethicon, we construed design patent claims so as to assist a finder of fact in distinguishing between functional and ornamental features. But in no case did we entirely eliminate a structural element from the claimed ornamental design, even though that element also served a functional purpose."

因此,根據以上設計專利解釋原則,地方法院在本案中錯誤地排除了救生用具上左右手的「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」,其中涉及如何判斷設計專利中由功能決定的範圍(引用CAFC案例PHG Technologies, LLC v. St. John Cos.):

"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."

PHG factors

  1. 是否受保護的設計代表了最好的設計;
  2. 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響;
  3. 是否有伴隨發明專利;
  4. 有否廣告吹捧設計具有的特定功能;以及
  5. 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定?

基於以上幾點PHG factors,法院檢驗本案系爭專利範圍,認為其中「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」代表了最好的設計(沒有替代方案)、也有對應發明專利(申請號:11/616,308申請揭露這些特徵的功能,甚至也有強調功能的廣告。這樣看來,系爭專利中「兩側固定臂以及圍繞身軀逐漸變窄的扣環帶設計」確實為功能目的的設計。

結論:
即便如此,CAFC仍否決地方法院過於極端的判決,不能將這些功能性元件完全排除在專利範圍之外,因此否決地院作出不侵權的簡易判決,發回重審,但確認地院否定原告證人的決定。

my two cents:
從頭到尾理解一件專利訴訟是好的,可以瞭解法官邏輯,而不是僅得到「結論」。就本案來看,從Richardson案例可以得到一種"合理"的態度,就是有些設計元素是不得不這樣的(功能性元件),但又從本案Coleman得到,設計是一個整體,不應排除任何部位。

好像都對,就看法官態度,甚至涉及何謂「設計」的基本定義。

如果如一些「拼貼」藝術,都是拼貼來自他人的作品片段,最後成為一個新的藝術品,是否要排除一些先前的元素?如果再想到「蘋果手機iPhone」的設計元素,如果觸控螢幕必須如此設計,就可能忽略整體極簡的設計概念!這樣想,這就不難看出本案例法官對於設計本身的基本態度。

或許要等等美國最高法院對於Apple v. Samsung的設計損害賠償的定論,其中也涉及是否設計賠償要排除其中非裝飾性特徵?(http://enpan.blogspot.tw/2016/01/blog-post_5.html

判決文:http://patentlyo.com/media/2016/04/15-1553.Opinion.4-15-2016.1.pdf
(備份:https://app.box.com/s/9edvaxtse4de5dywufk5jqi08kj5bgc8

參考資料:
http://patentlyo.com/patent/2016/04/construction-federal-circuit.html
http://www.ipwatchdog.com/2016/04/22/functional-elements-contributed-ornamentation-design/id=68534/

Design Patent Infringement Standards(http://aboutiplaw.com/noteworthy/patent-noteworthy/468/

Ron

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