2016年7月29日 星期五

被授權對象經併購與權利轉換成為專利權人的權利金爭議 - Life Technologies Corp. v. Promega Corp (2012, CAFC)

被授權對象經併購與權利轉換成為專利權人的權利爭議 - Life Technologies Corp. v. Promega Corp (2012, CAFC)

案例資訊:
原告、上訴人:PROMEGA CORPORATION, etc.
被告、被上訴人:LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION, INVITROGEN IP HOLDINGS, INC., AND APPLIED BIOSYSTEMS, LLC,

緣起,1996年,Research Genetics, Inc.成為德國專利3834636與對應各國專利(美國專利RE37984)的專利權人,專利涉及基因身份識別技術。同年,Search Genetics, Inc.與Promega簽訂授權合約,同意專屬授權Promega,其餘使用者則提供非專屬授權。Promega應繳付授權權利金與授權費用給Research Genetics, Inc.,而Promega則具有再授權專利的權利(sublicense),合約規定與合約相關爭議都應透過仲裁解決。

當公司被連續併購、又改名時...
合約協議權利不能在未經同意下轉讓。2001年,當Research Genetics, Inc.(這是原權利人)被併購到Invitrogen Corporation時,Promega同意轉讓合約的權利給Invitrogen,2003年,Promega也同意Invitrogen轉讓合約的權利給IP Holdings。2008年,Invitrogen被併入Applied Biosystems Inc.,此公司為Promega過去的再授權對象(sublicensee),並改名為Life Technologies Corporation,而IP Holdings為Life Technologies Corporation 100%持股的子公司。

將以上權利轉換的關係筆記一下:
這個併購與轉讓的過程之後,Life Technologies Corporation(前身AB為Promega的授權對象,但可溯及最早專利權人)成為專利權所有人,通知Promega所繳付授權金不符合約規定(1996年合約):Life Technologies Corporation主張Promega付出的金額小於Promega再授權對象(如"AB")因為銷售專利授權產品所繳付權利金。

也就是,Life Technologies Corporation可以承自原專利權人Research Genetics, Inc.的權利,但是反過來卻要繳給Promega權利金,甚至還比所繼承的原專利權應收的權利金高。

爭議:
根據1996年合約,與合約有關的所有爭議應交付仲裁;各方在沒有取得其他方同意時,不得擅自轉讓權利。

以上有關授權金的爭議交付仲裁,但Promega仍在2010年對Life Technologies Corporation提出告訴,除了針對仲裁外,更提出侵權訴訟,被侵權系爭專利之一即「美國專利RE37984」,根據以上轉讓與授權的過程,Promega主張1996年合約中規範的權利並未轉讓到Life Technologies CorporationLife Technologies Corporation並沒有資格參與仲裁,專利權並非屬於Life Technologies Corporation

IP Holdings在併購過程並未將1996合約的權利轉給Life Technologies Corporation,僅能由IP Holdings提出仲裁。

爭議在,Life Technologies Corporation所屬公司IP Holdings是否取得專利權?IP Holdings提出強迫仲裁的請願。不過,法院僅同意進行有限度的探索程序(limited discovery),結果是,如以上揭示:2003年,Promega同意Invitrogen轉讓合約的權利給IP Holdings,也就是IP Holdings仍存在,並沒有解散。

IP Holdings根據這個結果提出第二次仲裁。

仲裁結果顯示,IP HoldingsPromega所稱為Life Technologies Corporation的傀儡,IP Holdings本身並非解散,並意欲轉讓權利到Life Technologies Corporation,但Promega並沒有同意這個轉讓。於是,對於幾個議題,包括侵權議題、合約議題等,則將交由地院審判。

Promega對此仲裁決定提出上訴。

CAFC回應Promega提出的幾點訴求,從中可以歸納出在這樣複雜的合約關係中的規則。

第一,不同於Promega的主張,合約規定一旦一方提出仲裁,仲裁為強制。
第二,IP Holdings公司並非Life Technologies Corporation下空殼的子公司,是實際存在的,因此,Promega不能拒絕與IP Holdings進行仲裁,IP Holdings可以代表Life公司進行探索。而PromegaLife Technologies Corporation沒有合約關係,沒有仲裁的依據。
第三,仲裁結果清楚適用於全部基於1996年合約起的爭議。
第四,Promega有拒絕合約的自由,不能現在卻主張合約為不公平合約。
第五,Promega認為仲裁結果並不恰當,因為並未涉及侵權討論,上訴法院卻提醒在要給予仲裁時,相關聯邦法要求逐一決議。


CAFC判決上訴人的理由沒有事實根據,因為IP Holdings的存在,以及合約仍適用在IP Holdings與Life公司之間,因此同意地方法院執行Promega與IP Holdings之間的強制仲裁命令

也就是說,,Promega提出的侵權議題正懸宕。

判決文:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/11-1263.pdf
(備份:https://app.box.com/s/5akk9c4c1ql9pkxjr5mt5plxn4ff62o3

參考資料:http://www.finnegan.com/zh-CHT/publications/federalcircuit/FCCDetail.aspx?pub=5a49790a-e83c-43cd-961f-b079d471f3d3

Ron

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