2016年11月15日 星期二

訴願先行(pre-Appeal)的一些筆記

筆記

整理一下pre-Appeal的程序與功能,部分參考這篇報導:

其他參考:

Appeal相關官方費用(11/15):
Notice of appeal:大實體$800
Appeal審理:大實體$2000
Appeal Brief(一般代理人服務費):$5000ipwatchdog網站寫的,實際上應該依照實際狀況而定)
Pre-Appeal:沒有官方費用
Pre-Appeal代理人費用(撰寫5頁意見、處理程序、申請書):???

1.     Pre-appeal是美國專利局對於進入訴願程序(appeal)前的一個先審計畫,讓專利申請人考慮進入訴願前,若對審查委員意見有質疑時(引用法條錯誤、明顯沒有核駁基礎、專利範圍解釋錯誤、前案引用錯誤),可提出此「訴願先行」程序說明,目的是:(1)辨明審查書是否有不適當的核駁內容,比如法條錯誤、事實認定錯誤等;(2)辨明是否核駁理由缺少應有的訊息。
2.    提出訴願先行的時機:專利申請案有任何一項請求項被核駁兩次以上,或是收到最終核駁(Final Office Action)後三個月內(可延期),與提出RCE、訴願期限相當。
3.    當申請人欲提出訴願時,應提出notice of appeal(訴願通知),「同時」可以請求訴願先行(pre-Appeal)程序,訴願先行可以僅針對審查委員對部分請求項的意見。
4.    訴願先行文件:申請書、理由書(簡潔、明瞭,不超過5頁內容,不能修改專利範圍,不能要求面詢)。
5.    訴願先行會議被要求提出後45天作出決定,若要進入一般訴願程序,仍應在notice of appeal後兩個月內提出訴願理由(Appeal Brief,這部分應該才是報價較高的時候)。
6.    訴願先行決定包括:進入訴願、重啟審查程序(reopen prosecution)、核准專利(application allowed)與撤銷pre-appeal(有瑕疵)。
7.   PTO/AIA/33表格:

Ipwatchdog統計10pre-appeal的結果:
6%的申請案在pre-Appeal階段獲准專利。
61%的申請案建議進入Appeal,這類請求表示pre-Appeal合理,但是需要Appeal處理。
33%的申請案建議重啟審查程序,表示pre-Appeal成功,也就是pre-Appeal認定審查委員核駁意見不當。

其中,進入訴願的申請案,最終會有39.3%核准專利。
進入重啟審查的申請案,原審查意見會重新考量,最終會有79.5%核准專利。

ipwatchdog網站統計來看,Pre-Appeal成功反駁審查委員意見的機率不高,雖然不高,如果這是申請人的一個「出口/出氣」的方案,應該也是算是一個「落日方案」,讓專利申請案告一段落的最終手段。畢竟進入Appeal案子很貴,平均審查時間也要三年,費用幾乎要20萬台幣以上。

Ron

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