2017年1月16日 星期一

「視覺上可忽略」所界定的範圍是否為「不明確」？ - Sonix Tech. v. Publications Int’l (Fed. Cir. 2017)

明確性（definiteness）是一個專利除了實用性、新穎性與進步性以外最重要的要件（之一），明確性的目的是要讓相關領域的技術人員可以瞭解該專利內容，瞭解專利範圍，甚至是可以根據說明書內容實施該專利。用文字表達的技術內容雖是你我熟悉的方式，但往往會掛上我們自己所「演繹」出的內容，專利範圍是否明確，不是你我說的算，而是法院幫我們定義出的標準，所以，以法官說的算，例如過去的案例：
「Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.」應該是現在美國專利對於明確性的標準，不過，當「明確性」的標準不明確時（在CAFC與地院不同標準時），就有點摸不著頭緒了！

本次討論另一個議題是，系爭專利因為"視覺上可忽略"這個特點而保有"進步性"，更被CAFC認定為「明確」，當中有些"案內案"其實可能更為寶貴。

Sonix Tech. v. Publications Int’l (Fed. Cir. 2017)案件資訊：
原告/專利權人/上訴人：SONIX TECHNOLOGY CO., LTD.
被告/被上訴人：PUBLICATIONS INTERNATIONAL, LTD., SD-X INTERACTIVE, INC., ENCYCLOPEDIA BRITTANNICA, INC., HERFF JONES, INC.
系爭專利：US7,328,845

本案緣起侵權訴訟，被告在地方法院提出簡易判決，法院作出系爭專利多項專利範圍因為「不明確（35 U.S.C. 112(b)）」的事由（關於用語"visually negligible"）而判無效的決定，原專利權人Sonix Technology提出上訴。

系爭專利US7,328,845關於一種在物件上使用人類視覺上看不到的圖形指示器（"visually negligible graphical indicators"，一種點點陣列）的技術，這些在某物件上的指示器可以透過編碼承載一些資訊，讓特定裝置"看到"（解碼），並產生互動的行為。其實這就是現在一些學習輔助用的「點讀筆」技術，一本書佈滿了許多暗藏的「點碼」，視覺上（在某種程度還是看得到，只是不影響閱讀）可忽略而不會感到有這些點點的存在，但是「點讀筆」的影像感測器可以看到，並解碼得到要表達的資訊，例如成為將相關資訊讀出來的語音內容。



系爭專利'845專利說明書中習知技術的部分"承認"在物件上透過符號、圖形來表達有關此物件額外的資訊為已知技術，如條碼，而系爭專利的"專利性"即在相較於過去"看得到"的圖形或符號為"視覺上可忽略"的點碼。

"Dating back to ancient time, people start delivering information by recording information on surfaces of various objects. For example, since the birth of paper, people acquire the information through characters and drawings affixed on papers. Furthermore, in recent years, with distinctive colors, characters, or pictures attached to different locations on surface of an object, people try to disclose the information with regard to each different position of the object."



系爭專利主張的主要效果：
"The graphical indicators co-exist with a main information, such as a text or picture, on the surface of object, and do not interfere with the perception of human eyes to the main information."

（註：Sonix Technology為台灣松翰科技（http://www.sonix.com.tw/），亦曾於2010年對台灣另一間公司GeneralPlus/SunPlus（凌通科技）提出告訴，SunPlus提出第一次ex parte reexamination，審理後確立其專利權；隨後又提出第二次reexamination，最初審查委員駁回專利，但是松翰引用專家證詞Serjersen說明他開發如本次系爭專利的技術以及再審意見引用的前案的相關技術，宣稱只有系爭專利'845才是"視覺上可忽略"的圖形指示器，這個專家證詞翻轉了系爭專利被駁回的意見，因此轉為確立專利權）。

所述引用前案為：
US5,416,312


US5,329,107


系爭專利歷經以上至少兩次被提出無效的程序後仍確保專利權。在2013年對本次討論的被告Publications International等公司提出侵權告訴，被告亦提出專利無效的主張，議題是「不明確」，但卻沒有包括以上保住專利權的"visually negligible"這個用語的不明確。不過，即便地院與無效主張忽略了這個用語"visually negligible"（可能因此更凸顯這個特徵的強度），解釋專利範圍以及專家證詞都無法排除這個"visually negligible"特徵。

被告專家證人提出意見時，雖認為可以想像何謂"visually negligible"，但認為"visually negligible"是一個主觀認定，沒有客觀的測試，如此使得地方法院法官同意此意見，作出專利範圍因為這個"visually negligible"用語而導致不明確的決定。

地院的態度：


案件進入CAFC。

對於「視覺上可忽略（"visually negligible"）」的認定，CAFC法院認為內部證據（專利說明書與過去答辯意見）與外部證據都支持一般技術人員可以理解「視覺上可忽略（"visually negligible"）」。其中引述最高法院對於Nautilus對於明確性的指示，還有一些對於明確性判斷的態度：


 語言有其限制，一般固有包括比較等級的用語會導致專利範圍不明確，然而，專利權人也不必用數學來定義其明確性，只要其等級能提供相關領域技術人員有足夠的明確性就好。


因此，CAFC認為，只要用語不構成實質干擾，就不會使得專利範圍不明確。本案系爭專利的內部證據提供了解釋專利範圍的指示，能在比對疑似侵權對象時判斷不會有實質上的不明確性。


（本篇忽略討論被告與原告的相互辯論的內容）

其實，為了明確性，仍是有不小的門檻，法院也不是偏向某一方，專家提出的證詞也十分重要，這方面總是case by case。



my two cents:
權利範圍中使用「視覺上可忽略（"visually negligible"）」這個用語確實很危險，但對於此案充滿不小威脅的前案的系爭專利來說，這個用語的使用似乎是必然的。

 根據本案的教示，如果無法避免地使用了「比較用語」，在說明書中要描述到相關技術人員可以理解且可明確與疑似侵權對象比對的內容，形成明確的內部證據。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1449.Opinion.1-3-2017.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/1h6o1yk1rqk19vct8x1fnt2ibm5837ya）

資料參考：
http://patentlyo.com/patent/2017/01/ignoring-nautilus-publications.html

Ron
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