2017年5月5日 星期五

申請前商業販售或約定形成的專利權障礙 - Hamilton Beach v. Sunbeam Products (Fed. Cir. 2013)

從前篇「販售合約構成先前技術(On-Sale Bar)的討論 - Helsinn v. Teva (Fed. Cir. 2017)http://enpan.blogspot.tw/2017/05/on-sale-bar-helsinn-v-teva-fed-cir-2017.html)」引用案例得到這件有關「On-Sale Bar(我翻為販售阻礙)」前輩案例:Hamilton Beach Brands, Inc. v. Sunbeam Prods., Inc. (Fed. Cir. 2013)


以及另一更早最高法院案例:Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998)


案件資訊:
原告/上訴人:HAMILTON BEACH BRANDS, INC.
被告/被上訴人:SUNBEAM PRODUCTS, INC.
系爭專利:US7,947,928

本案緣起專利權人HamiltonSunbeam提起侵權訴訟,地院判決文義侵害不成立,並認為系爭專利部分專利範圍因為不具新穎性(On-Sale Bar)而無效。

系爭專利US7,947,928關於一種低溫長時間燉煮的慢燉鍋(slow cooker):


系爭專利Claim 1表示設有一個「密封夾(clip 22)」在鍋體上:


看申請歷史,系爭專利為12/255,188的延續案(CA),'188又是2006年3月1日申請案11/365,222(獲准專利US7485831)的延續案(CA)。


系爭專利的具體實施是個旅行用的慢燉鍋:"Stay or Go® slow cooker",可以在Hamilton網站看到:

(圖案來源:https://www.hamiltonbeach.com/stay-or-go-slow-cookers

依照CAFC判決資訊可知,Hamilton慢燉鍋得到巨大的商業成功,市佔超過30%,而競爭對手被告Sunbeam原本是市場領導者,經專利迴避(將密封夾設在鍋蓋上)後,也推出自己的慢燉鍋:"Cook & Carry®"。

(圖案來源:https://www.amazon.com/Crock-Pot-SCCPVL610-S-6-Quart-Programmable-Stainless/dp/B004P2NG0K

案件在侵權比對上,爭議就是「密封夾」的位置,除非這是專利的重點(答辯的重點),否則一般來看,被告產品看來是落於系爭專利權利範圍中,這也是原告Hamilton的論點之一。

情況逆轉,當Hamilton準備要提出初步禁制令時,被告Sunbeam反擊,除了主張侵權不成立外,更提出系爭專利因為加入新的特徵(new matter)而無法主張最早優先權,使得系爭專利落於「新穎性(102(a), 102(b)」的阻礙中,又提出Hamilton在現在主張優先權日前超過一年已經有販售之要約與公開販售的行為(國外供應商資料),也應導致專利無效。

地院決定:
侵權不成立、系爭專利相對與優先權母案有新增事務,以及認為Stay or Go®慢燉鍋的商業販售是在系爭專利申請日前超過一年的時間,不符美國專利法102(b)規定,並且,即便系爭專利可以主張最早優先權日,仍因為商業販售早於關鍵日(critical date)而無效。

面對這個兵敗如山倒的判決,Hamilton上訴CAFC。

CAFC階段:
CAFC針對商業販售影響102(b)的議題提出意見。系爭專利可以主張的最早優先權日為2006年3月1日,經調查Hamilton在2005年初向國外供應商提出採購訂單,已經產生商業上供應與販售的條件,形成「On-Sale bar」。

判斷「On-Sale bar」採用Pfaff原則:Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 67 (1998)

所述「Critical Date(關鍵日期)」為pre-AIA美國專利申請日前一年,或是AIA有效申請日前一年的那天。所述「販售阻礙(On-Sale Bar)」,Pfaff原則主要是基於兩個條件:(1)在關鍵日期(critical date)前申請專利範圍中的發明已經商業販售,或已經有供應要約,以及(2)發明預備好可申請專利。


商業販售為何構成預備好可申請專利的條件("ready for patenting"),這是個法律問題,但也合理可知,商業販售表示發明已經完成(reduced to practice),發明已經有足夠讓相關領域的一般技術人員可以實現。

系爭專利被認定含有新事物而無法主張最早優先權,使得系爭專利僅能主張自己的申請日,也就是:Jun. 4, 2010,關鍵日期可以溯及一年前的Jun. 4, 2009。不過,即便系爭專利可以主張其最早優先權:2006年3月1日,關鍵日期可以到2005年3月1日,其國外供應商的販售要約形成美國國內消費的日期(2005/2/25)仍早於2005年3月1日

「販售要約」證據來自電子郵件的訂單!訂單符合Pfaff原則的第一個條件。

根據地院的調查,原告在"關鍵日期"以前與零售業者舉行一個會議,展示Stay or Go®慢燉鍋的細節,包括一些CAD圖,地院於是認定這個在關鍵日期以前的會議已經符合Pfaff原則的第二個條件「"ready for patenting"」。

原告爭辯,認為當時會議內容在其所屬工程師都不能完成慢燉鍋,法院也缺乏元件比對證明當時內容已經對比到系爭專利的專利範圍,CAFC仍同意地院的判斷,認為系爭專利因為符合Pfaff原則兩個條件,不符102(b)規定。

結論是,本案系爭專利因為在Critical Date前已經有商業販售之要約(commercial offer for sale)而不具新穎性(102(b)),同時符合Pfaff原則的兩個條件。

my two cents:
原告在這個案例中顯得十分狼狽,連訂單與會議資訊都被挖出而證明專利符合On-Sale Bar。

這樣也是告誡各位廠商,專利佈局很重要,重要到要在完成發明前已經佈局,當然各國仍提供了一些專利優惠期限,但是各國又有不同的優惠期規定,都要個別符合法規。

CAFC判決文:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/12-1581.Opinion.8-12-2013.1.PDF
(備份:https://app.box.com/s/rlc2ra6xtd7633y27kdgnrm3twfswgpy

Ron

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