2017年8月29日 星期二

「輔助性判斷因素」討論 - 從PTAB案例來看

筆記

我認為,當爭辯非顯而易見性/進步性時,用到「輔助性判斷因素」(secondary consideration)時應該已經是「最後一招」了,而且需要「足夠的證據」佐證「輔助性判斷因素」,因此「成功機會很低」。

美國AIA改革法案後,幾個措施讓我們可以挑戰已經獲准的專利權,如IPR, PGR與CBM,在這些既嚴格又繁複而等同司法程序的過程中,也如LAW360文章所分享的(2015年文章),在調查PTAB最終決定的眾多案例中,使用「輔助性判斷因素」成功答辯的機率很低。

其中重要的關鍵因素是,專利權人要證明申請專利範圍與所提出「輔助性判斷因素」之間是否有緊密的「關聯性(nexus)」。所述「輔助性判斷因素」如:解決長期的需求、別人的失敗、無法預期的結果、商業上的成功、他人的仿製、成功授權與業界的讚美("long-felt need, failure of others, unexpected results, commercial success, copying, licensing, and industry praise")。若需要以這些因素作為答辯的基礎,恐怕在「關聯性(nexus)」需要更為嚴謹而具有說服力。

要使得「輔助性判斷因素」有效答辯,這裡提到兩個要求:
第一,要讓「申請專利範圍」與提出的「輔助性判斷因素」相稱。當證明有某實施例具有無法預期效果,其他實施例也應具有類似的效果。
第二,要證明「申請專利範圍」中的新穎特徵與提出的「輔助性判斷因素」有關連性(nexus)。也就是與先前技術比對後,申請專利範圍中的「新穎特徵」成為商業上成功的因素才算。

從LAW360的調查中得到(3年的案量~2015),3000多件已經啟始的IPR或CBM案中,343件的決定提到「secondary consideration」或「objective indicia」;其中162實質考慮「輔助性判斷因素」,但僅2件到最終成功答辯,其中一件成功讓PTAB拒絕啟始(IPR2013-00265,商業成功),另一件則是經啟始後,在最終決定保住專利權(IPR2014-00309,商業成功與他人仿製)。

看到以上少得可憐的獲勝率,可知,使用「輔助性判斷因素」作為顯而易見性答辯理由,要對抗顯而易見的初步印象(prima facie case of nonobviousness)的強烈核駁理由,是十分困難的。

若非得要以「輔助性判斷因素」作為答辯意見,如上所述,可能是面臨專利已經不容易克服先前技術的阻礙,"只好"使出最後一招。

且專利權人(或答辯人)擔負「輔助性判斷因素」的舉證責任,特別是要證明「申請專利範圍」與「輔助性判斷因素」之間具有的關聯性,如要證明某個專利範圍中的「新穎特徵」是造成「商業成功」的因素。

若要證明「他人仿製」,仿製的產品也是要與申請專利範圍相稱;「成功授權與業界的讚美」都應該證明是與申請專利範圍有關聯的。

必要時,應該輔以專家證詞來證明「輔助性判斷因素」與「申請專利範圍中新穎特徵」的關聯性。


IPR2013-00265
(啟始決定:https://app.box.com/s/52pqr7jr28c2dlr3b6mo5k57c3uip763(備份))

從此案啟始決定(否決啟始)的內容來看,可知幾項與「商業成功」答辯成功有關的事項:
  1. 欲建立「商業上成功」與「申請專利範圍」的關聯性,舉證「商業廣告」中強調申請專利範圍中的技術特徵的好處。
  2. 引用專家證詞,證詞中表明將相關產品拿出去給人試用,有近99%成功率。
  3. (商業成功)專利權人證明,原本5年中相關產品僅賣出110件,但是因為系爭專利的優點,所以之後每年有超過100件的量(提出相當多的數據證明)。

(看了一下此案,感覺使用「商業上的成功」作為成功輔助答辯的原因之一是因為IPR請願人的消極面對「商業上成功」的證據)

IPR2014-00309
(最終決定:https://app.box.com/s/skp2j6r4zawom0wnmfo4hfqko4i5hj13(備份))

有幾項以商業成功以及他人仿製作為答辯成功的因素:
  1. 證明產品採用專利範圍中的技術元件:(1) adhesives, (2) set screws, and (3) tolerance rings.。
  2. 本來這些技術元件分別代表不同市場的產品,但一經整併,即超越過去的銷售成績。
  3. 產品因為這些專利特徵在市場佔有優勢。
  4. 從對手的證詞成功證明消費者購買的理由是因為這些專利特徵。
  5. 對手也承認他們的產品成功是因為用了專利中的特徵元件。
  6. 只要證明幾個新穎技術元件其中之一帶來提昇產品銷售的結果,就是專利範圍貢獻了商業成功。
  7. 加上,專利權人成功證明對手仿製了他的產品,因為對手原本沒有推出相關產品,直到專利權人推出產品且獲得成功後,對手即隨後推出仿製品。
  8. 這些證據從各家進入市場日期可推得,需要專家證詞。

my two cents:
我認為,以上兩案例的成功經驗值得參考。

若要以「secondary consideration」,顯然證據很重要,特別有關客觀事實與申請專利範圍之間的「關聯」的證據。

一般來說,在答辯時沒有需要以「secondary consideration」作為答辯基礎,因為證據不容易找到,以及不容易與申請專利範圍的內容建立連結,甚至說,這個議題還是偏重「主觀判斷」,以及因為「證據」的敏感度太強,所以要有效答辯十分困難。

本部落格相關案例討論:

資料來源:
https://www.law360.com/articles/685235/a-review-of-ptab-cases-involving-secondary-considerations

Ron

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