2017年9月26日 星期二

單一引證案的顯而易見性核駁討論 - Idemitsu Kosan Co., Ltd., v. SFC Co. Ltd. (Fed. Cir. 2017)

「單一引證案的顯而易見性/進步性核駁意見」的主要概念是,引證案涵蓋系爭案申請專利範圍的主要技術特徵,而未涵蓋的特徵則是相關領域技術人員「慣用手段」或是為「公知技術」而對系爭案發明沒有貢獻。使得審查委員可以引用單一引證案作出顯而易見的核駁意見。顯然,審查委員在認定部分引證案未教示或揭露的部分作出了比較「主觀」的判斷,這部分常常是灰色地帶,也往往是可爭辯的點。要不然,最好配合另一引證文獻補足主要引證案的欠缺。

案件資料:
上訴人/專利權人:IDEMITSU KOSAN CO., LTD.
被上訴人:SFC CO. LTD.
系爭專利:US8,334,648(IPR2015-00564

本案系爭專利經IPR異議程序後,PTAB作出專利無效(顯而易見)的決定,而對照先前技術WO 02/052904 (“Arakane”)與系爭專利Idemitsu有重疊的發明人。

系爭專利'648關於一種有機電致發光器和有機發光介質,請求項1如下,界定一個包括在正負電極之間的有機介質的裝置,當有電壓施加於電極上,可以激發出光線。


引證前案WO 02/052904與系爭專利為同一申請人,是日文案,同樣也是關於有機電致發光器的專利,揭露了這類發光器中的arylamine,以及anthracene衍生物。




在IPR異議階段,PTAB採用異議人SFC Co. Ltd.提出的部分理由,主要是引用Arakane作出的顯而易見性核駁意見,專利無效。

在上訴CAFC中,系爭專利專利權人Idemitsu對於PTAB作出前案Arakane教示(teach)組合特定成份能得到系爭專利中發光層的議題上提出爭辯,因為認為PTAB在引用前案解釋系爭專利'648時,作出錯誤的假設:

(1) a skilled artisan would have expected that all disclosed HT ("hole transporting") compounds in Arakane have a lower energy gap than all disclosed ET ("electron transporting") compounds; or 

(2) Arakane suggests combinations of HT and ET compounds that do not satisfy the energy gap relation in addition to combinations that do. 

根據PTAB的決定,以上HT與ET的成份組成形成了系爭專利的發光層,但是否從前案可以教示因為組合了HT與ET而達到系爭專利激發光線所需的能隙(energy gap)


根據Idemitsu的答辯,也就是在Idemitsu比較熟悉的技術上,認為或許前案Arakane有了HT與ET等成份的揭示,但異議人SFC Co. Ltd.並沒有解釋為何相關領域技術人員可以經過組合HT與ET而達到滿足發光條件的能隙。反過來,異議人SFC Co. Ltd.回覆,前案Arakane並未反向教示(teach away)這個組合,儘管似乎缺乏證明這個組合可以得到的能隙。


看似這是個有利專利權人Idemitsu的來往辯論,卻因為專利權人Idemitsu答辯時一個「失誤」,認為異議人並沒有證據顯示前案Arakane反向教示「非能隙的組合」,但異議人SFC Co. Ltd.簡單回應相關領域技術人員並非沒有權做這件事。

雖有此算是頗有機會的回應,但是在CAFC法官眼中,對於這個「事實發現」的議題,法官就看「實質證據」為何,包括判斷前案Arakane是否反向教示任何「非能隙的組合」,反倒是認為異議人並沒有責任需要提出如專家證詞的必要,仍是站在PTAB這邊。

最後,CAFC法官根據前案Arakane的揭露內容(摘要),認為前案教示HT與ET的組合,但無關其能隙,反倒認為這些組合在前後兩案的發明人可以知悉不同能隙的兩種成份的組合使得有機電致發光器可以比前案更有效地發光。

CAFC認為系爭專利不具非顯而易知性。

my two cents:
看來,CAFC法官面對一些證據不足的異議內容,或是PTAB不清楚的論點都有"自我滿足"的立場,專利權人算是被打的有點不明不白。

判決文:
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2721.Opinion.9-14-2017.1.PDF
(備份:https://app.box.com/s/c1v6uz7gzjlls3c0gbzrinhcxix09evu

資料參考:
https://patentlyo.com/patent/2017/09/single-reference-obviousness.html

Ron

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