2014年12月3日 星期三

日本專利補帖筆記

日本發明專利http://enpan.blogspot.tw/2008/12/blog-post_30.html
常用的日本專利法一
http://enpan.blogspot.tw/2008/12/blog-post_29.html
常用的日本專利法二
http://enpan.blogspot.tw/2012/08/blog-post_31.html

資料來源：日本專利法與相關細則（這些從我的筆記整理的，但是一些細節來源不詳，一些資料可見於：https://www.jpaa.or.jp/english/patent/unique_jpo_practices.html）
官方文件之一：https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/3.pdf
官方文件之二：http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/opposition_guide.htm?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/opposition_guide.htm

筆記
不可專利標的：
  1. 簡單自然律發現、自然現象
  2. 違反自然律的技術思想
  3. 沒有使用自然律的技術思想，比如純演算法、商業方法、遊戲方法等
  4. 人為技術，比如蝴蝶球的擲法
  5. 藝術活動
法定不可專利標的（不滿足產業利用性）：
  1. 手術方法、人類診斷與手術
  2. 純人類用途，如抽煙方法、打結方法、烹飪方法
  3. 不切實際的方法，比如以塑膠膜包覆整個地球的防護網、改變地球軌道的裝置
一些可專利與不可專利的事項：
  1. 人類醫療手術不可專利，但是其中器具可被專利，比如藥品、手術工具、診斷工具等
  2. 已知成份的醫療用途為可專利
  3. 已知成份的第二種醫療用途也為可專利
  4. 人類處方與手術行為不可專利
  5. 用途發明可採用Swiss-type claims
軟體發明：
  1. 軟體程式本身為不可專利標的
  2. 但連於硬體執行有用的目的為可專利標的
  3. 軟體發明標的可以為：以一電腦執行方法或程序的程式（program for operating a computer that executes a certain method or process）
  4. 軟體發明標的可以為：儲存軟體程式的媒體（medium storing such a program）
  5. 根據人為規則（man-made rules）判斷的商業方法（method for conducting business）被視為非使用自然法則的方法，為不可專利標的
  6. 如果是連結到硬體資源，比如電腦，商業方法就可視為軟體方法，也就轉為使用自然法則的技術，為可專利標的
  7. 典型的商業方法專利是運作於網際網路或其他通訊方式的商業模式
日本分割案的時機（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2009/10/blog-post_04.html）：
  1. 專利申請案申請日在2007年4月1日前，不能在專利領證後提出專利分割申請案
  2. 在此日期之前的申請案可以在審查過程提出修正時提出分割申請案，時機包括：
    • 接獲第一次OA前的任何時間提出分割申請案
    • 接獲OA（任何OA）後，可以在審查委員指定的日期（隨同OA）內提出分割申請案
    • 接獲終駁意見後，可以在提出訴願通知（notice of appeal）後30日內提出分割申請案
  3. 專利申請案申請日在2007年4月1日當日或之後，可以在專利領證後提出分割申請案，時機包括：
    • 除上述提出分割案時機外，還有更多提出的時機
    • 接獲終駁意見後30日內提出分割申請案
    • 在JPO審查過程中獲准專利時，可以在接獲通知後30日內提出分割案
軟體相關發明（software-related inventions）：
  1. 日本專利法第2條定義何謂發明：使用自然法則的技術思想
  2. 非應用自然法則的技術不得專利，如：商業方法本身（per se）、電腦程式本身
  3. 軟體相關發明的種類：
    • 軟體相關發明可以一連串程序表示，也可以多個交互功能組合表示
    • 可以電腦可讀取儲存媒體（computer-readable storage medium）表示
    • 多個以電腦執行的功能（means）可定義為產品發明
  4. 若商業方法以軟體處理的資訊表示，算是用硬體資源實現的技術，這類商業方法可視為使用自然法則的技術思想
優惠期（grace period）：
  1. 日本給予在特定情況下6個月的新穎性優惠期
  2. 比如公開實驗、刊物公開或由JPO指定的會議報告
  3. 非已意的公開
  4. 以上情況下的第一次公開事件（需提交證據）後6個月內仍可提出日本專利申請案，而不被這些公開事件影響新穎性與進步性

醫藥發明：

  1. 日本專利局提出在專利說明書中描述的醫療用途、藥品成份、藥理資料、有效劑量與處方應於申請時就要提出說明
  2. 上述(1)所載規定係因從美國進入日本的申請案可能沒有藥理資料（pharmacological data）
  3. 如果沒有揭示藥理資料，用途專利（use claims）會因為不夠的揭露內容而無法准予專利
  4. 日本專利局不會接受申請後補充的額外資料，比如接獲核駁理由補充的內容，因此建議在申請時專利說明書就應該要有這些藥理資料
  5. 對於醫藥的二次用途專利（second medical use），說明書揭露資料很關鍵，如果申請時沒有記載，相關用途專利就不會准予專利

醫藥用途發明：

  1. 日本專利不接受治療方法（method-of-treatment ）專利
  2. 二次醫藥用途專利形式上可以包括：
    (1) A pharmaceutical composition for the treatment of Disease X, comprising Compound Y.
    (2) An anti-disease X agent comprising Compound Y.
    (3) Use of Compound Y to treat Disease X.
    (4) Use of Compound Y in the manufacture of a medicament for the treatment of Disease X (Swiss type claim).
  3. 因此，日本專利接受用途發明（Swiss type claim）
  4. 一般來說，藥品成份的專利較用途發明專利的範圍還廣

外國語申請案：
  1. 自1995年7月1日起，日本專利局接受日本國民或外國人以非PCT進入日本的英文說明書，英文說明書可以取得申請日
  2. 申請時，請求項、說明書、圖式與摘要可以英文提出，但是其書目資料（bibliographic information）應為日文
  3. 但應於申請日後1年2個月內提出日文譯本
  4. 沒有在規定時間內提出譯本，專利視同撤回
  5. 專利審查以日文本為主
  6. 對於請求項或是說明書，若有翻譯錯誤的問題，可於期限內以外文為基礎提出修正
  7. 若修正增加新事物（new matter），新事物會是核駁理由而導致專利無效
  8. 獲准專利後仍可根據原英文本提出請求項、說明書與圖式修正
加速審查：
  1. 加速審查系統適用（申請時提出加速審查請求）：
    (1)個人或中小實體（300人以下或資本3億日圓以下公司）提出的申請案
    (2)學術機構或技術授權組織（TLO）的申請案
    (3)商業已實施或已有兩年內商業實施計畫的發明申請案
    (4)國際上（包括PCT）已經提出申請的申請案
  2. 沒有官方費用
  3. 加速審查時間會從平均27個月縮短到2-3個月
  4. 提出加速審查時要提出理由
  5. 理由包括提出先前技術檢索、先前技術與本發明的比對資料
  6. 如果是個人、中小實體或學術機構不用提出先前技術檢索，但應提出已知技術與本發明的比對
  7. 國際申請案應提出前案檢索，可使用外國專利局的檢索報告，也要提出本發明與檢索報告內先前技術的比對資料
請求項依附關係：
  1. 多重附屬項可以依附多重附屬項
  2. 多重附屬項沒有額外申請費用
  3. 只要明確，不同類別的依附關係可以被允許
  4. 但不能"混合"不同類別的依附關係
  5. 依附項編號要明確，不能寫成「any one of proceeding claims」，至少要寫成「according to any one of claims 1, 2 and 3」
  6. 請求實際審查與共告領證後年費都依據請求項項次收費
範例：
4. An apparatus according to one of claims 1, 2, and 3 further comprising A.
5. -----
6. -----
7. An apparatus according to one of claims 4, 5, and 6 further comprising B.

1. An artificial heart comprising Component (A) and Component (B).
2. A method of producing the artificial heart according to claim 1, which comprises Step (A) and Step (B).
（不允許）3. The artificial heart according to claim 1 or the method according to claim 2, wherein the artificial heart further comprises Component (C).

專利期限延長：
  1. 專利期限延長的理由：等待政府許可（涉及其他法律，比如食品、藥物等安全法規）
  2. 專利期限延長請求僅能由專利權人提出
  3. 如果多人共有，要全體專利權人共同提出請求
  4. 專利期限延長請求必須於相關上市許可發出後3個月內提出

無效訴訟：
  1. 現行無效制度係於2004年1月1日施行
  2. 無效訴訟施行後，同時取消核准後異議（post-Grant opposition）
  3. 無效訴訟由日本訴願與審判委員會（Board of Appeals and Trials）負責審理
  4. 每一個人都可以對特定專利提出無效訴訟，即便是過期專利也可
  5. 無效理由與專利核駁理由類似(Art.123(1))
  6. 專利權人可以回應無效理由(Art.126)
  7. 專利無效訴訟由三位訴願與審判委員會審查委員審理
  8. 除了文件審查外，可能會在審判中提出口頭審理
  9. 無效成立後，專利權自始不存在(Art.125)
  10. 在專利侵權訴訟（地方法院先）中，一般來說，被告會在JPO提出專利無效訴訟，但法院也可對專利是否無效作出決定
  11. JPO（行政）與法院系統（地方法院）為獨立的兩個系統，因此JPO可以作出與法院不同的決定
  12. 日本智慧財產法院（IP High Court）為專利（智慧財產）相關訴訟的上訴法院(Art.178(1))
  13. 如果經上訴，日本智慧財產法院會同時審視地院與JPO的決定
訴願前再審查（reconsideration before Appeal）：
  1. 當對JPO審查意見提出再審查時，可於提出後30日內修正說明書、請求項與圖式
  2. 再審程序中，係由"原"審查委員執行再審（沒有換審查委員）(Art.162)
  3. 修正後，訴願前可進行一個前置訴願程序（pre-appeal procedure）
  4. 如果沒有提出修正，就沒有前置訴願程序，而直接進入再審訴願
  5. 如果審查委員再審修正後的再審案之後，認為已經克服核駁理由，審查委員將撤銷過去的核駁理由，並獲准專利(Art.164(1))
  6. 再審程序中，申請人可以適時提出意見
  7. 不服再審結果，可繼續提出訴願程序
針對訴願或無效訴訟決定的上訴：
  1. 日本智慧財產高等法院於2005年4月1日啟動，一次審判約9個月
  2. 不服訴願與審判委員會（Board of Appeals and Trials）者，可以上訴到智慧財產高等法院（IP High Court）(Art.178(1))
  3. 在接獲訴願與審判委員會決定後，可於30日提出上訴(Art.178(3))
  4. 如果提出上訴的人為外國居民，上日期限可延長至120天(Art.178(5))
  5. 如果不服IP法院決定，可以繼續上訴最高法院（supreme court），但有限制議題，比如民法Art.312
先前技術揭露的要求：
  1. 先前技術文件揭露的要求規定於Art.36(4)(ii)
  2. 如果申請人在專利申請案提出時間已知有先前技術，應揭示相關文獻於說明書中，但可以不用提出副本
  3. 如果申請人在專利申請時並未得知任何先前技術，相關先前技術的效果應揭露於說明書中
  4. 若沒有先前技術的任何揭示，智慧局會提出要求(Art. 48-7)
  5. 此時，申請人應修正說明書加入先前技術說明與文獻名稱（60日內）
  6. 如果專利說明書不符先前技術揭露的規定，將會被核駁 (Art.49(v))
  7. 但此理由並非是無效理由，因為這個規定並非專利性要求
其他參考：
http://enpan.blogspot.tw/2014/09/blog-post_22.html（日本專利制度與各程序流程）
http://enpan.blogspot.tw/2012/09/20124.html（日本修法（2012年4月施行）筆記）


Ron

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