適格的優先權案不能僅有空泛的內容 - University of Minnesota v. Gilead (CAFC 2023)

案件資訊：

上訴人/專利權人：REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA

被上訴人：GILEAD SCIENCES, INC.

系爭專利：US8,815,830（IPR2017-01712）

判決日：March 6, 2023

系爭專利US8,815,830關於一種具有抗病毒和抗癌活性的核苷（nucleosides），這是一種防止病毒繁殖或癌性腫瘤生長的化合物，問了ChatGPT＂核苷（nucleosides）＂是甚麼？回答如下：（編按，雖然ChatGPT會出錯，這類問題我就不質疑了！！！）

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核苷是由一個氮堆疊（base）和一個五碳糖分子組成的化合物。它們與核酸（DNA和RNA）有關。核苷分子是核酸的構成單元之一，而核酸則是所有生命體的基本遺傳物質。核苷可以被視為核酸的"前體"，在細胞內部合成成核酸分子。另外，一些核苷分子也可以用作藥物治療，例如抗病毒藥物如阿昔洛韋（Acyclovir）和環鳞苷（Cytarabine）就是通過抑制病毒的DNA合成來抑制病毒感染的。其他核苷藥物還可以用於治療癌症、自體免疫性疾病等。

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系爭專利Claim 1與代表圖：

系爭專利歷經IPR判定其中claims 1-9, 11-21, 23-28不具新穎性，專利權人明尼蘇達大學董事會提起上訴。

本案爭議就是，系爭專利獲准，藥品的目的是防止病毒感染，但專利範圍並不需要描述這個用途。系爭專利描述的化學成分卻與IPR異議人/本案被上訴人Gilead已經獲准的FDA藥品一樣，只是Gilead的藥物是要治療慢性C型肝炎感染。

如果系爭專利有效，Gilead獲准的藥品就可能侵權，於是Gilead提起IPR，主張系爭專利優先權無效，並且發明已經揭露於前案美國專利公開案2010/0016251（Sofia案，Gilead的專利申請案）中，不具新穎性。

IPR階段，訴訟雙方都同意Sofia已經揭露系爭專利內容，IPR的意見主要是著重在Sofia的前案狀態（因為涉及公開日與系爭專利關鍵日期）與'830的關鍵日期（critical date，因為優先權日（4個）被質疑）。

法院/PTAB作出下表（重要！）：

看來Sofia夾在中間，因此直接挑戰優先權日是個辦法！

經PTAB審視各個優先權案的揭露內容，PTAB判定NP2-P1並沒有揭露可以成為系爭專利'830優先權的內容（NP3與NP2內容一樣），特別是沒有揭露系爭專利中"ipsis verbis"與"blaze marks"等特徵，這樣使得PTAB判定系爭專利'830無法主張P1與NP2兩件優先權日（March 28, 2014），這樣也不用考慮NP4了，因此PTAB判定基於Sofia揭露內容，'830不具新穎性。

專利權人上訴CAFC。

CAFC階段：

上訴議題主要在：

(1) NP2-P1的揭露內容是否涵蓋系爭專利'830（優先權議題）？

(2) 上訴人主張PTAB違反行政程序法？

(3) 專利權人（明尼蘇達大學董事會）為不受IPR管轄實體？

（在此僅討論優先權議題）

評估後申請案是否可以主張前申請案的優先權，應客觀地從相關領域一般技術人員的觀點來查驗前申請案說明書內容是否涵蓋後申請案發明。

特別的是，可能是在這個領域常見，前後案揭露的程度涉及genus（屬）與subgenus（亞屬）的差異，相對系爭專利'830揭露subgenus的內容，前申請案揭露的genus內容比後申請案更廣泛。

（編按，當中的判斷就比較涉及化學與醫藥的知識，有興趣者可以參考判決原文。）

針對（ipsis verbis）

審理過程，專利權人就＂拼湊＂P1前案的內容，主張P1已經揭露'830中屬於subgenus的內容（ipsis verbis）。但CAFC與PTAB都不同意這個說法，因為前申請案說明書並未直接揭露後申請案特徵，而其中答辯的說法都是指其中各種可選的選擇（＂optional choices＂），這些＂可選的選擇＂並沒有定義出'830中claims意圖的結果。

（重要）＂all those optional choices do not define the intended result that is claim 1 of the '830 patent.＂

法院認為P1揭露的是常見有機化學的各種可能性的清單，對於是否對應到特定genus或subgenus都是不明確的，因此判定P1並沒有揭露足以成為'830優先權的內容。

＂The claims of P1 recite a compendium of common organic chemical functional groups, yielding a laundry list disclosure of different moieties for every possible side chain or functional group.＂

針對（blaze mark）

要建立與優先權案的關聯，在此領域中，優先權案應有足夠的揭露內容，如：(1) 針對相關"屬"範圍內的代表性物種數量；(2) 相關"屬"的成員共有的結構特徵，並且以上兩點要讓相關領域技術人員可以識別出有特定屬的成員。

（編按，前申請案應有針對性，不能太過空泛。）

經查，前申請案仍僅揭露了"genus"比較廣泛層級的內容，因此CAFC仍同意PTAB的意見，P1-NP2沒有揭露足夠成為後申請案優先權的內容。

判決，基於Gilead的申請案，系爭專利claims 1-9, 11-21, 23-28不具新穎性。

my two cents:

申請案主張優先權，在申請時常常是沒有被檢驗的，除非審查委員找的前案（公開日）是在優先權日與申請日之間，如果問題發生在訴訟過程，顯然是很重要的問題。本案例也討論到何謂適格的優先權案，顯然，即便是複數優先權，在前的優先權案仍要有＂意識地＂揭示後申請案的內容（相關領域一般技術人員的觀點），而非廣泛的揭示內容。

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2168.OPINION.3-6-2023_2090143.pdf（備份：https://app.box.com/s/jsx2wc7nz96p0900kdk5wrw4nq4g48y0）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2023/03/multiple-dependent-support.html

Ron