APEX協定影響了個人管轄權 - SnapRays, LLC v. Lighting Def. Grp. LLC (Fed. Cir. 2024).

案件資訊：

原告/上訴人：SNAPRAYS, DBA SNAPPOWER

被告/被上訴人/專利權人：LIGHTING DEFENSE GROUP ("LDG")

系爭專利：US8,668,347

判決日期：May 2, 2024

從上述案件資訊看，系爭專利權人為本案例「確認訴訟（declaratory judgment）」被告，本案緣起地方法院撤銷Snaprays（原告）對LDG提起侵權不成立的確認之訴（declaratory judgment），理由是缺乏個人管轄權（personal jurisdiction），原告Snaprays提起上訴。

系爭專利與被告產品：

LDG主要營業地點是在Arizona，擁有系爭專利'347，系爭專利是一種電連接電源的插座蓋子，可以發光或作為感測器等其他功能。

本案原告公司SnapPower的主要營業地點是Utah（販售地點對本案有影響），SnapPower販售有光導與移動感測器的插座蓋子，並在Amazon上販售相關產品。

APEX：

特別地，Amazon公司提供一種低成本的「亞馬遜專利評估快捷/Amazon Patent Evaluation Express (APEX)」服務，目的是讓想要上架Amazon的產品判斷是否有侵害專利的可能，如果有侵害專利的可能，Amazon就不會上架。

使用APEX協定，專利權人可以提交APEX所擁有專利的一項專利範圍與至多20個可能侵權的產品清單給Amazon，由Amazon再轉交給販售清單內產品的廠商，每個廠商有三個避免產品被下架的選擇：(1)利用APEX進行第三方專利侵權評估；(2)直接與專利權人解決侵權問題；或是(3)提出非侵權確認之訴（"declaratory judgment of noninfringement"）。

本案爭議：

LDG通過APEX宣稱SnapPower產品侵害'347，由Amazon通知SnapPower，SnapPower決定提起非侵權的確認之訴，LDG反過來主張SnapPower缺乏個人管轄權而應該撤銷訴訟，地院判定SnapPower缺乏個人管轄權而撤銷訴訟。

為何SnapPower缺乏個人管轄權？

理由是SnapPower並未證明LDG在Utah有目的地引導SnapPower在Utah的活動或任何關於LDG的活動，因為LDG通過APEX宣稱的侵權行為是指在Washington的Amazon上的活動，且地方法院認為相關侵權行為在Utah並沒有可預見的影響，因此判定在Utah的SnapPower缺乏在Washington提起確認之訴的個人管轄權。

編按，一般來說，訴訟雙方會在具有地域關聯（涉及管轄權）的法院提出訴訟，就本案而言，因為通過APEX第三方服務而引起爭議，也就是說（雖不太合理），地方法院的判定是基於聯邦法，因為原告的主要營業地與本次爭議的Amazon營業處不同，因此LDG的主張不受到管轄。

SnapPower上訴CAFC。

CAFC階段：

主要爭議就是個人管轄權（Personal jurisdiction）的認定，涉及美國的州地方法院的「長臂管轄權（"long-arm jurisdiction"）」是否可及於州外？以下摘錄內容表示Utah在正當程序（due process）的長臂管轄權允許延伸至最大範圍，問題就剩下一個：是否個人管轄權屬於正當法律程序？

CAFC根據案例提出三個判斷因子：

(1) whether the defendant ‘purposefully directed’ its activities at residents of the forum; 

（是否被告有目的地引導居民從事活動？）

(2) whether the claim ‘arises out of or relates to’ the defendant’s activities with the forum; and 

（是否訴訟主張＂源自或關聯＂被告的活動？）

(3) whether assertion of personal jurisdiction is ‘reasonable and fair.’

（是否個人管轄權的主張是合理而公平的？）

對SnapPower而言，認為當LDG啟動APEX協定，表示其有目的地引導在Utah行使專利權。

CAFC同意這個說法，因為當LDG提交APEX協定，並指出SnapPower產品侵權清單，意圖是要影響Utah的活動，如果SnapPower無法採取任何措施，產品將被Amazon下架。並且，CAFC認為這個判斷也符合其他案例（Dudnikov v. Chalk & Vermilion Fine Arts, Inc. (10th Cir. 2008)）所涉及的「法外/州外行使專利權的活動（"extra-judicial patent enforcement activities"）」議題。

在Dudnikov案例，其中eBay的角色如本案例Amazon，eBay提出的是解決著作權的措施（VeRO），如此，我個人覺得這個關聯引用顯得CAFC比地方法院判斷周詳地多!!!

如此可證，在本案中，顯然LDG通過APEX協定的作為就是要及於州外的活動，即被告有目的地引導該地居民（Utah）從事商品交易活動，SnapPower也因此有提出反訴的個人管轄權。

另外，CAFC認為LDG提出APEX協定的動作即針對SnapPower在Utah的行為，並企圖影響該地販售與行銷的活動，也就是判定SnapPower提起的確認之訴係＂源自或關聯＂被告的活動。

基於以上兩個因子的判斷，顯得原告個人管轄權的主張（第三個因子）是合理而公平的。

而本次判決是否將影響日後個人管轄權的判斷，法院認為本次判決主要是因為APEX協定引發的爭議，本案判決合理地想到受到影響的SnapPower因為個人管轄權的限制而無法採取任何反制措施是不合理的，因此判定：

因為LDG在猶他州指示法外/州外行使專利權的活動（"extra-judicial patent enforcement activities"），因此撤銷地院判決、發回重審。

CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1184.OPINION.5-2-2024_2311637.pdf（備份：https://app.box.com/s/qld2cqtlr7ht6npmwnv2059g7jmz8v7x）

資料參考：

https://patentlyo.com/patent/2024/05/enforcement-personal-jurisdiction.html

Ron