前一篇報導：設計專利的顯而易見性採用更有彈性的判斷原則 - KSR, not Durling－LKQ Corp. v. GM Global (en banc CAFC 2024)（https://enpan.blogspot.com/2024/05/ksr-not-durlinglkq-corp-v-gm-global-en.html），如果有些模糊，隔天USPTO的回應就很清楚了～
USPTO於May 22, 2024回應前一天en banc CAFC針對「LKQ v. GM」案＂導正＂設計專利顯而易見性判斷原則的決定，做出本次審查指引備忘錄：
"Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC"
CAFC認為"Rosen-Durling test"不適用：
CAFC重申應採用較有彈性的"KSR v. Teleflex (2007)"的顯而易見性判斷原則，但也認為"Rosen-Durling test"仍是有用，不過要改一下。在此一提的是，"Rosen-Durling test"要求主要引證案要與系爭設計"基本上一樣/basically the same"（視覺上相似）。
USPTO要求審查委員對於設計專利顯而易見性的判斷就如發明專利顯而易見性的判斷有＂彈性／flexible＂，參考MPEP 2141 - Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html）。
審查設計專利的顯而易見性，最重要的是通過事實調查（Factual Inquiry）建立非顯而易見性的客觀證據（"“indicia of obviousness or nonobviousness"），因此審查委員審查顯而易見的準則仍應與發明專利一致，即：
(1) 理解先前技術的範圍與內容；
(2) 取得先前技術與系爭設計之間的差異；
(3) 以相關領域普通技術者的水平檢驗顯而易見性。
另外：
同樣可進行進步性輔助性考量（secondary consideration），考量設計的環境效應：解決長期的需求、別人的失敗、無法預期的結果、商業上的成功、他人的仿製、成功授權與業界的讚美（"long-felt need, failure of others, unexpected results, commercial success, copying, licensing, and industry praise"）。
USPTO針對以上幾點提出事實調查的指引：
Factual Inquiry (1):
在理解當下已知技術時，要確定一個主要引證案（primary reference），就分析與系爭設計在視覺上的相似度，但此主要引證案沒有要求要與系爭設計"基本相同"（"basically the same"），只要有些事存在（＂“something in existence＂）即可，意思是，引用的主要引證案不必要與系爭設計基本相同，而只要考量其中幾個個別特徵（individual features），再結合這些個別特徵，而結合時可能就要修改這些個別特徵。
＂Rather, the primary reference need only be “something in existence—not . . . something that might be brought into existence by selecting individual features from prior art and combining them, particularly where combining them would require modification of every individual feature.”＂
如此，審查委員可提出顯而易見的表面證據（prima facie case of obviousness）。再補充一下，上述主要引證案最好是與系爭設計在同一個技術領域，但也不一定（需要以相關領域普通技術者/設計者角度判斷是否有動機考量其他領域），只要合理就好。
如果單一主要引證案無法證明系爭設計為顯而易見，可結合次要引證案，並且次要引證案不必要與主要引證案如此相關（“so related”）。
Factual Inquiry (2):
經確立出先前設計後，以相關領域普通設計者的角度辨別出系爭設計與先前設計的差異。
Factual Inquiry (3):
如何確立相關領域普通技術者的水平？審查委員應考量普通技術者的知識。
引用案例 - In re Borden, 90 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1996)（https://casetext.com/case/in-re-borden-2），下一篇來探討。
Factual Inquiry (4):
審查時仍應繼續考量存在的次要引證案。
當審查委員依照上述指引建立顯而易見的客觀證據，也就是作出主要引證案的單獨或有動機與次要引證案結合（參考次要引證案修改主要引證案的動機），證明整體視覺上與系爭設計相同，即以不符103駁回系爭設計。
這裡提醒審查委員，反倒是要考慮引用的主要引證案與次要引證案之間的相似度，當主要引證案與次要引證案的整體外觀差異愈大，愈難建立參考次要引證案修改主要引證案的動機，以及難以建立顯而易見性的客觀證據。
相關MPEP：
Ron
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