前一次CAFC判決（本部落格報導）：基於＂Rosen-Durling test＂普通觀察者的設計新穎性與創造性判斷 - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/07/lkq-corp-v-gm-global-technology.html）。
前一次的上訴基礎是：「LKQ挑戰的爭點包括PTAB提出普通觀察者的定義，並且主張上述「Rosen and Durling」測試事實上已經被最高法院以KSR判例取代。」
本次是基於上述CAFC判決，
「LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (En Banc CAFC May. 21, 2024)」案件資訊：
上訴人：LKQ CORPORATION, KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES, INC.
被上訴人：GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC
系爭設計：D797,625（IPR2020-00534）
判決日期：May 21, 2024
本案議題涉及設計專利在「非顯而易見性（35 U.S.C. § 103）」的判斷標準，其中特別地考慮是否以＂KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)＂取代或是某種程度地捨棄長久以來採用的＂Rosen-Durling test＂設計非顯而易見性判斷標準。
"This case involves the standards for assessing non-obviousness of design patents under 35 U.S.C. § 103."
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- KSR v. Teleflex案簡單描述（https://enpan.blogspot.com/2009/02/ksr-v-teleflex.html）
（非顯而易見性的判斷標準是：相關領域一般技術人員可否（基於先前技術）＂obvious to try＂，判斷的條件包括：(1)發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，為顯而易見的技術；(2)相對於一個發明，如果一般技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合103的進步性規定；(3)發明中的方法之一在發明的時間為已知問題，且明顯有專利範圍包含的解決方案，不能准予專利）
（Durling的兩階段測試方法是，第一，要判斷出主要參考證據（primary reference），也就是前案證據整體視覺上（visual impression of the design as a whole）至少要基本地與系爭設計相同；第二，如果得出主要參考證據，就判斷普通設計者（ordinary designer）/普通觀察者會通過修正主要參考證據建立整體相同於系爭設計的外觀？）
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系爭設計'625為用在「GM’s 2018–2020 Chevrolet Equinox」車輛前擋泥板：
LKQ最早是向USPTO對系爭專利提起IPR異議程序，新穎性引用證據是D773,340（Lian），顯而易見性又結合了「2010 Hyundai Tucson」。如前次CAFC考量的比對方式：
PTAB採用「普通觀察者/ordinary observer」測試（最初原意是，在侵權判斷時，若欺騙到消費者（普通觀察者）以為買到正品，即侵權成立），判定LKQ並未提出優勢證據證明系爭設計不具新穎性，以下是PTAB以普通觀察者判定系爭設計與證據有明顯差異：
在顯而易見性判斷上，則是採用Rosen-Durling測試，第一步驟就用主要引證案檢驗是否與系爭設計＂basically the same＂？PTAB否決，也沒有考慮第二步驟（結合次要引證案）。
案件進入前次CAFC，CAFC採用Rosen-Durling測試，確認PTAB判決。
CAFC全院聯席階段：
案件經LKQ請求CAFC全院聯席（en banc）重審，審查的議題包括：
案件經LKQ請求CAFC全院聯席（en banc）重審，審查的議題包括：
(1) whether KSR overrules or abrogates the Rosen-Durling test;
(2) if not, whether the court should nonetheless eliminate or modify the Rosen-Durling test; and
(3) if we answer either of these two questions affirmatively, what test should apply for evaluating design patent obviousness challenges.
就是認為Rosen-Durling test已經過時，是否要用KSR取代，或是需要修改？
判決中提到美國最高法院針對KSR判決，確立顯而易見性的判斷原則，當有第一引證前案，除了其中之一外，教示了發明/設計的所有限制，當此差異被其他引證前案教示，且相關領域一般技術人員有動機修改第一引證前案以包含由第二引證前案教示的差異，即判斷發明／設計為顯而易見。
進一步地，最高法院又論述更早之前採用TSM（teaching, suggestion, motivation）的顯而易見性測試方法，認為TSM僅用以判斷是否一般技術人員（基於解決的問題與知識）是否有動機或建議結合先前技術，以避免後見之明。
也就是，最高法院並不以TSM判斷非顯而易見性，而是僅用在是否有結合動機的判斷上，最高法院屬意的是常見103審查意見中引用的Graham判例：
- Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
- Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
- Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
- Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗
由於最高法院看似已經捨棄Rosen-Durling test（已經過時），因此CAFC全院聯席作出的結論是，就顯而易見性的判斷上，KSR已經推翻取代Rosen-Durling test (updated on May 29, 2024)，顯而易見性判斷原則的結論是：
編按，其中提到前例Whitman Saddle涉及更有彈性的顯而易見的判斷，不同於本案PTAB與CAFC採用的Rosen-Durling test。
總而言之，法院認為103/顯而易見性判斷是更彈性的，並不使用過於嚴苛或是死板的判斷原則。
本案CAFC全院聯席結論已經寫在判決書最前面：En Banc CAFC判決應該採用與發明專利一樣的非顯而易見性判斷原則，這是比Rosen-Durling test更有彈性的判斷原則。
my two cents:
嗯! 即便知道法院認為設計的顯而易見性應用更彈性的判斷原則，但整體上，更是撲朔迷離。
CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.5-21-2024_2321050.pdf（備份：https://app.box.com/s/u932t8tvigx83pm00q2qcyazuppjask0）
資料參考：
Ron
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