自己對自己提問「說明書中引用文獻的效力如何?」
這個問題是,為了專利的可實施性(enablement)、可據以實施以及揭露要件(專利法第26條第2項),說明書應完整描述發明內容,但是如果使用了前申請案的技術,是否可以僅列舉專利號碼?除了常見在先前技術列舉承認的前案的專利號碼之外,如果在說明書中描述發明內容時引用了前案專利號碼(特別是發明人自己的前申請案)解釋其中使用的技術,會有任何影響嗎?
裁判字號:智慧財產法院97年度行專訴字第63號判決
裁判日期:民國98年04月09日
裁判案由:發明專利申請
(本案經上訴最高法院,因並未具體說明原判決違背何項法令條款而被駁回)
本案事實:
原告(專利申請人)專利申請案(系爭案:高速磁線馬達發電裝置-2車壁轉心馬達)經專利局審定(初審、再審查)不予專利後,提起訴願,經訴願決定駁回後,原告提起行政訴訟。
本案涉及專利法第26條第2項議題,原告主張專利申請案內容(引用系爭案圖15)符合專利法第26條第2項「明確性」規定,應撤銷訴願決定以及原處分。
專利法第26條
(1)說明書應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。
(2)申請專利範圍應界定申請專利之發明;其得包括一項以上之請求項,各請求項應以明確、簡潔之方式記載,且必須為說明書所支持。
(3)摘要應敘明所揭露發明內容之概要;其不得用於決定揭露是否充分,及申請專利之發明是否符合專利要件。
(4)說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式,於本法施行細則定之。
被告(經濟部智慧財產局)於再審查審查意見通知函指出「系爭案發明說明未具體載明論述其技術手段,無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者了解其內容並可據以實施,不符專利法第26條第2項規定」,理由是系爭案說明書再描述發明的結構時,蓋由發明說明書圖示第十五圖觀之,但發明說明書(發明內容與實施方式)都沒有論述其中運作原理,因此被判定不符可據以實施的規定(專利法第26條第2項)。
經查,系爭案(查TIPO為核准專利I330439)說明書【實施方式】僅一頁,但圖式豐富,共15圖,審查答辯時引用圖15說明其中運作原理。特別的是,系爭案在【先前技術】中提到發明人的前申請案,當作本系爭案背景技術,而系爭案是後續的改良發明。
本案兩造爭點:
法院判決:
法院認為,以系爭案之專利說明書自應就如何佈設磁鐵,以達到令推力之磁力大於阻力之磁力之技術內容為具體之說明,方可使發明所屬技術領域中具通常知識者能瞭解其內容,並可據以實。
特別的是,關於系爭案發明運作原理,原告主張系爭案說明書先前技術已記載發明人之前的專利,而本系爭案是後續改良,而前申請案已經描述了系爭案請求項1的原理,如判決文所言:
但是判定系爭案發明可據以實施是依照發明人前申請案揭露內容。判決繼續表示「可據以實施」是不需要參考任何文獻情況下可知:發明說明的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下,即得以瞭解其內容,並可據以實施。
並且,引述先前技術文獻時,應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實施之判斷,若該發明所屬技術領域中具通常知識者未參考該文獻的內容,即無法瞭解申請專利之發明並據以實施,則應於發明說明中詳細記載文獻之內容,不得僅引述文獻之名稱。
答案就在這裡,為了要了解發明並據以實施,不能僅引述文獻名稱(或號碼),而是要詳細記載文獻的內容。
但是,補充敘述記載的文獻的詳細內容並不構成新事項,而可准予修正。
如此,法官認為,目前系爭案因為說明書並未記載相關技術,因此無法讓相關技術領域具有通常知識者可以在無參考任何文獻情況下能了解內容而據以實施。但如果依照所記載的先前技術、參酌系爭案發明說明、申請專利範圍與圖式,無須過度實驗即能了解其內容並據以實施。
法院反而認為被告(智財局)於審查系爭案時未審酌前申請案之技術並通知原告補充敘述先前技術之詳細內容,即以違反專利法第26條第2項規定不予專利之處分,尚有未洽。
法院同時糾正審查委員與訴願委員會的決定,但也認為無法直接判決核准專利。
my two cents:
我的結論是:
(1)說明書揭露程度應完整而使人在不用參考其他文獻就可以據以實施,而不能僅引用文獻名稱或號碼就交代據以實施發明的具體內容。
(2)審查判斷無法據以實施時,應通知申請人補充內容(限於先前技術/申請人前申請案內容等)。
Ron
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