KSR為判斷顯而易見的主要依據的案例討論 - Google v. Philips (Fed. Cir. 2020)

Google v. Philips (Fed. Cir. 2020)判決文並不長，但值得一讀是因為本案實踐KSR判例下的顯而易見性的判斷原則。

案件資訊：
上訴人：GOOGLE LLC
被上訴人：KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
系爭專利：RE44,913（IPR2017-00386, IPR2017-01766）
判決日：January 6, 2020

本案緣起專利權人Koninklijke Philips N.V.對Acer等多個公司提出侵權告訴，被告侵權裝置都是使用Google作業系統，使得Google為「利害關係者」，以能對系爭專利提起IPR異議程序，IPR主張系爭專利Claims 1, 3-16不符35 U.S.C. § 103.規定。

IPR經PTAB啟始後，於2018年作出系爭專利相對Google提出先前技術仍具備非顯而易見性的最終決定。Google提起上訴。

系爭專利關於一個鍵盤，就是過去「功能型手機」上的實體鍵盤，但也可用在現在「智慧型手機」的按鍵，因為每個按鍵功能可以更新顯示，在有限的空間上可以輸入各種英數字，很難輸入但又不得已每一個實體按鍵擔負輸入多字的功能，不過，也是很天才的作法。



系爭專利Claim 1界定一個輸入字元的方法，相關裝置具備一個實體鍵盤，上方有螢幕，上面設有多個有「主字元（primary character）」的按鍵，可以連結多個「次字元（secondary character）」，其中方法分為預設模式（default state）與次要模式（second state），輸入法就是兩個模式的相互切換輸入的方法。


CAFC階段：

論及先前技術，先前技術同樣著墨在有限空間中的實體鍵盤輸入法（但有螢幕可以切換顯示輸入字元），提出的「主字元」與「次字元」，當按住主字元的實體按鍵一段時間時，可以接著選擇次字元，這時次字元就替換了主字元，先前技術與本案Philips系爭專利的差別在於：在系爭專利中，當選擇了次字元（secondary character）後，實體按鍵的功能會回到「主字元」的輸入（"returning the keypad to the default state）。（編按，Philips專利在切換到次字元輸入後，會回到主字元模式，習知技術是替代了主字元輸入）

本案爭議就在，「立即切換到原來預設模式，與保留在次要模式」的差異是否為顯而易見？

在系爭專利中，從「主字元（如1, 2, 3, ...）」切換到「次字元（如a, b, c, ...）」按鍵，當輸入次字元後，又立即回到主字元模式，Philips宣稱這個方法相對習知技術更有效率，降低使用者需要按鍵切換模式的次數。

這裡涉及的103議題關於「非顯而易見性」，相關案例如：

- KSR Int’l. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 427 (2007)

• KSR v. Teleflex案簡單描述（https://enpan.blogspot.com/2009/02/ksr-v-teleflex.html）
• 客觀的非顯而易見事實 - Novartis v. Torrent Pharma, Apotex, and Mylan (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/novartis-v-torrent-pharma-apotex-and.html）

- Belden Inc. v. Berk-Tek LLC, 805 F.3d 1064, 1073 (Fed. Cir. 2015)
（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1575.Opinion.11-3-2015.1.PDF）

- Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2009)
（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/09-1105.pdf）

關於判斷系爭專利範圍是否為顯而易見時，證據與論點很重要，應以實質證據"整體來看"各種正面與反面的證據。


本案先前技術如Sakata II（JP2000–148366），Sakata II揭露利用顯示在觸控螢幕上的鍵盤的輸入法，當中也提到使用者觸碰按鍵達一時間，顯示其他按鍵選單。

- 補充 - 日本專利檢索：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000

先前技術：JP2000–148366（Sakata II）
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2000-148366/77A364B14314621B1172CE14339936C37B99000CD354BDD2F67248742FBEFFDA/11/en



（本案主要議題）無疑地，系爭專利與前案的主要差別在於，系爭專利在輸入完次字元後會回到主字元的鍵盤，問題是，這個差異是否「obvious to try」？

---補充---（重要1）
KSR判例，一般103判斷「顯而易見」時，美國最高法院提出一些規則，符合以下條件即缺乏進步性，也是判斷發明是否為「obvious to try」？
- 發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，為顯而易見的技術。
- 相對於一個發明，如果一般技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合103的進步性規定。

- 發明中的方法之一在發明的時間為已知問題，且明顯有專利範圍包含的解決方案，不能准予專利。

參考報導：KSR判例的回顧-USPTO更新審查方針（https://enpan.blogspot.com/2010/09/ksr-uspto.html）
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（法院採用的顯而易見判斷原則，重要2）CAFC法院面對系爭專利與前案的唯一差異參照了KSR判例的顯而易見性的判斷原則，法院判斷發明是否為obvious to try時，(1)是否有「設計需求（design need）」或是「市場壓力（market pressure）」要解決發明提出的問題、(2)已經具備有限數量的解決方案，以及(3)可預測其解決方案，而使得相關領域一般技術人員在其技術能力下去追求已知的方案。

（編按，這與本文中補充KSR判例意旨時提出的判斷原則一致）

（重要3）如此，如果系爭專利發明提出的方案為可預期與已知的選項時，就僅是一個替代方案，發明為顯而易見！反過來講，要具備非顯而易見性（進步性），發明必須要超越可預期結果。（"when a patent claims a structure already known in the prior art that is altered by the mere substitution of one element for another known in the field, the combination must do more than yield a predictable result."）

（重要4）本篇法院自己要求自己，判斷顯而易見性時，法院應要問是否發明的改良超越「先前技術/元件的可預期的使用」，是否僅是已知元件的替代方案？（"“a court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions”; referring to “simple substitution of one known element for another” as basis for obviousness"）。

回到系爭專利的技術，系爭專利發明中重要的動作就是，每次輸入次字元時，會回到原本主字元輸入的介面，就是步驟「return to default」，但是法院判斷這是個長久已知的功能，如一般電腦鍵盤上的"shift"鍵，"shift"鍵用以切換主鍵與次要鍵。而先前技術Sakata II也提出快速方便切換主鍵與次要鍵的方式，即便可能沒有如系爭專利更為"有效率"，但卻仍是"看情況"、"看輸入內容而定"，不論如何，問題是，這個功能是否obvious to try？

對於系爭案發明，Google的主張是，系爭專利提出的方案僅是已知方案（Google列舉兩個）的選擇之一，PTAB並不同意這個意見，但CAFC順著Google的主張認為本案適用KSR判例，認為系爭專利在可預期的結果下為特定領域已知元件的替代方案，使得系爭專利發明為「obvious to try」明顯嘗試的結果。

最後，CAFC引用案例Perfect Web，認為支持本次CAFC決定，Perfect Web案中的系爭專利為解決傳送太少或太多電子郵件而達到大量發布電子郵件的市場額度的問題，而解決此問題的方式包括：(1)收件者超出額度；(2)因為彈回而重送電子郵件；(3)識別位址並傳送電子郵件，而Perfect Web案中的系爭專利涵蓋了這3個動作，但有第4個不在這3個步驟中，但被法院認定即便有第4步驟的差異，在無須實驗、簡單的邏輯與可重複上述步驟解決已知問題，判斷系爭專利為obvious to try。

如此，與前案一致，本案系爭專利為obvious to try，相較於先前技術為顯而易見的發明。

CAFC結論：
否決PTAB決定，認為，相較於先前技術，Philips系爭專利（字元取代、回到預設模式）為顯而易見，為obvious to try，不符103規定。

my two cents:
如果發明提出的解決方案僅是基於習知技術/元件嘗試得到的可預期結果，則"很有可能"不具備非顯而易見性。

舉例來說，AI已常用在特定領域中，若有一個領域採用了AI技術執行已知方案而得到某個結果，這個結果應該是「可預期結果」。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1234.Opinion.1-6-2020.pdf（備份：https://app.box.com/s/tjyhxct84cotlmiu6qn4gvh70vjjcfhh）

Ron