筆記「專利標示影響侵權行為造成的損害判決」- Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc. (Fed. Cir. Dec. 17, 2025)

前篇討論 - 專利標示與原告不當訴訟賠償的案例 - Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc. (Fed. Cir. Dec. 17, 2025)（https://enpan.blogspot.com/2025/12/patent-marking-ortiz-associates.html）

根據國外部落格的描述，本案例中原告Ortiz & Associates Consulting, LLC ("Ortiz")為NPE（非專利實施實體），他們的網站（https://ortizconsultinggroup.com/）也僅留下聯絡方式，沒有太多訊息（除非寫在其他地方，在此不討論）。

因此可知的是，Ortiz沒有產品可以標示專利，從網站也沒看到專利標示，這樣造成無法針對訴前侵權（pre-suit infringement）主張損害賠償（pre-suit damage）。反之，如果有建設性的專利標示（如在產品上標示"patented"），損害賠償的追溯可以到提告之前6年。

本案被告Vizio主張原告沒有專利標示而無權主張訴前侵權的損害賠償：

針對被告以上主張，Ortiz修改訴狀，Vizio仍是表示Ortiz並沒有符合35U.S.C.287專利標示的要求，要求撤銷訴訟。地方法院找到兩個撤銷訴訟的理由，可參考前篇。理由之一是，之前Ortiz曾對Panasonic提起侵權訴訟，後來雙方和解，和解理由"應該"是「Panasonic同意取得Ortiz專利授權，並需要在其商品上標示專利」，據此觸發Ortiz有責任努力確保專利產品標示專利，然而，基於前次訴訟的要求，顯然Ortiz並未盡責，因此讓地院有理由撤銷訴訟。（Ortiz澄清和解協議僅涉及過去侵權的產品，並沒有對未來產品達成授權協議，即便如此，地院意見仍是有意義的!）

理由之二是，Ortiz有機會補償專利標示的規定，但事實上違反專利標示法規，因此地院同意撤銷訴訟。

Ortiz的主張是：

(1)Ortiz沒有行使專利權的產品，沒有專利標示義務；(2)與Panasonic之間和解沒有包括專利授權；(3)如果法院讓他提出第二次修改，會論述專利標示的議題。

地院很重要的心證是，因為有先前訴訟的關係，「Ortiz知道或是應該知道其訴狀並沒有任何可執行損害賠償的論點」，而Ortiz卻沒有對此提出修正，至少要對於沒有專利標示的事實進行答辯，使得Ortiz的訴訟立場實質上是弱的。

專利標示（或是通知對方有侵權事實）等措施在主張損害賠償是必要的：

（在此一提的是，Ortiz敗訴的另一理由是，Ortiz沒有遵守回應地院發出探索程序的要求 - 提交證據，看來Ortiz消極面對地院，很多都是事後補救，這使得Ortiz失去訴訟立場，恐怕是最重要的敗訴理由(導致訴訟撤銷)。）

還有另一情況是，Ortiz以本案系爭專利提出許多侵權訴訟，但其中有不少主動撤銷訴訟、沒有對法院提出探索程序提出主張，和解金額低於訴訟費用，雖然地院重申提出大量訴訟並不會推論訴訟不正當，但仍會影響法官心證的!!!

(重要)

原告反覆以"高額"訴訟逼迫被告和解，這部分可能不影響每次訴訟的結果，但影響法院對於35U.S.C.285中特殊案件分析（"exceptional case" analysis），使得法院判賠律師費給被告。這裡用「nuisance value settlement（麻煩事情(複雜的訴訟程序與高昂的律師費用)價格和解）」描述，這也是NPE（如本案原告Ortiz）慣用取得和解金的手法。

35 U.S.C. 285 ATTORNEY FEES. 

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

my two cents:

本案例表面上原告是因為違反專利標示規定而敗訴，但還有不少情況造成原告敗訴，如沒有針對被告主張提出回應、沒有積極面對地院探索程序的期限，加上訴訟意圖可疑等。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1783.OPINION.12-17-2025_2620392.pdf（備份：https://app.box.com/s/c32hqq3mm8mq7s0amkao4pl7co6vfm9s）

關於6年損害賠償追溯期的報導可參考：

- https://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_170419_0501.htm

本部落格之前報導（關於"SCA Hygiene v. First Quality Baby"案，2015年CAFC全院聯席並非採用更早判例“Petrella”認為懈怠並非會影響追溯權，但最高法院於2017年在此案的判決又重申了“權利懈怠”不會影響權利追溯。）：

- 可能因為"懈怠"而無法主張專利權 - SCA Hygiene v. First Quality Baby (en banc Fed. Cir. 2015) （https://enpan.blogspot.com/2016/07/sca-hygiene-v-first-quality-baby-en.html）

- 最高法院認為"權利懈怠"不能援引司法救濟 - SCA Hygiene Prods. V. First Quality Baby Prods. (Supreme Court. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/sca-hygiene-prods-v-first-quality-baby.html）

Ron

專利標示與原告不當訴訟賠償的案例 - Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc. (Fed. Cir. Dec. 17, 2025)

本篇原本標題是... 主張專利過期前損害賠償的要件 - patent marking，原告的訴前行為（多做與少做的事）也使得他賠了夫人又折兵。

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：ORTIZ & ASSOCIATES CONSULTING, LLC

被告/被上訴人：VIZIO, INC.

系爭專利：US9,147,299、US9,549,285

判決日期：December 17, 2025

案件源起原告/專利權人Ortiz對Vizio提出侵權告訴，但是專利權卻在提出侵權告訴當下是過期的，因此，即便侵權成立，原告在侵權告訴中僅能索賠有限的損害賠償（僅能針對訴訟前一段時間的損失）。被告Vizio則是在地方法院提出撤銷訴訟請願，理由是專利標示是要主張專利權過期前損害賠償的必要措施，而原告並不符35 U.S.C. § 287專利標示（patent marking）的規定。

原告對此提出修正訴訟請求（訴狀），而Vizio又提出第二次撤銷訴訟請願，意見如同前次請願的主張 - 原告違反35 U.S.C. § 287專利標示的規定。

-----35 U.S.C. § 287-----

35 U.S. Code § 287 - Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a)Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

----------------------------

地方法院最後是同意Vizio請願，撤銷Ortiz所提出的訴訟。

其實地院撤銷訴訟有兩個因素：

第一，之前Ortiz曾以相同兩件系爭專利對Panasonic等公司提出侵權告訴，但此訴訟因為被告同意授權和解而由原告撤銷，當時地方法院作出的裁決是：Panasonic販售專利授權商品需要執行「專利標示」，且Ortiz有責任確保專利授權商品有專利標示。

第二，即便原告撤銷訴訟但仍沒有達到授權的目的，原告仍會因為沒有專利標示而使訴訟被撤銷。

在本案中，Vizio除了提出原告違反專利標示（35 U.S.C. § 287）規定而請求撤銷訴訟外，還主張原告應返還訴訟費用（35 U.S.C. § 285/28 U.S.C. § 1927）。

35 U.S.C. § 287

對於地院撤銷訴訟的決定，Ortiz爭辯因為他沒有生產物件，應無需標示專利資訊；訴訟中提及的Panasonic案被撤銷並為執行專利授權；如果法院同意第二次修正訴狀，可以針對專利標示進行論述。

對此，法院引用前例重申專利標示的重要性：

專利權人有責任告知公眾他擁有的專利權，因此Ortiz的主張無理由（編按，沒有產品不是藉口，專利標示的方法很多）。

35 U.S.C. § 285/28 U.S.C. § 1927

根據地院判決，本案符合美國專利法35U.S.C. 285條款中「特殊情況（"exceptional case"）」，法院應判決原告繳付各被告所支付的律師費用（編按，一般理由為，原告有客觀的不合理性，以及原告以不合理理由提出訴訟），其中符合285條規定的"特殊情況"而應負擔勝訴方費用的理由（不當行為）是：(1)專利過期，因此不能對未來損害提出賠償，加上，沒有專利標示，也不能對訴前損失提出賠償；(2)Ortiz訴訟行為不合理，包括沒有及時執行探索程序（discovery）；(3)Ortiz提出的和解條件與此訴訟實質無關；(4)Ortiz有訴訟黑歷史 - 過去有多次包括本次系爭專利的侵權訴訟，有些由原告主動撤銷，有些是未能及時提出有效訴訟請求而被駁回。

以上，可參考判例 - 地方法院有決定律師費誰付的裁量權 - Octane Fitness v. Icon Health (Supreme Court 2014)（https://enpan.blogspot.com/2014/05/octane-fitness-v-icon-health-supreme.html）。

另一方面，地院認為本案不符28 U.S.C. § 1927，不同意原告應負擔其他額外費用。

-----35 U.S.C. § 285-----

35 U.S.C. 285 Attorney fees. 

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

----------------------------

-----28 U.S.C. § 1927----

28 U.S. Code § 1927 - Counsel’s liability for excessive costs

Any attorney or other person admitted to conduct cases in any court of the United States or any Territory thereof who so multiplies the proceedings in any case unreasonably and vexatiously may be required by the court to satisfy personally the excess costs, expenses, and attorneys’ fees reasonably incurred because of such conduct.

----------------------------

關於地院判決原告應擔負被告訴訟費用一事，小細節是，因為費用不高，也沒有必要是符合“特殊情況/exceptional”，更何況，意義上，針對原告的不當行為等「特殊情況」作出的判決並無不當。

CAFC判決地院的決定並沒有濫用裁量權，同意地院判決。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1783.OPINION.12-17-2025_2620392.pdf（備份：https://app.box.com/s/c32hqq3mm8mq7s0amkao4pl7co6vfm9s）

Ron

設計專利的侵權綜合議題教科書 - Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. (Fed. Cir. 2025)

本來看到本篇像看連續劇一樣（如果這樣看訴訟也是頗為有趣的！），訴訟（"New York action"）中又興起另一訴訟（"Florida action"），本來是夥伴的，因為訴訟變成敵人，結果這個敵人成為原本敵人的＂戰略夥伴＂。

Dynamite Marketing, Inc. v. The WowLine, Inc. (Fed. Cir. 2025)案件資訊：

原告/上訴人：DYNAMITE MARKETING, INC.

被告/被上訴人：THE WOWLINE, INC., SHERMAN SPECIALTY LLC ...

被告：WWW.SUPERIORPROMOS.COM ...

特別地，本案伴隨另一個對於inventorship的訴訟：

被告：4TH DIMENSON INNOVATIONS, INC., BY AND THROUGH ITS FORMER OFFICER LAERIK COOPER, LAERIK COOPER

系爭設計專利：US D751,877

判決日期：September 12, 2025

US D751,877

產品（https://walletninja.com/）：

故事開始於Shlaferman在2013年創作出系爭設計"初稿"，後來找了機構工程師Cooper繪製出工程圖 - Wallet Ninja（這是一種工具卡），經多次討論後定稿，2014年開始販售，並提出設計申請案（申請日：2/26/2014），於2016年取得系爭專利 - D751,877，並將專利權讓與"Dynamite Marketing Inc."。但Cooper在申請過程中並未要求列為創作人/inventor，最終以Shlaferman為唯一創作人取得設計專利，設計特點包括：卡片上有"尺、多種尺寸的螺絲起子、六角扳手、開信刀、開罐器和開箱刀"。

Wallet Ninja到了2017年熱賣接近200萬件，Dynamite的競爭者Sherman開始販售自己的工具卡產品 - TOL4系列，不過也收到停止侵權信（cease-and-desist letter ），後來重新設計TOL4工具卡，還是收到第二次停止侵權信，但Sherman仍繼續販售上述產品，判決文繪製修改前後與系爭設計專利比對的圖：

於是Dynamite於地院對Sherman提起蓄意侵權訴訟，Sherman主張沒有侵權，並反訴系爭設計不符35 U.S.C. § 103，並主張系爭設計僅是"功能性設計/functional design"。

Inventorship：

在侵權訴訟的探索程序（discovery）中發現Cooper協助"Wallet Ninja"開發，因此產生Cooper是否應為共同創作人/發明人的議題，如果Cooper應列為創作人，這將可能導致本訴訟被撤銷。後來，Dynamite將Cooper列為系爭設計的共同創作人，並同樣將專利讓與給Dynamite。

不過，訴訟提到，這個彌補的作為失敗，使得Dynamite也向Cooper與其公司提起訴訟（本文稱＂Florida action＂），提起系爭設計的唯一創作人為Shlaferman的確認之訴（declaratory judgment）。Cooper在2021年11月提起反訴，要求更正系爭設計的創作人（35 U.S. Code § 256 - Correction of named inventor），主張他才是"Wallet Ninja"的唯一創作人，或者至少是共同創作人之一。

後來，Cooper對Dynamite的對手 - 本案被告Sherman簽署「追溯授權協議(Nunc pro tunc License Agreement)」，也就是向本案被告宣告「他應擁有的系爭設計的所有權與其利益」，也就是Cooper將加入本次侵權訴訟的戰局（本文稱＂New York action＂），而且Sherman也同意擔負Cooper在＂Florida action＂的所有費用。

以上故事就是典型的「敵人的敵人就是朋友」。

後來Florida action合併至New York action一起審理，Cooper參戰（＂New York action＂），但為不同於Sherman不同的訴訟議題，有兩個部分：

phase 1: 法院審理inventorship與ownership議題（後來因為要先解決此議題，也交給陪審團一併審理）；

phase 2: 陪審團則審理侵權、專利無效與損害賠償議題。

專利權人Dynamite在地方法院階段大獲全勝：

phase 1: 陪審團判決Cooper並未有足夠證據證明其至少為共同發明人與擁有人。

phase 2: 陪審團判決系爭設計有效、Sherman蓄意侵權成立，並判決Sherman賠償Dynamite $1,850,000。

地院還同意被告應支付Dynamite所有訴訟費用，共$3,535,317.33。

Sherman輸得太慘，獨立上訴CAFC，Cooper不玩了！

CAFC階段：

上訴議題包括：

(1)因為Cooper不上訴，Sherman是否有權對Cooper的判決提出上訴，如果可以，是否地院的inventorship判決有錯？

(2)是否地院判決系爭設計專利有效（35 U.S.C. § 103）與其功能性判斷有錯？

(3)是否地院判決Sherman蓄意侵權成立有錯？

(4)是否能免除地院判決的損害賠償？

(5)是否地院判決被告擔負原告律師費用有錯？

議題(1)，因為Cooper缺席上訴程序，是否Sherman還是可以對此議題提起上訴，因為此議題涉及原告是否可以行使系爭設計專利權，

法院提到當事人才能提起訴訟的訴訟原則，雖然有時也會考慮非當事人在場的情況（最高法院意見），這裡提出幾個條件，主要就是看是否影響非當事人的利益：

法院否決Sherman的上訴主張，基於幾個理由，包括雙方雇用不同律師，且在訴訟之初即將訴訟拆為兩個部分，因此Sherman不能對發明人權利做主提上訴。

議題(2)，對於系爭設計的非顯而易見性，引用案例LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)，即便當中認為不一定要用「Rosen and Durling」測試（用以避免主張設計無效的異議人結合多件前案進行比對）作為設計非顯而易見性的判斷，並可採用KSR原則，整體應引用主要前案並有動機組合其他前案特徵（＂primary reference and motivation to combine prongs＂）- LKQ測試原則，但整體而言，本案法院認為要證明設計不具非顯而易見性，應(a)引用一主要參考前案；(b)提出清楚並有說服力的理由普通設計者（ordinary designer）在沒有後見之明下有動機修改主要參考前案並組合其他前案的一些特徵可實現系爭設計。

可參考：

- 基於普通觀察者的設計新穎性與創造性判斷 - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/07/lkq-corp-v-gm-global-technology.html）。

整體上，CAFC認為Sherman（針對專家證人Dr. Formosa的證詞）沒有排除其後見之明而提出清楚而有說服力的理由（上述(b)點）證明系爭設計為顯而易見。

議題(3)，針對系爭設計僅是功能性設計的主張，也就是如果設計僅是功能目的的設計（utilitarian purpose），就不能取得設計專利。（"“Elements of [a] design may indeed serve a utilitarian purpose,” but ornamentality is more likely the root of the design “[w]hen there are several ways to achieve the function.”"）

經考量系爭設計在最初設計的改版，與Sherman的被告侵權設計，與Wallet Ninja的產品（如上述截圖），認為系爭設計的設計元素與其他多功能卡的比對，可證明系爭設計並非僅是功能性設計，因此否決Sherman主張。

議題(4)，在侵權議題中，從探索程序得知Sherman的CEO曾在電子郵件中檢驗被告侵權物的侵權可能，即便知悉有侵權問題，但還是將庫存販售完畢（編按，難怪網路上找不到被告侵權產品），加上種種從來網信息得出的資訊，陪審團判決蓄意侵權，地院也否決Sherman的不侵權主張，CAFC也同意。

議題(5)是被告是否擔負原告的損害賠償（lost profits theory），這裡採用的判斷原則是＂Panduit factors＂如下，可參考過去報導：「介入權」與損害賠償 - Presidio v. ATC (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/12/presidio-v-atc-fed-cir-2017.html）。

關於如何證明對手的利益是自己的損失，這裡提到幾點要件（four-factor Panduit test）： 對取得專利的產品的需求、缺乏可接受的非侵權替代品、製造與行銷能力，以及可獲得的利潤。

(1) demand for the patented product; 

(2) an absence of acceptable, noninfringing substitutes; 

(3) manufacturing and marketing capability to exploit the demand; and 

(4) the amount of profit that would have been made

基於上述Panduit factors，法院同意地院陪審團判決的損害賠償。

最後是，是否Sherman要擔負原告訴訟費用，Sherman主張地院法官濫用裁量權，並且理由不充分。對此，Sherman在訴訟中有不當影響訴訟的行為，如地院認為Sherman在訴訟中的行為魯莽、站不住腳、不可接受、輕率且不合理，甚至有玩弄花招（gamesmanship）（"The District Court found Sherman’s conduct at times “reckless,” “utterly indefensible,” “unacceptable,” “bordering on frivolity,” and “unreasonable,”"），因此判決Sherman應擔負原告訴訟費用。

以上，即便Sherman找到盟友Cooper，但Cooper抽手，全盤皆輸。

my two cents:

本案例花了一些時間看，從設計案出發，發生的議題都很有意思，但Sherman全盤皆輸也挺意外的，至少覺得被告侵權敗訴判賠損害賠償算合理，但要擔負原告訴訟費用感受上並不是很合理。(這應該是因為Sherman或其律師在訴訟策略上發生錯誤所致。)

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1523.OPINION.9-12-2025_2572373.pdf（備份：https://app.box.com/s/yjt53dkdm5vppimsmy61cwc4lnbrk3va）

Ron

使用名人的聲音造成損害賠償或是不公平競爭？ - Midler v. Ford Motor Co. (9th Cir. 1988)

前言，聽到張大春news98節目來賓「葉郎－異聞筆記版主（Dr. Strangenote）」（編按，兩周一次的這個＂影劇＂系列十分精采）講到最近「Scarlett Johansson (史嘉蕾·喬韓森)」槓上「OpenAI」用了她的聲音的新聞事件，同時提到可能如1988年＂Midler v. Ford Motor Co.＂事件，兩者有不小相似之處，這也意味著生成式AI將面對許多與＂真人＂維權的爭議，許多問題待解決，或許是人與機器之間永遠的戰爭。

在此僅＂表面上＂看一下這個Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988)訴訟：

原告：Bette Midler

被告：Ford Motor Company、Young & Rubicam, Inc.

案件涉及未經同意將＂名人／Bette Midler＂的聲音用在商業用途上的爭議，被告Ford公司與其廣告商在電視汽車廣告上使用了＂像Bette Midler的歌聲＂（因為原唱不想接商業廣告），意圖是想將消費者帶回在大學＂雅痞／Yuppies＂時期，但卻使用了＂像那個年代＂的歌聲。

使用的歌曲是「Do You Want To Dance/"The Divine Miss M."」。因為Bette Midler拒絕接廣告，廣告商（列為本次被告）就找了長期擔任Bette Midler伴唱歌手（backup singer）＂Ula Hedwig＂來唱，並要求就唱得像原唱那樣唱「Do You Want To Dance」（"sound like Bette Midler's recording"）。

廣告播出後，Bette Midler被告知這個廣告，並有許多人覺得這就像是Bette Midler唱的，甚至在訴訟中有專業人士作證覺得這就如Bette Midler唱的。

雖廣告商有獲得使用歌曲的授權，但卻"如同"使用了Bette Midler的聲音，在地方法院審理此案時，認為被告就如＂普通小偷／of the average thief＂那樣偷了Bette Midler的聲音。

但是，儘管如此認為，在法律上的判斷卻沒有＂禁止模仿名人／Bette Midler聲音的規定＂，因此在簡易判決中判定Bette Midler敗訴。

Bette Midler上訴第九聯邦巡迴法院。

美國憲法第一修正案保護以相似物/重製聲音（reproduction）媒體的工作，這是一種言論與新聞自由的權利（freedom of speech and press），如果重製的目的是傳達資訊與文化，就可免責，如果不是用在以上免責的功能，就不能免責。

另一方面，在著作權法中，即便當事人要盡可能精準模仿原唱／原表演者的表演，模仿這件事並不構成侵權。

前例一（涉及損害賠償）：

列舉另一個訴訟（涉及損害賠償），相似地，有其他歌手（Nancy Sinatra）狀告廠商在廣告中模仿她的聲音，包括聲音與穿著，當時訴訟理由是＂不公平競爭/unfair competition＂，主張其個人形成的二次含意（secondary meaning）的商標保護，並要求損害賠償。但法院的判決是，因為被告已經取得歌曲的使用授權，原告並不能再要求損害賠償，因此原告敗訴。

在本案Midler v. Ford中，法院認為如果原告同樣地主張其secondary meaning商標權，應該也是敗訴，但與上述案例不同的是，本案原告Bette Midler並非要求損害賠償，並且人聲（有不準確因素）也不是著作權保護標的。

前例二（涉及不公平競爭）：

另一件比較像本案例的前例＂Bert Lahr v. Adell Chemical Co. ＂，此案原告認為被告在廣告中使用像其獨特的聲音（pitch, accent, inflection, and sounds），原告以＂不公平競爭／unfair competition＂提出告訴，因為被告使用他的聲音讓他相關市場上的發展受到影響。法院認為此案例與本案比較相似，只是此案例同樣地判決原告敗訴，理由是，原告沒有拍電視廣告，廣告上使用他的聲音並不會有＂不公平競爭＂的問題。

很精彩地，回到本案例，加州民法（California Civil Code）中規定如果他人使用某人的名字、聲音、簽名、照片或是其他相似物（name, voice, signature, photograph or likeness），某人可主張損害賠償。不過，本案例中，被告並未使用Bette Midler的名字、簽名與照片，聲音也不是用她的，所述likeness是指影像，非人聲。

也就是說，Bette Midler無法主張損害賠償，因為她不拍廣告，也不會構成不公平競爭。

前例三（涉及財產權）：

名字、聲音、簽名、照片或相似物，都算是人民的財產權。在案例＂Motschenbacher v. R.J. Reynolds Tobacco Co. (9th Cir. 1974)＂中，被告使用著名賽車手的照片在香菸廣告中，原告Lothar Motschenbacher在照片中的車輛裡，但沒有出現他的影像，有些人看了這個廣告會認為車是他的，且他在車中，因此會認同這個產品，於是此案例判決被告侵害原告的專屬特徵，即財產權。

在此案例中，被告將原告的車輛與本人（雖看不到，但暗示他在車中）都用在廣告中，目的是希望消費者因為相信原告而認同產品；在本案中，被告並沒有將原告置入廣告，但被告廣告商使用像Bette Midler的歌聲也是希望向消費者傳達如Midler唱歌的那樣，在這點是相像的。

本案法官用了一個挺哲學的概念來看本案事實，認為＂人聲＂如人臉一樣的可識別性，如我們通過聲音來辨識朋友，因此認為仿冒一個人的聲音就是用了他的身分。

"A voice is as distinctive and personal as a face. The human voice is one of the most palpable ways identity is manifested. We are all aware that a friend is at once known by a few words on the phone. At a philosophical level it has been observed that with the sound of a voice, "the other stands before me.""

法院判決：

法院不覺得所有模仿聲音的情況都可以當作提告的理由，但判定是，一個職業歌手的聲音是消費者可辨識的聲音，如果被模仿來執行商業行為，販售者就是使用了不是他們的東西，在加州是違法的，因此判決本案被告使用了Bette Midler的聲音，也就是她的身分，去販售產品，因此推翻地方法院作出的簡易判決。

"We need not and do not go so far as to hold that every imitation of a voice to advertise merchandise is actionable. We hold only that when a distinctive voice of a professional singer is widely known and is deliberately imitated in order to sell a product, the sellers have appropriated what is not theirs and have committed a tort in California. Midler has made a showing, sufficient to defeat summary judgment, that the defendants here for their own profit in selling their product did appropriate part of her identity."

my two cents:

本案顯示，「名氣」確實會帶給人利益，因為本案判決僅能適用在「名人」身上，可能還要＂夠有名＂才會發生這類事情。

回到最近史嘉蕾·喬韓森v.OpenAI案上，OpenAI退縮、道歉，就是因為史嘉蕾·喬韓森夠有名氣，聲音有點像（事實上史嘉蕾·喬韓森聲線確實很特別）就要下架！！！

逼得OpenAI作出聲明：

（圖案截自網站：https://openai.com/index/how-the-voices-for-chatgpt-were-chosen/）

（OpenAI不用賠償，卻也賺到名聲）

第九巡迴上訴法院判決：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/849/460/37485/

wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Midler_v._Ford_Motor_Co.

Ron

"不知者"可以追溯更久以前的著作權侵權行為！ - Warner Chappell Music v. Nealy (supreme court 2024)

「Warner Chappell Music v. Nealy (supreme court 2024)」涉及著作權侵權損害賠償爭議。

美國最高法院於5/9/2024以6-3作出「著作權法規定的侵權損害賠償可溯及提告前3年以上」決定，涉及法條為：17 U.S. Code § 507 - Limitations on actions，其中規定民刑事訴訟追訴期，如果沒有其他規定的話，刑事訴訟的追訴期為事件發生後5年內，民事訴訟的追訴期為索賠開始累計後三年內。

(a)Criminal Proceedings.— 

Except as expressly provided otherwise in this title, no criminal proceeding shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within 5 years after the cause of action arose. 

(b)Civil Actions.— 

No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued.

那此次爭點是在著作權損害賠償追溯期。其中原告為音樂製作人Sherman Nealy，從1980年代開始與Tony Butler一起製作音樂，但Nealy在合作期間曾兩度（1989-2008、2012-2015）因為毒品遭到監禁，而沒有發現他的合作夥伴Butler已經將音樂授權出去。在2015年出獄後，Nealy發現這些沒有經他同意的授權，但因為上述追訴期三年的條款失去追訴的權利，直到第11巡迴法院同意他可以主張權利，理由是他＂合理地＂第一次發現他的可以提告的權利仍在三年內。

根據17 U.S.C. § 507(b)，著作權侵權訴訟應在"after the claim accrued（索賠開始累計後）"後三年內提起，但是，與專利權（由政府公告權利）主張不同，著作權侵權爭議中有一個發現規則（discovery rule），使得著作權人的追訴期限可從＂發現＂侵權之後才算，且損害賠償可追溯前三年，超過就不能追溯。

因為Nealy受到監禁，因此合理地不曉得權利已經被轉出、且相關音樂作品＂In the Ayer＂也大賣好幾百萬美元，甚至到Billboard排行前第9名，還有一些作品已經在錄音中了。

結果，Nealy在2018年對Warner Chappell音樂公司提出著作權侵權告訴，包括主張授權條款也侵害Nealy的權利，並追溯至2008年，即便追溯期有點長，法條規定損害賠償只能追溯三年前，Nealy仍基於＂discovery rule＂提告。

地方法院僅允許追溯至2015年，即提告日前三年的侵權行為。

案件到了第11巡迴法院，否決地方法院判定著作權賠償僅能追溯提告後前3年的決定，其中參考兩個不同的前例：

- 第2巡迴法院Sohm v. Scholastic, Inc.判決，即地方法院所採用的前例，也就是即便有discovery rule，但仍僅能追溯提告前3年的損害賠償。

- 第9巡迴法院Starz Entertainment v. MGM (9th Cir. 2022)判決，認為上述第2巡迴法院的決定剝奪discovery rule的用意，因此判決，基於discovery rule，使原告獲得追溯救濟（retrospective relief），使得原告可追溯提告前超過三年的損害賠償，在本案中，同意Nealy追溯到2008年的侵權損害賠償。

最高法院：

針對第11巡迴法院判決，Warner Chappell請願至最高法院，議題就是，基於discovery rule，是否著作權人可追溯提告前超過3年的侵權行為？

除上述17 U.S. Code § 507外，還有17 U.S. Code § 504 - Remedies for infringement: Damages and profits（可參考：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/504），基於，17 U.S. Code § 504 法院判決著作權侵權追溯沒有期限，其中關鍵就是因為「discovery rule」!!! 也就是說，訴訟追溯期與損害賠償追溯期是分開的，當即時提起訴訟，損害賠償就沒有時間限制。

本案中，Nealy訴諸discovery rule而能主張提告前超過三年的侵權行為，而法院同意Warner請願，但卻判定因為Nealy及時提出主張，而可以獲得超過三年前的損害賠償。

結論是：There is no time limit on monetary recovery for copyright owner.

判決文後有些反對意見，可參考。

my two cents:

我非著作權的相關工作者，但似乎這個判決很重要，很多網站在講，其中法律爭議還需要更多爬梳，以上結論僅是我的理解，或許，"discovery rule"的主張變成以後訴訟主體。

以上提到的歌曲"In the Ayer"：

最高法院判決：https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/22-1078_4gci.pdf（備份：https://app.box.com/s/nluvb70q9wzahjhzmc2c3netemuoj2o7）

參考資料：

- https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2024/05/scotus-broader-availability-of-damages-in-copyright-suits#:~:text=On%20May%209%2C%202024%2C%20the,by%20more%20than%20three%20years.

- https://casetext.com/statute/united-states-code/title-17-copyrights/chapter-5-copyright-infringement-and-remedies/section-507-limitations-on-actions/analysis?citingPage=1&sort=relevance

- https://patentlyo.com/patent/2024/05/affirming-discovery-removing.html

Ron

習知硬體中的編碼技術的專利適格性議題 - Avery Dennison Corp. v. ADASA Inc. (Fed. Cir. Dec.16,2022)

案例「Avery Dennison Corp. v. ADASA Inc., No. 22-822 (U.S. May 30, 2023)」在美國最高法院的狀態是：「Petition DENIED」。

在此回到CAFC在12/16/2022作出的決定。

案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：ADASA INC.

被告/上訴人：AVERY DENNISON CORPORATION

系爭專利：US9,798,967

判決日期：December 16, 2022

本案緣起專利權人ADASA對Avery Dennison提出侵權告訴，在進行雙方discovery時，被告Avery提起侵權不成立以及系爭專利不具專利適格性的簡易判決請求，ADASA也對應提起侵權成立以及專利有效的請願。

結果地方法院判決同意ADASA請願，判定專利有效，也同意部分侵權成立的請願，但否決被告全部(in toto)的請願。

本案CAFC判決的背景部分詳細鋪陳了相關技術的背景，應該是要藉此說明系爭專利發明的背景，並證明發明僅是架構在習知技術上的編碼技術，但有要解決的技術問題：習知的RFID tag調試上沒有tag-by-tag授權或是探詢的技術，而此發明可以在不需要連續連線中央資料庫的情況進行調試（commissioning）。

系爭專利'967涉及調試（commissioning）無線感測器的技術，其實是指RFID發射器（RFID tag）的相關裝置與編碼器，claim 1即描述此RFID發射器，包括基材、天線結構，以及RFID IC，其中RFID IC以唯一碼編碼，此唯一碼具有"object class information space"與"unique serial number space"；其中"unique serial number space"以從序號區塊（具有有限數量的"最重要位元/most significant bits/MSB"）取得的"serial number instance"編碼；其中，"unique serial number space"包括對應所屬區塊的有效數量的MSB，以及其他不重要的位元（LSB），兩者共同包括一個"serial number instance"。

1. An RFID transponder comprising:

a substrate;

an antenna structure formed on the substrate; and

an RFID integrated circuit chip which is electrically coupled to the antenna structure,

wherein the RFID integrated circuit chip is encoded with a unique object number, the unique object number comprising an object class information space and a unique serial number space,

wherein the unique serial number space is encoded with one serial number instance from an allocated block of serial numbers, the allocated block being assigned a limited number of most significant bits, and

wherein the unique serial number space comprises the limited number of most significant bits corresponding to the allocated block and remaining bits of lesser significance that together comprise the one serial number instance.

看完以上技術特徵，本案爭議就在這裡，專利標的明顯的是RFID發射器，但其中結構元件為習知技術，專利特徵則是在RFID IC中的編碼技術。

------------------------------------------------

這也讓我想到案例：硬體結構描述不足的專利適格性議題 - TRAVEL SENTRY, INC. v. DAVID A. TROPP (CAFC 2022)（https://enpan.blogspot.com/2023/05/travel-sentry-inc-v-david-tropp-cafc.html），此篇結論是，CAFC同意地方法院作出專利不適格的判決：

"地方法院在審理專利適格性議題時，認為如上述'537的claim 1所描述的方法專利實質上描述了使用與行銷行李鎖的基本步驟，這是長期存在的基本經濟實踐與組織人類活動的方法。據此認為系爭專利為不可專利（ineligible）。"

------------------------------------------------

回到本案中，在地方法院對系爭專利的適格性的判決中，認為系爭專利涉及編碼RFID發射器的技術，其中有要記憶編碼的記憶體，因此符合35U.S.C.101專利適格性的規定。

在侵權議題中，陪審團判定每個侵權的RFID tag應繳交權利金0.0045美元，全部侵權產品的總賠償為$26,641,876。其中金額的爭議就不在此講了。

（本篇僅針對101議題進行探討）

35 U.S.C. § 101：

這類發明的專利適格性議題總會引用：

 - Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1334 (Fed. Cir. 2016)，可參考本部落格報導：Enfish案對軟體可專利性有貢獻卻不能克服前案的阻礙 - Microsoft v. Enfish (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/12/enfish-microsoft-v-enfish-fed-cir-2016.html）；

- Mayo Col-laborative Servs. v. Prometheus Labs, Inc., 566 U.S. 66, 70 (2012)，可參考：使用自然律的技術可專利性討論 - Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 2012)（https://enpan.blogspot.com/2015/10/mayo-collaborative-services-v.html）；以及

- Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 217 (2014)，可參考：抽象概念若僅以一般目的電腦實現，不可專利 - Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International (2014)（http://enpan.blogspot.tw/2014/06/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank.html）。

原告/專利權人/地方法院看系爭專利涉及RFID等硬體結構特徵，但被告則是認為系爭專利僅是在資料欄位中賦予意義的抽象概念。

系爭專利發明是基於RFID硬體結構上改善調試（commissioning）裝置的編碼技術，其中著重在其中"serial number space"中的資料結構（data structure），可參考以上對claims的描述。

系爭專利發明在原本資料結構中加入額外的資料欄位，即唯一的MSB，因此就在commissioning時不需要連線資料庫，減少了網路延遲，使得RFID tag中的編碼器可以隨選運作。法院認為這個案件類似Enfish案，其中同意通過資料結構的設計改善電腦記憶體的技術（self-referential data structure）的專利適格性，所帶來的技術效果是提供程式員更好的彈性、更快的搜尋時間，以及更少的記憶體需求。

如此，CAFC同意地方法院判決，判定系爭專利Claim 1，經參考專利說明書，非屬抽象概念，為具有專利適格性的標的。

（對其他議題有興趣者可以繼續閱讀判決。）

my two cents:

本案CAFC的判決讓基於硬體架構下的資料結構/編碼技術具有專利適格性，雖僅是一件案例的判決，且被告經上訴最高法院被否決，也就是"目前"定了"hardware-based技術下的可專利性：

特徵是：

(1)有硬體；

(2)改善技術問題；

(3)非習知技術。

最高法院程序（SCOTUSblog）：https://www.scotusblog.com/case-files/cases/avery-dennison-corp-v-adasa-inc/

最高法院：https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/22-822.html

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1092.OPINION.12-16-2022_2049020.pdf（備份：https://app.box.com/s/tgmqmfdk0no9mqnue1r9a7uraa5gs4ta）

Ron

所謂claim preclusion-直接侵權與誘使侵權非基於相同事實 - Inguran, LLC v. ABS Global, Inc. (Fed. Cir. July 5, 2023)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：INGURAN, LLC, DBA STGENETICS

被告/被上訴人：ABS GLOBAL, INC., GENUS PLC

系爭專利：US8,206,987

判決日期：July 5, 2023

本案緣起原告Inguran對ABS Global提起誘使侵權（induced infringement）訴訟，地方法院（Western District of Wisconsin）因為先前已經針對原告Inguran對相同被告的告訴作出判決（既判事項（res judicata））判決撤銷訴訟，原告提起上訴。

系爭專利'987提出一種在流體中篩選出沾汙顆粒的影像方法，流體中包括兩個可分辨的群組，系統提供電磁輻射源，可以激發沾汙顆粒產生螢光，光感測器可偵測這些螢光，使得可分類出這些沾汙顆粒，再以光破壞雷射破壞這些顆粒。這是用於根據DNA特徵篩選精子以選擇動物後代的性別，如被告ABS Global公司販售種公牛（bull stud）精液的事業。

原告Inguran的事業（STGenetics (“ST”)）提供公牛精液處理服務，與被告有長期的訴訟，也在2012年簽署合約，但在2014年，ABS對ST提起反壟斷（antitrust）告訴（地院：Western District of Wisconsin），指控ST通過合約中的條款和收購專利壟斷精液買賣市場。

這時ST反訴，包括竊取商業秘密、違反合約與專利侵權（'987的claims 1, 2, 7），並提出損害賠償。

在地院階段第一回合（ABS I），陪審團判決系爭專利claim 2無效，但對其他專利範圍侵權成立。

在第二回合（ABS II）則是將侵權訴訟合併ABS I未討論議題。

在第三回合（ABS III），ST提起另外兩個專利的侵權訴訟，並主張誘使侵權（induced infringement），而ABS則是提起撤銷訴訟的請求，理由是其中侵權議題已經因為ABS I有討論而成為既判事項（res judicata）。

在ABS III，地院同意被告請求並撤銷訴訟，並暫停其中根據US10,583,439的侵權訴訟以等待IPR的結果。另外否決ST要求補充侵權意見，還需要解釋為何要一起處理另一專利權US10,689,210的侵權訴訟。

對此判決，ST/Inguran上訴CAFC。

CAFC階段：

主要議題是「claim preclusion」（中文應該可翻為"主張排除"...或其他，目的是避免不同訴訟就同一議題有意見不同或是反覆爭訟的問題。），在這裡講的是法院（應非指個別法院）應尋求自己前例以解決專利侵權主張中的有效事實（"this court looks to its own precedent to resolve “the operative facts involved in a claim for patent infringement.”"）。

因此，上級法院應審視下級法院的意見，判斷是否有濫權判決／解釋的問題，如果沒有，應該一致地採用相同意見。

判斷「claim preclusion」的三個要素：

1. 訴訟各方的一致性，或是第一與第二訴訟的利害關係人（privies）的一致性。

2. 案件原因的一致性（identity of the cause of action）。

3. 考量第一次訴訟的判決。

運用claim preclusion（主張排除）是根據先前訴訟的判決排除相同訴訟方或利害關係人基於相同案由所提起的再一次訴訟。（"Under claim preclusion, “a judgment on the merits in a prior suit bars a second suit involving the same parties or their privies based on the same cause of action."）

如此，就本案而言，就是考量ABS I判決中的案由與事實是否可排除ABS III的誘使侵權主張？

根據ST/Inguran主張，認為ABS I是針對直接侵權議題（direct infringement），ABS III則是針對誘使侵權（induced infringement）。為何ABS I僅提出直接侵權，理由是當時ABS尚未開始販售或是授權所擁有的侵權技術給第三方。相對地，被告在ABS III則是已經開始有誘使侵權的行為。

但是ABS反駁認為ST是對相同行為提出告訴。

CAFC法院認為，首先ST並未在ABS I提出誘使侵權主張，而判斷ABS所提出的誘使侵權的依據並非基於相同的交易事實，因此ABS III並未因為ABS I而被排除，即ABS III的議題並非是既判事項（res judicata）。

也就是說，直接侵權是針對侵權者本身的行為，而誘使侵權是針對被告驅使第三方的行為，因此原告也要針對這兩種行為分別提出證據，連證據也應該不同。

因此，CAFC認為地方法院在此議題上有錯，駁回判決。

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1385.OPINION.7-5-2023_2152171.pdf（備份：https://app.box.com/s/fftqw870wyejj27gtky6u5mx7ht55yby）

Ron

產品標籤證明誘使侵權，還有損害賠償 - GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2020)

本案討論議題關於FDA要求修改的標籤導致誘使侵權，還有損害賠償的起算時間與算法等。

GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2020)案件資訊：

原告/上訴人：GLAXOSMITHKLINE LLC, SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED (GSK)

被告/被上訴人：TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC.

系爭專利：RE40,000

判決日：October 2, 2020

（這個故事算是了解藥廠之間的競爭與申請藥證的一些訣竅，可以注意各種決定的時間點）

系爭專利'000是1985年獲准的US4,503,067後續研發的療法，依'067製造治療高血壓藥品獲得FDA藥證，上市產品為Coreg®，經持續研發得到治療充血性心臟衰竭的方法，亦獲得FDA同意，也獲得專利US5,760,069（1998年），FDA繼續在2003年允許Coreg®配合療法用在心肌梗塞後左心室功能障礙的患者。

本案被告Teva在2002年向FDA申請學名藥（generic carvedilol），名為ANDA，並表示會在'067專利過期（2007年）後才上市；同時主張'069不具備專利性，沒有新穎性或進步性，因此自己的藥品並不會侵權（編按，表示Teva認為較早'067的藥品與方法有效，專利有效，但會在2007年過期；但其後續'069不具備專利性）。FDA在2004年同意Teva的ANDA暫時性藥證（tentative approval），會在'067專利過期後生效。Teva之後在2004年6月9日發布其藥品的療效。

GSK在2003年11月提起'069的再領證申請案（reissue），於2008年獲准專利RE40,000，即本案系爭專利。

Teva終於等到2007年'067案過期，上市其學名藥ANDA，並在其標籤上宣告療效，不過FDA在2011年要求Teva更正其藥品標籤說明藥品內容與GSK的Coreg®是相同的，Teva也依照FDA指示修改標籤。

接著，在2014年，GSK向Teva提起專利侵權訴訟，主張Teva藥品侵害'000專利權，甚至誘使（induce）發出處方的醫生侵權（Teva從申請藥證到獲得允許的過程中皆考量'067, '069專利，但沒有在意GSK後續的再領證案）。

系爭專利'000關於一種治療充血性心臟衰竭（congestive heart failure）的方法，以下截圖顯示此治療方法採用的化學成分，專利範圍界定降低充血性心臟衰竭死亡率的方法，其中描述的是服藥的方式。

本案緣起GSK項Teva藥廠提起侵權告訴，Teva提出專利無效與不侵權抗辯，原本地方法院陪審團判定專利有效、蓄意侵權與誘使侵權成立，並做出損害賠償，但法院卻同意Teva的不侵權抗辯，GSK提起上訴。

陪審團誘使侵權的判定如下，跟很多時間點判定有關，但法官並不認同。

上訴討論議題主要是：Teva是否侵權成立？是否誘使他人侵權（INDUCED INFRINGEMENT）？損害賠償怎麼算？

關於侵權議題。

上述的一些資訊，包括Teva發布（如新聞稿、網站說明），通過一些時間推敲以及GSK的後續再領證案時間點，地院陪審團判定Teva誘使侵權成立，但地院卻不同意，還是證據力的問題，認為醫生並未被Teva誘使使用侵權物。上述資訊中特別的是FDA要求Teva更正其藥品上的標籤說明：與GSK的藥品為相同內容。

據此，CAFC認為有大量的記錄顯示，包括新聞稿、產品型錄、FDA標籤與證人證詞，使得CAFC支持陪審團做出"誘使侵權成立"的判決。

其中涉及FDA要求Teva修改標籤成為侵權證據，還有前案例支持，法院在前例Vanda中判定標籤的內容鼓勵、推薦或促使侵權。

（編按，被告Teva聲明學名藥與對手專利內容相同，這句話確實看來有危險，雖Teva在相關專利過期後才上市，但對手還有後續專利佈局，雖也聲明後續專利無效，但對手又有再領證案，...，其中GSK真是很多的布局策略。）

關於損害賠償。

地院陪審團計算損害賠償是基於'000案侵權藥品販售的利潤（lost profits），判定約2億3千4百萬美元，還有權利金（loyalty）約1百多萬美元。

但問題是，市面上不僅只有Teva製造與Coreg®相同成分的學名藥，不能將所有利潤損失都算在Teva上，GSK事實上也向其他被告侵權者提出其他訴訟，這點，CAFC也確認其他相關學名藥的藥商並非是"不侵權的替代品"。如此，侵權成立，Teva還是得付出賠償金。

不過'000也到期了，訴訟告一段落，Teva仍可繼續販售自己生產與GSK Coreg®相同成分的學名藥。

CAFC判決：CAFC否決地方法院同意Teva抗辯的決定，回到陪審團的決定，Teva侵害'000案成立，發回地院重審。

事實上，CAFC法官也不是都同意本次判決，有興趣者判決文還有下半部。

CAFC判決：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1976.OPINION.10-2-2020_1663180.pdf（備份：https://app.box.com/s/gwvemikre2cr2qa1688ynoagih5as1rv）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2020/10/inducing-infringement-available.html

Ron

損害賠償計算v.專利權人告知義務 - Lubby Holdings v. Chung (Fed. Cir. 2021)

案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：LUBBY HOLDINGS LLC, VAPOROUS TECHNOLOGIES, INC.

被告/上訴人：HENRY CHUNG

系爭專利：US9,750,284

判決日：September 1, 2021

本案緣起專利權人向被告Chung提起侵權告訴，地方法院作出侵權成立以及86萬美元賠償的判決，Chung上訴CAFC，議題除了侵權的問題外，還包括如何計算損害賠償的問題。

相關法條為35 U.S.C. § 287 - Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a)Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

...

系爭專利'284關於個人噴霧器 （實際上是電子菸）：

Claim 1:

1. A personal vaporizer, comprising:

a tank module comprising a fluid chamber and a vapor passage extending through the fluid chamber, the fluid chamber configured to contain a vaporizing solution;

an atomizer module comprising a bowl having an upper edge and an air aperture, a heating element arranged in or adjacent the bowl, the bowl configured to accept vaporizing solution received from the fluid chamber;

a check valve comprising an insulator housing, a conductive shell inside the insulator housing, and a sealing mechanism inside the conductive shell, the conductive shell having an air inlet and an air outlet, an intake air flow path defined through the conductive shell from the air inlet to the air outlet, the sealing mechanism providing a seal inside the conductive shell, the seal interposed in the intake air flow path, the check valve arranged so that that the air outlet communicates with the bowl air aperture and the conductive shell is electrically connected to the heating element; and

a battery assembly, the heating element connectable to the battery assembly through the check valve so that actuation of the battery delivers electrical energy to the heating element, causing the heating element to heat and vaporize the vaporizing solution;

wherein the bowl has a first wire hole and a second wire hole extending through a bottom wall of the bowl and a channel extending transversely from the second wire hole.

在地院審理期間，被告Chung主張原告Lubby並不符合35 U.S.C. § 287專利標示的規定，但並未影響判決，陪審團裁定Chung直接侵權成立，以及裁定86萬美元損害賠償，Chung在地院程序中不斷地提出抗辯，都被否決，因此上訴CAFC。

上訴議題雖質疑地院直接侵權的判決，但是因為證據不足證明地院有濫權裁定的問題。本篇議題就是第二個爭議：陪審團裁定的損害賠償金額計算是否符合35 U.S.C. § 287專利標示與告知的規定。

根據35 U.S.C. § 287規定，專利權人，若有製造或販售（包括進口、要約）專利物品必須在專利物品上標示專利資訊，或是告知侵權者相關專利權以能主張損害賠償，反之，若沒有達成告知義務，就不能主張損害賠償，直到告知為止。

本案中，專利權人Lubby先聲奪人，主張Chung並沒有證明銷售物品是他相信未專利標示的物品。然而，法律是規定專利權人有責任證明其符合專利標示與告知的規定，法律的規定是僅要求被告侵權者最低的要求，僅需針對專利權人是否有告知被授權人販賣了未專利標示所宣稱被侵權的商品提出證明。

CAFC顯然同意Chung已經符合其最低舉證要求，也就是Chung證明宣稱被侵權的商品在其網頁上並未標示專利號碼，因此這個標示與告知的責任影響了損害賠償的計算。

CAFC則判定，在原告提出侵權告訴的時間就是所述告知的時間點：January 26, 2018（“Filing　of an action for infringement shall　constitute . . . notice.”）。原告主張被告所未告知在專利核准領證時，但根據287(a)的規定，所述告知(notice)是基於「侵權」的通知，而非僅基於專利的存在。

因此，原告主張的損害賠償因為相關被侵權商品並未專利標示而無法主張更早的時間點，使得CAFC裁決損害賠償計算應該從原告提起侵權訴訟開始計算。

CAFC教我們如何主張侵權賠償：根據35 U.S.C. § 287(a)規定的真實告知（actual notice），專利權人應告知疑似侵權者相關專利的資訊，以及相關侵權行為，專利權人應提出「減少侵權」的提議，如接受授權、停止侵權行為或其他。而相關法律的規定並非是被告是否知道有侵權任何專利，而是規範專利權人要符合告知義務。 

其實最後都是「證據」的問題，即便原告極力證明在更早的時間被告「已經被告知」侵權，但證據始終無法讓CAFC法官認同，侵權賠償計算並不是基於被告是否知道有相關專利，如專利公告時。

CAFC判決：同意地院陪審團判決侵權成立的決定，但如本案主要議題，但判定損害賠償的時間點有誤，應該基於被告Chung被告知的時間，因此這部分發回地院重新計算侵權物品的數量，以合理計算損害賠償金額。

my two cents:

閱讀本案判決時，有個特別的地方是，被告其實在某個時間點"有被告知不能侵權"的信息，這點在判決文後Newman法官提到，雙方是有合作的，還簽有合約，不過是「保密與不揭露合約」，因此應該是這個合約保護了本案被告。

侵權與否就看專利權，查是否被告侵權物落入專利範圍中，後續可能還會有授權金額的談判；但損害賠償的計算則是針對「實際損害」的計算，因此原告(或被授權人)本身要提出宣稱被侵權的產品，以及有告知被告的義務，包括專利標示。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2286.OPINION.9-1-2021_1827960.pdf（備份：https://app.box.com/s/dqijlil2d2gegddlnp9sr4h5dizya483）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2021/09/marking-back-damages.html

Ron

未適當標示專利的損害賠償爭議 - Packet Intelligence v. NetScout Systems (Fed. Cir. 2020)

本篇討論未適當標示專利的損害賠償爭議 - Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc. (Fed. Cir. 2020)，而本篇討論的是「專利標示」的重要性，也就是原告主張的「訴前損害賠償（pre-suit damages）」，然而，當涉及專利權為方法專利時...。

案件資訊：
原告/被上訴人：PACKET INTELLIGENCE LLC
被告/上訴人：NETSCOUT SYSTEMS, INC., NETSCOUT SYSTEMS TEXAS, LLC, FKA TEKTRONIX TEXAS, LLC DBA TEKTRONIX COMMUNICATIO
系爭專利：US6665725; US6839751; US6954789
判決日：July 14, 2020

案件源自Packet Intelligence對NetScout公司提出侵權告訴，NetScout提出專利無效請願，但失敗，地院陪審團判決被告NetScout損害賠償達5.75百萬美元，法官再追加2.8百萬美元，被告上訴CAFC。

系爭專利US6665725關於網路封包傳遞協定的方法，方法如接收封包，也同時接收到對應特定通信層的通信協定描述，如果其中有下層協定，將依照所提出協定運作；US6839751關於分析流通到特定節點封包資料的方法；US6954789關於測試通過特定節點封包的方法，也就是通過解析封包，將結果記錄起來，查看其中資料流，如果為新的資料流，即儲存並辨識其中資訊。三者皆為關於處理資料流（特別指來往對話的資料流）的方法專利，即便專利範圍有些硬體的描述，都建立在方法流程上。



被告產品為NetScout’s “G10” and “GeoBlade”：

（截圖自：https://www.netscout.com/product/iris-geoprobe）

-------------------
訴訟涉及的法條為35 U.S. Code § 287(a)，規範損害賠償的規則，然而也規定「專利標示」的重要性 -- 若其中有「標示錯誤（沒標示）」的問題時，專利權人不見得可以獲得損害賠償，除非可以證明侵權者已經被告知侵權，並繼續侵權行為（"damages may be recovered only for infringement occurring after such notice"），如此也才能提起訴訟。
35 U.S. Code § 287.Limitation on damages and other remedies; marking and notice
(a)Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

-------------------

CAFC階段：

關於侵權議題，被告NetScout主張其產品沒有侵權，在解釋專利範圍時以及查看實質證據時，CAFC同意地院判決，侵權成立。

另有專利適格性的議題，採用Alice判例產生的TWO-STEP測試，法院同意專利權人主張其專利解決了「具體」的技術問題（"solving a discrete technical problem"），也就是網路節點彼此之間資料流的技術問題，系爭專利範圍也界定了特定技術解決方案（"specific technological solutions, such as identifying and refining a conversational flow"），因此系爭專利並非涉及「抽象概念」（step one of Alice rule），其實這個適格性流程就可在此打住，不過法院還是提到，即便專利涉及抽象概念，在step two的測試中，專利範圍發明也非習知、常規或是相關技術領域人員已知的技術（"conventional, routine, or well-known by a skilled artisan at the time of the invention"）。（編按，本篇主要討論專利標示，但是專利適格性討論還是佔了頗大的篇幅，而且挺有意思的，有興趣者可以拿來參考查閱。）

（編按，當討論到專利適格性議題是，目前的趨勢不再僅是法律議題了，漸漸地，實務上也參考專利範圍是否是「實質解決技術問題、具有技術手段、是否改善電腦技術」，如本篇系爭專利關於網路上資料流的處理，足以支持其專利適格性的辯論）

另有102議題，就不討論了。

不過主要是「損害賠償」的議題，判斷損害賠償時，涉及「訴前損害（Pre-suit damages）」以及「訴後損害（Post-suit damages）」，地院判決訴前損害賠償為$3.5 million，訴後損害賠償為$2.25 million，這關於授權的問題，法院還追加$2.8 million，這因為有蓄意侵權的問題。

到了CAFC，部份否決。

損害賠償在此案中即涉及「訴前」是否專利權人在其相關專利產品有標示系爭專利（patent marking）？

被告NetScout主張因為專利權人（原告Packet Intelligence）沒有適當地在相關產品（專利已授權給Exar, Cisco, and Huawei）上標示其為「專利產品（patent-practicing products）」。特別的是，這時有關於專利本身的類型，其中'789專利除了方法專利外，還有類裝置的範圍「packet monitor」，比較硬一點，這時，專利權人認為若專利產品沒有標示'789，希望法院還是要認同另外兩案'725與'751（方法專利）沒有受到專利標示的限制！

特別的是，若專利權人有相關「專利產品（patent-practicing products）」才會有此「專利標示」的議題，若專利權人要排除自己有系爭專利相關產品的問題時，還要舉證被告指出的產品並非專利產品。（編按，這個議題算是重要，可以註記一下）

然而，被告也有舉證責任：




如此，法院就在原告、被告舉出證據來判斷是否被告（被告侵權者）需要負擔「訴前」損害賠償，這時搬出的專家證人與證據就變得重要，判決表示，由於原告證據無法證明其通過專利標示或是其他方式讓被告知道專利侵權的可能，無法證明某些產品並非實現'789專利，法院即認定被告並不需要擔負「pre-suit damages」。

如此，「方法專利」呢？

相對原告認為另外兩案'725與'751仍可主張「pre-suit damages」，因為被告主張沒有證據顯示被告使用了侵權產品，法院認定可以執行專利流程的被告產品（accused product）（表示還是算侵權，不過...）並未直接侵權，因此計算損害賠償時，不能直接計算販售的損失，而被告所有認定侵權的行為都是「訴前」的測試、用戶訓練上，因此沒有證據顯示被告應擔負「訴前損害賠償」。



這部份判決是：即便原告已經證明被告產品侵權，但是因為上述種種理由，仍不得主張「訴前損害賠償」。


CAFC同意被告有「蓄意侵權」的結論。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2041.OPINION.7-14-2020_1618468.pdf（備份：https://app.box.com/s/4z768xz8plmamhuynkrn4ghpvxxqboko）

my two cents:
本案意見落實了專利除了「排他」，還可以「保護」，也就是專利權人有自己的「專利產品」的話，還多了要「專利標示」的責任，特別是裝置專利，但針對方法（可能如本案所爭議的，可以不用標示在專利產品上），方法專利的標示可參考adobe系列產品的標示方法，應該可稱為「虛擬標示」，可參考曾經報導的內容：

- 虛擬標示筆記 - 美國（https://enpan.blogspot.com/2018/06/blog-post_29.html）
- Virtual Patent Marking（虛擬專利標示）（https://enpan.blogspot.com/2013/08/virtual-patent-marking.html）

相關報導還有：
- 有否專利標示或告知會影響賠償計算 - Rembrandt Wireless v. Samsung (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/04/blog-post_20.html）

參考資料：
https://www.patentdocs.org/2020/07/packet-intelligence-llc-v-netscout-systems-inc-fed-cir-2020.html
https://patentlyo.com/patent/2020/07/federal-circuit-eliminates.html

Ron