非註冊制的Trade Dress有效的要件 - TOYO TIRE CORP. v. ATTURO TIRE CORPORATION (Fed. Cir. 2024)

案件資訊：
原告/上訴人：TOYO TIRE CORP., TOYO TIRE U.S.A. CORP. (Toyo)
被告/交叉上訴人：ATTURO TIRE CORPORATION (Atturo)
被告/被上訴人：SVIZZ-ONE CORPORATION LTD.
判決日期：October 4, 2024

本案緣起Toyo於地方法院對Atturo等人提出「外觀商標（trade dress）侵權」訴訟，Toyo認為Atturo侵害其trade dress - Open Country Mud Tire (OPMT)，而Atturo提起"federal trademark liability/聯邦商標責任"反訴，主張Toyo違反Lanham Act 43(a)(1)(B) - false designation of origin/虛假原產地標示，以及以下幾點主張：(1)妨礙合約；(2)妨礙為商業未來的預期；(3)不當得利；(4)不公平競爭；(5)誹謗；以及(6)對IDTPA（伊利諾州欺騙行為法案）規定的責任。

地方法院簡易判決中，認為Toyo在事實探索時並未充分指明其主張的外觀商標（trade dress），判定Toyo所主張的trade dress無效，理由是其trade dress是功能性的，且沒有第二含意（secondary meaning，這是涉及商標被長期使用後產生的識別性）。

但是，地院陪審團針對Atturo的反訴主張卻判決$10 million補充賠償以及$100 million懲罰性賠償，但金額最後是沒有這個高，法院主動因為一些理由降低賠償。

雙方都上訴。

輪胎公司Toyo主張的trade dress就是輪胎 - OPMT，其中胎紋影響輪胎的牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）等功能，或其組合。

Atturo是輪胎設計、行銷與進口商，2012年雇用外部顧問開發輪胎 - Trail Blade M/T (TBMT)，與OPMT外觀比對如下：

（編按，就輪胎胎紋外觀來看，細節不同，但整體塊狀用於排除泥巴的突起結構與溝紋是很相近的。）

---平行事件---
事實上，本訴訟平行有Toyo向ITC提起的禁止超過20個被告進口（基於設計侵權）產品的訴訟，不過多數都和解收場，被告都同意停止販售侵權產品，但當中卻沒有對本案被告Atturo提起ITC調查。特別的是，Toyo在ITC和解內容中還要求一些額外並未在ITC訴訟中提起的輪胎也應停止販售，被告們也都同意，而這些被額外禁止販售的輪胎即包括本案被告侵權產品 - TBMT。

當ITC行政法官要終止ITC調查時，Toyo卻終止和解程序（中間過程不在此贅述），使得Atturo要求ITC重審和解書，並請求各個單位確認是否有不公平競爭的情事。
---------------

Toyo原本提起的上訴CAFC議題包括：設計專利侵權、外觀商標侵權與其他，但之後限縮到外觀商標侵權議題。

特定產品trade dress的權利涵蓋設計、商標等視覺上識別度所形成的trade dress權利範圍，原告標示出重點特徵：

地方法院在事實探索階段基於以上原告標示形成trade dress的特徵（二維trade dress）向原告提出要求指定OPMT應排除trade dress的部分，因為如果排除輪胎的二維特徵，就只能主張其三維特徵，比對範圍相對小。但Toyo拒絕，也拒絕承認其trade dress僅限定在二維特徵上，強調也包括其三維結構上，如上述Image C所示。

在此強調的是，產品建立trade dress（無須註冊）需要證明其非功能性（nonfunctional），並應形成第二含意。而原告重頭到尾並未指出其主張的trade dress一個明確的範圍，使得整個主張模糊不清，並且法院認為原告的邏輯不通，甚至也不能證明地方法院的判決具有偏見（偏袒被告）。

其中，當判定原告主張的trade dress僅涵蓋其輪胎的二維特徵，加上Toyo的功能性專家證詞也表示輪胎的二維表面作為其trade dress範圍，以及第二含意也僅限定在輪胎表面胎紋的設計上。因此，CAFC判決地方法院判決並沒有濫用裁量權，並且同意地方法院判定其trade dress應排除OPMT的二維特徵。

如此，地方法院判決本案原告主張的trade dress為功能性特徵，更因缺乏第二含意，因此判定trade dress無效。

在此補充的是，根據以上資訊可知，當特徵為功能性，就無法主張trade dress，相關產品也就不能受到商標保護，而國會進一步提出判斷商品是否屬於功能性會考量以下幾個判斷因素：

(1)相應的發明專利描述了產品設計特徵的功能；(2)非專利的設計元件的實用特性；(3)吹捧的物品設計元件的實用優勢；(4)針對物品的目的是否難以有替代的設計；(5)設計特徵的對物品的銷售量與成本。

因為已經排除輪胎OPMT的二維特徵，僅針對其三維設計判定產品屬於功能性設計，且沒有形成第二含意，CAFC同意地方法院判決Toyo的trade dress無效。（本篇僅涉及trade dress議題）

my two cents:
就輪胎而言，二維胎紋結構特徵比較可以解釋是非功能性特徵，本案原告被逼著僅能以“三維立體”的結構特徵作為trade dress的特點，而立體結構特徵就被解釋為功能性的特徵-牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）。

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1817.OPINION.10-4-2024_2396541.pdf（備份：https://app.box.com/s/0ikpx3etjxkkn3j4b8lsk6cw7kgaswha）

Ron

外觀商標與其是否是功能性外觀的討論 - SoClean, Inc. v. Sunset Healthcare Solutions, Inc. (Fed. Cir. 2022)

案件資訊：

原告/被上訴人：SOCLEAN, INC.

被告/上訴人：SUNSET HEALTHCARE SOLUTIONS, INC.

系爭商標：No.6,080,195

判決日：November 9, 2022

本案緣起侵權訴訟被告Sunset（以自己的品牌販售商品）針對地方法院同意原告SoClean請求而發出的「初步禁制救濟（preliminary injunctive relief）」的決定提起上訴。

醫療設備公司SoClean為「Continuous Positive Airway Pressure ("CPAP")」機器提供消毒裝置，本案被告Sunset原本是其中之一經銷商，SoClean本身擁有本案系爭商標No.6,080,195，商標圖案是一種用在消毒裝置中可替換的過濾器。

原告SoClean先對Sunset提出兩件專利侵權訴訟，很特別的，第二件專利侵權訴訟改成商標侵權訴訟，地方法院將兩件合併審查。

訴訟審理中，SoClean向地院提起初步禁制救濟請求，要求Sunset禁止使用、販售、提供銷售合約或製造上述圖式相似的過濾器，地院基於訴訟可能勝訴、考量公眾利益與有不可回復的傷害的假設同意發出禁制令，禁止Sunset以自己的品牌販售相關產品。

案件上訴CAFC。就CAFC而言，就是審理地方法院是否有濫權發布禁制令的問題。

法院重申發出初步禁制令的四個要件：

(1) a likelihood of success on the merits of its claim; （likelihood-of-success factor，訴訟成功的可能）

(2) a likelihood of irreparable harm in the absence of preliminary relief; （若少了禁制令會產生不可回復的傷害）

(3) that the balance of equities tips in its favor; and （權衡各種因素後傾向發出禁制令）

(4) that the injunction is in the public interest. （禁制令符合公眾利益）

（重要的是前兩點）

Sunset提出兩個涉及"likelihood-of-success factor"主張：

(1) 因為系爭商標缺乏第二含意（secondary meaning，這是涉及商標被長期使用後產生的識別性 (補充：指原來不符合商標使用或註冊條件的文字、圖形或其組合，因被長期與某種商品或服務結合使用，具備了與這些文字、圖形或其他構成要素的通常意義不同的含義。)），因此地院不當判定SoClean會勝訴；

(2) 地方法院錯誤地認為相關過濾器有其他替代設計（也就是被告認為系爭商標的過濾器外觀為功能性特徵）。

(1)（重要）關於Secondary meaning，法院認為，SoClean所提出的外觀商標（trade dress）是一種商品外觀的商標，而這必須要具有"secondary meaning"才能受到保護。（"There is no dispute that SoClean’s trade dress is a product-configuration trade dress, so it is only protectable “upon a showing of secondary meaning.” See Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. (2000)）。可參考過去報導：Trade Dress（外觀商標）（https://enpan.blogspot.com/2012/08/trade-dress.html）。

關於secondary meaning有以上共識，但是本次系爭商標是註冊商標，註冊商標考量的是"prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark"，並不是長期使用形成的secondary meaning。

判決文中的一個重要的註腳：

Sunset根據15 U.S. Code § 1119要求地方法院如果註冊商標有瑕疵應該去校正，然而，CAFC認為Sunset有舉證責任，且SoClean沒有需要證明甚麼，因此判決地方法院並沒有因為拒絕審理審查商標權過程而有濫用裁量權的問題。

15 U.S. Code § 1119 - Power of court over registration

In any action involving a registered mark the court may determine the right to registration, order the cancelation of registrations, in whole or in part, restore canceled registrations, and otherwise rectify the register with respect to the registrations of any party to the action. Decrees and orders shall be certified by the court to the Director, who shall make appropriate entry upon the records of the Patent and Trademark Office, and shall be controlled thereby.

如此，被告Sunset認為法院應該判定商標權是否有效，但這是錯的，商標的有效推定並非有條件的（"The presumption of validity is not conditional"，這成為ipwatchdog的標題），就法院而言，既然有效就是推定有效，沒有特定例外。

表示被告Sunset主張的Secondary meaning弄錯方向，並非要求法院要去審查商標權是否有問題，而是被告應該要提出證據挑戰系爭商標。

(2)（重要）關於地方法院要求Sunset舉證要滿足"嚴格的證據要求"（"vigorous evidentiary requirements"），但CAFC認為不是這樣，要挑戰註冊商標權，就提出商標無效的優勢證據（"preponderance of the evidence"），更不是針對系爭商標的secondary meaning。

（編按，由於Sunset弄錯方向，不應針對系爭商標的secondary meaning，地院也基於錯誤法律基礎審理本案，即便審理了被告"模棱兩可"的證據，都不符合優勢證據的要求，但CAFC認為這是無害的錯誤（"harmless error"）。）

但結論至少是，SoClean成功地抗辯Sunset的系爭商標缺乏Secondary meaning的主張，成功捍衛自己的商標權。

最後討論，當商標為功能性的，是否還具備合法性？

（重要）系爭商標屬於一種外觀商標（trade dress），具有功能性（編按，設計專利有此議題，純粹功能性外觀創作性就低）。引用Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc. (2001)等案例，產品特徵是功能性的，如果實質上是其物品的用途或是影響物品的成本或品質，就不能用作商標。反之，如果僅是包括了功能性特徵，或是功能性特徵的組合使得結合本身非功能性，還是可以成為註冊商標。

就來看系爭商標是否本身是功能性，或是已經通過組合變得並非純粹的功能性外觀？

('195)

這是個過濾器，CAFC先表示地院並非認定系爭商標外觀為功能性，而是認為證據顯示商標外觀並非全部是功能性的，也就是地院的意思是系爭商標外觀包括功能性與非功能性的特徵，但這已經足以具備註冊商標的條件。

CAFC的結論是，基於以上討論，SoClean有勝訴可能，也就滿足不發出禁制令有無法回復傷害的推定，Sunset也沒有對此推定提出反駁，符合上述發出初步禁制令的四個要件的前兩個，也就經權衡各種因素與公眾利益，同意地院發出初步禁制令的判決。

my two cents:

這案看出主張缺乏secondary meaning的困難度，因為證據需要優越性，還有這類挑戰缺乏法律的支持。

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2311.OPINION.11-9-2022_2031039.pdf（備份：https://app.box.com/s/jwwdicy9bhventpkkug7zc5920r66e9v）

參考資料：https://ipwatchdog.com/2022/11/09/federal-circuit-affirms-preliminary-injunction-cpap-company/id=152857/

Ron

發明人文件不確實形成的訴訟阻礙 - BobCar Media v. Aardvark (S.D.N.Y. 2018)

本篇討論的議題是發明人文件不確實形成的訴訟阻礙 - BobCar Media v. Aardvark (Southern District Court of N.Y., 2018)，訴訟中，多少證據講多少話，至少這是一個不變的原則，但也會形成鑽牛角尖的訴訟困擾，當一方在提交文件上有缺失時，特別是原本的訴訟姿態是強力而全面時，被告的一方將會窮盡一切能力找出其中弱點，一點點缺失也可。本案討論的就是這樣，即便原告可以補件，但是訴訟第一時間的缺失形成極大的困擾。

地院階段：

案件資訊：

原告：BOBCAR MEDIA, LLC

被告：AARDVARK EVENT LOGISTICS, INC.

系爭專利：US7,942,461; US8,220,854; US8,690,215; D652,353; D678,823; D736,675

判決日：December 7, 2018

April 20, 2016

Bobcar向Aardvark提起侵權議題：

35 U.S.C. § 271 Infringement of patent

15 U.S. Code § 1125 False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

專利侵權、商標(trademark, trade dress)侵權、不公平競爭

Aardvark反訴Bobcar，提起確認之訴：系爭專利無效、專利與商標侵權不成立，以及沒有不公平競爭。

September 7, 2018

Aardvark修改訴狀，主張Bobcar並沒有擁有所提出的系爭專利，缺乏訴訟立場（lack of standing）。

系爭專利有關移動式展示間，如：

US7,942,461

D652,353

D736,675

Aardvark聰明地查閱這些系爭專利，'461發明人列有Benjamin Cohen, David Hazan，其餘5件的發明人也一樣列舉相同發明人，後續5件也是'461的延續案，如D652,353就為'461的CIP案（編按，算特別，延續案為設計，為其發明母案的CIP案~）。

通過事實的探索，Bobcar並沒有提出發明人簽署的讓渡書(相關副本)，而發明人挺身而出說明很多年前已經在專利申請時簽署讓渡給Bobcar，也同意Bobcar就是這些專利的擁有人。

關於訴訟立場的證明，原告在提出訴訟時就有責任以優越的證據表明自己司法立場（by a preponderance of the evidence），一般來說這不會是主要議題，但是，一旦被告提起相關請願，司法文件變得十分嚴肅，本案問題就是提起訴訟的當下，Bobcar並沒有讓渡文件，但主張即便這樣仍保有訴訟立場(其實證據就在提出中)。

這也變成本案主要爭議，即便原告可以提出有效證據，但對於當下訴訟而言，卻因為第一時間的缺失（缺乏紙本文件）變得尷尬。

這些議題有不少前例可循，當原告抓住這個缺失猛攻，確實對原告造成不小的困擾！

Bobcar第一時間並未提交讓渡證明文件，也承認因為文件遺失，無法提交最初申請時的讓渡文件，法院也傾向判定Bobcar缺乏訴訟立場。不過，在最佳證據規則下（the “best evidence” rule），法院也提供Bobcar機會補件。若未在法院指定時間前補件，本訴訟案將被撤銷。

Bobcar"好戰"的反應卻是上訴CAFC，不過，不幸的是，CAFC並未真正受理，案件也隨之變得複雜到尋求最高法院意見，議題也有有所不同。

CAFC階段：

（沒有意見，Rule 36）

最高法院階段：

地院法官同意BobCar補件，但BobCar直接上訴CAFC，不過卻也遭遇無意見駁回，案件目前進入最高法院，提出的議題針對Rule 36是否違法。

1. 是否CAFC可以用一句話就駁回上訴（就確認地院判決）？

2. 是否使用Rule 36可以沒有解釋就做出駁回憲法賦予權利與私權的決定？

3. 是否使用Rule 36就可以沒有解釋就不考慮上訴案件？

地方法院判決：https://cases.justia.com/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2016cv00885/453160/111/0.pdf?ts=1544265987

上訴CAFC後直接以Rule 36確認地院意見：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1847.RULE_36_JUDGMENT.3-5-2021_1743258.pdf

Ron

Skechers的Onix侵害了Adidas的Stan Smith的Trade Dress - Adidas America, Inc. v. Skechers USA, Inc. (9th Cir. 2018)

本篇報導的法院意見算是一本商標侵權教科書。

"Trade Dress"定義：整體產品的「非功能性的特徵的商標，包括物品與服務，特別是產品的包裝顏色、設計」，可參考：http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_dress。

當商品成功建立Trade Dress，即使沒有申請商標，在商業競爭上有一股無形的價值與力量，本案就是一個經典的例子。

本部落格有些討論Trade Dress的內容：

－再探Trade Dress - 回頭看Apple v. Samsung有關Trade Dress的訴訟議題（https://enpan.blogspot.com/2016/04/trade-dress-apple-v-samsungtrade-dress.html）

－歐洲TradeDress筆記（https://enpan.blogspot.com/2016/05/tradedress.html）

－Adidas告Skechers侵害「trade dress」（https://enpan.blogspot.com/2016/01/adidasskecherstrade-dress.html）

關於Trade Dress資料，亦可參考：https://www.upcounsel.com/trade-dress

案件資訊：

原告/被上訴人：ADIDAS AMERICA, INC.; ADIDAS AG; ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.

被告/上訴人：SKECHERS USA, INC.

系爭Trade Dress：Stan Smith

本案緣起Adidas於地院向Skechers提起侵害「trade dress」告訴（可參考過去報導：https://enpan.blogspot.com/2016/01/adidasskecherstrade-dress.html），經地院判決Skechers已經削弱Adidas的Stan Smith球鞋trade dress以及Adidas三條線商標價值，對Skechers發出初步禁令（禁止販售侵權商品：ONIX鞋）。Skechers提起上訴。

要成功地以Trade Dress贏得訴訟，需要大量的證據，包括銷售證據、證明其識別性與公眾的喜愛，商業成功的證據，當然，歷史悠久的鞋款（1970年代出現的Stan Smith鞋款，在2014年還可以得到銷售冠軍，全世界賣出4千萬雙）更是有力的證據。

並且，Adidas本身就是知名球鞋廠商，擁有"三條線"商標，Adidas主張的Trade Dress商品與被告Skechers商品比對：

Adidas還另外提出三條線商標侵權案：

要讓法院發出初步禁制令（preliminary injunction），至少要證明「likelihood of success on the merits（勝訴的可能性）」與「irreparable harm（不可回復的傷害）」，相關要件如下：

1. 侵權訴訟應該會成立（That there is a substantial likelihood of success on the merits of the case）。
2. 如果不核發禁制令會導致實質不可回復的損害（That they face a substantial threat of irreparable damage or injury if the injunction is not granted）。
3. 權衡損害後站在提出初步禁制令的一方（That the balance of harms weighs in favor of the party seeking the preliminary injunction）。其實，如果經判斷符合上述兩個條件，判決將傾向原告，也就是提出禁制令的一方，而核發初步禁制令。
4. 核發禁制令時應有利於大眾（That the grant of an injunction would serve the public interest），這點比較難判斷，比如這件答辯：http://enpan.blogspot.tw/2014/04/edwards-life-scoence-v-corevalve-and.html。

本案上訴法院就審理地院判定同意原告證明其「likelihood of success on the merits（勝訴的可能性）」與「irreparable harm（不可回復的傷害）」兩個發出初步禁制令的要件。

針對"Onix v. Stan Smith"：

i. Likelihood of Success on the Merits

法院引用前例，所謂外觀商標（trade dress）就是商品呈現給消費者的元素，如商品的形狀與設計，要證明trade dress侵權，原告要證明：(1)trade dress非功能性；(2)trade dress具有第二含義（secondary meaning），就是消費者通過商品就可以識別出背後的來源；(3)原告與被告商品之間有混淆的可能性。

就原告自1970年代就有的知名鞋款-Stan Smith而言，早已建立了經典地位，明顯地具有第二含意。就連Skechers的仿製也是證明Stan Smith第二含意，判決文中提到，Skechers在販售ONIX鞋款時，在網站上置入一個標籤tag，引導消費者搜尋"adidas stan smith"就可以找到ONIX。

上訴法院同意地院判定Stan Smith具有第二含意。

至於消費者是否會在原告與被告鞋款上有混淆的問題，法院考量的因素有：trade dress的強度、雙方trade dress的相似度、實際混淆的證據、行銷通路、商品型態與消費者在意的程度，還有被告選擇其商品trade dress的意圖。(稱Sleekcraft factors)

法院認為，雙方鞋款很相似，差異僅次要，如logo，因為相似度很高，因此會產生混淆，同意地院意見。

ii. Likelihood of Irreparable Harm

甚麼是「不可回復的傷害」？法院通過前例說明就是失去對商譽的控制和商譽受損就構成不可回復(無法彌補)的傷害（"evidence of loss of control over business reputation and damage to goodwill constitute irreparable harm"）。

地院判定，如果不發出禁制令，Skechers的ONIX讓Adidas商譽遭受不可回復的傷害，如果市面上都是仿冒Adidas知名的鞋款，確實會讓Adidas產生商業上的損失，包括相關行銷、媒體等地花費，稱無形的損失（“intangible injuries"），上訴法院同意地院判決。

針對Skechers "Cross Court" 鞋款的商標侵權議題：

i. Trademark Dilution

關於商標侵權議題，也是討論到商標之間產生的混淆，以及是否削弱了原告的商標權。因為Adidas的三條線商標太過知名，商標圖形本身也很簡潔，使得即便被告商品的標誌有些差異，仍讓法院有空間去判定兩者相近。這裡有一句話：大量廣告支出的證據可以轉換將暗示(suggestive)的標誌轉變為強烈的標誌（"Evidence of substantial advertising expenditures can transform a suggestive mark into a strong mark."）。顯然，法院認同Adidas的三條線商標都具備概念上與商業上的強度。

因此，上訴法院同意Adidas證明侵權成功的可能性（"likelihood of success on its trademark infringement claim."）。

對於「Trademark Dilution」，商標稀釋(削弱價值)定義是降低知名商標識別和區分其商品或服務的能力，不論雙方是否是競爭對象，或是是否有造成混淆、錯誤或是欺騙。

（"Dilution is ‘the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of—(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.’"）

根據案例Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc. (9th Cir. 2008)考量侵權行為是否造成商標稀釋的要件是：

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.（商標名稱與知名標誌之間相似度，是否會稀釋知名標誌的價值？）

(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.（知名標誌的顯著性）

(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.（知名標誌擁有人連結標誌實質排他使用的關聯程度）

(iv) The degree of recognition of the famous mark.（知名標誌的識別度）

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.（是否標誌的使用者有意建立與知名標誌的連結）

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.（標誌名稱與知名標誌之間的實際關聯）

針對以上幾點，法院並未逐條討論，只是因為Adidas的三條線商標已經具備極高的識別度，法院一致判定任何仿冒或相似的標誌都會稀釋到此商標的可能。

ii. Likelihood of Irreparable Harm

當法院判定商標侵權成立（判定對知名商標有稀釋的可能性），對於是否發出初步禁制令的判斷就要侵權行為看是否造成任何無法回復的傷害。

Skechers的"Cross Court"鞋款可參考以上截圖，是否對Adidas有傷害就看：是否"模仿得像而使得消費者會貶低Adidas的"三條線"的價值"？

Adidas主張消費者看到有人穿宣稱品質比較低劣的"Cross Court"鞋會連結到Adidas與其三條線商標。而此Adidas的主張的基礎是：Adidas比較高品質，Skechers比較低品質。

法院並不同意Adidas主張，理由是，即便Adidas可以證明他們將自己打造成優質品牌，但也不能證明Skechers的聲譽較差。法院針對Adidas提出證據的回應是：即便Skechers賣得比較便宜，但無法確定與品質相關，Skechers的訂價並非指出消費者對Skechers品牌的看法；就Adidas員工的看法是Skechers不如Adidas，但這並非一般消費者眼光。因此上訴法院並無支持地院判決，無法判定Skechers不具價值品牌。

再者，Skechers的"Cross Court"鞋款上設計有很多"Skechers"標誌，即便有三條有點可以聯想到Adidas商標的設計（商標侵權），但也不會讓消費者＂混淆＂這兩個品牌。法院用"違反直覺(counterintuitive)"形容Adidas提出的證據，法院反問很多問題，反過來證明，Skechers的Cross Court鞋款不會造成Adidas的損失，因為低劣品牌的鞋子怎麼可能會損害高級的Adidas？

顯然，"Cross Court"的問題不如"ONIX"，對於"Stan Smith"的地位不容撼動，不容仿冒，而"Cross Court"並不會造成Adidas不可回復的損害。

第九上訴法院部分同意地院判決，部分否決。

my two cents:

既然是在討論侵權行為是否稀釋知名品牌的價值，或是是否有對知名品牌有傷害，就可以用自己的眼光來看。就我的使用經驗（我非鞋控，舒適就好），不負責的個人觀點，目前穿的是Adidas在outlet/特賣買的鞋子，感覺比Skechers耐穿；以前全家曾經都一起穿過Skechers，兩者品質應該不容易分別，因為各有擅長，覺得Skechers的鞋款很多種、花花綠綠顏色很多樣，大人小孩很容易找到適合的鞋子。

對我來說，不會混淆。

第九上訴法院判決：https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca9/16-35204/16-35204-2018-05-10.pdf?ts=1525971651（備份：https://app.box.com/s/76x7015aq0cx77zhh1evshrxufcdz07k）

Ron

仿冒者勝訴的關鍵 - Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020)

本篇「仿冒者勝訴的關鍵 - Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020)」主軸討論「設計專利」侵權判斷最基礎的部分，雖有仿冒疑慮，但是判斷上僅針對其中新穎部分（編按，或者應該說，參考習知設計、裝飾性的特徵得出的新穎特徵），即便這個意見有爭議，但其中邏輯仍帶出十分重要的觀念。

Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：LANARD TOYS LIMITED
被告/被上訴人：DOLGENCORP LLC, JA-RU, INC., TOYS "R" US-DELAWARE, INC.
系爭設計：D671,167
判決日：May 14, 2020

本案原告專利權人的產品為「Lanard Chalk Pencil」，以下為amazon上的圖（但目前並未販售），看來是個給小朋友套在粉筆外殼畫圖用的holder：

（圖案截自：https://www.amazon.co.uk/Lanard-Chalkie-Pencil-colors-picture/dp/B017CAM88M）

對照Lanard自己的設計專利D671,167，設計專利是一種「粉筆的手持外殼（Chalk holder）」：


判決文中原告的產品、設計與著作權：


侵權被告Dolgencorp原本為Lanard的批發商，Lanard後來也開始將貨品賣給另一個玩具經銷商Toys “R” Us–Delaware, Inc.(TRU)。在2012年，冒出另一個被告Ja-Ru, Inc.，設計出與系爭設計很像的產品，如下。結果，在2013年底，原本購買Lanard產品的Dolgencorp與TRU轉而向Ja-Ru, Inc.購買這個"chalk holder"。


2014年，Lanard向以上三者提出告訴，議題涵蓋：(1)著作權侵權；(2)設計專利侵權；(3)外觀商標（trade dress）侵權；(4)不公平競爭。

在地方法院階段，被告們向法院提出簡易判決，地院判決：認為系爭設計不具新穎性，因此判斷Ja-Ru產品侵權不成立、著作權無效（因此侵權不成立）、外觀商標侵權不成立，且因為以上三個決定，也不構成不公平競爭！

Lanard Toys Limited對於地院"不可理喻"的判決提起上訴，案件進入CAFC。

CAFC階段：

設計侵權議題：
（重要）對於設計侵權判斷，採用兩部分測試：(1)解釋設計的保護範圍；(2)比對設計的保護範圍與被告產品設計，其中採用一般觀察者（ordinary observer）測試，也就是，以一般觀察者來看系爭設計與被告產品是否實質相同（substantially the same）？如果一般觀察者購買被告產品時，會以為是買了另一個，兩者為"實質相同"。（但要提醒的是，被告侵權物比對的對象是"系爭設計"，而非原告的產品。"(“We have long-cautioned that it is generally improper to determine infringement by comparing an accused product with the patentee’s purported commercial embodiment.” (citing Sun Hill Indus., Inc. v. Easter Unlimited, Inc., 48 F.3d 1193, 1196 (Fed. Cir. 1995)."）

"(1) the court first construes the claim to determine its meaning and scope; (2) the fact finder then compares the properly construed claim to the accused design."

（重要）設計專利權人Lanard主張：(1)地院錯誤解釋設計專利的保護範圍，認為其不當地排除其中功能性特徵，(2)還主張地院侵權比對時以element-by-element比對，而非以設計整體來看；以及(3)認為地院錯誤地僅以「設計新穎部分」作為衡量侵權與否的參照。

Lanard的主張關於「設計侵權比對」中很基礎的觀念：設計專利範圍是否要排除其中「功能性」特徵？是否僅比對設計中「新穎部分」而非針對整體來看？

CAFC判斷設計專利範圍的邏輯是，基本上以設計圖式為主，但會區分其中「裝飾性特徵」與「純功能特徵」（ornamental or purely functional），這部分參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"，Egyptian案也在許多經典案例中引用，算是經典中的經典。



本部落格中相關參考：
- 設計專利侵權判斷應排除功能性元件（或說元素）- 案例Richardson v. Stanley討論（https://enpan.blogspot.com/2015/08/richardson-v-stanley.html）
- 解釋專利範圍討論 - 源自Columbia Sportswear v. Seirus Innovative案例（https://enpan.blogspot.com/2017/10/columbia-sportswear-v-seirus-innovative_6.html）

- 設計專利侵權鑑定不一定採用「新穎特徵」的判斷步驟（https://enpan.blogspot.com/2016/09/blog-post_14.html）

系爭設計粉筆外殼手持裝置的功能元素就是這個「外殼」，考量其中功能特徵有：錐形外觀、長形、墊圈、橡皮擦與圓形開口等，而如地院所理解，其中每個功能元件中的裝飾部分還有：柱狀外觀、開槽外觀、錐體的光滑表面、逐漸變尖的錐體，還有彼此的比例。

基於以上設計專利侵權比對的觀念，CAFC與地院一致。

再來就是比對被"萃取"出來的設計特徵與被告侵權物，加上參考先前技術，看兩者是否「實質相同」？（同樣也參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"）

這時，CAFC法官考量了許多先前技術，包括審查階段的前案，以及被告侵權者提出的先前技術，法院發現，系爭設計的特徵在「其中部件之間的比例、尺寸、形狀與一些裝飾」，如此，使得系爭設計可以主張與被告侵權物相似的部分變得極其限定！



於是，CAFC採用「一般觀察者/普通觀察者」測試法，比對設計與被告侵權物，兩者很像，共用了許多特徵，但仍須考量設計中的「功能性元素」以及相關先前設計的特徵，當將這些特徵提醒一般觀察者注意，就得出被告侵權產品與系爭設計之間的明顯差別，使得法院最後判定系爭設計與被告侵權物並非「實質相同」。

即便從圖面上來看，系爭設計與被告侵權物是那麼相近，不仔細看也不曉得差異在哪裡？

但法院也釐清（公正地），一般觀察者仍需要根據事實發現（fact finder/factual findings）比對設計專利與被告侵權物整體設計的相似度，也不是僅比對其中裝飾性特徵的相似度（非逐元素比對）。

這裡有個超重要觀念：得出設計中功能性元素是正確的，但是比對時仍要以整體來看，不是逐元素比對。

"The trial court is correct to factor out the functional aspects of various design elements, but that discounting of functional elements must not convert the overall infringement test to an element-by-element comparison."

（重要）設計專利侵權判斷原則為以一般觀察者，參照習知設計，再查看系爭設計與被告侵權物的差異，當系爭設計與先前技術很接近，系爭設計與被告侵權物之間的小差異對一般觀察者而言就變得很重要。



依據以上原則（編按，以上論述就是設計專利侵權比對的核心），CAFC同意地院判決中的比對原則，也判決侵權不成立！

著作權議題：
著作權侵權成立要件：原告證明自己為有效著作權的擁有者，以及證明原創作品的構成要素被抄襲。

法院認為：系爭設計僅是一個粉筆外殼手持裝置，功能性地，人們的理解僅是關於其複製品，而非作品本身，所描述的特徵不是作品本身，不是著作權保護對象（"The pencil design does not merely encase or disguise the chalk holder, it is the chalk holder. When one imagines the pencil design as a separate work of sculptural art, one is merely picturing a replica of the chalk holder."）。

CAFC認為，如地院判決，原告並未證明自己擁有有效的著作權。也就是，原告不符著作權法中規範的作品的著作權人。（"The Copyright Act defines a “useful article” as “an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or convey information."）。



外觀商標（trade dress）議題：
要證明trade dress侵權，要證明三件事：(1)系爭設計與被告物之間有混淆的相似性；(2)外觀商標的特徵為主要非功能特徵；(3)外觀商標具有第二含意（second meaning/secondary meaning），也就是系爭設計讓大眾建立了一種識別性。
（"(1) that the trade dress of two products is confusingly similar; (2) that the features of the trade dress are primarily non-functional; and (3) that the trade dress has acquired secondary meaning."）

相關報導案例參考：
- 紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html）

- 商品獨特性建立第二含意的標準 - 外觀商標與時間的關係 - Converse v. ITC and Sketchers, New Balance, et al. (Fed. Cir. 2018)（https://enpan.blogspot.com/2018/11/converse-v-itc-and-sketchers-new.html）

系爭設計顯然沒有符合trade dress要件，不能讓消費者建立與設計廠商的識別性，未能建立secondary meaning，侵權不成立。

my two cents:
因此，如本篇標題「"仿冒者"勝訴的關鍵」在於「系爭設計」的多數設計元素都是習知設計，而細節可主張的特徵又很限定在某些特點，讓"仿冒者"放心地"抄"，或說，被告侵權物大概也是依照設計專利的樣式設計，但又很聰明地迴避其中特點，或是理解到可以仿製其中習知產品特徵。

其他如著作權、外觀商標，系爭設計不符侵權主張的標的。

乍看此案的判決，感覺有點扯，但經過以上討論與研究，再看看系爭設計審查時的先前設計，就覺得...法官算是很持平地作出這些判決，即便心裡想，原告被告之間的關係顯然有抄襲的意圖，但是，所抄襲的對象很沒有特徵，簡單迴避，或是連識別性都沒有，就...放心抄吧！

列舉一些審查階段引用的先前設計：
D60192


D255545


D305849


D333426


判決文：
https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/19-1781/19-1781-2020-05-14.pdf（備份：https://app.box.com/s/z2reskbqk65m6aotx8oom22mcby0okj2）

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2020/05/big-copycat-products.html
https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/05/rubric-design-patent-claim-construction-to-a-tee

Ron

商標、設計保護與佈局（上傳版講義）

商標、設計保護與佈局（上傳版講義）


https://app.box.com/s/w27dn4gjwpnr260p3v2zm2s8gopzioze

Ron

商標、設計侵權與不公平競爭訴訟筆記 - BMW v. TurboSquid, Inc.

本篇為課程為由回顧BMW v. Turbosquid訴訟而作出的筆記。

- 訴狀提出BMW的商標：


- BMW的Trade Dress：


- BMW的設計：


- 不公平競爭：


根據訴狀，BMW的主張是，由於被告並未獲得商標、外觀商標的授權，卻利用BMW相關商品獲利，已經對需要雇用大量員工、薪資與費用（如研發）的BMW公司的商譽與獲利造成傷害，造成不公平競爭的問題。



- 不當得利：
自然是因為未獲授權而從中獲利的原因。

- 設計侵權：
雖設計是針對BMW車輛，但是設計並未有尺度的限定，自然及於模型的範疇。

D473,165
D639,209
D664,896
D714,190
D714,687
D724,495

BMW主張多人共同侵權，包括商標、設計、外觀商標，以及不公平競爭，並請求法院對侵權產品發出禁制令。

BMW訴狀：

http://www.protectingdesigns.com/images/Nguyen-2016-05-09-bmw/2016-05-03-bmw-group-complaint.pdf

資料參考：
https://www.solidsmack.com/cad-design-news/bmw-group-sues-turbosquid-for-selling-3d-models-of-their-car-designs/

https://fieldofdivision.com/2016/06/18/bmw-v-turbosquid-virtual-patent-infringement/

過去報導：
BMW以商標、設計侵權與不公平競爭為由狀告TurboSquid（https://enpan.blogspot.com/2016/06/bmwturbosquid.html）







Ron

商品獨特性建立第二含意的標準 - 外觀商標與時間的關係 - Converse v. ITC and Sketchers, New Balance, et al. (Fed. Cir. 2018)

前言：

Sketchers在Nike、New Balance、Adidas運動用品大廠中竄起，接著就是會面對爭議，包括被告，也有回擊，就訴訟而言，運動用品比較多「設計」相關侵權訴訟，例如過去報導：品牌運動鞋之爭 - 設計專利侵權討論（https://enpan.blogspot.com/2016/01/blog-post_24.html）。

這裡討論到以產品設計、產品形象為主的品牌之爭，特別是一種品牌識別上頗有意思的「第二含意（Secondary Meaning）」，這是混合「商品設計/包裝/設計元素」與「識別標章/商標」件例的一種「Trade Dress（我翻為"外觀商標"，智慧局的文件沒有統一翻譯，直譯為「營業包裝、商品外觀或商品表徵」，updated on Sep. 23.2019）」而在消費者心目中建立的一種「識別元素」。

Trade Dress的定義：
"Trade Dress is regarded as product design and packaging together with product configuration and shape."

有關"TradeDress"的相關報導：
- 歐洲TradeDress筆記（https://enpan.blogspot.com/2016/05/tradedress.html）

有關「第二含意（Secondary Meaning）」的相關報導如：
- 紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html）
- 歐洲單一顏色商標筆記（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html）

"Trade Dress就是商標第二含意的實現（http://wiki.mbalib.com/zh-tw/商标第二含义），上網搜尋商標"第二含意"："第二含義商標，是指原來不符合商標使用或註冊條件的文字、圖形或其組合，因被長期與某種商品或服務結合使用，具備了與這些文字、圖形或其他構成要素的通常意義不同的含義。""

案例討論：

案件資訊：
上訴人：CONVERSE, INC.
被上訴人：ITC
參加人：SKECHERS U.S.A., INC., NEW BALANCE ATHLETICS, INC., FKA NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC., HU LIQUIDATION, LLC, FKA HIGHLINE UNITED LLC
判決日：October 30, 2018
系爭商標：U.S. Trademark Registration No. 4,398,753

本案開始於ITC案，ITC判定Converse鞋並未受到其商標的保護，並撤銷其Trade Dress No. 4,398,753註冊，也就判決相關參加人的進口商品並未違反Section 337 (Tariff Act of 1930, Investigations of Unfair Practices in Import Trade)。但也特別的是，ITC判定"如果商標有效"，被告商標侵權的Sketchers鞋子的商標侵權成立，這樣會顯得本次訴訟討論有點意思，其中涉及了「商標侵權與Trade Dress侵權」的判斷原則。（"The ITC nonetheless addressed infringement, finding that various accused products would have infringed Converse’s mark if valid."）

Trade Dress No. 4,398,753（owner: Converse Inc.）




對此判決，Converse上訴CAFC。

CAFC階段：

（重要，關於商品的獨特性連結到商品來源 - Trade Dress）這裡先提到「獨特性（ distinctiveness）」是商標（trademark）權取得的要件，參考了最高法院判例：Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205 (2000)，最高法院在此案產生的意旨是，「產品設計」沒有與生俱來的特殊性，而所謂獨特性（ distinctiveness）可以通過證明「第二含意（secondary meaning）」來得到，「第二含意」可以讓消費者根據商品的特色連結到商品的來源。

舉例來說，可口可樂的瓶身如果不打上「coca cola」商標名稱，還是可以判斷出這是來自可口可樂公司的商品，如此，這個商品就建立了「trade dress」。

就本案來說，「時間」成為商品是否成功建立Trade Dress的關鍵，商品的「第二含意」的發生應該在「侵權」事件之前，如果在之後，顯得之前已經有人有相近的商品或商標權，則無法證明該商品有「第二含意」。

法院在此提出一個「5年」的門檻（有侵權爭議的前5年），若一個商品獨家並連續使用了5年，可以假設其建立了「第二含意」。上述系爭商標（trade dress）註冊日是2013年9月10日，商標權人Converse Inc.爭辯不能以「註冊商標」來推定「商標是否有效」，也不應以商標註冊日來推定是否具有「第二含意」，並且USPTO核定商標時也不會去問是否之前已經有「第二含意」的相關資訊，這就是商標權微妙的地方。

（重要）因此，看來「商標的註冊」不會是「第二含意」的要件，而是「使用」！

如此，也使得本案商標權人Converse有了轉圜的餘地，CAFC法官提出6個商標/標誌是否具有「第二含意」的因素。

ITC使用7個條件：
(1) the degree and manner of use; （使用的程度與方式）
(2) the exclusivity of use; （使用的排他性）
(3) the length of use; （使用的時間長度）
(4) the degree and manner of sales, advertising, and promotional activities; （商品販售、廣告與行銷活動的程度與方式）
(5) the effectiveness of the effort to create secondary meaning; （建立第二含意獨特性的努力）
(6) deliberate copying; and （是否有蓄意仿製）
(7) association of the trade dress with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys)（外觀商標連結到特定來源（透過市調））

（重要）CAFC指示下，有6個條件：
The Standards for Determining Whether A Mark Has Acquired Secondary Meaning:
(1) association of the trade dress with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys); （外觀商標（商品）連結到特定來源）
(2) length, degree, and exclusivity of use;（使用排他性、長度與程度）
(3) amount and manner of advertising; （廣告量）
(4) amount of sales and number of customers; （販售量與消費者數量）
(5) intentional copying; and （蓄意仿製）
(6) unsolicited media coverage of the product embodying the mark.（媒體自主報導有關此商標的商品）

CAFC法官認為ITC過於著重早於商標註冊日之前的「第一次侵權使用」的使用證據，上述第(2)點「使用排他性、長度與程度」應該要參考使用者使用的證據，特別是在「侵權議題」產生前商標權人與其他人的使用。

Lanham Act 2(f)


除了已註冊商標，若要回溯到過去的使用證明「第二含意」（商品建立的Trade Dress較倚賴第二含意），這個判斷商品與商標（針對未註冊的商標的證明）是否具有「第二含意」的期限為「5年」（1946年Lanham Act），這裡還提到1905年是10年。



其實，這裡也提醒我們，商品可能與「商標」沒有一樣，但實質相似仍可能建立了「第二含意」，也就是本次ITC決定被駁回的主因，因為它並未考量商品與商標「實質相似」的情況。

CAFC判決：由於ITC並未證明商品在註冊前是否建立「第二含意」就判決商標無效，撤銷原判決，並發回重審，也要求給商標權人機會證明該商品在被告侵權使用前已經建立「第二含意」。

my two cents:
本篇教示我們一個商品要成為企業具有識別性的商品（trade mark），有待時間考驗，以及這段時間如何使用的證據。此案中，ITC表明，如果商標有效，侵權成立，這也讓Converse在回頭的訴訟處於有利的一方，就看日後提出使用證據，商品是否與商標實質相似。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2497.Opinion.10-30-2018.pdf
（備份：https://app.box.com/s/30qgjoas2r4eclm1dpo5oibt6l135pdm）

參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/10/secondary-infringement-redefined.html

Ron