基於普通觀察者的設計新穎性與創造性判斷 - LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC (Fed. Cir. Jan. 20, 2023)

案件資訊：

上訴人/IPR異議人：LKQ CORPORATION, KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES, INC.

被上訴人/專利權人：GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC

系爭設計：D797,625（IPR2020-00534）

判決日期：January 20, 2023

系爭設計關於車輛前葉子板：

LKQ對系爭設計提起IPR無效程序，PTAB判定LKQ並未提出證明系爭設計不具新穎性與非顯而易見性的優勢證據（preponderance of the evidence）。

設計專利權人GM生產車輛，LKQ則是修理車輛部件的公司，如本次爭議的前葉子板（front fender）。GM與LKQ原本簽署設計授權合約，合約於2022年2月到期，因為合約協商失敗，GM轉而警告LKQ客戶LKQ的產品侵權。

LKQ於是對GM設計專利D797,625提起IPR異議程序（CAFC判定LKQ具有訴訟與IPR立場，因為LKQ有實質侵權的風險），主張'625案不具新穎性，引用證據為D773,340，如下圖，另外也可結合2010年Hyundai Tucson設計，而認為'625為顯而易見。

解析'625：

'340：

2010年Hyundai Tucson：

比較（僅列舉一表）：

PTAB判定LKQ並未提出足以證明系爭專利無效的優勢證據。

其中重點是，設計的新穎性與非顯而易見性判斷主要是以「普通觀察者（ordinary observer）」的觀點，認為普通觀察者為車輛零件的零售消費者與商業買家（"retail consumers who purchase replacement fenders and commercial replacement part buyers"）。

PTAB認為前案證據雖與系爭設計相似，但也找到不少關鍵差異，使得整體設計有區隔，因此判定系爭設計具有新穎性。設計的顯而易見性的判斷主要是採用「Rosen and Durling」測試（Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., (Fed. Cir. 1996); In re Rosen (C.C.P.A. 1982)），PTAB認為LKQ並未拿出足以證明系爭設計顯而易見的主要參考證據（sufficient primary reference），判定LKQ沒有提出優勢證據。

LKQ上訴CAFC：

LKQ挑戰的爭點包括PTAB提出普通觀察者的定義，並且主張上述「Rosen and Durling」測試事實上已經被最高法院以KSR判例取代。

參考資料：

- KSR v. Teleflex案簡單描述（https://enpan.blogspot.com/2009/02/ksr-v-teleflex.html）

- KSR判例的回顧-USPTO更新審查方針（https://enpan.blogspot.com/2010/09/ksr-uspto.html）

Defining the ordinary observer is a fact-dependent inquiry.

CAFC確認PTAB定義的普通觀察者，也就是包括零件的零售消費者與商業買家，這是因為本次系爭設計不是車輛整體，而是僅前擋的部分，對應的普通觀察者應該是專業的車輛修理師傅，與零件商業買家，而非一般車輛的消費者。（編按，這樣就提高了設計比對時對於細節差異的判斷門檻）

這樣，可以看出的葉子板上的各種細微差異都會被放大，因此CAFC在此標準下同意PTAB列舉的七個差異（(1) the wheel arch shape and terminus, (2) the door cut line, (3) the protrusion, (4) the sculpting, (5) the first and second creases, (6) the inflection line (i.e., third crease), and (7) the concavity line.），也判定系爭設計具有新穎性。

比對圖來自IPR：

第二個議題是，針對設計，KSR是否取代了「Rosen and Durling」（特別針對設計）測試方法？

Durling的兩階段測試方法是，第一，要判斷出主要參考證據（primary reference），也就是前案證據整體視覺上（visual impression of the design as a whole）至少要基本地與系爭設計相同；第二，如果得出主要參考證據，就判斷普通設計者（ordinary designer）會通過修正主要參考證據建立整體相同於系爭設計的外觀？

上述「Rosen and Durling」測試方法主要是避免主張設計無效的異議人結合多件前案而產生如系爭設計一樣的設計。

KSR判例算是一個概括性而非針對設計的顯而易見性判例，就長期以「Rosen and Durling」測試方法判斷設計顯而易見性的PTAB與法院而言（其中提到在這十多年來CAFC審理超過50件設計專利爭議，僅有少數例外考量KSR，絕大多數案例都是基於「Rosen and Durling」測試方法），法院審理也不受限於特定原則，例如常見顯而易見性考量"teaching, suggestion, and motivation test"，只是這也是過於僵化的方法。

最終，CAFC判定LKQ並未證明引證前案在外觀視覺上基本上與系爭設計相同。

my two cents:

本案學習到普通觀察者的定義，以及普通觀察者判斷設計新穎性與非顯而易見性的原則。然而，這個看似不難的案例，在LKQ要求en banc重審並被同意時會有後續發展，在CAFC全院聯席決定後將會影響設計案的顯而易見性的判斷。

---補充---

GM與LKQ的關係讓我想到過去經典案例 - 設計專利的侵權實例 - 戴姆勒(賓士) v. 帝寶（https://enpan.blogspot.com/2020/08/v.html）（民國108年）

108年【智慧財產法院 106 年民專訴字第 34 號】民事判決：

本院審理後，於108 年6 月21日全案辯論終結，並於108年8月16日宣判。判決結果認定被告侵權責任成立，被告應連帶給付原告新臺幣3,000 萬元、被告帝寶公司不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之產品及被告帝寶公司應銷毀相關侵權產品及必要處置，並駁回原告刊登道歉啟事之請求。

111年【智慧財產及商業法院 108 年度民專上字第 43 號】民事判決：

- 系爭專利並無應撤銷之事由。

- 帝寶系爭產品落入系爭專利權之範圍，賓士公司提起本訴，係依專利法行使權利之正當行為。

- 帝寶公司應將系爭產品所有成品、半成品及專門用以製造系爭產品之模具或其他器具全部銷毀。

- 帝寶公司賠償賓士公司1,812萬3,279元，應屬正當。

（判決文：https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,108%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%2c43%2c20220714%2c2）

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IPR2020-00534 Final decision：https://app.box.com/s/bs7cmi8ll642938vkkw2y1k7na7gy7k4（備份）

01.20.2023 CAFC判決（以及additional views）：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.1-20-2023_2066528.pdf（備份：https://app.box.com/s/w6vtqtpmvjg5wbta131ipuxqpnezdypi）

後續：

針對CAFC意見，LKQ提起全院聯席重審（on petition for rehearing En Banc），06.30.2023 同意全院聯席重審（REHEARING EN BANC）：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.ORDER.6-30-2023_2150887.pdf

法院同意rehearing En Banc，同意回應議題包括（待後續追蹤）：

Ron