2026年7月13日 星期一

「摘要」的摘要-MPEP 1826與WIPO

之前的"摘要":
- 有關摘要的撰寫規定 - 筆記&範例(https://enpan.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
- 摘要的撰寫 - 避免言外之意(https://enpan.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

先看一下MPEP 608.01(b)(直接跳到這個章節-https://www.bitlaw.com/source/mpep/608-01-b.html):
(b) A brief abstract of the technical disclosure in the specification must commence on a separate sheet, preferably following the claims, under the heading "Abstract" or "Abstract of the Disclosure." The sheet or sheets presenting the abstract may not include other parts of the application or other material. The abstract must be as concise as the disclosure permits, preferably not exceeding 150 words in length. The purpose of the abstract is to enable the Office and the public generally to determine quickly from a cursory inspection the nature and gist of the technical disclosure.


關於美國專利說明書摘要撰寫規定,可參考MPEP 1826(https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1826.html

撰寫摘要的原則:

SUMMARY OF ABSTRACT REQUIREMENTS

Preferably 50-150 words. Should contain:(50-150字應指出發明領域、清楚指出發明解決的技術問題、解決方案的概要、用途、以小括號標註主要元件編號、必要時須放上化學式)

  • (A) Indication of field of invention.
  • (B) Clear indication of the technical problem.
  • (C) Summary of invention’s solution of the problem.
  • (D) Principal use or uses of the invention.
  • (E) Reference numbers of the main technical features placed between parentheses.
  • (F) Where applicable, chemical formula which best characterizes the invention.

Should not contain:(不應包括冗餘的語言、法律用語如said,means、優點與推測的應用,以及PCT rule 9規定禁止的事項,如下)

  • (A) Superfluous language.
  • (B) Legal phraseology such as “said” and “means.”
  • (C) Statements of alleged merit or speculative application.
  • (D) Prohibited items as defined in PCT Rule 9.

專利說明書不應記載以下事項:違反道德的內容或圖示、違反公眾秩序的內容或圖示、貶低申請人以外的其他人的產品或流程、貶低他人的優點與有效性(除非是跟自己前案比對)、其他無關或不必要的內容
(i)  expressions or drawings contrary to morality; 
(ii)  expressions or drawings contrary to public order; 
(iii)  statements disparaging the products or processes of any particular person other than the applicant, or the merits or validity of applications or patents of any such person (mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging per se); 
(iv)  any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.


搜尋此類議題看到不錯的文章(僅列舉一些):

本部落格有關「摘要」的文章:
-在「有關摘要的撰寫規定 - 筆記&範例(https://enpan.blogspot.com/2020/04/blog-post.html」中提到:

"Abstract" or "Abstract of the Disclosure" as a heading.
「摘要」內容可視為說明書(specification)的一部分,因此,表示要符合112規定,也會被核駁並要求修正,也會影響專利是否核准。

「摘要」撰寫應簡明地描述技術特徵,應關於揭露書揭示的發明(不得有無關內容),應包括發明中新穎的部分,不能包括優點與推測的內容,也不應與現有技術比較(編按,十分重要的提醒)。

如果發明關於現有技術的改良,摘要應該要包括改良的內容。

(重要)如果適用,應該:(1)如果是機器或裝置,應包括其中組成與運作;(2)如果是物品,應包括其製作方法;(3)如果是化學成份,應包括其特性與用途;(4)如果是混合物,應包括其成份;(5)如果是流程,應包括其步驟。有關衍生的機構與設計細節不應包括在摘要中。


若發明涉及化學成份,應提出其通式。


-在「摘要的撰寫 - 避免言外之意(https://enpan.blogspot.com/2018/02/blog-post.html」中提到:

「摘要應以敘事方式撰寫,並限定在分開紙張的單一約50~150英文字的段落,應避免使用請求項的格式與法律措辭,如"means"(手段)與"said"(該),摘要描述的內容要實質幫助讀者決定是否有需要進一步查閱完整的專利文本。摘要用語應該清晰簡潔,不應重複如專利名稱的資訊,應避免使用暗示的用語,如"the disclosure concerns"、"the disclosure defined by this invention"與"the disclosure describes"等」。

這裡所謂「暗示(imply, implication)」應是指「言外之意」,或說「其他含意」。當摘要的用意是讓讀者可以快速得到專利的主要精神,就不應有「言外之意」。因此,MPEP提示哪些會有「言外之意」,列舉了常常會寫的「the disclosure concerns」、「the disclosure defined by this invention」與「the disclosure describes」等。

專利說明書中影響專利範圍解釋的內容 - Fenner Investments v. Cellco Partnership (Fed. Cir. 2015)enpan.blogspot.com/2024/12/fenner-investments-v-cellco-partnership.html
(摘要怎麼寫原則上是不會影響專利範圍)

Ron

2026年6月28日 星期日

AI輔助準備訴訟不會簡單被判定放棄律師當事人特權 - Warner v. Gilbarco, Inc . et al (E.D. Mich. 2026)

討論此案例的主要理由是法院判決與前篇「使用商用AI將放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025)(https://enpan.blogspot.com/2026/06/ai-united-states-v-heppner-sdny-oct-28.html)」的意見相左,前篇Heppner案被告(刑事案件)在沒有律師建議的情況下使用消費者版本AI(Claude AI)取得法律意見,過程中輸入從律師來的資料,而此AI平台的隱私策略是讓Anthropic使用用戶提供的資料作為訓練AI的用途,法院判決這個行爲破壞當事人與律師之間通訊的保密性(confidentiality),不適用律師工作成果豁免權(work-product doctrine)。反之,本篇討論案例為民事訴訟,當事人原告Warner自為訴訟代理(pro se,沒有聘請律師),Warner使用ChatGPT輔助當事人準備訴訟材料,法院認為這仍是受到保護的工作,法院不認為生成式AI會將其訴訟資料揭露給第三方,因此沒有放棄律師工作成果豁免權(work-product doctrine)的問題。

下這個標題「AI輔助準備訴訟不會簡單被判定放棄律師當事人特權 - Warner v. Gilbarco, Inc . et al (E.D. Mich. 2026)」應該也是頗為危險,因為法院判例還沒有形成,很多判決都是當下情境下的決定,有時無法一體適用,但判決的“意旨”是很好的參考資訊。

本篇判決是來自「United States District Court Eastern District of Michigan Southern Division」(又東又南的法院 - 美國密西根南區東部地方法院),案件資訊:
原告:Sohyon Warner
被告:Gilbarco, Inc. and Vontier Corporation
日期:February 10, 2026

本案原告WarnerGilBarco公司提起民事訴訟,被告在探索程序(discovery)中發現原告證詞使用第三方AI工具,被告請求法院推翻原告的「律師-當事人特權」與其「律師工作成果豁免權」

本篇判決摘要:

第一,法官認為work-product doctrine保護“另一方或其代表用於準備訴訟的文件與物品”("documents and tangible things that are prepared in anticipation of litigation or for trial by another party or its representative"),也就是work-product doctrine保護原告準備訴訟的資料,特別是原告自為訴訟代表,有權主張其工作成果豁免權也包括「AI輔助的材料」,因此仍適用「律師工作成果豁免權」。

(編按,相較之下,前篇Heppner因為聘僱律師並未指使他使用AI,因此放棄了律師工作豁免權,差異在於是否聘請律師,是否使用AI是律師的指示。)

第二,法院認為只有向對手揭露其工作成果才是放棄工作成果豁免權,法院認為ChatGPT僅是個工具,不是人,即便其背後有“管理人”,因此判定使用ChatGPT並沒有放棄律師當事人特權(Attorney-Client Privilege)。

第三,法院同意原告主張使用AI等行為是其內部分析與心智活動(mental impressions/thought process),並非是文件或是證據內容。並且,原告的意見算是“合理地”提出,被告所提出的意見(如果法院同意的話)使現代訴訟都無法避免地失去了律師工作成果豁免權。

還有一個想法是,被告並沒有充分證據表明原告將機密文件提供給AI是違反相關特權,如果僅是懷疑就否決所有權利,以及如果用了AI就失去固有的保護權利,並不成比例。


本案也算不上是任何判決,目前僅是證據揭露階段的爭議,但也就有很多值得參考的功課了。

my two cents:
HeppnerWarner兩個案例答案不同,但其中爲不太一樣的背景與訴訟情節,不見得可以說是"相反"的意見,且使用AI的情況/隱私條款也不盡相同,兩種意見也都頗合理,法院、律師正在與AI拉扯中。

判決資料:https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/michigan/miedce/2:2024cv12333/379552/94/ (有訴訟需求的人可以參考這篇,講了不少訴訟雙方的權利義務... 很法律的。)

參考資料:
- Federal Courts Reach Different Outcomes on Whether AI-Generated Materials Warrant Work Product Protection(https://www.paulweiss.com/insights/client-memos/federal-courts-reach-different-outcomes-on-whether-ai-generated-materials-warrant-work-product-protection
- Michigan Federal Court Protects AI-Assisted Litigation Work Product(https://www.proskauer.com/alert/michigan-federal-court-protects-ai-assisted-litigation-work-product
- AI in litigation: How courts are analyzing AI privilege in the wake of Heppner(https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/97943081/ai-in-litigation-how-courts-are-analyzing-ai-privilege-in-the-wake-of-heppner

Ron

2026年6月27日 星期六

當客戶不再只聽律師的話時

前幾天分享訴訟過程機密文件交給AI的後果可能會放棄了律師-當事人秘匿的特權的案例,但是現在的當事人並不會乖乖地等律師的意見,無法期待焦慮、面對複雜法律程序以及甚至懷疑律師意見的當事人不會去問AI ... 但在許多不明的情況下,律師怎麼做?

Thomson Reuters Practical Law article ‘Why clients should not put privileged advice into public LLMs’提出法院需要處理目前面臨的問題,大家想問的問題之一是,是否將資料上傳到商業LLM(如ChatGPT、Gemini、Claude... )就是送資料到公共領域(public domain)?是否傳送給LLM就代表對手可以從中取得機密資料?

律師無法要求當事人不用AI,但可以降低AI帶來的風險,釐清哪些AI工具可以使用、如何驗證AI提供的意見、如何維護法律上該有的權利... 。前篇參考文章(https://lsj.com.au/articles/your-clients-are-using-ai-anyway-and-its-creating-a-privilege-risk-lawyers-cant-control/)中提出一些建議,列舉一些(筆記)。
  • 工作前需要指示當事人不能(或是哪些事不能)使用公共領域的AI。
  • 律師應用當事人懂的語言與方式工作。
  • 建立工作流程,一步步走,讓當事人知道在進度中。
  • 律師自己要進步,法律意見也要進步,使用AI也是勢不可擋。
  • 無法否定的是AI可協助工作流程快一點,就讓它參與吧。
my two cents:
或許我面對的"底層"工作並沒有那麼複雜,但確實已經受到「邏輯與理智上」的挑戰,當發明人不再僅提出自己的發明,還疊加許多AI資料時,我怎麼辦?如何與AI共存?事實上到目前為止無法處理的是AI講的話我看不懂,AI自以為是的內容還是太多,目前建議發明人自己要先理解AI的內容,到底是不是自己的發明,不能直接輸出AI內容又不曉得裡面的內容,這對我這小小的頭腦而言負擔太沈重。

專業中文資料 - 律師與當事人間之秘匿特權──112年憲判字第9號判決之刑訴視野分析。參考:https://readerspace.com.tw/20230627-1/

Ron

2026年6月26日 星期五

上傳保密文件給AI的可能後果 - UK v. Secretary of State for the Home Department (UTIAC)

筆記

前篇討論「使用商用AI將放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025)」,其中涉及的議題是當事人尋求AI提供法律意見,但行為因為不符合Attorney-Client Privilege條件而失去特權保護,使得相關文件需要被揭露。

另有案例 - Glencore International AG v Commissioner of Taxation [2019] HCA 26,關於律師與當事人之間的權利義務關係,律師原本的工作就是維護當事人利益,當中需要雙方花時間充分的溝通、協助法律進程,以及在法庭上爭取權益,而現在的當事人已經沒有時間與律師慢慢磨了,動不動就找AI的幫助,超過律師可以控制的狀況。此案例主要問題是,當事人尋求AI協助法律問題,如果是將需要保密的部分提供給一般可公眾使用的生成式AI,這些保密內容有可能會提供給其他人,而使用者其實並不曉得AI到底會怎麼處理這些內容,甚至不曉得儲存在哪裡。(updated)

本篇參考的文章就提到幾件法院案例,其一為前篇報導的 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025);本篇特別補充英國有案例 - UK v. Secretary of State for the Home Department (UTIAC),判決結果是上傳機密文件到開源的AI工具 - 如ChatGPT,將使相關資訊在網路上被公開,也就違法律師與客戶之間保密協定,並放棄了相關法律特權,主要是指律師-當事人特權(Attorney-Client Privilege)。(updated on June 28, 這裡我提出個疑點:此判決通篇說“open-source AI,如ChatGPT”,我覺得應該是指可讓公眾使用的AI(accessible to the general public),或說open AI,且經查不少資料,ChatGPT應不算open source AI。如果"open-source AI"用在地端,應該也不會有洩密的問題。)


UK v. Secretary of State for the Home Department (UTIAC)(UTIAC: Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber:上級法庭移民與庇護庭),摘錄如下:

上傳保密文件到開源AI工具,也就將資訊放在公眾領域,也就違反律師-客戶保密與拋棄法律特權。

這裡提到Microsoft Copilot沒有上述風險(?)。

這段說明AI訓練過程會產生illusion,在法律上的意見並不可靠。

my two cents:
一旦保密資訊成為公眾可存取的資料,法院也就沒有保密義務了。


Ron

2026年6月25日 星期四

使用商用AI將放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025)

本篇討論使用“商用AI”將("可能", updated on June 29, 2026)放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025),我覺得用"商用"或是“大眾可觸及”可能比較對,所以改了一下標題 (updated,本篇討論的並非針對被告詐欺指控的判決,而是針對使用AI是否放棄律師-當事人特權的pretrial conference裁決,以及本案並非關於專利或是其他智慧財產權的法院意見,本部落格並沒有太多適當的Labels)

(updated on June 29, 2026) 可同時參考同時的另一個法院案例:AI輔助準備訴訟不會簡單被判定放棄律師當事人特權 - Warner v. Gilbarco, Inc . et al (E.D. Mich. 2026)https://enpan.blogspot.com/2026/06/ai-warner-v-gilbarco-inc-et-al-ed-mich.html

案件資訊:
原告:United States of America
被告:Bradley Heppner

在2025年10月28日,紐約南區地方法院大陪審團指控Heppner擔任多家公司主管時犯了證券詐欺罪(security fraud)...多項詐欺罪,其中一條是欺騙GWG公司投資人1.5億美元。Heppner在11/4/2025被逮補,調查人員搜索Heppner家,扣留了一些文件與裝置。

在地院審理時,被告全盤否認所有控告,法院設定4/6/2026召開審理庭。

本案例議題是:
當使用者與公開可及的AI平台溝通與犯罪調查有關的內容時,是否這些溝通仍被「律師-當事人特權」或是「律師工作成果豁免權」保護?

接著在2/10/2026先進行審理前會議(pretrial conference),在Heppner律師代表當事人向政府提出的文件中,被發現約三分之一的文件是記錄與AI平台“Claude (Anthropic)”的溝通內容。而律師表示這些溝通是2025年大陪審團作出裁決之後發生(也就是說明Heppner答覆陪審團的內容並沒有參考之後才與AI溝通的內容)。

Heppner透過律師主張:(1)Heppner輸入給Claude的資訊是從律師學到的;(2)Heppner創建AI文件目的是要得到AI的法律意見;(3)Heppner隨後分享這些AI文件給律師。

Heppner律師則表示他並沒有指示Heppner去搜尋Claude,根據「特權協議規範」,美國政府與Heppner委任律師雙方同意將AI文件隔離出來不被調查

結果到了2/6/2026,美國政府提出動議,認為AI文件不能被attorney-client privilege或是work product doctrine所保護,法院則在審理前會議同意美國政府提出的動議

Attorney-Client Privilege範圍:(1)客戶與律師之間溝通、(2)保密與(3)提供法律建議


法院認為AI文件缺乏上述attorney-client privilege條件:

第一,AI文件並非是當事人與律師的溝通,Heppner不可能委託Claude為律師法院認為所述attorney-client privilege所保障的是受信任的人的關係,也就是涉及有執照專業人士的責任,而人與AI並沒有這個關係。(文中也提到有人評論AI不過就是個網路軟體... 輸入內容給它不算是溝通...等論點)

第二,記載在AI檔案的溝通記錄並非保密。這並非僅指Heppner與第三方AI平台溝通,也因為Claude使用者同意的隱私政策同意Anthropic收集使用者輸入與Claude輸出的資料。這些收集的資料是要訓練Claude,且Anthropic保留揭露這些資料給第三方的權利。


本案法官也提到其他法院案例(OpenAi, Inc. Copyright Infringement Litig. (Jan. 5, 2026)中得出:AI使用者對其與AI的對話並沒有實質隱私,也就是使用者與AI的對話是使用者自願揭露的

第三,Heppner與Claude並沒有針對提供法律建議進行溝通,因為Heppner律師宣稱Heppner與Claude的溝通只是為了與律師交談的目的(express purpose of talking to counsel)。

這裡提到,如果Claude指示Heppner使用Claude,或許Claude可以作為高度訓練的專業人士,就可能在受到attorney-client privilege保護的範圍中。(編按,這裡法院留個機會給大家討論)不過本案Heppner使用Claude是出於自己的意志,因此並非是Heppner向AI尋求法院意見。

特別的是,美國政府(應該是代表律師)曾經問Claude是否提供法院建議,Claude回答是“我不是律師,不能提供法院意見或是推薦,並建議使用者詢問通過資格的律師,律師會衡量你的環境而給你建議”。

Work Product Doctrine: “shelters the mental processes of the attorney, providing a privileged area within which he can analyze and prepare his client's case.”(用意是保護律師的思考過程,提供一個讓分析與準備客戶案件的特權空間。


即便本案AI文件是預備用在訴訟上,但並非由律師預備,也不是用在對抗法院的意見。並且,AI文件非應律師要求準備,也不是揭露律師的策略,因此不是律師工作成果豁免權所要保護的範圍


全體法官裁定使用生成式AI(generative artificial intelligence)的本案被告Heppner在政府調查中並不受到「attorney-client privilege(律師-當事人特權)」或是「work product doctrine(律師工作成果豁免權)」保護

(編按,Attorney-Client Privilege - 律師-當事人特權:法律保護當事人與律師間法律諮詢或協助所進行的秘密溝通不被揭露。

判決文(在此說明的是本篇判決並非被告詐欺罪的判決,而是審理前會議針對AI文件是否受到律師-當事人特權保護議題作出的會議決定):https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.652138/gov.uscourts.nysd.652138.27.0.pdf

my two cents:
這件案例讓我們看到一些使用AI的風險,算是十分特別的會議決定,或許影響不小,網路上發酵也有一段時間,真正的影響有待觀察,也讓我們更知道怎麼保護發明人/當事人權益,至少在這個AI浪潮的時間上,需要注意。並且,也有別的國家法院有此類型案件,下一篇討論英國的。不過,可能會隨著時間推移,也會有其他法官不同見解

相關文章:

AI Privilege Waivers: SDNY Rules Against Privilege Protection for Consumer AI Outputs

AI Is Not Your Lawyer: Federal Court Rules AI-Generated Documents Are Not Privileged

Court guidance that use of open-source AI waives confidentiality and legal professional privilege

Ron

2026年6月23日 星期二

人的工作 v. AI的做工

身為專利最底層的從業人員,也就是根據發明人描述或提供的揭露書撰寫專利工程師並規劃專利範圍的工程師,兢兢業業地就是希望能“基本上”(1)理解發明內容、(2)不寫錯、(3)寫好、(3)規劃好的專利範圍、(4)面對核駁意見能有效答辯,到(5)獲准專利... 後面就是進階的工作了。

最近收到發明人用AI校稿的來函,AI確實厲害,理解的事物比普通人多幾萬倍吧,用AI來看我們的專利稿件,確實可以找到錯誤,合理地可以改正,不合理又不公平的是提出許多意見,就發明人而言,如果真是他的發明,可以接受,但是我猜AI生出的內容發明人不見得理解或是"根本沒看",就希望專利工程師能夠依照建議修改,這不負責任也不公平

如果發明人期待我們寫得像AI,就自己找AI寫可能還比較符合期待,但我認為發明人已經放棄自己的主權,將思想都交給AI,整個發明恐怕也不是自己reduction to practice。找“人”寫得像AI並不合理,AI大腦比我聰明百萬倍,但AI生出的發明內容也不容易消化,更不是原始構想。

AI生的校稿資料,看過之後只有生氣,因為都是AI自己生成的“習知技術”,自作多情地認為這是很好的發明,也讓發明人落在一個自以為是的illusion中。我想,多半情況一定是超出發明人本意,AI言之鑿鑿地提出意見,填進去的盡都是發明人不理解的內容,或是AI假設的內容,更多是AI“已知”的技術特點,這些並非發明本身。

AI可預期地確實會取代不少人的工作,不是全部也會是很大一部分,... ,已經在發生了。

發一點牢騷,請不要留言!!!如果你是發明人也不要對號入座,我遇到的是還沒有解決的問題,且正在生氣中... 。另外有解決的是,有一位醫生發明人聽到我的一些怨言,十分理解,算有點同情,也就不為難了。

真正的發明是有步驟產生的,不是問問AI就有的,那不是你的。

以下部落格文章提到幾個證明發明完成日的幾個條件:
- conception(構想)
- reduction to practice(付諸實現)
- constructive reduction to practice(我翻為:建設性的付諸實現)
- actual reduction to practice(實際的付諸實現)
- diligence to constructive reduction to practice(我翻為:致力於建設性地付諸實現,這是強調發明持續進行中)

- 連續努力而實現發明的條件 - ATI Tech ULC v. Iancu (Fed. Cir. 2019)(https://enpan.blogspot.com/2020/11/ati-tech-ulc-v-iancu-fed-cir-2019.html
- 延續討論:證明發明完成日為"發明經由合理的努力並持續致力於付諸實現"(https://enpan.blogspot.com/2021/11/blog-post_11.html

這個新聞是觸發我寫這篇的其中之一理由:
- 蔡阿嘎道歉了!「AI對決街頭畫家」惹怒網 深夜回應:人類創作無法取代 https://share.google/Dph5Eb2x0AfmwsvWi
Ron

怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊(IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)):
原告/上訴人/專利權人:IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC
被告/被上訴人:LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY
系爭專利:US7,222,402
判決日期:November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟,專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟,主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine(製作床墊的自動裝訂機)」侵害系爭專利'402專利範圍,結果地方法院判定侵權不成立,理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊(box springs)的方法,Claim 1如下,描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法,步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上,最後以固定工具固定住模組底部到框上。





本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟,系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454,當時判決系爭專利有效,當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立,並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立,就改機器,重新設計"TopOff machines"->redesigned to "
TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴,原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟,這次涉及系爭專利'402之外,還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789('789)。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法,雖專利範圍沒有寫到vision-guided...,但包括有camera,法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置(vision guided stapling apparatus)",用於引導裝訂機到適當位置,自動使床墊模組定位在床框上。


Claim 1描述的到床框的裝置,其中設有照相機,提供影像訊號,用以指出床墊模組相對床框的相對運動。


特別地,系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容,提到其中「視覺引導固定裝置(vision guided fastening apparatus)」,但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統,而是一種機械式的引導方式,據此排除'789的視覺引導技術,並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置:

這時來看被告侵權產品,被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後,重新設計TopOff機器,移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet,地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統,用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上

在本次訴訟中,雙方各有主張,原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為,並主張旁系禁反言("collateral estoppel":不得對重複"爭點"提起訴訟),主張被告因為持續使用侵權產品,因為繼續侵權行為,不得挑戰之前判決的權利金(即collateral estoppel的主張)。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願,以及不侵權主張,強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"(模組對準裝置)。

地方法院於2014年做出裁決:同意原告部分主張,認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立,甚至是蓄意侵權(willful infringement);另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述,原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統,而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動,... 中間雙方都表示意見,不過原告的解釋自然無法被認同。

編按,讀到此,經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統",初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統,這樣解釋似乎也通,不過文字上就是已經排除視覺引導的技術,並且'402說明書通篇沒有提到"camera",因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想,並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統,加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統",相對系爭專利'402的負面表示方式(這種表達方式通常是較強烈的),地方法院判決,原始設計的被告侵權商品侵權成立,但重新設計的被告侵權產品-侵權不成立。

CAFC階段:

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據(負面表示的專利範圍)解釋專利範圍,CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括:"vision"、"guidance"與"vision guidance system",採用一般意思解釋專利範圍是:系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

(以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則)

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則,是(1)基於申請專利範圍中的語言;(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋;(3)解釋專利範圍應考量說明書內容;(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。


(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱,並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種:不採用'789的視覺引導系統,以及採用'789中引導裝訂器(stapler 30)直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案,並非僅排除視覺引導裝置。

並且,(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者(lexicographer),但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者,也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統(基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則)。

(7)編按,這個見解很重要,如果申請人想要自己定義特定用語,需要許多證據支持申請人/發明人的意圖,用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到,(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示(編按,一般不建議使用負面表示,但若不用無法明確界定範圍時,還是可以用),特別還是基於另一件專利'789的內容,'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。(法院特別仔細閱讀'789專利內容)

(9)說明書仍需要支持原告解釋,法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統,當想要disclaim特定系統,說明書並不支持。

另外,(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義,但CAFC表示,只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾,法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後,原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語,...這部分算是亂槍打鳥,理由不充分,法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式,因此侵權不成立。

my two cents:
我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。


感謝Dennis Wang分享。

Ron