2026年9月12日 星期六

“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)

CAFC En Banc（08/11/2026）駁回侵權訴訟原告Range提起CAFC重審以及全院聯席重審的請求（The petition for rehearing en banc is denied），理由是："There is no need to overrule a prior holding of this court."，因此案件以CAFC於年初02/o2/2026的判決作為結論：同意地方法院在評估系爭設計與被告侵權設計之間"整體"的相似性來考量兩者之間的相似與差異，而這個整體相似性的判斷是以熟悉先前技術的普通觀察者來查驗是否有被欺瞞或被誘使購買以為是某來源的商品。

本案「Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)」案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：RANGE OF MOTION PRODUCTS, LLC (ROM)
被告/被上訴人：ARMAID COMPANY INC.
系爭設計：D802,155
判決日期：02/02/2026

本案源起專利權人ROM於2021年4月在地方法院以系爭設計'155對被告Armaid提起侵權告訴，並主張初步禁制令請願，但被駁回，於是雙方協議撤銷訴訟。但隔年，ROM又以相同系爭設計對Armaid再提起侵權告訴，在解釋設計專利範圍階段，地方法院將設計的特徵中分辨出功能性元件與裝飾性元件，判定'155有許多設計特徵是功能性的，因此其中可以主張權利的裝飾性特徵變得很窄，經比對被告侵權產品 - Armaid2，地院判決侵權不成立。

系爭設計'155是「按摩器」：

原告販售對應系爭設計的產品是：

Armaid被告侵權產品如下：
（Armaid2）

在1990年代曾販售過前一代（Armaid1），並且有對應發明專利US5,792,081（編按，確實是比較＂古典＂）：


針對地院判決侵權不成立，原告上訴CAFC，原告/專利權人ROM主張地院解釋專利範圍時"錯誤地"將“結構元件”（功能元件）從設計移除；還認為即便地院正確地解釋專利範圍，'155與Armaid2實質相似。

地院認定為系爭設計的按摩器的雙臂的“形狀”是功能性的，CAFC同意地院把按摩器的“雙臂”形狀當作功能性元件，也不是如ROM認為將全部功能性元件都移除。這裡重申設計侵權的兩步驟判斷法：
(1)先確認設計專利範圍，就是看圖面（illustration），法院也認為沒有圖僅用說明的無法理解設計範圍；
(2)再比對被告侵權設計。

其中即基於幾篇前討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

Egyptian案例討論：普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc-fed.html）。

一件設計往往包括了功能性與非功能性元件，設計專利範圍需要識別出非功能性的特徵，法院引用過去案例中提出的幾個判斷“功能性/非功能性”元件的方法，這裡提到案例Sport Dimension    (1997)，以及PHG Techs. (Fed. Cir. 2006)。

雖年代不同，但仍可參考：設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）。

"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."

PHG factors：
  1. 是否受保護的設計代表了最好的設計；
  2. 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
  3. 是否有伴隨發明專利；
  4. 有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
  5. 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

在本案中，CAFC引用前例PHG說明判斷設計中的功能性元件：這樣設計是否是最好的？是否有替代設計對其功能產生不好的影響？是否有任何關聯的發明專利（發明功能往往界定的是功能性的特徵）？是否有特別強調設計具有特定功能的廣告？以及是否有任何設計元件或是整體外觀非由功能決定？

（編按，就此最近案例來看，顯然用PHG判斷方法判斷功能性元件是現行在用的。）

法院參考上述Armaid1（第一代）的對應發明專利US5,792,081，也具有可以按著四肢的雙臂結構，因此認定雙臂為功能性元件，也就是CAFC同意地院將按摩器的雙臂當作功能性元件的判斷。（編按，查設計中的功能元件的有效證據就是看看前案有沒有！！！也查到ROM相關產品在廣告中也有強調這雙臂的“功能”。）


如此已經判斷出系爭設計的非功能性部分，再來就是比對被告侵權產品，原則是以普通觀察者的眼光來看，如果兩者實質相同到會以為買的產品是另一個來源的，侵權成立。主要引用前例就是以上提到的Egyptian。

然而，即便已分辨出設計中的功能性與非功能性元件，在設計比對時並非僅比對裝飾性（非功能性）元件而已，而是整體來比。


這裡提到兩個情況：
1. 從外觀來看系爭設計與被告侵權設計明顯不同 （"sufficiently distinct" and "plainly dissimilar"），侵權不成立。
2. 如果兩者並非明顯不同（"not plainly dissimilar"），這是就要以先前技術（prior art, 非限制設計）來比系爭設計與被告設計，藉此識別出抽象不易察覺但對普通觀察者而言卻值得注意的（noticeable）差異（"identify differences that are not noticeable in the abstract but would be significant to the hypothetical ordinary observer familiar with the prior art"）。

從Egyptian判決節錄：


因此，很明確的設計侵權判斷方法，先辨明出設計的功能性與非功能性元件，再以普通觀察者比對兩個設計是否實質相同，當設計之間非明顯差異時，會比對先前技術，讓熟悉先前技術的普通觀察者可以得到值得注意的差異。

雖有反對意見認為就讓普通觀察者直接比對兩個設計是否相同來判斷侵權與否，但CAFC反對這個過度簡化的侵權設計判斷方式（"reject the proposal to establish that amounts to an oversimplified version of the ordinary observer test"），因為其中並未解釋專利範圍，也沒有考量設計中功能元件會讓設計之間都很像的問題。

三個物件對比：

經比對，廣義來看，整體設計是相似的，根據地方法院的判斷，確實很像，但是是在功能性的特徵上，因此侵權比對應以對設計特徵有貢獻（增添設計元素）的裝飾性元件來看。


地院根據以上原則得出系爭設計與被告設計的差異：
(1)D'155採用固定臂，Armaid2的半矩形鉸鏈裝置佔很大的比例。
(2)D'155有整體分離的外觀。
(3)整體來看，Armaid2有較大的槽
(4)Armaid2的鉸鏈裝置有更圓滑的末端。



CAFC同意地院判決 - 侵權不成立。

my two cents:
就我的眼光來看，D'155與Armaid2的外觀確實很像，細看是有一些比例不同的元件，如果法院要說服我，或說我們，對此商品可能沒以太多理解的人，確實需要許多論述... 許多... 但這些論述是否僅是一個合理化，但至少有意義，並且建立往後案件可遵循的方法。

根據此案例，就想到CAFC曾經拋棄的「新穎特徵 / point of novelty」判斷原則，兩者雖不同，但有點像。在此釐清，新穎特徵原則是要比對先前技術而釐清新穎特徵，再以此新穎特徵（讓普通觀察者來看）比對被告設計。而本篇提到的原則，是要先得出“非功能性”特徵，以此裝飾性的元件比對被告設計，倒不用比對先前技術來確認。




Ron
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2026年9月11日 星期五

調整說明書以適應修改後的專利範圍！有條件的 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/25案


前言：
專利說明書具有穩定性，也就是，不論專利申請歷程遇到任何情況，專利說明書除誤繕修正/誤譯更正/無歧異修正這類可能有點寬容的情況外，原則上是不能變動的。因此，申請專利範圍的任何修正都應基於說明書與圖式，不得超出、產生新事物。在實務上，歐洲專利說明書在審查歷史中是會有機會修正的，包括補入先前技術、刪除不必要內容，或是，當修正申請專利範圍（歐洲這部分守得很緊），可以必要地調整或刪除說明書記載實施例（不能有新事物），以適應申請專利範圍。

本篇對於歐洲專利法Art. 84 EPC的見解與論述十分精采，還有對前篇判例G 1/24的再次確認，需要看原文才可以感覺到，我用中文表達並無法太準確。

以下修正規定與標註：
Article 123 Amendments （修正規定只有第(3)節規定與claim有關）
(1)The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition. （歐洲專利申請案或歐洲專利在EPO程序中可被修正，並且應提供至少一次修正機會(至少一次OA)）
(2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. （歐洲專利申請案修正不能超出申請案內容）
(3)The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers. （歐洲專利(獲證後)修正不能超出授予的保護範圍）


本次討論2026年9月3日作出的G 1/25判決資訊：

本案源起歐洲專利EP2124521被提起異議程序後，在異議程序中提出修正，但修正讓申請專利範圍與說明書不一致。訴願委員會將此議題提交擴大訴願委員會，Q1：需要釐清是否可以通過調整（adapt to）說明書以與修正後專利範圍一致？Q2：如果Q1答案是YES，歐洲專利法對於所述調整有任何要求嗎？Q3：以上議題是針對異議程序，是否與專利審查過程的修正規定不同？

其實，系爭專利在上訴到訴願委員會時提出的附屬請求（auxiliary request 1E）是符合EPC規定；但到了訴願口審程序中，專利權人依照前述附屬請求（auxiliary request 1E）專利範圍對說明書提出新的修正，與異議階段的說明書（應比較靠近申請時版本，未查）有差異，差異在於這份新修正說明書刪除舊說明書的段落0013與0016。

不過，訴願委員會檢視上述附屬請求（auxiliary request 1E）、舊版本說明書、新修正的說明書，以及異議階段的說明書，發現此附屬請求的Claim 1與異議階段口審所提交的說明書版本不一致，訴願委員會作出階段性結論是：此不一致違反了Art. 84 EPC中Claim應受到說明書支持的規定。

（編按，這裡會亂掉，因為異議階段有口審，訴願階段也有口審＠＃＠）

上述Q1議題可以分為兩條線：
first line：說明書應支持（一致／consistent with）修正後專利範圍。
second line：沒有法律基礎（no legal basis）可以因為"修正專利範圍"造成修正後專利範圍與說明書之間的不一致而否決專利申請案。上述Art. 84 EPC並未提供這個法律基礎。

-------------相關判例-------------
T 1989/18
不因為說明書包括未主張權利的專利標的(如實施例)而影響專利範圍的明確性：

Claims本身應在一般技術人員基於先前技術來讀為明確，而不是基於說明書推導的知識：

T 1444/20
專利範圍的明確性甚至不是考慮說明書，而是由擁有通常知識的該領域技術人員來看是明確的：

T 56/21
專利範圍本身在相關領域技術人員為明確，不需要參考說明書內容：

（我覺得有意義，在此貼上各判例意旨）
------------------------------------

（重要）參考上述判例，本篇案例中以上提到的second line，所述Art. 84 EPC（被視為單向行駛的單行道）僅是要求申請專利範圍要受到說明書支持，而不是用來規範說明書的修正。因此，Art. 84 EPC不能是上述second line的法律基礎。

這裡更直白地說，說明書與修正後專利範圍不一致並非是取得專利權的障礙。（）

（論述過程很多是根據T 56/21，在此不贅述，有興趣者應該看原文。）

歐洲擴大訴願委員引用前篇G 1/24形成的判例（解釋專利範圍應參照說明書與圖式）。


強調這樣的解釋原則並非是有順序的，而是同時（可理解為兩階段解釋專利範圍）：

"Thus the description and drawings are consulted to determine the meaning which the skilled person gives to the claim wording in the context of the application or patent as a whole. Accordingly, G 1/24 is not to be understood as establishing a sequential method under which the claim wording is first construed in isolation and the description and drawings are consulted only at a later stage if uncertainty remains."

參考：解釋專利範圍"應"參照說明書與圖式 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/24案（https://enpan.blogspot.com/2026/09/g-124.html）

解釋所謂"不一致／inconsistency"：


運用G 1/24可以輕易地解決可能專利範圍的解釋有不相容的問題，當相關領域技術人員參考說明書讀Claim時，若有疑慮，其中就有不一致了!!!


這裡提到，不一致，並非僅基於說明書與圖式，還有其他沒有落在專利範圍的其他知識。


通過修正產生的不一致的部分不需要移除，表示EPC並未要求因為修正專利範圍而需適應地改變說明書。

（重要）修改不一致的問題僅會因為不符法律規定，而因為修正導致專利範圍與說明書不一致，並非要求要適應性地修改說明書。


（超酷的論述～～～）

回覆Q1：

當在異議階段或是訴願階段修改專利範圍，而此修改導致與說明書或圖式「不一致」，這時需要符合的是歐洲專利法（EPC）的要求，因此，如果修改導致不符合專利法，就要適應性修正。


回覆Q2：

是否因為「不一致」而要適應性調整說明書（adaptation）？依照擴大訴願委員會的決定，所述調整應基於案件的環境（看來是case by case），如果所謂「不一致」造成不符EPC規定，就要適應式調整。（非常法律的回答）

回覆Q3：NO（沒有不同）

"Thus the description and drawings are consulted to determine the meaning which the skilled person gives to the claim wording in the context of the application or patent as a whole. Accordingly, G 1/24 is not to be understood as establishing a sequential method under which the claim wording is first construed in isolation and the description and drawings are consulted only at a later stage if uncertainty remains."

擴大訴願委員會與訴願委員會的意見有歧異，主要是基於Art. 84 EPC適用的解釋並不相同。

在此結論是：如果修正導致的＂inconsistency＂違反了EPC，而不是簡單基於與說明書或圖式不一致，就要適應性地調整說明書（＂necessary to adapt the description, including any drawings＂）。

Ron
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2026年9月10日 星期四

解釋專利範圍"應"參照說明書與圖式 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/24案

從工總舉辦的「歐洲專利審查制度與AI發明實務研討會」得知此判例，在此篇簡單解析。

結論是於評價發明專利性時，應參照（shall always be consulted）說明書與圖式，並且這樣的解釋原則並非是在相關領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下才有效。前句話有一般性意義：申請專利範圍為評價發明專利性的開始點與基礎；後段話就比較強烈一點：並不是在相關領域技術人員覺得範圍/用與模糊時才需參照說明書與圖式。


歐洲擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）於2025/6/18判決G 1/24案資訊：



異議人／訴願人：Yunnan Tobacco International Co., Ltd.
專利權人／被訴願人：Philip Morris Products S.A.
案件編號：G 0001/24
系爭專利：EP3076804

本案背景系爭專利EP3076804被提起異議（opposition），歐洲異議部門（opposition division）否決異議理由，認為專利有效（23.12.2021）；案件提起訴願，歐洲訴願委員會於01.07.2024將解釋專利範圍的問題提交「擴大訴願委員會」（interlocutory decision: T 0439/22）。

系爭專利是一種電子菸，或說形成霧狀物的裝置（vaping device），其中包含＂氣溶膠形成材料（aerosol-generating article）＂，其中核准專利的關鍵是＂集合片（gathered sheet）＂異議理由是不具新穎性。Claim 1如下：

A heated aerosol-generating article (1000, 2000) for use with an electrically-operated aerosol-generating device (3010) comprising a heating element (3100), the aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate (1020, 2020) radially encircled by a sheet of thermally-conductive material (1222, 2222), in which the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper, the wrapper being the sheet of thermally-conductive material which acts as a thermally-conducting flame barrier for spreading heat and mitigating against the risk of a user igniting the aerosol-forming substrate by applying a flame to the aerosol-generating article.


訴願提出的問題（Q1）主要涉及Art. 69(1) EPC，其中規範專利權由專利範圍定義，而說明書與圖式應被用於解釋專利範圍。訴願主要議題是：

（Q2）在為評價發明專利性時，解釋專利範圍是否可以參照說明書和圖式？如果可以參照說明書與圖式，是否應限於本領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下？

Article 69 Extent of protection 
(1)The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

案件解析：
本案經異議與訴願委員會判決：專利範圍除非在不清楚時才需參照說明書與圖式來解釋，因此用語給予一般意思解釋。

案件涉及Claim 1的解釋，特別是"gathered sheet"（可翻為＂集合片／集合元件＂），專利權人認為應以相關領域的一般意義解釋（無須參照說明書與圖式）；異議人／上訴人認為若參考說明書解釋，其意義更廣，落於先前技術的揭露內容中，不具新穎性。

（編按，特別地，本案為異議案，因此異議人希望專利範圍解釋更廣，但要求參考說明書與圖式解釋；反之，專利權人希望範圍較窄，說明其新穎性。）


我認為可以解釋為：
系爭專利說明書並未直接定義哪個元件是"gathered sheet"，但從Fig. 1以及說明書其他段落的描述可理解這是一個集合連續皺褶材料的部件，如圖1中裝設在線軸（bobbin 4）上的「continuous sheet of homogenised tobacco 2」，還有元件：匯聚漏斗10："The converging funnel 10 gathers the continuous sheet of homogenised tobacco 8 transversely relative to its longitudinal axes."。

（編按，如果沒有明確的元件編號，可視為手段功能用語，顯得用說明書與圖式解讀變得重要，這也符合本案判決的意旨。）

The apparatus shown in Figure 1 generally comprises: supply means for providing a continuous sheet of homogenised tobacco; crimping means for crimping the continuous sheet; rod forming means for gathering the continuous crimped sheet and circumscribing the gathered material with a thermally-conductive aluminium foil wrapper to form a continuous rod; and cutting means for severing the continuous rod into a plurality of discrete rods. 

圖1顯示形成電子菸桿狀結構的裝置：

說明書段落也解釋"gathered sheet"的功能：The aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper. The wrapper being the sheet of thermally-conductive material. The gathered sheet of aerosol-forming material may be a sheet of tobacco such as a sheet of homogenised tobacco.

在解釋專利範圍的辯論中，有直接根據Article 69 EPC作為在評價發明專利性時解釋專利範圍的根據；另有判例表示唯有在專利範圍不清楚或模糊時才要參照說明書與圖式；另也關連到Article 84 EPC的明確性（claim須被說明書支持）規定。

Art. 69

ONLY：

案件進入歐洲擴大訴願委員會，顯得本案的重要性，判決中也認為這個議題具有"根本重要性"，引用涉及Article 69 EPC的前例（如G2/88、G6/88）外，委員會認為上述Art. 69與84適用在侵權議題的法律，並非用於評價發明專利性時解釋專利範圍的原則。

這個理解將侵權議題與評價專利性的專利範圍解釋原則分開，但仍可相互參照。如以下節錄內容：


甚至認為Art. 84 EPC僅是提供專利說明書撰寫的，而非解釋專利範圍的指引。

歐洲擴大訴願委員會對於解釋專利範圍的原則結論是：(1)專利範圍是評價專利性的起點與基礎；(2)說明書與圖式總是作為參照以解釋專利範圍，而不僅是在不清楚或是模糊的情況才這樣解釋。

歐洲擴大訴願委員會決議應參酌說明書與圖式解釋專利範圍（不論是否有不清楚或模糊的情況）。


（本案發回訴願委員會，於26.02.2026判決：系爭專利範圍不用參照說明書與圖式，系爭專利具新穎性，異議不成立）

筆記：

本案引證前案之一：EP2368449

my two cents:
雖結論很簡單（本篇名稱就是了），但是論述過程才是本案重點，有興趣者應查看判決原文。

根據以上歐洲專利局擴大訴願委員會作出具有約束力的判決，我的意見是，與一般歐洲實務一致，只是更強烈，而且是設定在評價發明專利性時，並且也被用在舉發攻防中專利權人用來限制而迴避引證前案的用途上。

從本案例而言，確實需要從說明書與圖式來解讀「gathered sheet」，如果沒有明確的元件編號，可以解釋為手段功能用語，顯得用說明書與圖式的揭露變得更重要，而不僅是輔助說明而已，符合本案判決的意旨。

上段說明與一般歐洲實務一致，例如(僅是我的感覺)，歐洲專利範圍的修正寬容度很小，一般是不能將說明書未寫在申請專利範圍的內容新增或修訂至經審查的專利範圍中、歐洲申請專利範圍"可以/必要時"可以直接引用圖式（須提出理由）、歐洲專利範圍雖不影響解釋，但需要標註圖式編號、修正歐洲專利範圍後，有時會被要求刪除非對應的實施例，...以上種種實務都可說明本次判例作出的解釋申請專利範圍的原則。

EPO Guidelines F-IV, 4.17 References to the description or drawings 

As indicated in Rule 43(6), the claims must not, in respect of the technical features of the invention, rely on references to the description or drawings "except where absolutely necessary". In particular, they must not normally rely on such references as "as described in part ... of the description" or "as illustrated in Figure 2 of the drawings".

The emphatic wording of the excepting clause is important to note. The onus is on the applicant to show that it is "absolutely necessary" to rely on references to the description or drawings in appropriate cases (see T 150/82).

An example of an allowable exception is an invention involving a peculiar shape that is illustrated in the drawings but cannot be readily defined either in words or by a simple mathematical formula. Another special case is where the invention relates to chemical products, some of whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.


Ron
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2026年9月9日 星期三

將來單方複審要揭示利害關係人 - 筆記

美國專利商標局（USPTO）擬修訂單方複審（ex parte reexaminatin，簡稱EPR）的規則，即要求提交單方複審請求時，必須揭示涉及單方複審案的所有真正利害關係人（all real parties in interest），但此揭示僅提供USPTO，對專利權人是保密的，並且同時評估單方複審適用法定禁止反言（statutory estoppel）的機制。（編按，法定禁反言比較像是一事不再理，目的是避免重複提出相同事證與議題，確保前後主張一致，不同於造成專利範圍解釋的專利審查歷史禁反言（Prosecution History Estoppel））

看完整個聯邦記事，目的是要對齊其他平行的無效程序，如IPR、GPR等，且避免被濫用EPR，另也考量適用法定禁反言、防止重複議題、排除未被授權的EPR，增加USPTO效能。

相關法規，並且有些是會被修訂的：

statutory estoppel：
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions
(e)Estoppel.— 
(1)Proceedings before the office.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review. 
(2)Civil actions and other proceedings.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

擬修訂的CFR：37 CFR 1.510(b)(6) and (b)(7)
36 CFR § 1.510 Request for ex parte reexamination.
(b) Any request for reexamination must include the following parts:
(6) A certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1) do not prohibit the requester from filing the ex parte reexamination request.

As adopted, § 1.510(b)(6) requires that a third party request for ex parte reexamination contain a certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of inter partes review and post-grant review at 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1), respectively, do not bar the third party from requesting ex parte reexamination.

The proposed § 1.510(b)(7) statement requiring identification of all real parties in interest to the ex parte reexamination request is expected to provide more efficient and effective evaluation of the estoppel provisions while still maintaining the confidentiality of a requester's identity as required by 35 U.S.C. 301(e) and 302.

附上手寫筆記：






Ron
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2026年9月1日 星期二

普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)

[前言]
本篇討論關於判斷設計專利與被告設計之間差異的標準的經典案例「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)」，那為何要研究本案？

下篇要討論的 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. (Fed. Cir. Feb. 2, 2026，此案在CAFC En Banc聯席法官否決複審（The petition for rehearing en banc is denied）後，確立CAFC在Feb. 2, 2026的判決，其中特別引用本篇Egyptian判決。

判斷設計侵權的步驟簡單地說就是先確認設計專利範圍，也就是基於本篇討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

"a design is better represented by an illustration ‘than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration."



另一理由是，因為發現原本想要理解的前例（即Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)）被此案例某種程度的"否決"，因此就來看看，這都是想要涵蓋各種案例(企圖如此)的本部落格漏掉的一塊。

參考本案例之前的"前例"：
- 1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

其中提到：
"於1984年CAFC案例Litton v. Whirlpool認為1871最高法院建立的「ordinary observer」是否有混淆（消費者購買侵權物誤認為購買具有專利的產品）的侵權判斷標準並不足夠，而是應該要確認設計專利相較於先前技術「具有新穎性的部分」是否有混淆來進行侵權比對。"

- 1984年確立「新穎特徵基準」案例 - Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

其中提到：
"縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。"

基於前述兩個先例，本案例提出新的見解（否決新穎特徵測試），也是目前主流判斷原則，先提出本案在rehearing en banc結論：



[本篇rehearing en banc案例報導]
案件資訊：
原告/上訴人/設計專利權人：EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI)
被告/被上訴人：SWISA, INC. and DROR SWISA
系爭設計：D467,389

EGI的系爭設計'389為一種磨指甲/拋光的工具（nail buffer），特別如下圖顯示是中空管狀方形內徑的工具，因為美國設計專利通常不用太多的文字說明，以圖為準，但法院審理時仍提供了文字解釋，甚至尺寸細節都估計出來：


在地院階段，兩個議題：系爭設計無效爭議與侵權爭議。地院判決被告Swisa並未證明系爭設計拋光工具的外觀是由其實用目的所支配（dictated by its utilitarian purpose），因此地院判決系爭專利有效。而對於被告提起侵權不成立簡易判決（summary judgment of non-infringement）請願，地院引用前例要求原告需證明：(1)以“普通觀察者”（ordinary observer test）眼光，認知被告侵權產品與系爭設計實質相似；(2)被告侵權產品“實質相同”系爭設計能區隔先前技術的“新穎特徵”（point of novelty）。

根據上述兩點，地院判決被告侵權產品並沒有涵蓋系爭設計的“新穎特徵” -- 上述系爭設計圖案中「拋光工具裸露出沒有被磨砂層覆蓋的第四面」，因此侵權不成立。

EGI上訴CAFC，CAFC同意地方法院的侵權不成立的判決 - 沒有事實證明Swisa產品使用了系爭設計的新穎特徵。

甚至CAFC還進一步解釋「新穎特徵/point of novelty」可以是單一設計元素，或是一些習知設計分別具備的元素的新的組合，而此組合並非是微不足道的。


在此新穎特徵的攻防中，原告EGI列出幾項特徵的組合（如：開放與中空主體、正方形截面、隆起的長方形磨具、暴露出的角落等），法院進一步與先前技術（Nailco）比對從中得出新穎特徵 - 長方形主體（編按這裡判決文好像有錯，寫成三角形），而又認為陪審團不會認同說這個新穎特徵相對先前設計是重大的進步（non-trivial advance）。

經考量先前技術判定的非重大進步（＂non-trivial advance＂test），CAFC認為被告侵權產品與系爭設計的差異並非微小（Swisa拋光器是四面都有磨具），因此同意地院判決而判決侵權不成立。

CAFC於2007判決：

然而，本案進入en banc（原告提CAFC複審請願被否決），但en banc同意審理，參考CAFC提出反對意見的法官DYK，見解如下：DYK不同意採用"non-trivial advance"測試作為設計基於新穎特徵的侵權判斷方法，認為這個測試與前例不一致，也沒有支持的前例，且混淆了侵權標準與設計顯而易見性的判斷，DYK認為"non-trivial advance"測試僅針對有多個元素組合的設計，在本案不是拿來評估"設計整體"的顯而易見性，而是不當地用於評估"每個新穎特徵"的顯而易見性。


據此，法院受理rehearing en banc（全院聯席重審），各方提出幾個議題：
1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？
2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？
3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。
4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？

en banc對各議題的意見：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

法院參照案例Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)意旨，分析設計專利侵權，就看設計的外觀，其中線條、結構上的細微差異都不影響實質的相同／不相同。視覺效果的一致性就是判斷兩個設計是否實質相同的主要標準（"sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design"）。


可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

法院也提到前例Litton的判決：不僅要以普通觀察者查看設計的相似度，也要得出特定新穎特徵，但en banc認為判斷設計的新穎特徵不容易，特別是在設計往往是由多個特徵組成，並不容易逐一判斷是否為設計的新穎特徵。

可參考：1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

法院藉此案讓大家重新考量使用「新穎特徵」的侵權判定方式，新穎特徵判斷與普通觀察者測試是平行的方式，也就是沒有需要兩段式判斷侵權案件。

編按，兩段式是，普通觀察者查看設計外觀是否有欺瞞消費者以為購買了某一來源的商品；再看被告商品是否具有設計專利的新穎特徵。

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

基於被告Swisa認為法院不能拋棄新穎特徵測試，但法院(en banc)不同意，只不過最終判決仍是對被告有利的結果。

法院(en banc)明確表示不使用non-trivial advance test，而這是新穎特徵測試（point of novelty test）的進一步測試，都不再使用，僅採用普通觀察者的測試法則。


本議題後面一段也頗為精彩，談到可能訴訟雙方都會尋求對自己有利的判斷法則，就討論到舉證責任，不翻譯了，呈現精彩原文：



3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？（一起理解）

不同於發明專利解釋專利範圍，其實法院並沒有被要求要解釋設計專利範圍，特別如美國最高法院已經認知設計最好的解釋就是看繪製的外觀，不會去特別解釋說明描述，也如同專利審查過程解釋設計專利範圍的方式。

"Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to “construe” a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design."

但實務上，地方法院階段是由陪審團解釋專利範圍，雖然解釋設計的描述可能並不明智，但向陪審團描述法院自己的分析對於設計侵權判斷其中各種設計特徵仍有幫助。這裡特別列舉本案，可參考以下各圖比對，法院可以向陪審團指出設計特徵，如本案系爭設計只有三個面有磨具（拋光用的結構），但被告產品則四面都有磨具，還可指出先前設計（Falley、Nailco）的結構特徵。

下圖為法院將已知前案與被告商品（Swisa Buffer）與系爭設計（'389）並排比較。


確實以上針對設計說明的解釋是對理解設計有幫助，但en banc仍認為對於設計專利的解釋，法院不應如以上逐字理解來解釋設計專利範圍。這當然跟法院僅採用普通觀察者的眼光來看設計是否侵權的方法有關。

法院進一步定義「普通觀察者/一般觀察者/ordinary observer」，並非是對此設計（磨指甲/拋光的工具（nail buffer））一概無知的人，而是對此類產品（先前的設計）有一定熟悉的消費者，也就是已經熟悉這裡提到的兩件先前設計－Falley與Nailco的普通觀察者。

en banc結論：
en banc採用不同於CAFC/地方法院的方法(需基於先前技術判斷新穎特徵的non-trivial advance test)，而是以普通觀察者的測試方法（regular observer test，回歸Gorham法則）判定侵權不成立（無須先判斷新穎特徵），但沒有否認CAFC的方法，認為兩者是平行的測試方法。

然而，en banc"似乎"也承認/無法否定這件案子一脈相承都是先比對先前技術得出系爭設計的新穎特徵再判斷是否被告侵權產品有此新穎特徵來判斷侵權與否，使得即便en banc判定設計侵權僅會採用普通觀察者法則，即便採用不同的方法，仍同樣地判斷兩個設計之間差異不能說不小而判定侵權不成立。


一個熟悉先前設計的消費者(買者)沒有因為設計專利與被告設計的相似度而被欺瞞/誤認以為買了某一來源（原本想買）的產品，因此判定侵權不成立。


my two cents:
以上結論很簡單，產品設計是否有侵害某設計專利權，就以普通觀察者來看兩者的差異是否會造成購買商品的人誤認以為買了某來源的商品，而無須根據先前技術先判斷出新穎特徵，再以新穎特徵來確認被告商品是否有此特徵。

設計是否有專利性（新穎性、非顯而易見性等）的判斷不同侵權判斷，直接參考MPEP 1504 Examination，取得設計專利的要件須考量：裝飾性（ornamentality）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（nonobviousness）、可實施性（enablement）與明確性（definiteness）。（參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html）

其中需要先判斷設計申請案的裝飾性特徵，所謂設計是針對裝飾目的的設計，而非針對功能或機構上的產品。設計專利權僅授與whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture。也就是取得設計專利，要具備新穎且非顯而易知的裝飾性特徵，而此裝飾特徵還是要從設計整體來看，也就設計的主軸是以裝飾為出發點（primarily ornamental），並不是將設計拆解後分別功能性與裝飾性特徵，因此以實用性為出發點的產品外觀一般裝飾性並不強。

"A determination of ornamentality is not a quantitative analysis based on the size of the ornamental feature or features but rather a determination based on their ornamental contribution to the design as a whole."


Ron
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