在火星的直升機免除侵權責任，但地面版本的直升機呢？ - Arltons v. AeroVironment (2026 CAFC)

2021年前往火星探索的毅力號（Perseverance）從其機身內飛出一架火星直升機 - 機智號（Ingenuity），除了毅力號本體持續探索火星外，機智號令人驚奇地在3年內執行72次飛行探索火星表面，當時就想說這架飛機有沒有"專利"，現在冒出來了，但是是一件侵權訴訟案。

機智號可參考https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/ingenuity-mars-helicopter/，

案件資訊：

原告/上訴人：PAUL E. ARLTON, DAVID J. ARLTON
被告/交叉上訴人：AEROVIRONMENT, INC.
系爭專利：US8,042,763
判決日期：February 4, 2026

本案源起地方法院在簡易判決中判定Aero Vironment, Inc.侵權不成立。

系爭專利'763關於一種旋翼飛行器（ROTARY WING VEHICLE），以下兩張圖可以對比出系爭發明的內容，Claim 1並不花俏，就是描述旋翼飛行器的主要結構特徵：第一轉子系統與第二轉子系統，文字上為在同一個軸上有兩個旋轉轉子系統的飛行器大概都可能落入專利範圍。

1. A rotary wing aircraft comprising

a non-rotating structural backbone,

a first rotor system coupled to the non-rotating structural backbone including first variable pitch rotor blades supported by a first rotor shaft for rotation about an axis of rotation in a first rotor plane and controlled by a first blade pitch controller which includes cyclic pitch control,

a second rotor system coupled to the non-rotating structural backbone including second variable pitch rotor blades supported by a second rotor shaft for rotation about the axis of rotation in a second rotor plane and controlled by a second blade pitch controller which includes cyclic pitch control, the second rotor plane being positioned to lie in axially spaced apart relation to the first rotor plane along the axis of rotation,

wherein the first blade pitch controller is coupled to the non-rotating structural backbone so that neither the first rotor shaft nor the second rotor shaft extends through the first blade pitch controller.

專利權人Arltons將系爭專利授權給生產無人飛行器的公司 - Lite Machines Corporation，也使得Lite Machines公司取得政府機關的創新研究計畫（SBIR、STTR，2005年），參與這些政府計畫也表示政府將來可以運用這些計畫的成果，包括海軍、空軍與特種作戰司令部（Special Operations Command）。

特別應提的是，政府創新研究計畫分為三個階段：phase I - 確定具有商業潛力的科學與技術特徵；phase II - 制定符合特定需求的計畫；phase III - 通過SBIR資助的研發或其產品或服務，後續再經非SBIR資助後，應用於聯邦政府。

Lite Machines在phases I, II取得多個研發與產品合約，用於開發系爭專利US8,042,763（提醒：專利權人是Arltons）中的技術。然而，在2016年，美國空軍通知Arltons不會與Lite Machines合作phase III的開發計畫，使得Arltons停止與Lite Machines的合作關係。

這時，本案被告AeroVironment上場，AeroVironment是著名的NASA長期合作的噴射推進實驗室（JPL）的合作廠商，英文指為分包商（subcontract），應該就是依照JPL的訂單生產器具的廠商。JPL要求AeroVironment生產探索火星的無人直升機（UAV helicopter），最終就是機智號（Ingenuity）。

根據NASA網頁記載，Ingenuity自July 30, 2020發射前往火星，於Feb. 18, 2021抵達火星，總共執行72次飛行任務，到了Jan. 25, 2024旋翼損壞，功成身退。而本案原告Arltons則是在機智號發射幾天後（2020年8月）在加州中央地方法院對AeroVironment提出侵權告訴。

AeroVironment於2021年2月提出基於28 U.S.C. § 1498免責的簡易判決請願，主張原告Arltons不能在地方法院對自己提告，而僅能在美國聯邦索賠法院（CFC）對美國政府提出告訴。

原告Arltons主張被告AeroVironment不能將侵權行為轉嫁至政府，政府也不能(違法)同意被告的侵權行為，因為基於15 U.S. Code § 638 - Research and development，應仍與Lite Machines合作phase III的開發計畫（ps. 也就是認為應該由Lite Machines"順順地"執行Ingenuity的製造生產的訂單）。

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28 U.S.C. § 1498（這是一種強制授權的免責條款，可以保護承包政府計劃的包商免於侵權賠償，使得專利權／著作權人僅能在美國聯邦索賠法院（United States Court of Federal Claims, CFC）對美國政府提出損害賠償）

(a)Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner’s remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner’s reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States.

...

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結果原本受理的加州中央地方法院同意AeroVironment的簡易判決請願，否決Arltons基於§ 638認為免責不能延及承包商的主張。期間，Arltons又提出營業秘密的主張，但也被地院否決。

到了2021年5月，根據AeroVironment接受媒體訪談的內容 - 提到地面版本Ingenuity - "Terry"的特性，Arltons要求撤銷AeroVironment提出的簡易判決請願，針對"Terry"，重新提出侵權訴訟中的探索程序（discovery），這回地院同意Arltons針對媒體公開內容執行探索程序。不過，結果仍是判定同意AeroVironment基於§ 1498的免責主張，但另一方面否決AeroVironment提出返還律師費用的請求（35 U.S.C. § 285，因為原告Arltons的主張並非無理由）。

雙方都上訴CAFC。

CAFC階段：

主要議題是是否被告AeroVironment可以主張28 U.S.C. § 1498規定的免責條款，主張應在CFC向美國政府提告？另有議題是是否基於15 U.S. Code § 638美國政府（空軍）應繼續與Lite Machines合作phase III？以及，是否基於35 U.S.C. § 285而須返還AeroVironment主張的律師費用？

法院澄清28 U.S.C. § 1498與15 U.S. Code § 638的關係，§ 638指引政府與民間公司的合作，而§ 1498是用於規定專利權人應在CFC對政府侵權的行為提出侵權告訴。§ 638並非限制基於§ 1498的主張。

經過一番討論後，Arltons進一步的主張是，即便AeroVironment可以基於28 U.S.C. § 1498免除製造Ingenuity的侵權責任，但其在地面版本的Ingenuity - Terry不能免除侵權責任。

Terry為地面版本的Ingenuity，其功能與運作都是反映火星上的Ingenuity，但是，是否JPL與AeroVironment有合約製造與使用Terry，或說是讓政府（準確地說是JPL）可以將Terry的功能使用在Ingenuity？

因此，主要議題轉變為：Ingenuity地面版本Terry使用是否可以適用28 U.S.C. § 1498的免責條款？

這種關係可以延伸到其他民間公司與政府合約與將來商業使用的爭議中，就目前證據可知，本案中被告製造的Terry並沒有商業使用、沒有商業利益，而僅是為了在媒體上展示Ingenuity的功能，因此目前是適用28 U.S.C. § 1498的免責條款。因此CAFC同意地院判決AeroVironment基於§ 1498免除侵權責任，而原告應在CFC對美國政府提出侵權告訴。

（另同意地院否決被告提出返還律師費用的請願）

my two cents:
從本篇判決可知，美國政府與民間合約是有法律保障民間公司免於侵權責任。但上述免責範圍僅限於合約廠商的"非商業"行為，也就是提供政府（NASA、空軍）的成果沒有侵權責任，但是商業使用（民間公司總是可能將與政府合作的成果商業化使用）則仍可能面臨侵權問題。

本案如果有後續，就是Arltons拿著專利在CFC對美國政府（如NASA、JPL）提出損害賠償告訴。以及，對於AeroVironment可能商業化地面飛的Terry的授權與侵權議題。

我覺得政府計畫帶動民間公司研發與成長是很棒的良性循環。

是否將來有可能看到在地面飛的Ingenuity？火星上是這樣（因為火星空氣稀薄，因此這樣的旋翼轉速需要非常高）：

https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/psd/mars/downloadable_items/4/8/48798_IngenuityEOMOverview-1280.mp4

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2049.OPINION.2-4-2026_2642932.pdf（備份：https://app.box.com/s/qz8me18ug8k0w65yflirx9s5dmozwuu8）

參考資料：https://ipwatchdog.com/2026/02/04/cafc-affirms-summary-judgment-patent-suit-nasa-mars-helicopter-subcontractor/

Ron

我國AI相關發明案例集 - TIPO 9/18/2025

本篇針對「我國AI相關發明案例集 - TIPO 9/18/2025」作些筆記。

簡報涉及AI案例、AI發明適格性、可據以實施要件、進步性要件。

根據USPTO定義出8個AI專利的分類：AI硬體、知識處理、機器學習、演化計算、機器視覺、自然語言處理、語音、規劃與控制。我在其他講義中也曾提到USPTO的分類：

TIPO也曾經面對AI機器DABUS發明人的適格性議題，案件上訴到最高行政法院，一路都是駁回的結果。

本部落格也曾報導在智慧財產及商業法院、最高行政法院的判決：

－AI不是法律上之「人」- 110年度行專訴字第3號（https://enpan.blogspot.com/2021/09/ai-1103.html）

－發明人應具備權利能力 - 最高行政法院判決 110年度上字第813號（https://enpan.blogspot.com/2025/05/110813.html）

AI專利發明定義的問題：AI發明的適格性判斷－先查＂電腦軟體發明＂是否符合發明定義之態樣？其中依據是我國專利審查基準第二篇「第十二章 電腦軟體相關發明（https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/0/f1751967097304.pdf）」中第3.3節（明顯符合或不符發明定義之態樣）與第3.4節（藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現）的規定。

第3.3節「明顯符合或不符發明定義之態樣」

－明顯符合發明定義之態樣：具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者、具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者。

－明顯不符發明定義之態樣：非利用自然法則者、非技術思想者。

第3.4節「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」，其中，硬體資源係指用以實現資訊處理、操作或功能之實體裝置或構件，例如電腦，或其中央處理器（CPU）、記憶體等構件，或與電腦相連接之鍵盤、螢幕等。其中要件為：藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作。

根據以上兩節的規定，可知我國對於AI發明專利適格性的要求是：(1)需要執行於具體機器或物體；(2)需利用硬體資源；(3)藉由軟體與硬體資源之協同運作（但非指申請專利範圍一定要描述硬體特徵，而是整體來看是否為軟硬體協作的發明），才具備有專利適格性。

接著是「可據以實現」的必要性，在AI發明揭露時需避免"黑盒子"，且有明確輸入與輸出的結果，不能僅有資訊處理的步驟而已。

以下從講義中範例摘錄出AI發明揭露的重點（全貌可參考原檔）：

(1)專利範圍應記載執行每個步驟的主體。

(2)需能理解為電腦軟硬體的協同運作。

(3)避免只是將電腦軟體作為人為安排運用的工具。

(4)AI發明應利用硬體具體實現（軟硬體協同運作）其中資訊處理步驟。

(5)申請專利範圍需描述元件之間連結與資訊傳輸，並有資訊處理的目的，證明發明（電腦軟體之資訊處理）為利用硬體資源具體實現。

(6)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者符合發明定義－表現出物體技術性質。

(7)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者符合發明定義－利用物體狀態與其相對應現象間的技術上的關係。

(8)申請專利範圍應記載「AI模型/網路與其他軟硬體協同運作的技術目的」。

AI發明揭露需要避免黑盒子與不明確，以符合「可據以實施要件」。

適度揭露機器學習模型與訓練方法。

（本篇筆記忽略進步性要件的內容）

TIPO檔案：https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/004/f1755745004794.pdf

Ron

100年前讓火箭飛上天際的人 - Robert Hutchings Goddard

雖可能當年沒有實現，但是技術到多年後成為可行。

羅伯特·戈達德（Robert Hutchings Goddard），可參考：https://zh.wikipedia.org/wiki/罗伯特·戈达德。

專利的話嘛，wikipedia說214件，但直接用人名檢索可得出一件：FR498797A，但中間名字改為縮寫h就可看到很多件。

類別： 火槍與火炮（Arquebuserie et artillerie）— 多種武器及配件
申請日期： 1918 年 3 月 5 日於巴黎
公告日期： 1920 年 1 月 22 日

摘要（截圖給Gemini翻譯，Gemini還知道發明人是著名的美國火箭科學家 羅伯特·哈金斯·戈達德（Robert Hutchings Goddard））：

本發明之標的為一種備有彈倉的發射裝置（或火箭裝置），其配備有可相對移動的燃燒室與槍機總成（bloc de culasse）。當裝藥或彈藥在燃燒室內爆炸時，燃燒室可隨槍機總成沿軸線方向進行輕微移動。 

此外，該裝置具有以下特徵： 

• a) 設有彈性支撐裝置，以允許燃燒室沿軸線進行有限度的移動；同時設有其他支撐裝置，允許槍機總成沿軸線進行更大距離的移動，以確保槍機與燃燒室分離，並在此分離期間將彈藥送入燃燒室。 

• b) 彈藥是透過一對在空間上直徑相對（互為對向）的容器，從一個間歇性旋轉的彈倉中交替送入燃燒室。 

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再通過AI找尋Robert Hutchings Goddard的專利，還有如1914年獲准的US1102653，專利範圍描述一個火箭裝置，包括主火箭與副火箭，主火箭包括燃燒室和發射管；副火箭安裝在發射管內；副火箭用於在主火箭中的炸藥消耗完畢時點燃。整體看來就是今日火箭發射過程的設計。

US1103503
Claim 1描述一個火箭裝置，包括有燃燒室以及包含有燃料的外殼，以及用於連續進料的手段。

my two cents: 從廣播訪問孫維新教授的內容得知Robert H Goddard，看來，現在的火箭技術主要概念是100年前的技術。

Ron

「3.4.2肯定進步性之因素」- 筆記

要辯駁發明具有進步性，除了運用「否定進步性之因素」之「複數引證的結合動機」（可參考：https://enpan.blogspot.com/2026/01/blog-post_28.html）來證明引證案缺乏結合動機的方式外，還可運用「肯定進步性之因素」，其中分為「反向教示」與「有利功效」。

兩者比較之後，加上實務經驗，要證明先前技術的「反向教示」並不容易，因為需要證明先前技術具體排除系爭發明運用的技術，除了可從先前技術的揭示內容得出「反向教示」的證據，必要時還要去查先前技術的專利審查歷史，... 總之，不容易，特別是現代專利說明書撰寫時可能不會寫出積極排除先前技術的描述，答辯時是有可能，卻仍是要抽絲剝繭才可能得出。

這方面可以調閱法院案例，如：智慧財產法院109年度民專上字第23號民事判決（https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/503-7471.html）。

另外可參考：顯而易見性的"反向教示"議題討論 - MEIRESONNE v. GOOGLE, INC.（https://enpan.blogspot.com/2017/03/meiresonne-v-google-inc.html）

“前案是否有"反向教示"系爭專利請求項範圍，要看前案內容是否有批評、迴避或是否決了爭議中的發明技術："A reference that “merely expresses a general preference for an alternative invention but does not criticize, discredit, or otherwise discourage investigation into” the claimed invention does not teach away."”

對於「有利功效」，主要是證明系爭專利申請範圍中的描述直接產生對照先前技術所具有的技術功效，若還可以證明這些有利功效為先前技術「無法預期的功效」，對專利進步性答辯則更為有力。

my two cents:

想要筆記本篇，主要是審查委員要求進步性答辯不能一味地說明發明與前案差異，仍應論述先前技術是否有結合的動機（共4個因素），是否對系爭發明具有反向教示，以及/或發明是否具備有利功效。

----專利審查基準第二篇第三章「專利要件」----

3.4.2肯定進步性之因素

3.4.2.1反向教示

於進步性之步驟2「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）。

「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。

例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證A揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證B揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。

判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

若先前技術僅揭露較佳實施方式，或僅揭露一種以上的擇一形式記載，而申請專利之發明並非較佳實施方式，或為擇一形式記載之其中一種，由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。

3.4.2.2有利功效

判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效（參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」）及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。

若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效，則可判斷具有肯定進步性之因素，若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事，參照本章3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。

Ron

台灣人如何申請PCT案 - 筆記

TIPO：https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/546-47237.html

... 臺灣不是「PCT」的會員國，故無法在臺灣申請PCT的專利申請案，也無法經由PCT申請案指定臺灣進入國家階段；PCT申請案應由申請人向PCT受理局(包括WIPO國際局及有受理PCT國際申請案之會員國專利局)提出國際專利申請案。

解決方案(之一)：

中華民國國籍的法人或自然人可以通過CN為受理局提交PCT案，但遞交PCT案的CN案不能主張台灣申請案優先權（ECFA互惠使一般CN案可以主張TW申請案優先權，但不包括通過CN進入PCT案）。如果PCT申請案要主張TW優先權，就不通過CN，選擇其他國家作為受理局。

WIPO faqs：https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-faqs-about-the-pct.pdf

圖解PCT流程：

Ron

「否定進步性之因素」之「複數引證的結合動機」筆記

本篇筆記我國專利審查基準「第二篇第三章專利要件」之3.4.1「否定進步性之因素」中3.4.1.1「有動機結合複數引證」規定。

3.4.1否定進步性之因素

3.4.1.1 考量是否「有動機能結合複數引證」，主要目的是避免後見之明。

複數引證結合動機一：「技術領域之關連性」

技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制（mechanism）或作用等予以考量。

若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量本章3.4.1.1.2「所欲解決問題之共通性」、3.4.1.1.3「功能或作用之共通性」及3.4.1.1.4「教示或建議」等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。

PS.即便複數引證有技術領域的關連性，仍應考量以下三個結合動機的判斷。

審查基準提出一個例1：

〔請求項〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔主要引證〕

一種根據使用者所設定的重要程度來重排通訊錄的紀錄之電話裝置。

〔其他引證〕

一種根據通訊頻繁度來重排通訊錄的紀錄之傳真裝置。

〔說明〕

主要引證之裝置與其他引證之裝置，均屬具有通訊錄之通訊裝置的技術領域，故二引證之技術內容的技術領域具有關連性。

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複數引證結合動機二：「所欲解決問題之共通性」

所欲解決問題之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題予以判斷。

判斷某一引證之技術內容的所欲解決問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考量。

若複數引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

PS.當複數引證所欲解決問題具有共通性，就可以認定複數引證具有結合動機，這樣就夠了，不用考量其他判斷。

審查基準提出例1：

〔請求項〕

一種在表面形成有硬質碳膜的寶特瓶。

〔主要引證〕

一種在表面形成有氧化矽膜的寶特瓶，該氧化矽膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔其他引證〕

一種在表面形成有硬質碳膜的密封容器，該硬質碳膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的。

〔說明〕

由於主要引證與其他引證均記載「膜層之塗覆可達成提升氣體屏蔽性之目的」，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

審查基準提出例2：

〔請求項〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理剪。

〔主要引證〕

一種在握持部具有剝殼元件之料理剪。

〔其他引證〕

一種在握持部具有瓶塞移除元件之料理小刀。

〔說明〕

使料理剪或料理小刀等料理器具具有多功能，以解決料理的問題，該問題係料理器具之技術領域中具有通常知識者易於思及者，故二引證之技術內容的所欲解決問題具有共通性。

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複數引證結合動機三：「功能或作用之共通性」

功能或作用之共通性，係以複數引證之技術內容是否包含實質相同之功能或作用予以判斷。

若複數引證之技術內容的功能或作用具有共通性，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。

PS.當複數引證功能或作用具有共通性，就可以認定複數引證具有結合動機，這樣就夠了，不用考量其他判斷。

審查基準提出例1：

〔請求項〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔主要引證之技術內容〕

一種印刷機，包含膠印滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之凸輪機構按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔其他引證之技術內容〕

一種印刷機，包含凹版滾筒之清潔裝置，該清潔裝置係藉由其中之膨脹機構膨脹按壓接觸洗淨布，以洗淨滾筒。

〔說明〕

主要引證之技術內容係以凸輪機構按壓接觸洗淨布，其他引證之技術內容係以膨脹機構按壓接觸洗淨布，均係按壓接觸洗淨布以洗淨滾筒，故二引證之技術內容的功能或作用具有共通性。

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複數引證結合動機四：「教示或建議」

若相關引證之技術內容中已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，例如，引證A、B至少其一揭露結合二者之教示或建議，或另一佐證C揭露結合引證A與引證B之教示或建議，則可認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有強烈動機能結合該等引證（引證A與引證B）之技術內容。

PS.當複數引證彼此之間有結合的教示或建議，就有強烈動機可以結合，看來這是最有力可結合引證的理由，舉發專利的證據可以朝這方面搜尋前案。

審查基準提出例1：

〔請求項〕

一種鋁製之建築結構材料片，其具有彎曲結構。

〔主要引證〕

一種建築結構板片材料，其具有彎曲結構，係選自質輕、耐蝕性高之材料（惟未揭露該材料為鋁）。

〔其他引證〕

一種屋頂桁架構件，其係以鋁材或鋁合金製作，由於鋁為一種輕質材料，因此可減輕該構件之重量。

〔說明〕

主要引證之技術內容揭露其建築結構板片材料係選自質輕之材料，其他引證之技術內容揭露製作屋頂桁架構件的鋁為一種輕質材料，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

例2：

〔請求項〕

一種透明膜，包含乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，其中該共聚物係以交聯劑進行交聯。

〔主要引證〕

一種透明膜，包括乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物，以及分散在該共聚物中的酸受體粒子，該透明膜可應用於太陽能電池元件之密封膜。

〔其他引證〕

一種透明膜，係由乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物形成，該共聚物係以交聯劑進行交聯，該透明膜可應用於太陽能電池之密封膜。

〔説明〕

主要引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物的透明膜，可應用於太陽能電池元件之密封膜，其他引證之技術內容揭露乙烯與醋酸乙烯酯之共聚物藉由交聯劑進行交聯後形成的透明膜，可應用於太陽能電池之密封膜，因此相關引證之技術內容中已揭露結合二引證之技術內容的教示或建議。

my two cents:

有次與審查委員電話討論案件時，審查委員認為當審查意見引用複數引證，若要挑戰「複數引證的結合動機」，應考量以上四點，而不是僅挑其中對系爭專利申請案有利的因素，多數申請人/專利工程師僅論述複數引證結合動機一，認為領域不同就認為複數引證不能結合。

Ron

"about"影響兩件專利的衝突(interference)爭議 - General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals (CAFC 2018)

本案例涉及的議題是，在化學、醫藥相關專利範圍因為"about"的化學成分(顆粒濃度)解釋範圍產生衝突(interference)的爭議。

"General Hospital Corp. v. Sienna Biopharmaceuticals (CAFC 2018)"案件資訊：

上訴人：THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (GHC)

被上訴人：SIENNA BIOPHARMACEUTICALS, INC.

系爭專利：系爭專利申請案No. 13/789,575（PTAB No. 106,037）、US8,821,941

判決日期：May 4, 2018

本案上訴人GHC是系爭申請案No. 13/789,575的申請人，本案被上訴人Sienna擁有美國專利US8,821,941。在2015/10/8，PTAB（根據GHC的建議）宣告兩件案子有衝突（interference），PTAB認為'575的claims 65-67與'941的claims 1-20相衝突，其中'575的claim 65（可參考以下列舉claim 1）界定奈米顆粒的濃度，再通過PTAB的解釋，認為Sienna的範圍涵蓋到系爭申請案'575的範圍。這部分涉及專利範圍與說明書中"about"在相關領域可以涵蓋的比例是多少？

PTAB階段：

Sienna則反過來認為系爭專利(申請案)'575並不符合說明書揭露的要求，主張'575為無效，主要理由是「系爭申請案揭露光密度，但不是用每毫升顆粒數(密度)描述配方，是否能將光密度轉換為顆粒濃度的消光係數(extinction coefficient)存在爭議」，PTAB接受的消光係數是來自專家證詞，而不是基於說明書的記載，結果是，PTAB接受Sienna的主張，判定系爭申請案claims 65-67缺乏說明書支持，因此不符35U.S.C.112規定。GHC上訴CAFC。

系爭申請案：

CAFC判決書中提到系爭申請案關於一種「使用奈米顆粒破壞毛囊以移除毛髮的方法」，但是實際看公開說明書專利名稱指的是一種用於卵泡輸送的能量吸收化合物，如果看Claim 1（US2013/0315999）是一種治療或緩解毛囊性皮膚病的方法，方法包括：a) 將包括有吸收光化合物的次毫米顆粒的藥劑塗布在皮膚上；b) 通過機械攪拌、聲波振動、超音波、交替吸力和壓力或微射流，將所述藥劑送至皮膚的毛囊、皮脂腺、皮脂腺導管或漏斗部；以及 c) 使此毫米顆粒暴露於(光)能量激活，藉此治療毛囊性皮膚病。

（僅列舉用於理解發明內容，但非爭議的範圍）

1. A method of treating or ameliorating a follicular skin disease of a subject, the method comprising

a) topically applying a formulation comprising a sub-micron particle comprising a light absorbing compound to a subject's skin;

b) facilitating delivery of said compound to a hair follicle, sebaceous gland, sebaceous gland duct, or infundibulum of the skin by mechanical agitation, acoustic vibration, ultrasound, alternating suction and pressure, or microjets; and

c) exposing said sub-micron particle to energy activation, thereby treating the follicular skin disease.

US8,821,941的claim 1描述一種以熱局部破壞毛囊的方法，不認真翻譯的話，其中講的是塗抹具有奈米顆粒的化合物在皮膚上，再以紅外光照射(暴露)方式損壞毛囊，以除毛或減少頭髮生長。

（僅列舉用於理解發明內容，但非爭議的範圍）

1. A method of localizing thermal damage to a hair follicle, comprising:

applying a composition to a skin surface,

wherein said composition comprises a plurality of unassembled plasmonic nanoparticles,

wherein the unassembled plasmonic nanoparticles comprise a conductive metal portion,

wherein the conductive metal portion comprises at least one of gold or silver,

wherein the unassembled plasmonic nanoparticles have a size in a range of 10 nm to 300 nm,

wherein the unassembled plasmonic nanoparticles comprise a coating that coats the conductive metal portion, wherein said coating facilitates selective removal from the skin surface;

wherein the coating comprises at least one of silica or polyethylene glycol (PEG),

wherein the unassembled plasmonic nanoparticles have a concentration of 10⁹ to 10²³ particles per ml of the composition, wherein said concentration is sufficient to, after exposure to irradiation, induce thermal damage in the hair follicle;

distributing the composition from the skin surface to the hair follicle to target the hair follicle;

selectively removing the composition from the skin surface, while leaving the composition localized within the hair follicle; and

irradiating the composition with an infrared light source thereby inducing a plurality of surface plasmons in said unassembled plasmonic nanoparticles,

wherein the induction of the surface plasmons generates thermal damage to the hair follicle for at least one of hair removal or hair growth reduction.

CAFC階段：

判斷說明書記載是否符合112規定，考量的是「是否申請案揭露書可以合理地傳達申請日發明人擁有要保護的專利標的給相關領域技術人員」，相關案例是：Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc)。

"whether the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date."

可參考：說明書揭露的經典案例：說明書揭露的程度 - Ariad v. Eli Lilly (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2015/06/ariad-v-eli-lilly-fed-cir-2010.html）。

法院關於"about"解釋的立論：

Sienna的'941沒有定義"about"，但PTAB考慮專家證詞大約是"10%"的解釋，然而GHC卻沒有任何內外證據的支持包括「正負20% variation」，因此，就GHC而言，只能反對Sienna解釋"about"在最廣而合理的解釋下為「within 10%」的解釋，卻沒有其他足以支持自己解釋的證據，系爭申請案專利範圍claims 65-67面臨不符合35U.S.C.112說明書支持的問題，因此也就無法證明兩件專利案有衝突（interference）。

判決：CAFC確認PTAB作出系爭申請案claims 65-67因為缺乏說明書支持而無效，但撤回PTAB拒絕GHC提出新增專利範圍請求的決定，因此部分發回重審。

my two cents:

本案有趣值得警惕的是，原來主張專利範圍之間有衝突的GHC，卻因為說明書沒有揭露以證明所主張的範圍，因此衝突不存在，連帶相關專利範圍也無效。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/17-1012.opinion.5-2-2018.1.pdf

Ron