2026年3月5日 星期四
單一引證的單一實施例教示系爭案時的顯而易知性論述 - Guardant Health, Inc. v. University of Washington (CAFC 2026)
案件資訊：
上訴人/IPR異議人：GUARDANT HEALTH, INC.
被上訴人/專利權人：UNIVERSITY OF WASHINGTON
系爭專利：US10,760,127（IPR2022-00817）
判決日期：January 23, 2026
案件源起PTAB的IPR最終決定 - 系爭專利claims 1-30為非顯而易見（35 U.S.C. § 103），也就是判決IPR理由不成立，IPR異議人Guardant提起上訴。
先看一下系爭專利'127的Claim 1，如下，提出一種基因(DNA)定序方法，其中提出adapter（銜接子，這是在基因工程中一段雙鏈DNA分子，用於銜接兩種DNA分子的端點），方法將此"銜接子"接到"雙股DNA"的片段上，產生多個部分互補的、不對稱雙股"經過銜接子連接的DNA分子"，所述"銜接子"包括選自不同條碼序列（sequences）的條碼（barcodes）；擴張/放大"經過銜接子連接的DNA分子"中原始股的基因分子以生成第一與第二複製基因；定序（sequencing）多個第一與第二複製基因得出第一與第二股"序列讀段"（reads）；以及針對一些"經過銜接子連接的DNA分子"所包括的條碼 - 確認"序列讀段"的存在、比對經確認的"序列讀段"與參考序列（reference sequence），以及分析其中對應關係以識別出序列的變異性（sequence variation）。（編按，這個方法的目的是要在產檢時移除一些非天然或是非原始的"損壞/突變"的DNA，理解這樣的專利範圍蠻有趣！）
1. A method of sequencing DNA comprising:
a) attaching adapters to double-stranded DNA fragments to generate a plurality of partially-complementary, asymmetrical double-stranded adapter-DNA molecules, wherein the adapters comprise barcodes selected from a plurality of distinct barcode sequences;
b) amplifying original strands of at least a portion of the double-stranded adapter-DNA molecules to produce first and second strand copies;
c) sequencing a plurality of first and second strand copies to obtain first and second strand sequence reads for at least a portion of the adapter-DNA molecules; and
d) for at least some of the adapter-DNA molecules comprising barcodes—
confirming the presence of at least one sequence read derived from each of the original first and second strands of the adapter-DNA molecules;
comparing at least one of the confirmed first and second strand sequence reads to a reference sequence; and
analyzing one or more correspondences between at least one of the confirmed first and second strand sequence reads and the reference sequence to identify a sequence variation
本案上訴議題為Guardant主張PTAB在103判斷上有誤－當系爭專利範圍中"擴張"以及在之後的"定序"步驟被單一引證案的單一實施例揭露時，仍要求異議理由要證明結合動機與成功的合理期待。
在此判決的一開始，就指出 - 基於35 U.S.C. § 103的無效理由要求要有動機結合（motivation to combine）以及“對於單一引證案的單一實施例揭露系爭專利元件 ”成功的合理期待（reasonable expectation of success），也就是PTAB判決指出沒有動機結合或是沒有成功的合理期待（相關領域技術人員根據引證案對於系爭專利發明有成功的合理期待）。（"requiring a motivation to combine and a reasonable expectation of success where the elements of amplification followed by sequencing were disclosed together in a single embodiment in a single reference"）
仍需要理解系爭專利發明的背景技術：
原本在IPR異議理由中有4件引證，但在上訴議題中僅保留兩件引證 - Travers ’075、Travers 2010：
其中特別的是，Guardant主張引證Travers ’075段落0122教示系爭專利中擴張與定序步驟，而PTAB卻錯誤地要求證明結合動機與成功的合理期待。
針對"結合的動機"爭點，CAFC法官同意上訴人的主張，當有單一引證案中單一實施例已經揭露爭議的元件時，就不須要求異議人證明結合的動機。
針對"成功的合理期待"爭點，CAFC認為系爭專利權人誤用針對"成功的合理期待"案例，在本案中，即便引證至少有兩件，但是因為單一引證的單一實施例已經教示系爭專利最重要的兩個步驟 - 擴張與定序，有不需要結合引證，也就不用證明對於引證案的結合是否有成功的合理期待。
CAFC駁回PTAB的最終決定，發回重審。
CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1129.OPINION.1-23-2026_2637140.pdf（備份：https://app.box.com/s/e0ovfbhupi7sn8v11y1x209udfxnx0sw）
2026年2月25日 星期三
在火星的直升機免除侵權責任，但地面版本的直升機呢？ - Arltons v. AeroVironment (2026 CAFC)
2021年前往火星探索的毅力號（Perseverance）從其機身內飛出一架火星直升機 - 機智號（Ingenuity），除了毅力號本體持續探索火星外，機智號令人驚奇地在3年內執行72次飛行探索火星表面，當時就想說這架飛機有沒有"專利"，現在冒出來了，但是是一件侵權訴訟案。
機智號可參考https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/ingenuity-mars-helicopter/，
案件資訊：
原告/上訴人：PAUL E. ARLTON, DAVID J. ARLTON
被告/交叉上訴人：AEROVIRONMENT, INC.
系爭專利：US8,042,763
判決日期：February 4, 2026
本案源起地方法院在簡易判決中判定Aero Vironment, Inc.侵權不成立。
系爭專利'763關於一種旋翼飛行器（ROTARY WING VEHICLE），以下兩張圖可以對比出系爭發明的內容，Claim 1並不花俏，就是描述旋翼飛行器的主要結構特徵：第一轉子系統與第二轉子系統，文字上為在同一個軸上有兩個旋轉轉子系統的飛行器大概都可能落入專利範圍。
1. A rotary wing aircraft comprising
a non-rotating structural backbone,
a first rotor system coupled to the non-rotating structural backbone including first variable pitch rotor blades supported by a first rotor shaft for rotation about an axis of rotation in a first rotor plane and controlled by a first blade pitch controller which includes cyclic pitch control,
a second rotor system coupled to the non-rotating structural backbone including second variable pitch rotor blades supported by a second rotor shaft for rotation about the axis of rotation in a second rotor plane and controlled by a second blade pitch controller which includes cyclic pitch control, the second rotor plane being positioned to lie in axially spaced apart relation to the first rotor plane along the axis of rotation,
wherein the first blade pitch controller is coupled to the non-rotating structural backbone so that neither the first rotor shaft nor the second rotor shaft extends through the first blade pitch controller.
專利權人Arltons將系爭專利授權給生產無人飛行器的公司 - Lite Machines Corporation，也使得Lite Machines公司取得政府機關的創新研究計畫（SBIR、STTR，2005年），參與這些政府計畫也表示政府將來可以運用這些計畫的成果，包括海軍、空軍與特種作戰司令部（Special Operations Command）。
特別應提的是，政府創新研究計畫分為三個階段：phase I - 確定具有商業潛力的科學與技術特徵；phase II - 制定符合特定需求的計畫；phase III - 通過SBIR資助的研發或其產品或服務，後續再經非SBIR資助後，應用於聯邦政府。
這時，本案被告AeroVironment上場，AeroVironment是著名的NASA長期合作的噴射推進實驗室（JPL）的合作廠商，英文指為分包商（subcontract），應該就是依照JPL的訂單生產器具的廠商。JPL要求AeroVironment生產探索火星的無人直升機（UAV helicopter），最終就是機智號（Ingenuity）。
根據NASA網頁記載，Ingenuity自July 30, 2020發射前往火星，於Feb. 18, 2021抵達火星，總共執行72次飛行任務，到了Jan. 25, 2024旋翼損壞，功成身退。而本案原告Arltons則是在機智號發射幾天後（2020年8月）在加州中央地方法院對AeroVironment提出侵權告訴。
AeroVironment於2021年2月提出基於28 U.S.C. § 1498免責的簡易判決請願，主張原告Arltons不能在地方法院對自己提告，而僅能在美國聯邦索賠法院（CFC）對美國政府提出告訴。
原告Arltons主張被告AeroVironment不能將侵權行為轉嫁至政府，政府也不能(違法)同意被告的侵權行為，因為基於15 U.S. Code § 638 - Research and development，應仍與Lite Machines合作phase III的開發計畫（ps. 也就是認為應該由Lite Machines"順順地"執行Ingenuity的製造生產的訂單）。
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28 U.S.C. § 1498（這是一種強制授權的免責條款，可以保護承包政府計劃的包商免於侵權賠償，使得專利權／著作權人僅能在美國聯邦索賠法院（United States Court of Federal Claims, CFC）對美國政府提出損害賠償）
(a)Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner’s remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner’s reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States.
...
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結果原本受理的加州中央地方法院同意AeroVironment的簡易判決請願，否決Arltons基於§ 638認為免責不能延及承包商的主張。期間，Arltons又提出營業秘密的主張，但也被地院否決。
到了2021年5月，根據AeroVironment接受媒體訪談的內容 - 提到地面版本Ingenuity - "Terry"的特性，Arltons要求撤銷AeroVironment提出的簡易判決請願，針對"Terry"，重新提出侵權訴訟中的探索程序（discovery），這回地院同意Arltons針對媒體公開內容執行探索程序。不過，結果仍是判定同意AeroVironment基於§ 1498的免責主張，但另一方面否決AeroVironment提出返還律師費用的請求（35 U.S.C. § 285，因為原告Arltons的主張並非無理由）。
雙方都上訴CAFC。
CAFC階段：
主要議題是是否被告AeroVironment可以主張28 U.S.C. § 1498規定的免責條款，主張應在CFC向美國政府提告？另有議題是是否基於15 U.S. Code § 638美國政府（空軍）應繼續與Lite Machines合作phase III？以及，是否基於35 U.S.C. § 285而須返還AeroVironment主張的律師費用？
法院澄清28 U.S.C. § 1498與15 U.S. Code § 638的關係，§ 638指引政府與民間公司的合作，而§ 1498是用於規定專利權人應在CFC對政府侵權的行為提出侵權告訴。§ 638並非限制基於§ 1498的主張。
經過一番討論後，Arltons進一步的主張是，即便AeroVironment可以基於28 U.S.C. § 1498免除製造Ingenuity的侵權責任，但其在地面版本的Ingenuity - Terry不能免除侵權責任。
Terry為地面版本的Ingenuity，其功能與運作都是反映火星上的Ingenuity，但是，是否JPL與AeroVironment有合約製造與使用Terry，或說是讓政府（準確地說是JPL）可以將Terry的功能使用在Ingenuity？
因此，主要議題轉變為：Ingenuity地面版本Terry使用是否可以適用28 U.S.C. § 1498的免責條款？
這種關係可以延伸到其他民間公司與政府合約與將來商業使用的爭議中，就目前證據可知，本案中被告製造的Terry並沒有商業使用、沒有商業利益，而僅是為了在媒體上展示Ingenuity的功能，因此目前是適用28 U.S.C. § 1498的免責條款。因此CAFC同意地院判決AeroVironment基於§ 1498免除侵權責任，而原告應在CFC對美國政府提出侵權告訴。
（另同意地院否決被告提出返還律師費用的請願）
my two cents:
從本篇判決可知，美國政府與民間合約是有法律保障民間公司免於侵權責任。但上述免責範圍僅限於合約廠商的"非商業"行為，也就是提供政府（NASA、空軍）的成果沒有侵權責任，但是商業使用（民間公司總是可能將與政府合作的成果商業化使用）則仍可能面臨侵權問題。
本案如果有後續，就是Arltons拿著專利在CFC對美國政府（如NASA、JPL）提出損害賠償告訴。以及，對於AeroVironment可能商業化地面飛的Terry的授權與侵權議題。
我覺得政府計畫帶動民間公司研發與成長是很棒的良性循環。
是否將來有可能看到在地面飛的Ingenuity？火星上是這樣（因為火星空氣稀薄，因此這樣的旋翼轉速需要非常高）：
CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2049.OPINION.2-4-2026_2642932.pdf（備份：https://app.box.com/s/qz8me18ug8k0w65yflirx9s5dmozwuu8）
Ron
2026年2月24日 星期二
我國AI相關發明案例集 - TIPO 9/18/2025
本篇針對「我國AI相關發明案例集 - TIPO 9/18/2025」作些筆記。
簡報涉及AI案例、AI發明適格性、可據以實施要件、進步性要件。
根據USPTO定義出8個AI專利的分類：AI硬體、知識處理、機器學習、演化計算、機器視覺、自然語言處理、語音、規劃與控制。我在其他講義中也曾提到USPTO的分類：
TIPO也曾經面對AI機器DABUS發明人的適格性議題，案件上訴到最高行政法院，一路都是駁回的結果。
本部落格也曾報導在智慧財產及商業法院、最高行政法院的判決：
－AI不是法律上之「人」- 110年度行專訴字第3號（https://enpan.blogspot.com/2021/09/ai-1103.html）
－發明人應具備權利能力 - 最高行政法院判決 110年度上字第813號（https://enpan.blogspot.com/2025/05/110813.html）
AI專利發明定義的問題：AI發明的適格性判斷－先查＂電腦軟體發明＂是否符合發明定義之態樣？其中依據是我國專利審查基準第二篇「第十二章 電腦軟體相關發明（https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/0/f1751967097304.pdf）」中第3.3節（明顯符合或不符發明定義之態樣）與第3.4節（藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現）的規定。
第3.3節「明顯符合或不符發明定義之態樣」
－明顯符合發明定義之態樣：具體執行對於機器等之控制或伴隨控制之處理者、具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者。
－明顯不符發明定義之態樣：非利用自然法則者、非技術思想者。
第3.4節「藉助電腦軟體之資訊處理係利用硬體資源具體實現」，其中，硬體資源係指用以實現資訊處理、操作或功能之實體裝置或構件，例如電腦，或其中央處理器（CPU）、記憶體等構件，或與電腦相連接之鍵盤、螢幕等。其中要件為：藉由電腦軟體與硬體資源之協同運作。
根據以上兩節的規定，可知我國對於AI發明專利適格性的要求是：(1)需要執行於具體機器或物體；(2)需利用硬體資源；(3)藉由軟體與硬體資源之協同運作（但非指申請專利範圍一定要描述硬體特徵，而是整體來看是否為軟硬體協作的發明），才具備有專利適格性。
接著是「可據以實現」的必要性，在AI發明揭露時需避免"黑盒子"，且有明確輸入與輸出的結果，不能僅有資訊處理的步驟而已。
以下從講義中範例摘錄出AI發明揭露的重點（全貌可參考原檔）：
(1)專利範圍應記載執行每個步驟的主體。
(2)需能理解為電腦軟硬體的協同運作。
(3)避免只是將電腦軟體作為人為安排運用的工具。
(4)AI發明應利用硬體具體實現（軟硬體協同運作）其中資訊處理步驟。
(5)申請專利範圍需描述元件之間連結與資訊傳輸，並有資訊處理的目的，證明發明（電腦軟體之資訊處理）為利用硬體資源具體實現。
(6)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者符合發明定義－表現出物體技術性質。
(7)具體執行依據物體之技術性質的資訊處理者符合發明定義－利用物體狀態與其相對應現象間的技術上的關係。
(8)申請專利範圍應記載「AI模型/網路與其他軟硬體協同運作的技術目的」。
AI發明揭露需要避免黑盒子與不明確，以符合「可據以實施要件」。
適度揭露機器學習模型與訓練方法。
（本篇筆記忽略進步性要件的內容）
Ron
2026年2月3日 星期二
100年前讓火箭飛上天際的人 - Robert Hutchings Goddard
雖可能當年沒有實現，但是技術到多年後成為可行。
羅伯特·戈達德（Robert Hutchings Goddard），可參考：https://zh.wikipedia.org/wiki/罗伯特·戈达德。
專利的話嘛，wikipedia說214件，但直接用人名檢索可得出一件：FR498797A，但中間名字改為縮寫h就可看到很多件。
類別： 火槍與火炮（Arquebuserie et artillerie）— 多種武器及配件
申請日期： 1918 年 3 月 5 日於巴黎
公告日期： 1920 年 1 月 22 日
摘要（截圖給Gemini翻譯，Gemini還知道發明人是著名的美國火箭科學家 羅伯特·哈金斯·戈達德（Robert Hutchings Goddard））：
本發明之標的為一種備有彈倉的發射裝置（或火箭裝置），其配備有可相對移動的燃燒室與槍機總成（bloc de culasse）。當裝藥或彈藥在燃燒室內爆炸時，燃燒室可隨槍機總成沿軸線方向進行輕微移動。
此外，該裝置具有以下特徵：
a) 設有彈性支撐裝置，以允許燃燒室沿軸線進行有限度的移動；同時設有其他支撐裝置，允許槍機總成沿軸線進行更大距離的移動，以確保槍機與燃燒室分離，並在此分離期間將彈藥送入燃燒室。
b) 彈藥是透過一對在空間上直徑相對（互為對向）的容器，從一個間歇性旋轉的彈倉中交替送入燃燒室。
再通過AI找尋Robert Hutchings Goddard的專利，還有如1914年獲准的US1102653，專利範圍描述一個火箭裝置，包括主火箭與副火箭，主火箭包括燃燒室和發射管；副火箭安裝在發射管內；副火箭用於在主火箭中的炸藥消耗完畢時點燃。整體看來就是今日火箭發射過程的設計。
US1103503
Claim 1描述一個火箭裝置，包括有燃燒室以及包含有燃料的外殼，以及用於連續進料的手段。
my two cents: 從廣播訪問孫維新教授的內容得知Robert H Goddard，看來，現在的火箭技術主要概念是100年前的技術。
Ron
「3.4.2肯定進步性之因素」- 筆記
要辯駁發明具有進步性，除了運用「否定進步性之因素」之「複數引證的結合動機」（可參考：https://enpan.blogspot.com/2026/01/blog-post_28.html）來證明引證案缺乏結合動機的方式外，還可運用「肯定進步性之因素」，其中分為「反向教示」與「有利功效」。
兩者比較之後，加上實務經驗，要證明先前技術的「反向教示」並不容易，因為需要證明先前技術具體排除系爭發明運用的技術，除了可從先前技術的揭示內容得出「反向教示」的證據，必要時還要去查先前技術的專利審查歷史，... 總之，不容易，特別是現代專利說明書撰寫時可能不會寫出積極排除先前技術的描述，答辯時是有可能，卻仍是要抽絲剝繭才可能得出。
這方面可以調閱法院案例，如：智慧財產法院109年度民專上字第23號民事判決（https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/503-7471.html）。
另外可參考：顯而易見性的"反向教示"議題討論 - MEIRESONNE v. GOOGLE, INC.（https://enpan.blogspot.com/2017/03/meiresonne-v-google-inc.html）
“前案是否有"反向教示"系爭專利請求項範圍，要看前案內容是否有批評、迴避或是否決了爭議中的發明技術："A reference that “merely expresses a general preference for an alternative invention but does not criticize, discredit, or otherwise discourage investigation into” the claimed invention does not teach away."”
對於「有利功效」，主要是證明系爭專利申請範圍中的描述直接產生對照先前技術所具有的技術功效，若還可以證明這些有利功效為先前技術「無法預期的功效」，對專利進步性答辯則更為有力。
my two cents:
想要筆記本篇，主要是審查委員要求進步性答辯不能一味地說明發明與前案差異，仍應論述先前技術是否有結合的動機（共4個因素），是否對系爭發明具有反向教示，以及/或發明是否具備有利功效。
----專利審查基準第二篇第三章「專利要件」----
3.4.2肯定進步性之因素
3.4.2.1反向教示
於進步性之步驟2「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）。
「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。
若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。
例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證A揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證B揭露銻與鹼金屬可作為催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作為催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。
判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料，另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。
若先前技術僅揭露較佳實施方式，或僅揭露一種以上的擇一形式記載，而申請專利之發明並非較佳實施方式，或為擇一形式記載之其中一種，由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明，因此，對於申請專利之發明未構成反向教示。
3.4.2.2有利功效
判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效（參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」）及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量。
若申請專利之發明對照先前技術具有有利功效，則可判斷具有肯定進步性之因素，若該有利功效為「無法預期之功效」，則於判斷是否具有肯定進步性之因素時，得視為有力之情事，參照本章3.4.2.3.1「發明具有無法預期之功效」。
Ron
2026年1月31日 星期六
台灣人如何申請PCT案 - 筆記
TIPO：https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/546-47237.html
... 臺灣不是「PCT」的會員國，故無法在臺灣申請PCT的專利申請案，也無法經由PCT申請案指定臺灣進入國家階段；PCT申請案應由申請人向PCT受理局(包括WIPO國際局及有受理PCT國際申請案之會員國專利局)提出國際專利申請案。
解決方案(之一)：
中華民國國籍的法人或自然人可以通過CN為受理局提交PCT案，但遞交PCT案的CN案不能主張台灣申請案優先權（ECFA互惠使一般CN案可以主張TW申請案優先權，但不包括通過CN進入PCT案）。如果PCT申請案要主張TW優先權，就不通過CN，選擇其他國家作為受理局。
圖解PCT流程：
Ron
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