2026年6月25日 星期四

使用開源AI將放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025)

使用開源AI將放棄律師-當事人特權 - United States v. Heppner (S.D.N.Y. Oct. 28, 2025)
案件資訊：
原告：United States of America
被告：Bradley Heppner

在2025年10月28日，紐約南區地方法院大陪審團指控Heppner擔任多家公司主管時犯了證券詐欺罪（security fraud）...多項詐欺罪，其中一條是欺騙GWG公司投資人1.5億美元。Heppner在11/4/2025被逮補，調查人員搜索Heppner家，扣留了一些文件與裝置。

在地院審理時，被告全盤否認所有控告，法院設定4/6/2026召開審理庭。

本案例議題是：
當使用者與公開可及的AI平台溝通與犯罪調查有關的內容時，是否這些溝通仍被「律師-當事人特權」或是「律師工作成果豁免權」保護？

接著在2/10/2026先進行審理前會議（pretrial conference），在Heppner律師代表當事人向政府提出的文件中，被發現約三分之一的文件是記錄與AI平台“Claude (Anthropic)”的溝通內容。而律師表示這些溝通是2025年大陪審團作出裁決之後發生（也就是說明Heppner答覆陪審團的內容並沒有參考之後才與AI溝通的內容）。

Heppner透過律師主張：(1)Heppner輸入給Claude的資訊是從律師學到的；(2)Heppner創建AI文件目的是要得到AI的法律意見；(3)Heppner隨後分享這些AI文件給律師。

Heppner律師則表示他並沒有指示Heppner去搜尋Claude，根據「特權協議規範」，美國政府與Heppner委任律師雙方同意將AI文件隔離出來不被調查。

結果到了2/6/2026，美國政府提出動議，認為AI文件不能被attorney-client privilege或是work product doctrine所保護，法院則在審理前會議同意美國政府提出的動議。

Attorney-Client Privilege範圍：(1)客戶與律師之間溝通、(2)保密與(3)提供法律建議。


法院認為AI文件缺乏上述attorney-client privilege條件：

第一，AI文件並非是當事人與律師的溝通，Heppner不可能委託Claude為律師。法院認為所述attorney-client privilege所保障的是受信任的人的關係，也就是涉及有執照專業人士的責任，而人與AI並沒有這個關係。（文中也提到有人評論AI不過就是個網路軟體... 輸入內容給它不算是溝通...等論點）

第二，記載在AI檔案的溝通記錄並非保密。這並非僅指Heppner與第三方AI平台溝通，也因為Claude使用者同意的隱私政策同意Anthropic收集使用者輸入與Claude輸出的資料。這些收集的資料是要訓練Claude，且Anthropic保留揭露這些資料給第三方的權利。


本案法官也提到其他法院案例（OpenAi, Inc. Copyright Infringement Litig. (Jan. 5, 2026）中得出：AI使用者對其與AI的對話並沒有實質隱私，也就是使用者與AI的對話是使用者自願揭露的。

第三，Heppner與Claude並沒有針對提供法律建議進行溝通，因為Heppner律師宣稱Heppner與Claude的溝通只是為了與律師交談的目的（express purpose of talking to counsel）。

這裡提到，如果Claude指示Heppner使用Claude，或許Claude可以作為高度訓練的專業人士，就可能在受到attorney-client privilege保護的範圍中。（編按，這裡法院留個機會給大家討論）不過本案Heppner使用Claude是出於自己的意志，因此並非是Heppner向AI尋求法院意見。

特別的是，美國政府（應該是代表律師）曾經問Claude是否提供法院建議，Claude回答是“我不是律師，不能提供法院意見或是推薦，並建議使用者詢問通過資格的律師，律師會衡量你的環境而給你建議”。

Work Product Doctrine: “shelters the mental processes of the attorney, providing a privileged area within which he can analyze and prepare his client's case.”（用意是保護律師的思考過程，提供一個讓分析與準備客戶案件的特權空間。）


即便本案AI文件是預備用在訴訟上，但並非由律師預備，也不是用在對抗法院的意見。並且，AI文件非應律師要求準備，也不是揭露律師的策略，因此不是律師工作成果豁免權所要保護的範圍。


全體法官裁定使用生成式AI（generative artificial intelligence）的本案被告Heppner在政府調查中並不受到「attorney-client privilege（律師-當事人特權）」或是「work product doctrine（律師工作成果豁免權）」保護。

（編按，Attorney-Client Privilege - 律師-當事人特權：法律保護當事人與律師間法律諮詢或協助所進行的秘密溝通不被揭露。）


my two cents:
這件案例讓我們看到一些使用AI的風險，算是十分特別的判決，也讓我們更知道怎麼保護發明人/當事人權益，至少在這個AI浪潮的時間上，需要注意。並且，也有別的國家法院有此類型案件，下一篇討論英國的。不過，可能會隨著時間推移，也會有其他法官不同見解。

相關文章：

AI Privilege Waivers: SDNY Rules Against Privilege Protection for Consumer AI Outputs

AI Is Not Your Lawyer: Federal Court Rules AI-Generated Documents Are Not Privileged

Court guidance that use of open-source AI waives confidentiality and legal professional privilege

Ron
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2026年6月23日 星期二

人的工作 v. AI的做工

身為專利最底層的從業人員，也就是根據發明人描述或提供的揭露書撰寫專利工程師並規劃專利範圍的工程師，兢兢業業地就是希望能“基本上”(1)理解發明內容、(2)不寫錯、(3)寫好、(3)規劃好的專利範圍、(4)面對核駁意見能有效答辯，到(5)獲准專利... 後面就是進階的工作了。

最近收到發明人用AI校稿的來函，AI確實厲害，理解的事物比普通人多幾萬倍吧，用AI來看我們的專利稿件，確實可以找到錯誤，合理地可以改正，不合理又不公平的是提出許多意見，就發明人而言，如果真是他的發明，可以接受，但是我猜AI生出的內容發明人不見得理解或是"根本沒看"，就希望專利工程師能夠依照建議修改，這不負責任也不公平。

如果發明人期待我們寫得像AI，就自己找AI寫可能還比較符合期待，但我認為發明人已經放棄自己的主權，將思想都交給AI，整個發明恐怕也不是自己reduction to practice。找“人”寫得像AI並不合理，AI大腦比我聰明百萬倍，但AI生出的發明內容也不容易消化，更不是原始構想。

AI生的校稿資料，看過之後只有生氣，因為都是AI自己生成的“習知技術”，自作多情地認為這是很好的發明，也讓發明人落在一個自以為是的illusion中。我想，多半情況一定是超出發明人本意，AI言之鑿鑿地提出意見，填進去的盡都是發明人不理解的內容，或是AI假設的內容，更多是AI“已知”的技術特點，這些並非發明本身。

AI可預期地確實會取代不少人的工作，不是全部也會是很大一部分，... ，已經在發生了。

發一點牢騷，請不要留言！！！如果你是發明人也不要對號入座，我遇到的是還沒有解決的問題，且正在生氣中... 。另外有解決的是，有一位醫生發明人聽到我的一些怨言，十分理解，算有點同情，也就不為難了。

真正的發明是有步驟產生的，不是問問AI就有的，那不是你的。

以下部落格文章提到幾個證明發明完成日的幾個條件：
- conception（構想）
- reduction to practice（付諸實現）
- constructive reduction to practice（我翻為：建設性的付諸實現）
- actual reduction to practice（實際的付諸實現）
- diligence to constructive reduction to practice（我翻為：致力於建設性地付諸實現，這是強調發明持續進行中）

- 連續努力而實現發明的條件 - ATI Tech ULC v. Iancu (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2020/11/ati-tech-ulc-v-iancu-fed-cir-2019.html）
- 延續討論：證明發明完成日為"發明經由合理的努力並持續致力於付諸實現"（https://enpan.blogspot.com/2021/11/blog-post_11.html）

這個新聞是觸發我寫這篇的其中之一理由：
- 蔡阿嘎道歉了！「AI對決街頭畫家」惹怒網 深夜回應：人類創作無法取代 https://share.google/Dph5Eb2x0AfmwsvWi
Ron
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怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊（IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)）：
原告/上訴人/專利權人：IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC
被告/被上訴人：LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY
系爭專利：US7,222,402
判決日期：November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟，專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟，主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine（製作床墊的自動裝訂機）」侵害系爭專利'402專利範圍，結果地方法院判定侵權不成立，理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊（box springs）的方法，Claim 1如下，描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法，步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上，最後以固定工具固定住模組底部到框上。





本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟，系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454，當時判決系爭專利有效，當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立，並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立，就改機器，重新設計"TopOff machines"->redesigned to "TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴，原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟，這次涉及系爭專利'402之外，還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789（'789）。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法，雖專利範圍沒有寫到vision-guided...，但包括有camera，法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置（vision guided stapling apparatus）"，用於引導裝訂機到適當位置，自動使床墊模組定位在床框上。


Claim 1描述的到床框的裝置，其中設有照相機，提供影像訊號，用以指出床墊模組相對床框的相對運動。


特別地，系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容，提到其中「視覺引導固定裝置（vision guided fastening apparatus）」，但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統，而是一種機械式的引導方式，據此排除'789的視覺引導技術，並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置：

這時來看被告侵權產品，被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後，重新設計TopOff機器，移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet，地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統，用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上。

在本次訴訟中，雙方各有主張，原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為，並主張旁系禁反言（"collateral estoppel"：不得對重複"爭點"提起訴訟），主張被告因為持續使用侵權產品，因為繼續侵權行為，不得挑戰之前判決的權利金（即collateral estoppel的主張）。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願，以及不侵權主張，強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"（模組對準裝置）。

地方法院於2014年做出裁決：同意原告部分主張，認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立，甚至是蓄意侵權（willful infringement）；另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述，原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統，而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動，... 中間雙方都表示意見，不過原告的解釋自然無法被認同。

編按，讀到此，經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統"，初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統，這樣解釋似乎也通，不過文字上就是已經排除視覺引導的技術，並且'402說明書通篇沒有提到"camera"，因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想，並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統，加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統"，相對系爭專利'402的負面表示方式（這種表達方式通常是較強烈的），地方法院判決，原始設計的被告侵權商品侵權成立，但重新設計的被告侵權產品－侵權不成立。

CAFC階段：

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據（負面表示的專利範圍）解釋專利範圍，CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括："vision"、"guidance"與"vision guidance system"，採用一般意思解釋專利範圍是：系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

（以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則）

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則，是(1)基於申請專利範圍中的語言；(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋；(3)解釋專利範圍應考量說明書內容；(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。


(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱，並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種：不採用'789的視覺引導系統，以及採用'789中引導裝訂器（stapler 30）直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案，並非僅排除視覺引導裝置。

並且，(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者（lexicographer），但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者，也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統（基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則）。

(7)編按，這個見解很重要，如果申請人想要自己定義特定用語，需要許多證據支持申請人/發明人的意圖，用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到，(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示（編按，一般不建議使用負面表示，但若不用無法明確界定範圍時，還是可以用），特別還是基於另一件專利'789的內容，'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。（法院特別仔細閱讀'789專利內容）

(9)說明書仍需要支持原告解釋，法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統，當想要disclaim特定系統，說明書並不支持。

另外，(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義，但CAFC表示，只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾，法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後，原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語，...這部分算是亂槍打鳥，理由不充分，法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式，因此侵權不成立。

my two cents:
我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。


感謝Dennis Wang分享。

Ron
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2026年6月18日 星期四

瀏覽次數達300萬人次

今天(6/18/2026)台北午後暴雨，路邊攔計程車，全身濕透，這裡瀏覽次數悄悄地過了300萬次。


（這兩三年吧！每個月都破萬人次，每個月平均是會超過3萬人次，推升瀏覽人次高漲，偶爾還會更多，但我覺得這是不正常流量，並不覺得是專利這一小塊就有那麼多，應該是有AI爬蟲來爬內容... 或是其他。用Google的Analytics來查其實每個月“合理地”沒有那麼多，所以3000000只是個虛榮的數字。）

Ron
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2026年6月16日 星期二

著名就可以任性 - 隨筆

新聞說因為Levi's並未贊助世界盃足球，因此相關場館必須遮掉商標，結果弄巧成拙，遮掉後的外觀（應該是故意收緊顯露輪廓）仍具有識別性（distinctiveness），變成更厲害的商業宣傳。


著名商標優勢一：
關於著名商標的資訊如：https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks，一旦成為識別性高的著名標誌（well-known mark），不用註冊也都可以阻止他人註冊相似的商標，其他人申請商標需要排除著名商標。（根據U.S. Lanham Act）

優勢二：
一旦成為著名商標，其他人在商品上使用圖形與標誌時，要避免造成與著名商標的混淆。

優勢三：
根據World Trade Organization Agreement，即便商標沒有註冊到特定類別，如果已經是著名商標，他人的混淆使用仍可能會造成損害。

優勢四：
即便著名商標沒有註冊，美國法院仍會受理商標侵權訴訟。

商標侵權訴訟將基於以下因素作出判斷：商標相似度、商品相關性、商業識別性、行銷管道、造成消費者選擇混淆的程度、實際混淆的證據、產品擴展的可能性。

  • the similarity of the marks
  • the relatedness or proximity of the goods and/or services
  • the strength of the plaintiff's mark including the level of commercial recognition
  • marketing channels used including the similarity or dissimilarity between the consumers of the parties' goods and/or services
  • the degree of care likely to be exercised by purchasers in selecting goods and/or services, • the defendant's intent in selecting its mark
  • the evidence of actual confusion
  • the likelihood of expansion in product lines, etc.
優勢五：
若有人提出商標稀釋（dilution）的告訴，但稀釋僅適用著名商標，也就是任何減損商標價值的行為，都可能面臨訴訟。

這就是「著名商標」的強大之處，想必Levi's會將此外觀申請註冊商標吧，已經符合「著名商標」的所有條件。


歐洲商標檢索（EUIPO）

美國商標檢索（TSDR）


Ron
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用途發明中用語“EFFECTIVE AMOUNT”的明確性議題 - Ex parte Skuballa (BPAI 1989)

前言：
MPEP 2173
2173.05(c) Numerical Ranges and Amounts Limitations
...

III. “EFFECTIVE AMOUNT”

The common phrase “an effective amount” may or may not be indefinite. The proper test is whether or not one skilled in the art could determine specific values for the amount based on the disclosure. See In reMattison, 509 F.2d 563, 184 USPQ 484 (CCPA 1975). The phrase “an effective amount . . . for growth stimulation” was held to be definite where the amount was not critical and those skilled in the art would be able to determine from the written disclosure, including the examples, what an effective amount is. In reHalleck, 422 F.2d 911, 164 USPQ 647 (CCPA 1970). The phrase “an effective amount” has been held to be indefinite when the claim fails to state the function which is to be achieved and more than one effect can be implied from the specification or the relevant art. In reFredericksen, 213 F.2d 547, 102 USPQ 35 (CCPA 1954). The more recent cases have tended to accept a limitation such as “an effective amount” as being definite when read in light of the supporting disclosure and in the absence of any prior art which would give rise to uncertainty about the scope of the claim. In Ex parteSkuballa, 12 USPQ2d 1570 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989), the Board held that a pharmaceutical composition claim which recited an “effective amount of a compound of claim 1” without stating the function to be achieved was definite, particularly when read in light of the supporting disclosure which provided guidelines as to the intended utilities and how the uses could be effected.

----------------------------------------------
"effective amount"用語常見化學、醫藥類、製程配方等發明中，例如：

US8598227

US7816383

US7772209


Ex parte Skuballa (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)
專利申請號：06/623869（June 25, 1984, Serial No. 623,869）
訴願號：Appeal No. 86-1591
訴願決定：June 2, 1989
系爭專利：US4894391

案件源起系爭專利申請案經USPTO審查後，除了本次提起訴願的claims 18-21以外，其他Claims 1-17為核准專利範圍。

Claims 18-21被駁回理由就是不符35 U.S.C. 112(a)(b)規定，因為其中用語造成相關領域技術人員無法理解而據以實施，或是專利範圍並未明確指出發明標的。總而言之，就是其中用語

系爭專利'391關於「新型前列環素衍生物、其製備方法及其作為藥物的用途（Novel prostacyclin derivatives, process for the preparation thereof, and use thereof as medicinal agents）」，Claim 1如下，描述的是「5-cyanoprostacyclin」化學式，屬於前列環素（Prostacyclin）的結構類似物，爭議在Claim 18界定的藥品成分、Claim 20界定「抑制胃酸分泌」施藥有效劑量，以及Claim 21界定達成用藥效果的方法，都是依附Claim 1的專利範圍，用語"effective amount of a compound of claim 1"導致不明確問題。

Claims 18-21:

Claim 1:

可實施性：
USPTO審查意見駁回claims 18-21的理由是當中並未明確記載藥品用途，但是BPAI認為因為這幾項都是依附核准專利範圍Claim 1的附屬項，專利範圍應涵蓋Claim 1範圍，並且認為"成分"專利範圍並不需要列出預期用途（"the recitation of an intended use is not required in the present composition claims"），特別地解讀專利範圍應參考說明書內容。因此，BPAI判定系爭專利的說明書足以指引本領域技術人員如何根據已獲准的Claim 1記載的化合物成分等內容實現claims 18-21發明。

明確性：
USPTO審查委員還認為claims 18, 20, 21中用語「"an effective amount"」不明確，因為並未說明如何使用所述成分的＂量／amount＂達成功能（function which is to be achieved by the amount of active ingredient present）。

此意見同樣被BPAI駁回，認為如claims 20, 21等「用途發明」通過施藥"5-cyanoprostacyclin"給病患達成功效，專利範圍看來都是醫藥目的的發明，也都是醫藥用途，並非不明確。

針對其中用語"an effective amount（有效劑量）"，經參照專利說明書揭露內容，判定符合明確性，也就是說明書提供足夠的指引讓相關領域技術人員可以知道其用途以及如何使用。（這裡補充有些實驗有時是必要的）

最後，BPAI同意專利申請人訴願意見，雖Claim 21列舉多種用途，可能有不明確問題，但認為相關領域技術人員仍是可以針對所列舉的用途提出有效劑量和給藥方案。

因此，認為以上爭議專利範圍為明確。

BPAI判決：系爭專利涉及醫藥成分的申請專利範圍記載的"effective amount"（有效劑量）為明確，雖沒有記載相關功能，但基於說明書記載其用途的指引，可以知悉其效果。

my two cents:
我想，本案BPAI給予系爭專利申請人極大的favor，也就是提供如MPEP 2173對於明確性的要求更為寬容的底線。

當申請專利範圍使用了可能會導致"不明確"的用語，或是解讀上沒有得出"邊界"的用語，應參照說明書給的線索，才能確定專利範圍是否明確。如此，當申請專利範圍想要寫可能產生疑慮的用語，要確保說明書有足夠的支持。


Ron
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2026年6月12日 星期五

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：DYNAPASS IP HOLDINGS LLC
被告/被上訴人：BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.
系爭專利：US6,993,658
判決日期：June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟，東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統，系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰（token）的使用者憑證伺服器（user token server）與通訊模組，密碼關聯著使用者識別碼（user ID），通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置，讓使用者端生成密碼，並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法，在此方法中，將訊息傳遞的路徑分為兩種，第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路，第二網路如行動通訊網路，讓使用者行動裝置上網而能取得憑證（token），能根據token與通行碼（passcode）生成用在第一網路的新密碼，其中Claim 1設定token並非使用者知道（被動接收），passcode則是使用者知道的（主動設定）。接著，使用者設定密碼作為新密碼，啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token，又以第一網路接收密碼，最後一個步驟很特別：在啟動存取使用者帳戶後，在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶，使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。


編按，我覺得這類專利範圍確實不容易寫，每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程，但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看，所述token有多種取得方式，如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得，也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是，利用第二網路取得的token來認證存取第一網路（需使用者帳戶、密碼）的服務，如同現行雙因子認證技術（two-factor authentication）。




根據專利權人Dynapass宣稱，BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時，基於步驟「receiving the password」的解釋，訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判（Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment）」，結果地方法院撤銷侵權訴訟（侵權不成立）。

專利權人接著上訴CAFC，主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段：
Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」，認為地院將說明書的最佳實施例（"使用者108結合通行碼154與token形成密碼"）限制步驟「receiving the password」的解釋，而錯誤地排除另一個實施例（"通行碼154與token 156為分別提交"）的解釋，也就是地院解釋專利範圍時，排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋。

CAFC意見：
對於認證使用者的技術，說明書揭露多樣的實施例，而專利權人選擇明確的專利語言（unambiguous claim language），並不能涵蓋多樣的實施例，也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時，未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。


CAFC解釋系爭專利Claim 1，認為專利範圍明確地描述在接收密碼（password）之前，已經從通行碼（passcode）與憑證（token）產生密碼，也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。


基於上述引用案例，CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍，並且（這裡學到一個單字＂juxtapose（並列）＂）專利說明書一再地將密碼（password）並列於通行碼（passcode）與憑證（token），使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」，說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語，該專利用語最好就是照說明書的解釋。


可參考：反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016（https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html）

依照上述解釋專利範圍的原則，CAFC判決如地方法院的解釋，專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋，因此也判定侵權不成立。

（如此可知，BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證，雖系爭專利說明書支持此描述，但是卻無法解釋到專利範圍中）

my two cents:
這篇短短的判決教了我們幾個功課：
1. 想要涵蓋較廣專利範圍，應揭露兩個或以上實施例。
2. 但專利範圍如果過於明確，不容易涵蓋多種實施例的解釋。
3. 反過來說，如果想要涵蓋更廣的專利範圍，專利範圍的寫法很重要，不能過於明確。
4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。
5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色，且需要專利保護，若不容易在一件專利申請案獲准（畢竟專利範圍要廣，又要獲准，相較是困難的），可以考慮分別申請，各自突破各自的問題，將風險分開，而能各自達陣。

（下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf），剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。）



Ron
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