瀏覽次數達300萬人次

今天(6/18/2026)台北午後暴雨，路邊攔計程車，全身濕透，這裡瀏覽次數悄悄地過了300萬次。

（這兩三年吧！每個月都破萬人次，每個月平均是會超過3萬人次，推升瀏覽人次高漲，偶爾還會更多，但我覺得這是不正常流量，並不覺得是專利這一小塊就有那麼多，應該是有AI爬蟲來爬內容... 或是其他。用Google的Analytics來查其實每個月“合理地”沒有那麼多，所以3000000只是個虛榮的數字。）

Ron

著名就可以任性 - 隨筆

新聞說因為Levi's並未贊助世界盃足球，因此相關場館必須遮掉商標，結果弄巧成拙，遮掉後的外觀（應該是故意收緊顯露輪廓）仍具有識別性（distinctiveness），變成更厲害的商業宣傳。

新聞：https://www.yahoo.com/entertainment/articles/fifa-covered-levis-logo-world-183513547.html

著名商標優勢一：

關於著名商標的資訊如：https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks，一旦成為識別性高的著名標誌（well-known mark），不用註冊也都可以阻止他人註冊相似的商標，其他人申請商標需要排除著名商標。（根據U.S. Lanham Act）

優勢二：

一旦成為著名商標，其他人在商品上使用圖形與標誌時，要避免造成與著名商標的混淆。

優勢三：

根據World Trade Organization Agreement，即便商標沒有註冊到特定類別，如果已經是著名商標，他人的混淆使用仍可能會造成損害。

優勢四：

即便著名商標沒有註冊，美國法院仍會受理商標侵權訴訟。

商標侵權訴訟將基於以下因素作出判斷：商標相似度、商品相關性、商業識別性、行銷管道、造成消費者選擇混淆的程度、實際混淆的證據、產品擴展的可能性。

• the similarity of the marks
• the relatedness or proximity of the goods and/or services
• the strength of the plaintiff's mark including the level of commercial recognition
• marketing channels used including the similarity or dissimilarity between the consumers of the parties' goods and/or services
• the degree of care likely to be exercised by purchasers in selecting goods and/or services, • the defendant's intent in selecting its mark
• the evidence of actual confusion
• the likelihood of expansion in product lines, etc.

優勢五：

若有人提出商標稀釋（dilution）的告訴，但稀釋僅適用著名商標，也就是任何減損商標價值的行為，都可能面臨訴訟。

這就是「著名商標」的強大之處，想必Levi's會將此外觀申請註冊商標吧，已經符合「著名商標」的所有條件。

歐洲商標檢索（EUIPO）

美國商標檢索（TSDR）

Ron

用途發明中用語“EFFECTIVE AMOUNT”的明確性議題 - Ex parte Skuballa (BPAI 1989)

前言：

MPEP 2173

2173.05(c) Numerical Ranges and Amounts Limitations

...

III. “EFFECTIVE AMOUNT”

The common phrase “an effective amount” may or may not be indefinite. The proper test is whether or not one skilled in the art could determine specific values for the amount based on the disclosure. See In reMattison, 509 F.2d 563, 184 USPQ 484 (CCPA 1975). The phrase “an effective amount . . . for growth stimulation” was held to be definite where the amount was not critical and those skilled in the art would be able to determine from the written disclosure, including the examples, what an effective amount is. In reHalleck, 422 F.2d 911, 164 USPQ 647 (CCPA 1970). The phrase “an effective amount” has been held to be indefinite when the claim fails to state the function which is to be achieved and more than one effect can be implied from the specification or the relevant art. In reFredericksen, 213 F.2d 547, 102 USPQ 35 (CCPA 1954). The more recent cases have tended to accept a limitation such as “an effective amount” as being definite when read in light of the supporting disclosure and in the absence of any prior art which would give rise to uncertainty about the scope of the claim. In Ex parteSkuballa, 12 USPQ2d 1570 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989), the Board held that a pharmaceutical composition claim which recited an “effective amount of a compound of claim 1” without stating the function to be achieved was definite, particularly when read in light of the supporting disclosure which provided guidelines as to the intended utilities and how the uses could be effected.

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"effective amount"用語常見化學、醫藥類、製程配方等發明中，例如：

US8598227

US7816383

US7772209

Ex parte Skuballa (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

專利申請號：06/623869（June 25, 1984, Serial No. 623,869）

訴願號：Appeal No. 86-1591

訴願決定：June 2, 1989

系爭專利：US4894391

案件源起系爭專利申請案經USPTO審查後，除了本次提起訴願的claims 18-21以外，其他Claims 1-17為核准專利範圍。

Claims 18-21被駁回理由就是不符35 U.S.C. 112(a)(b)規定，因為其中用語造成相關領域技術人員無法理解而據以實施，或是專利範圍並未明確指出發明標的。總而言之，就是其中用語

系爭專利'391關於「新型前列環素衍生物、其製備方法及其作為藥物的用途（Novel prostacyclin derivatives, process for the preparation thereof, and use thereof as medicinal agents）」，Claim 1如下，描述的是「5-cyanoprostacyclin」化學式，屬於前列環素（Prostacyclin）的結構類似物，爭議在Claim 18界定的藥品成分、Claim 20界定「抑制胃酸分泌」施藥有效劑量，以及Claim 21界定達成用藥效果的方法，都是依附Claim 1的專利範圍，用語"effective amount of a compound of claim 1"導致不明確問題。

Claims 18-21:

Claim 1:

可實施性：

USPTO審查意見駁回claims 18-21的理由是當中並未明確記載藥品用途，但是BPAI認為因為這幾項都是依附核准專利範圍Claim 1的附屬項，專利範圍應涵蓋Claim 1範圍，並且認為"成分"專利範圍並不需要列出預期用途（"the recitation of an intended use is not required in the present composition claims"），特別地解讀專利範圍應參考說明書內容。因此，BPAI判定系爭專利的說明書足以指引本領域技術人員如何根據已獲准的Claim 1記載的化合物成分等內容實現claims 18-21發明。

明確性：

USPTO審查委員還認為claims 18, 20, 21中用語「"an effective amount"」不明確，因為並未說明如何使用所述成分的＂量／amount＂達成功能（function which is to be achieved by the amount of active ingredient present）。

此意見同樣被BPAI駁回，認為如claims 20, 21等「用途發明」通過施藥"5-cyanoprostacyclin"給病患達成功效，專利範圍看來都是醫藥目的的發明，也都是醫藥用途，並非不明確。

針對其中用語"an effective amount（有效劑量）"，經參照專利說明書揭露內容，判定符合明確性，也就是說明書提供足夠的指引讓相關領域技術人員可以知道其用途以及如何使用。（這裡補充有些實驗有時是必要的）

最後，BPAI同意專利申請人訴願意見，雖Claim 21列舉多種用途，可能有不明確問題，但認為相關領域技術人員仍是可以針對所列舉的用途提出有效劑量和給藥方案。

因此，認為以上爭議專利範圍為明確。

BPAI判決：系爭專利涉及醫藥成分的申請專利範圍記載的"effective amount"（有效劑量）為明確，雖沒有記載相關功能，但基於說明書記載其用途的指引，可以知悉其效果。

my two cents:

我想，本案BPAI給予系爭專利申請人極大的favor，也就是提供如MPEP 2173對於明確性的要求更為寬容的底線。

當申請專利範圍使用了可能會導致"不明確"的用語，或是解讀上沒有得出"邊界"的用語，應參照說明書給的線索，才能確定專利範圍是否明確。如此，當申請專利範圍想要寫可能產生疑慮的用語，要確保說明書有足夠的支持。

BPAI判決資料參考：https://ipmall.info/content/bpai-board-patent-appeals-and-interferences-patent-and-trademark-office-pto-1-ex-parte-55

Ron

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：DYNAPASS IP HOLDINGS LLC

被告/被上訴人：BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.

系爭專利：US6,993,658

判決日期：June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟，東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統，系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰（token）的使用者憑證伺服器（user token server）與通訊模組，密碼關聯著使用者識別碼（user ID），通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置，讓使用者端生成密碼，並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法，在此方法中，將訊息傳遞的路徑分為兩種，第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路，第二網路如行動通訊網路，讓使用者行動裝置上網而能取得憑證（token），能根據token與通行碼（passcode）生成用在第一網路的新密碼，其中Claim 1設定token並非使用者知道（被動接收），passcode則是使用者知道的（主動設定）。接著，使用者設定密碼作為新密碼，啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token，又以第一網路接收密碼，最後一個步驟很特別：在啟動存取使用者帳戶後，在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶，使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。

編按，我覺得這類專利範圍確實不容易寫，每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程，但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看，所述token有多種取得方式，如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得，也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是，利用第二網路取得的token來認證存取第一網路（需使用者帳戶、密碼）的服務，如同現行雙因子認證技術（two-factor authentication）。

根據專利權人Dynapass宣稱，BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時，基於步驟「receiving the password」的解釋，訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判（Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment）」，結果地方法院撤銷侵權訴訟（侵權不成立）。

專利權人接著上訴CAFC，主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段：

Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」，認為地院將說明書的最佳實施例（"使用者108結合通行碼154與token形成密碼"）限制步驟「receiving the password」的解釋，而錯誤地排除另一個實施例（"通行碼154與token 156為分別提交"）的解釋，也就是地院解釋專利範圍時，排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋。

CAFC意見：

對於認證使用者的技術，說明書揭露多樣的實施例，而專利權人選擇明確的專利語言（unambiguous claim language），並不能涵蓋多樣的實施例，也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時，未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。

CAFC解釋系爭專利Claim 1，認為專利範圍明確地描述在接收密碼（password）之前，已經從通行碼（passcode）與憑證（token）產生密碼，也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。

基於上述引用案例，CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍，並且（這裡學到一個單字＂juxtapose（並列）＂）專利說明書一再地將密碼（password）並列於通行碼（passcode）與憑證（token），使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」，說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語，該專利用語最好就是照說明書的解釋。

可參考：反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016（https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html）

依照上述解釋專利範圍的原則，CAFC判決如地方法院的解釋，專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋，因此也判定侵權不成立。

（如此可知，BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證，雖系爭專利說明書支持此描述，但是卻無法解釋到專利範圍中）

my two cents:

這篇短短的判決教了我們幾個功課：

1. 想要涵蓋較廣專利範圍，應揭露兩個或以上實施例。

2. 但專利範圍如果過於明確，不容易涵蓋多種實施例的解釋。

3. 反過來說，如果想要涵蓋更廣的專利範圍，專利範圍的寫法很重要，不能過於明確。

4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。

5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色，且需要專利保護，若不容易在一件專利申請案獲准（畢竟專利範圍要廣，又要獲准，相較是困難的），可以考慮分別申請，各自突破各自的問題，將風險分開，而能各自達陣。

（下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf），剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。）

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1222.OPINION.6-11-2026_2708280.pdf（備份：https://app.box.com/s/68bnwgth0n5qahsix3p8vfgijqo3apig）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/06/its-not-you-its-your-claims-disclosed-but-unclaimed-embodiments-at-the-federal-circuit.html

Ron

程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)

查「Enzo Biochem, 599 F.3d at 1335, 94 USPQ2d at 1328」案例，因為兩造有兩件訴訟，有不同議題，本次討論為2010年 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)，在MPEP 2173.05(b)是作為「解決不明確的"宣告"（declaration）」說明的引用案例。

"During prosecution, an applicant may also overcome an indefiniteness rejection by providing evidence that the meaning of the term of degree can be ascertained by one of ordinary skill in the art when reading the disclosure. For example, in Enzo Biochem, the applicant submitted a declaration under 37 CFR 1.132 showing examples that met the claim limitation and examples that did not. Enzo Biochem, 599 F.3d at 1335, 94 USPQ2d at 1328 (noting that applicant overcame an indefiniteness rejection over “not interfering substantially” claim language by submitting a declaration under 37 CFR 1.132 listing eight specific linkage groups that applicant declared did not substantially interfere with hybridization or detection)."（在專利審查過程中，為了要克服不明確（程度用語）核駁意見，可以提出證據證明相關領域一般技術人員可以通過閱讀說明書而查明該用語。在Enzo Biochem案例中，申請人提交「符合專利範圍限制的範例和不符合專利範圍限制的範例」宣告，在不影響專利範圍解釋的情況下克服不明確核駁意見。）

37 CFR 1.132 (提交證據以反駁核駁/rejections或基於缺陷的反對/objection意見的宣告)

Affidavits or declarations traversing rejections or objections.

When any claim of an application or a patent under reexamination is rejected or objected to, any evidence submitted to traverse the rejection or objection on a basis not otherwise provided for must be by way of an oath or declaration under this section.

雙方另一爭議是：2017年均等論的議題 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2017)：均等論，永遠是個議題 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/08/enzo-biochem-v-applera-fed-cir-2017.html）。

本篇討論2010年案：

原告/上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM, INC., ENZO LIFE SCIENCES, INC., and YALE UNIVERSITY

被告/被上訴人：APPLERA CORP. and TROPIX, INC.

系爭專利：US5,328,824、US5,449,767、US5,476,928、US5,082,830

判決日期：March 26, 2010

背景技術：

系爭專利關於標記與檢測核酸（如DNA和RNA）的技術，判決文前幾頁向我們說明相關背景技術，對於理解案例頗為受用。DNA與RNA的基本單元稱「核苷酸（nucleotide）」，每一個nucleotide由nitrogenous base、pentose sugar與phosphate group組成。DNA或RNA的兩股（strands）相互結合，或稱為「hybridize（雜交）」，形成雙股混合體（hybrid），此混合體通過互補鹼基之間的氫鍵連接在一起。

以上hybridize機制以DNA為例，一股上的adenine與另一股上的thymine相互結合；在RNA中，其中adenine結合到uracil；對於DNA與RNA，則是以cytosine結合guanine。所形成的雙股混合體稱「雜交/hybridization」，相反的程序則是將兩股分離，稱「denaturation」。

因為hybridization發生在可預測的互補股之間，因此可以用於檢測樣本中是否存在目標核酸（nucleic acid）。在此舉例，用"label/標記"結合到已知序列的核酸股，形成「檢測器」，使之雜交至互補序列，形成目標，一旦檢測器雜交於目標上，即產生可偵測的訊號，也就可以成為檢測核酸的依據。

核酸的標記可以通過多種「化學物質」實現，如一種「放射性標記（radioactive labels）」，可以使用放射性檢測器檢測核酸，但是這有＂可能有害、昂貴與不穩定＂等缺點，系爭專利針對此放射性標記提出解決方案－使用一種化合物取代放射性標記，如：

根據判決文的解釋，在此化合物中，含氮鹼基「B」透過共價鍵直接或通過「linkage group」（圖中虛線）連接到化學物「A」。這個linkage group於系爭專利獨立請求項中是以＂不實質干擾（not substantially interfere with）＂功能性地寫在專利範圍中。所述化學物「A」就是系爭專利中用來檢測核酸的「label」。

地方法院階段：
專利權人Enzo於2004在地院對Applera提出侵權告訴，原本是提出6件專利，上訴後為4件專利。

在地方法院解釋專利範圍時，針對上述「linkage group」解釋，認為＂不實質干擾＂意思是不實質干擾化合物雜交於核酸的能力，也不實質干擾A可被檢測的能力。

（...跳過一些技術討論...）

地院判決對'830侵權不成立。

針對'824、'767與'928，被告Applera提出系爭專利缺乏揭露內容（written description）、缺乏可據以實施（enablement）要件，以及不明確（indefinite）等不符35U.S.C.112專利無效的主張，另提出專利不具新穎性的主張，地院否決以上「缺乏揭露內容與無法據以實施」主張；但同意「不明確」以及「缺乏新穎性」的主張。

（在此僅討論不明確議題）

地方法院認為系爭專利不明確的理由就是所述「不實質干擾（not interfering substantially）」用語不明確，因為說明書並未提出如何量測或是提出判斷門檻，因此判決以上三件系爭專利無效（不明確或是缺乏新穎性）。

學習一：針對相對用語，說明書應提出解釋：如量測方法、判斷門檻。

CAFC階段：

法院先建立法律基礎，包括針對112議題（針對'824、'767與'928）的立場，以及專利有效推定原則，如果要在法院證明專利無效，需要清楚而有說服力的證據（優勢證據）。

學習二：法院說明缺乏新穎性與不明確兩個議題不能同時存在，理由是如果不明確就無法解釋專利範圍，也就不能判斷是否具有新穎性。

原告/專利權人Enzo主張專利說明書已經明確揭露所述「not substantially interfere with」- linkage group不實質干擾hybridization與detection，也就是說明書已經揭露量測的依據...。

CAFC法官同意Enzo的主張，認為是否「不明確」是基於相關領域技術人員是否可以理解來判斷的（"Indefiniteness requires a determination whether those skilled in the art would understand what is claimed."）。解釋專利範圍應參考專利範圍用語、說明書與審查歷史，如果專利範圍涉及＂純功能用語＂，相關判斷將強烈倚賴說明書與相關領域一般技術人員的知識。

學習三：是否明確不是單純以字面上（如本案例not substantially ...）來判斷，而是由相關領域技術人員是否可以理解來決定。

「不實質干擾」用語是用來描述「hybridization」與「detection」，法院對此提出見解。

CAFC修改地方法院針對三件系爭專利範圍的解釋，認為各案為獨立，專利範圍有差異，不應採用統一的解釋。雖同意地院對'824與'767中「hybridization」的解釋，但卻認為其中用語"substantially"模糊，並定義"substantially"：可指近似或是描述程度（approximation或magnitude）。

在系爭專利中，所述"substantially"應指程度（language of magnitude），因為是用來描述干擾hybridization過程的程度。

於是法院鉅細靡遺地從說明書與審查歷史解釋所謂不實質干擾hybridization，特別地提到在專利審查過程中，Enzo針對不明確的核駁意見提出「宣告/declaration」，當時引用專家簽署的文件證明所述linkage group不實質干擾hybridization或是detection。

學習四：面對不明確質疑，可以提出專家證詞的宣告（declaration）。

法院又依據一些前例，認為即便申請專利範圍中沒有相關程度的判斷依據，但仍認為系爭專利範圍中涉及hybridization以及關聯的detection等描述為明確。

（在此忽略關於新穎性判斷的內容）

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/09-1281.pdf

Ron

關於用詞"amount"與顯而易見性議題 - Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

被告/被上訴人：LUPIN LTD., LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.

系爭專利：US8,273,735、US8,501,730

判決日期：May 21, 2026

本案源起，2021年Lupin製藥公司告知Otsuka其向FDA提出學名藥（ANDA）申請案 - JYNARQUE®，結果專利權人Otsuka製藥公司（大塚製藥）對Lupin公司提起專利侵權（學名藥No. 216063）告訴，結果地方法院判決侵權不成立，並且判定系爭專利'735因為顯而易見為無效。

系爭專利涉及一種高純度托伐普坦製作方法，通過減少合成過程中關鍵氫化試劑－硼氫化鈉的用量，以解決習知製程中有雜質的問題。所述「托伐普坦（tolvaptan）」用於治療常染色體顯性多囊性腎病變 (ADPKD) 的化合物（通過Google翻譯）。

在此列舉'730案Claim 1，此為product by process專利範圍，在其前言部分描述藥物成分，主體則是描述一個步驟 - 降低方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」：

Claim 1: "in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compount(1)"。

系爭專利'735則是描述'730中的方法步驟，其中Claim 6 - 產生降低上述方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」的藥品（方程式(10)）的方法。

Claim 6："in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"

Lupin所提交的ANDA申請案包括製程（DMF No.036263），成分Otsuka相似，但是劑量與製程時間不同。

案件經地院審理判定Lupin製程與系爭專利不同，侵權不成立，並且地院還考量Lupin提出的先前技術後判定系爭專利'735為顯而易見。

對於「amount」的解釋：

Otsuka認為地方法院採用一種「practical completion/實際完成」專利範圍解釋方法解釋其中的"amount/量"，但卻使用另一不同且矛盾的「absolute completion/絕對完成」的解釋方法判定Lupin製程不侵權。

Otsuka的主張Lupin侵權，理由是因為在藥品製程中的反應在"混合物中加入1摩爾當量的氫化劑之前"已經實際完成（practically complete）。

在解釋專利範圍階段，各方爭論在專利範圍中的"amount/量"。被告Lupin的解釋是「製程中氫化劑相關的量就是加入反應室的總量」（"make the relevant amount of hydrogenating agent the total amount added into the reaction chamber"）。

原告Otsuka主張專利範圍中加入「hydrogenating agent」的量是指在其中減量反應（reduction reaction）達到「practical completion/實際完成」之前。（"the claim term referred to “the amount of hydrogenating agent added before the reduction reaction reaches ‘practical completion’ or is ‘complete in a practical sense"）

編按，看不懂沒關係，就是雙方在解釋專利範圍中化學方程式(1)的"hydrogenating agent"量是多少有歧異（"in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"），是被告解釋的hydrogenating agent參與反應的總量，或是原告解釋在反應實際完成之後加入hydrogenating agent的量。

對於專利範圍中"amount"的解釋，Lupin是導向製程中反應"絕對完成（absolute completion）"的量；但是，地院同意原告Otsuka的解釋，就是製程中減量反應發生直到達到實際完成（practical completion）的量。

然而，即便地院同意原告Otsuka的解釋（hydrogenating agent的量指的是在完成實際減量之前的量），但卻認為Otsuka並未證明被告製程「前驅酮成分落於其原始量0.05%之前反應已經實際完成」為侵權；或是，即便Lupin的製程在前驅酮0.05%時反應達到實際完成，但原告並未證明其中成分未達特定水平。

因此，即便同意原告對於"amount"的解釋，地方法院仍判定侵權不成立。

原告Otsuka上訴CAFC。

CAFC階段：

關於專利範圍解釋，即參考上述地院的解釋。基於地院的解釋專利範圍，加上專家提出得實驗結果，CAFC同意地院判決，Otsuka並未證明在被告Lupin的製程中減量反應在加入特定量之前已經完成，也就是即便同意上述"實際完成"的解釋，但證據不足。

另一是顯而易見性的議題。

顯而易見性的判斷包括以下四點（這常見在Office Action中）：

(1) the scope and content of the prior art; 

(2) differences between the prior art and the claims at issue; 

(3) the level of ordinary skill in the pertinent art; and 

(4) secondary considerations such as commercial success, long felt but unsolved needs, and failure of others.

相關引證包括揭露製程的Kondo前案，以及專家證人參考Kondo認為，有動機通過修正Kondo而選擇如系爭專利中的減量步驟，也就是基於Kondo、相關背景知識，對於系爭專利'735有成功的合理期待，加上認為專利權人Otsuka提出的「Secondary considerations」（非顯而易見性輔助性判斷因素）並未克服強大的顯而易見的證據，判定'735為顯而易見，專利無效。

專利權人主張系爭專利中提出的高純度托伐普坦（tolvaptan）相對先前技術而言具備無法預期的效果，以及質疑相關領域一般技術人員並非有動機修改Kondo而達成系爭專利的技術，其中充滿後見之明。

對此，顯見專家證人的重要性，基於被告提出的專家證人通過實驗證明相關領域一般技術人員可以修改Kondo而實現系爭專利減量步驟，還包括降低成本、改善反應安全、簡化後續程序等。

關於所述「Secondary considerations」，專利權人提出的理由是系爭專利的高量率與高純度，經法院審理，認為系爭專利採用了Kondo兩倍hydrogenating agent的量，並無法證明系爭專利產生無法預期的功效。雖然CAFC也沒有同意所有地院對於「Secondary considerations」的看法，但認為，如果僅是很弱的「Secondary considerations」的論述，仍無法克服顯而易見性的初步印象。

因此，CAFC同意地方法院無效系爭專利'735的判決。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2297.OPINION.5-21-2026_2697380.pdf（備份：https://app.box.com/s/0bswatbx6oyuigbehv3g58gox91e8ssj）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/05/borrowing-from-the-board-district-court-obviousness-in-the-post-ipr-era.html

Ron

侵害商業機密的損害賠償計算方法 - Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

 -  Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

案件資訊：
原告/上訴人：VERSATA SOFTWARE, LLC, FKA TRILOGY SOFTWARE, INC., VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC., TRILOGY, LLC
被告/交叉上訴人：FORD MOTOR COMPANY
判決時間：May 22, 2026

本案源起2004年，Ford Motor Company雇用Versata軟體公司開發汽車設定電腦軟體 - ACM與MCA，雙方制定授權合約MSSA，還有額外支援服務。到了2014年合約到期也沒有續約，Ford則推出自己的軟體PDO（軟體開發時間與前述合約重疊）。

推出PDO後，Ford提起「不侵害Versata智慧財產權或是不侵害Versata商業機密」的確認之訴（declaratory judgment），Versata則提起反訴，宣稱Ford侵害其商業機密以及違約（其中侵害商業機密主張係基於Defend Trade Secrets Act (DTSA) and the Michigan Uniform Trade Secrets Act (MUTSA)）。

Versata主張Ford侵害的商業機密為三個類別的組合：

在地院審理前程序（pre-trial proceedings）排除Versata專家證詞，理由是認為專家不當採用計算損害賠償的模型 - 計算Ford的利潤（enrichment）而非不當得利（unjust enrichment），也就是計算損害賠償超過Ford不當得利，並且損害賠償的內容涵蓋了無關的數據，地院認為計算損害賠償僅能參照雙方授權歷史，也就是僅能限定在合理的使用費用（reasonable royalty model of damages），不能涵蓋到Ford使用其軟體產生的利潤。

Versata對於地院在審理前程序的判定提起反對意見，要求基於「Daubert Decision」修正損害賠償的報告，法院同意Versata修正損害賠償的計算，不過仍要求要符合上述合理使用費用的模型（reasonable-royalty model）。於是，Versata基於「Georgia-Pacific factors」提出三個合理使用費用模型，藉此反映回溯到2011雙方談判的商業機密授權費用。地院同意其中僅涉及雙方授權歷史的使用費用的損害賠償計算。

以上說明地院要求Versata計算損害賠償僅能限定在雙方授權合約下的商業機密使用費用，而不能納入Ford使用其商業機密的價值。

2022年，在地院審理中，陪審團除了不同意侵害MCA商業機密的賠償外，其餘判決2千多萬美元的侵害商業機密的損害賠償，以及8千多萬違反合約的賠償。

經Ford抗議後，地院取消侵害商業機密的損害賠償，理由是陪審團並不知道Ford開發自己軟體的時間；也將違反合約的賠償金降至3塊美金。

原告Versata等人對於地方法院針對侵害商業機密與違約損害賠償（damages for trade secret misappropriation and breach of contract）的判決提起上訴。

CAFC階段：

基於上述兩種計算違反/侵害商業機密的損害賠償的計算方法 - DTSA與MUTSA。

其中DTSA讓法院能(1)基於侵害商業機密的實際損失（actual loss）計算損害賠償，以及(2)計算因為侵害商業機密不當得利的損害賠償，但並非是基於實際損失；或者是，根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費（reasonable royalty）。

MUTSA所計算的損害賠償包括侵害商業機密造成的實際損失，加上非實際損失的不當得利；同樣地，亦可根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費。

上述兩個計算模型的共通點就是，都涵蓋尚未考量實際損失時因為侵害商業機密的不當得利（unjust enrichment）。（"Thus, the plain language of both the DTSA and the MUTSA allow for unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not accounted for when calculating damages for actual loss."）

CAFC法官依據前例，認為侵害商業機密的損害賠償應包括「實際損失」與未考量實際損失的額外「不當得利」。

可參考此段結論：

（CAFC判決花了不小篇幅論述否決地院判決的心證 ~ 在此忽略，否決的理由主要是因為地院錯誤地不讓Versata計算不當得利的損失。）

CAFC基於DTSA與MUTSA定義「侵害商業機密」：

(A)取得從他人以不當手段拿到的商業機密。
(B)未經權利人同意而揭露或使用商業機密。
(C)從有義務保密的環境中取得商業機密，或是從有商業機密使用限制的情況下取得商業機密。

CAFC判決Versata呈現足夠證據證明Ford侵害商業機密，而計算Versata的損害賠償應同時包括實際損失與不當得利。

my two cents:

以上為本人以有限的知識從判決了解的內容，建議仍需參考判決原文。

如果有公司委外開發軟體，因為公司之間彼此協作時應該都會接觸彼此的"商業機密"，特別是公司可能在接觸到委外開發軟體的商業機密的期間也開發自己的軟體，即可能有違反商業機密的問題；然而，反之也是，委外者會接觸其雇用公司的營業秘密，彼此可能需要合約解決這層面的問題。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1140.OPINION.5-22-2026_2698249.pdf（備份：https://app.box.com/s/lcjwovouioth7p1lurgu6caggvu44kx2）

Ron