2026年10月2日 星期五

設計專利系列(一) - 設計侵權標準與案例解析 - 上傳版

  設計專利系列(一) - 設計侵權標準與案例解析 - 上傳版

Ron

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犀牛盾 v. 惡魔殼「違反公平交易法」判決歷程筆記

之前的最高法院民事裁定報導：犀牛盾RHINOSHIELD v. 惡魔殼DEVILCASE「違反公平交易法」之判決 - 最高法院民事裁定113年度台上字第1585號（https://enpan.blogspot.com/2024/10/rhinoshield-v-devilcase-1131585.html）。

以下筆記3審內容：

整理多個判決參數：

第(1)審：智慧財產及商業法院 110 年度 民公訴 字第 9 號判決(112.06.06)（https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,110%2c%e6%b0%91%e5%85%ac%e8%a8%b4%2c9%2c20230606%2c2）

裁判字號：智慧財產及商業法院110年度民公訴字第9號民事判決
裁判日期：民國112年06月06日
裁判案由：公平交易法除去侵害等

被告侵權產品：

相關法條：
公平交易法第22條第1項第1款：
第 22 條 事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：
一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

公平交易法第25條：
除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

公平交易法第29條：
事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。

公平交易法第30條：
事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。

公平交易法第31條
1. 法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。 
2. 侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。

判決：
1. 迪摩凱斯公司行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀，屬足以影響交易秩序而顯失公平之行為，違反公平交易法第25條之規定。
2. 愛進化公司依公平交易法第30條、公司法第23條第2項之規定，請求迪摩凱斯公司、李哲緯應與上訴人迪摩凱斯公司連帶負損害賠償責任，為有理由，其損害賠償金額以100萬元為當。
3. 愛進化公司依公平交易法第29條之規定，請求迪摩凱斯公司排除及防止侵害，為有理由。
4. 愛進化公司依民法第195條第1項後段之規定，請求迪摩凱斯公司應於其官方網站及臉書社群網站粉絲專頁之貼文欄刊登本案民事判決當事人姓名、案由及主文，且此部分之貼文應設定為公開，其時間為自張貼上開貼文起1個月，為有理由。
5. 系爭Mod NX手機殼之「邊框背板模組化與厚度設計」外觀，不構成公平交易法第22條第1項第1款之著名商品表徵（證據不充分），迪摩凱斯公司、李哲緯行銷、販售系爭惡魔盾一代、二代手機殼，並未違反公平交易法第22條第1項第1款之規定。

第(2)審：智慧財產及商業法院 112 年度 民公上 字第 2 號判決(113.05.30)

裁判字號：智慧財產及商業法院112年度民公上字第2號民事判決
裁判日期：民國113年05月30日
裁判案由：公平交易法除去侵害等

判決（與第(1)審相同）：
1. 迪摩凱斯公司行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀，屬足以影響交易秩序而顯失公平之行為，違反公平交易法第25條之規定。
2. 損害賠償：金額100萬元。
3. 請求迪摩凱斯公司排除及防止侵害。
4. 要求在被告官方網站與社群網站公開判決。
5. 原告的「邊框背板模組化與厚度設計」外觀，不構成公平交易法第22條第1項第1款之著名商品表徵。

第(3)審：最高法院113年度台上字第1585號裁定(113.10.16)

裁判字號：最高法院 113 年度台上字第1585號民事裁定
裁判日期：民國113年10月16日
裁判案由：公平交易法除去侵害等

判決：
1. 被上訴人與上訴人迪摩凱斯國際股份有限公司均係從事生產、銷售手機保護殼商品之業務，所訴求之消費者相同，營銷管道亦類似，彼此間具有公平交易法第4條所規範之競爭關係。
2. 被上訴人於107年8月行銷販售適用於iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max手機之Mod NX系列手機保護殼，詎迪摩凱斯公司陸續於108年1月、109年9月間行銷販售所示之手機保護殼，高度抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀設計，其相關之背板圖樣等配件亦有類似情事，消費者在異時異地隔離觀察，確有產生混淆誤認之虞 ... 對消費者而言足以構成混淆，難以分辨其間差異。
3. 迪摩凱斯公司之高度抄襲行為，不僅攀附被上訴人公司商譽，亦係以不當競爭手段影響相關消費者之交易決定，足以影響整體交易秩序而屬顯失公平之行為，構成公平法第25條規定之禁止行為，被上訴人得請求排除及防止侵害，迪摩凱斯公司與其負責人即上訴人李哲緯並應就被上訴人所受損害連帶負賠償責任 ...被上訴人請求上訴人連帶賠償新臺幣100萬元本息。

Ron
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2026年9月21日 星期一

跟巨獸訴訟的代價～NIKOLA v. TESLA

Follow之前Tesla v. Nikola報導的後續（CNN：https://edition.cnn.com/2022/01/05/business/nikola-drops-suit-tesla）。

可先參考：Tesla仿冒了Nikola的設計嗎？（https://enpan.blogspot.com/2020/10/teslanikola.html）

Follow新聞先跳出這個：


被這些怪獸用訴訟拖著的代價就是20億美元與下台，不過，其實訴訟並未走完雙方就已經和解，而20億元指訴訟求償20億美元（實際上Tesla並未開始銷售被告侵權產品，這筆錢應涵蓋授權費用），但沒有拿到（和解過程並未詳究），而Nikola執行長下台是被控詐欺，跟Nikola銷售金額造假有關。


原訴訟始於2018年，當年的Tesla並沒有現在的規模，且還在起創階段，而Nikola已經小有名氣，並獲得業界讚揚（訴訟有寫），並且握有專利權，但在訴訟中，專利權僅是入場卷，卻不是出場票～


Tesla Semi超帥，但是否是原創？

Nikola證明Tesla的Elon Musk有看過這個設計，系爭設計D811,944等在未經證實的個人判斷下是"符合實質相同"的，當然訴訟是十分殘忍的，雖沒走完但也知道是筆龐大的費用。

Ron
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2026年9月20日 星期日

PHG factors - PHG Technologies, LLC v. St. John Companies, Inc. (Fed. Cir. 2006)

回頭看看2006年PHG factors，這個判斷系爭設計是否是功能性的方式仍適用於現在侵權判斷，如之前討論的案例 －“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/range-of-motion-products-llc-v-armaid.html）。

被告/上訴人：ST. JOHN COMPANIES, INC.
原告/被上訴人/專利權人：PHG TECHNOLOGIES, LLC
系爭設計：D496,405、D503,197
判決日期：November 17, 2006

案件源起地方法院對被告St. John的侵權行為發出初步禁制令（preliminary injunction），被告上訴CAFC。

PHG擁有的系爭設計關於醫院用的識別標籤，分別如下：

D496,405（標籤紙）

D503,197（標籤圖樣）

以上兩件設計看來是同一的醫療用的標籤產品，主要視覺特徵是一半以上的平均寬度的表格，最後兩行有些高度與寬度的變化，甚至還有申請相應的發明專利（09/952,425），這件發明案之後成為系爭設計是否有效的證據之一。被告St. John販賣這類標籤，原告PHG於2004年在系爭設計尚未核准公告前對被告發出警告信，但被告不理會並繼續販售被告侵權的標籤。到了2005年系爭專利領證後，原告即向被告提出侵權告訴。

基於被告St. John在接獲警告信後繼續販售被告侵權產品，PHG向法院提出對被告侵權產品的初步禁制令請願，防止繼續販售侵權產品。St. John則向法院提起反訴，主張系爭設計主要是功能性的特徵並提出系爭設計相應的發明專利申請案‘425的審查歷史中的證據；反之，PHG在答辯中引述共同發明人的證詞，說明醫療標籤表的實現設計很多，選擇目前系爭設計的理由是「“most aesthetically pleasing to us”」（最具有美感）。(updated on Sep. 21, 2026)

地院說明PHG系爭設計可區隔先前技術的裝飾性外觀
本案系爭設計經被告St. John主張為功能性特徵，法院仍是同意PHG的意見，表示(1)系爭設計的外觀並非由其功能所支配；(2)強調設計的標籤表格的下方兩行大小不同的標籤與排列是裝飾性的；(3)設計發明人考量很多排列方式後選擇系爭設計的樣子是基於是最流暢最好看的（“the best flow and look”）；(4)系爭設計的新穎特徵是底部多種大小標籤的擺設，並區隔先前技術。

地院說明侵權成立理由
(1)“普通觀察者”眼光來看難以辨識出系爭設計與被告侵權產品的差異；
(2)被告侵權產品"瓢竊"了PHG的“與先前技術區隔”的設計，也就是“底部多種大小標籤的擺設”。

法院發出初步禁制令理由
地院判決侵權成立，並認為（基於原告的證據）如果不發出“禁制令”會造成無法恢復的損害，並考量原告(勝訴)成功合理的可能性（reasonable likelihood of success），因此同意發出暫時禁制令以阻止被告繼續販售被告侵權產品。

（補充）依照前例 - Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001)，是否發出初步禁制令有四個考量：
(1)專利權人成功的可能性（指訴訟成功/證明侵權的可能性）；
(2)如果沒有禁制令會造成無法恢復的損害；
(3)平衡訴訟雙方處境；
(4)關於公眾利益。

被告St. John上訴CAFC。

CAFC階段：
CAFC法官需要審理：基於上述考量是否需發出初步禁制令，以及被告須建立專利無效的實質問題（substantial question of invalidity）。

被告St. John引用系爭設計相應的發明專利申請案'425答辯中的聲明，藉此證明系爭設計中與先前技術區隔的特徵在其申請人答辯中證明是功能性的特徵。

原告自然是拿地院判決當作依據，認為系爭設計中不同尺寸的標籤是裝飾性的特徵，並認為被告考量設計中單獨的特徵，而非對設計外觀的整體。

這時，考量系爭設計的整體（as a whole - its overall appearance）是否是受到其功能性的支配（"dictated by functional considerations"）？經參考多件前例，考量因素包括：


整理出PHG factors： 
(1)是否受保護的設計代表了最好的設計；
(2)是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
(3)是否有伴隨發明專利； 
(4)有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
(5)是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

經法院審理，上述系爭設計的標籤底部有些變化的標籤符合「腕帶大小的標籤/wristband-sized label」，如此可判斷系爭設計中底部的標籤有高度與寬度的變化，這證明系爭設計這部分的標籤尺寸變化是功能性的，而其餘規則排列的標籤就是醫療運用的一般標籤，這樣使得法院判斷PHG理由不成立。

就侵權判斷而言，根據上述討論，系爭設計中能與先前技術區隔的新穎特徵屬於功能性的特徵，使得整個系爭設計沒有非功能性特徵來界定專利範圍，也就不能進行侵權分析，因此CAFC沒有對侵權議題進行審理。

CAFC判決原告PHG沒有建立第一個初步禁制令的因素 - 也就是沒有證明「原告訴訟勝訴的可能性」，判定地院錯誤同意原告請求的初步禁制令，因此撤回地院同意初步禁制令的決定。

my two cents:
本案例除了建立了到現在都是實用的PHG factors外，還提醒設計強調的是“裝飾性”，而如果有一間對應的發明專利案，發明專利一般強調的是“功能性”，本案特別的是以發明專利強調的功能證明系爭設計的特點是“功能性”的，使得系爭設計面對缺乏與先前技術區隔的裝飾性外觀的困境。


Ron
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2026年9月19日 星期六

設計專利侵權判斷要點筆記

本篇筆記我國專利侵權判斷要點之「第二篇 設計專利侵權判斷」，之前也有個筆記：我國專利侵權判斷要點 - 筆記（https://enpan.blogspot.com/2026/05/blog-post.html），本篇針對設計專利作一點摘要。

設計專利侵權判斷流程大致上與發明、新型相當，同樣採用「兩階段」判斷流程，第一階段確定專利權範圍，第二階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。然而設計專利範圍以圖面外觀為主就有獨特性，比對與解析被控侵權對象的判斷原則差不多。

解釋設計專利範圍的原則：
1. 以圖式為準：設計專利權範圍由外觀及物品共同確定。
2. 審酌說明書：確定專利權範圍，得審酌說明書所載之內容，包括設計名稱（確定物品）、物品用途（輔助確定物品）及設計說明（說明外觀創作特點）。
3. 整體原則：在確定專利權範圍時，應綜合圖式各視圖所揭露的形狀、花紋、色彩等全部內容構成一設計。
（強調的是，說明書僅係輔助說明圖式所揭露的內容，不能取代圖式；即便說明書有記載，但沒有呈現在圖中，不算是專利權範圍。）

另可考量：
(1)繪製設計專利圖式時之通常方法，例如虛線在圖式中所代表之意義；
(2)申請歷史檔案中有關確定專利權範圍的部分；及
(3)就設計專利圖式所揭露的設計特徵，區分視覺性特徵及純功能性特徵。

設計專利侵權判斷流程（TIPO註解：流程中「物品是否相同或近似」、「外觀是否相同或近似」及「是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」之判斷並無先後順序關係。）：

第(1)步驟：對照專利權範圍中之物品及外觀，解析被控侵權對象中對應之設計內容。
第(2)(3)步驟：判斷被控侵權對象與系爭專利之“(2)物品”與“(3)外觀”是否相同或近似，如果兩者既不相同也不近似，即未構成侵權。
第(4)步驟：在上述相同或近似的比對過程中，可以判斷是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻。
（若查申請歷史判斷已經構成“申請歷史禁反言”，則相關議題（專利特徵）就不適用“均等論”；若沒有構成申請歷史禁反言，還有主張“先前技藝阻卻”的答辯機會，被控侵權人可擇一主張或一併主張。）
第(5)步驟：在上述第(2)(3)步驟，搭配第(4)步驟的適用主張，若判斷系爭設計與被控侵權對象“物品”與“外觀”為相同或近似，即判斷被控侵權對象構成侵權 。

外觀之相同或近似判斷原則：
1.直接觀察比對。普通消費者選購商品之消費型態，係以肉眼直接觀察、比對商品。
2.整體觀察、綜合判斷。觀察系爭專利圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容。
3.視覺印象，也就是觀察容易引起注意的部位或特徵。判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否近似時，得依該專利產品之性質、功能限制、先前技藝及共通形態等因素，考量二者之差異對於被控侵權對象之整體視覺印象的影響。
4.其他因素：
(1)當系爭設計特徵純粹是功能性，非透過視覺訴求的創作，不應考量「純功能特徵」。
(2)系爭設計的圖式包括文字、數字、商標或記號，應視為花紋，不考慮其隱含的意思。
(3)具變化外觀的設計，應以所有變化狀態共同構成專利權範圍。

三方比對法：
係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。

(1)若被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且被控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」亦更為接近時，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。
(2)若被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，可考慮設計特徵是否會使被控侵權對象與系爭專利產生混淆之視覺印象為斷，不得僅因欠缺或稍 加改變任一設計特徵，即認定二者之外觀不近似。

（以上僅摘錄，建議仍參考全文為佳）
TIPO檔案：105年版專利侵權判斷要點 -https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/0/f1744353610262.pdf

Ron
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2026年9月15日 星期二

請求項差異化原則以及用語本身的解釋影響的侵權判斷 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2015)

本篇算是翻舊帳，感覺CAFC理解的請求項差異化原則與我的理解不同。本案涉及地院與上訴法院解釋專利範圍的歧異，以及後續Newman法官表示對自己同事判決的反對意見。

發現本案訴訟雙方是常常在法院見面的對手，在本部落格連這篇就有3篇是ENZO v. APPLERA精彩的案例。本篇系爭專利也在過去案例出現過，也好多年前了 - 程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/enzo-biochem-inc-v-applera-corp-fed-cir.html）

案件資訊：
侵權被告/上訴人：APPLERA CORP., TROPIX INC
侵權原告/被上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM INC, ENZO LIFE SCIENCES, INC, YALE UNIVERSITY
系爭專利：US5,449,767
判決日期：March 16, 2015

本案起因是原告Enzo以系爭專利（'767的claims 1, 8, 67, 68, 70）向被告Applera提起侵權告訴，地院判決（陪審團）Applera直接侵權成立（對所有主張的權利），且Applera誘使“客戶”侵權也成立，且被告也沒有提出清楚而有說服力的證據證明系爭專利不具可據以實施性（enablement）或不符說明書寫作要求。

地方法院否決被告審後請願（post-trial motion），並判決被告要繳付原告訴前與訴後的利息。～～～被告上訴CAFC。

針對地院解釋專利範圍，CAFC認爲地院有錯，因為侵權成立都是基於"錯誤的"專利範圍解釋，因此撤回地院侵權成立的判決。

被告在地方法院從頭輸到腳，到了CAFC翻盤，這一切都是導因專利範圍的解釋。

系爭專利發明：
核苷酸（nucleotide，這是DNA, RNA的組成單位）檢測技術（DNA偵測器），讓科學家可以偵測、監控、定位與分離很少量的核酸（nucleic acid），這是DNA定序必須的步驟。

（這篇判決簡直是基因概念的教科書，把DNA, RNA解釋了一番，顯見解釋專利範圍需要深厚的知識基礎 - 關於基因檢測。）

系爭專利'767的發明動機是，如DNA檢測，雙脫氧終止子（dideoxyterminators）可以直接或間接檢測，當作DNA檢測器，可直接檢測（使用放射性同位素）雙脫氧終止子存在潛在危險，但此方法成本高。為了改變習知成本高的缺點，開發出系爭專利不靠放射性標記的「核苷酸偵測器」。

所謂直接檢測或是間接檢測的解釋，跟"signaling moiety"是否可以單獨產生"可檢測訊號"有關。如果"signaling moiety"單獨產生"可檢測訊號/detectable signal"，就是直接檢測；如果"signaling moiety"需要其他東西才產生檢測訊號，這就是間接檢測。這就涉及"at least one"的解釋有關（文後關於Newman法官的反對意見中有詳細說明）。

其中涉及Claim 1中的描述"... wherein A comprises at least three carbon atoms and represents at least one component of a signaling moiety capable of producing a detectable signal; ..."的解釋。


系爭專利'767的claim 1：

地方法院在解釋專利範圍時，針對以上畫紅線的部分解釋如下：專利範圍中"signaling moiety"解釋為"a chemical entity capable of producing a detectable signal"，“signaling moiety”可以單獨產生可檢測訊號，也就是直接檢測。


另一方面，專利範圍中要求其他成分連結到"A（包括至少三個碳原子，為signalling moiety的一部分）"而使其可以被檢測，如此，在地方法院解釋下，系爭專利範圍可同時包括直接與間接檢測。 

似乎因為解釋過廣使得地院判決直接與間接侵權都成立，被告上訴CAFC。

解釋專利範圍的原則：
(1)以一般與慣常的解釋。
(2)參考內部證據，如說明書、審查歷史。
(3)以外部證據為輔，如科學原理、技術用語的解釋與當下技術水平。（可運用外部證據驗證解釋專利範圍是否有誤）
(4)不要將說明書內容讀入申請專利範圍中。

CAFC階段：
一開始，CAFC即表示審理本案（查地院解釋專利是否有明顯錯誤）的立場：當地院僅以內部證據解釋專利範圍，法官的判斷將僅考量其法律議題；然而，當地院解釋專利範圍超出了內部證據，並引用了外部證據，CAFC法官將審查其中輔助證據是否有明顯錯誤。


基於Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc)判例作出的解釋專利範圍原則 - (1)"the words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning"，給予專利範圍中的用語一般而慣常的意思（ordinary and customary meaning of a claim term），避免被任意解釋專利範圍，因此也將(2)參考說明書、專利審查歷史與外部關於相關科學的證據；(3)但又要避免將說明書的限制讀入專利範圍中。

系爭專利Claim 1：

CAFC法官檢視地方法院Markman Order（解釋專利範圍令），認為地院僅以內部證據（claims, specifications, prosecution history）解釋專利範圍就做出判決，CAFC法官則認為，如果超越內部證據，可通過查閱外部證據（如科學原理）驗證是否解釋專利範圍有誤。

解釋本案專利範圍，原則上，以內部證據為主，其中說明書可用理解專利範圍，但又不用以限制專利範圍，就如Claim 1的"A"包括至少三個碳原子並代表可被偵測的訊號部分的至少一成分，並連結"B"，且不會實質干擾訊號部分的結構。

...... （在此忽略判決文中很多解釋專利範圍的段落）

地方法院又基於附屬專利範圍描述直接檢測的特徵，而認為Claim 1不應僅限制在間接檢測，因此認為可同時涵蓋直接與間接檢測。不過，CAFC不同意這樣解釋，因為基於「請求項差異化原則（claim differentiation）」，獨立項解釋不應包括附屬項的範圍，因此僅認同獨立項範圍僅涵蓋間接檢測。


（編按，這真是詭異的專利範圍解釋歧異：因為強調"請求項差異化"原則產生這樣解釋的結論反而讓獨立項解釋範圍更小，其中可能忽略了請求項中用語本身的解釋，以及過度解釋請求項差異化原則。）

結論：地方法院解釋專利範圍可同時包括直接檢測與間接檢測，進而判定侵權成立，但因為與CAFC解釋專利範圍不同，因此CAFC判定發回重審。

my two cents:
因為覺得怪怪的，來看法官Newman的不同意見。以下說文解字是我個人的問題，因為涉及為何地院與CAFC解釋的差異，但應該不一定要這樣看。

本篇議題是，系爭專利'767的主要專利範圍Claim 1到底有沒有涵蓋直接檢測與間接檢測，或是僅界定了間接檢測（直接檢測寫在附屬專利範圍）？這個結論涉及被告Applera有沒有侵害'767專利。(修改誤繕，updated on Sep. 16, 2026)

專利範圍的解釋爭議涉及系爭專利Claim 1的傳訊結構，統稱"A"，以及其中"at least one component"的解釋。解釋專利範圍不外乎先看Claim文字，再參考說明書的描述，最後作出解釋：

根據Claim文字描述，"A"包含至少三個碳原子，並表示能夠產生"可被檢測訊號"的"傳訊化合物（signaling moiety）"的至少一部分（at least one component）。


系爭專利說明書記載"A"可以是任何具有至少三個碳原子以及可以形成具有多肽（polypeptide）的可檢測複合物（detectable complex）的化合物（傳訊化合物）。因此，"A"可以是具有以上特性的配體（ligand），其中包括具有只有在與合適載體時才有免疫原性的半抗原（haptens），但可與適當的抗體互動而產生所述複合物。


（以上配合Google翻譯來理解）

根據以上事實解釋專利範圍，這時Newman提到本次訴訟雙方在2010的訴訟（本文以上有連結，過去有分析關於"程度用語不明確議題"議題），其中被告Applera主張"A"這個化合物成分不是傳訊化合物的全部，而僅是傳訊化合物的一部分，這樣可知，Applera的被告產品的"A"化合物是"signaling moiety"的全部。而地方法院解釋"A"可以是"signaling moiety"的一或多個部份，在特定情況也可以是全部的"signaling moiety"，因此判決侵權成立；反之，本次CAFC則解釋"A"不能是全部的"signaling moiety"，這個決定是導向侵權不成立的結果。兩者意見不同。

CAFC根據"at least one component of a signaling moiety"這句話解釋"signaling moiety"由多個部分組成，並作出"A"不能涵蓋全部的"signaling moiety"的結論，因此作出與地方法院不同的結論。

不過Newman反對自己同事的判決，導因是"at least one"的解釋，Newman認為不能單純解釋為"two or more"，這裡引用我不曾理解的前例「Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech., Inc., 540 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2008)」，認為應該解釋為"one or more"。

如果查本部落格研究過的案例，最近一篇是「用過去文章再探"at least one of"用語（https://enpan.blogspot.com/2024/09/at-least-one-of.html）」，另外參考「專利用詞「at least one」討論 - Joao v. Sleepy Hollow Bank (S.D.N.Y. 2004)（https://enpan.blogspot.com/2016/04/at-least-one.html）」，其中結論是"at least one"（雖爭議的多半是"at least one of"）指的是"one or more"。（編按，可以考慮這個邏輯，在文法上，相對"at least two", "at least three"...的寫法 ，顯得"at least one"一定有"one"或更多）

但事實是，這些用語的解釋不能僅從字面上來看，有時還是要查實際情況，如專利說明書等內部證據的定義而定。就本案來說，地方法院就是用這個態度解釋專利範圍，甚至參考附屬請求項等前後文的內容解釋獨立請求項的用語，加上申請專利範圍採用"comprise"開放式轉接詞，因此"at least one"的解釋應該是"one or more"。


Newman抨擊自己的同事沒有根據事實解釋專利範圍而判定Claim 1僅能包括"間接/indirect"檢測，與地方法院不同，Newman法官認為本案系爭專利Claim 1同時涵蓋直接與間接檢測的技術。


Ron
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2026年9月12日 星期六

“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)

CAFC En Banc（08/11/2026）駁回侵權訴訟原告Range提起CAFC重審以及全院聯席重審的請求（The petition for rehearing en banc is denied），理由是："There is no need to overrule a prior holding of this court."，因此案件以CAFC於年初02/o2/2026的判決作為結論：同意地方法院在評估系爭設計與被告侵權設計之間"整體"的相似性來考量兩者之間的相似與差異，而這個整體相似性的判斷是以熟悉先前技術的普通觀察者來查驗是否有被欺瞞或被誘使購買以為是某來源的商品。

本案「Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)」案件資訊：
原告/上訴人/專利權人：RANGE OF MOTION PRODUCTS, LLC (ROM)
被告/被上訴人：ARMAID COMPANY INC.
系爭設計：D802,155
判決日期：02/02/2026

本案源起專利權人ROM於2021年4月在地方法院以系爭設計'155對被告Armaid提起侵權告訴，並主張初步禁制令請願，但被駁回，於是雙方協議撤銷訴訟。但隔年，ROM又以相同系爭設計對Armaid再提起侵權告訴，在解釋設計專利範圍階段，地方法院將設計的特徵中分辨出功能性元件與裝飾性元件，判定'155有許多設計特徵是功能性的，因此其中可以主張權利的裝飾性特徵變得很窄，經比對被告侵權產品 - Armaid2，地院判決侵權不成立。

系爭設計'155是「按摩器」：

原告販售對應系爭設計的產品是：

Armaid被告侵權產品如下：
（Armaid2）

在1990年代曾販售過前一代（Armaid1），並且有對應發明專利US5,792,081（編按，確實是比較＂古典＂）：


針對地院判決侵權不成立，原告上訴CAFC，原告/專利權人ROM主張地院解釋專利範圍時"錯誤地"將“結構元件”（功能元件）從設計移除；還認為即便地院正確地解釋專利範圍，'155與Armaid2實質相似。

地院認定為系爭設計的按摩器的雙臂的“形狀”是功能性的，CAFC同意地院把按摩器的“雙臂”形狀當作功能性元件，也不是如ROM認為將全部功能性元件都移除。這裡重申設計侵權的兩步驟判斷法：
(1)先確認設計專利範圍，就是看圖面（illustration），法院也認為沒有圖僅用說明的無法理解設計範圍；
(2)再比對被告侵權設計。

其中即基於幾篇前討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

Egyptian案例討論：普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc-fed.html）。

一件設計往往包括了功能性與非功能性元件，設計專利範圍需要識別出非功能性的特徵，法院引用過去案例中提出的幾個判斷“功能性/非功能性”元件的方法，這裡提到案例Sport Dimension    (1997)，以及PHG Techs. (Fed. Cir. 2006)。

雖年代不同，但仍可參考：設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）。

"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."

PHG factors：
  1. 是否受保護的設計代表了最好的設計；
  2. 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
  3. 是否有伴隨發明專利；
  4. 有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
  5. 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

在本案中，CAFC引用前例PHG說明判斷設計中的功能性元件：這樣設計是否是最好的？是否有替代設計對其功能產生不好的影響？是否有任何關聯的發明專利（發明功能往往界定的是功能性的特徵）？是否有特別強調設計具有特定功能的廣告？以及是否有任何設計元件或是整體外觀非由功能決定？

（編按，就此最近案例來看，顯然用PHG判斷方法判斷功能性元件是現行在用的。）

法院參考上述Armaid1（第一代）的對應發明專利US5,792,081，也具有可以按著四肢的雙臂結構，因此認定雙臂為功能性元件，也就是CAFC同意地院將按摩器的雙臂當作功能性元件的判斷。（編按，查設計中的功能元件的有效證據就是看看前案有沒有！！！也查到ROM相關產品在廣告中也有強調這雙臂的“功能”。）


如此已經判斷出系爭設計的非功能性部分，再來就是比對被告侵權產品，原則是以普通觀察者的眼光來看，如果兩者實質相同到會以為買的產品是另一個來源的，侵權成立。主要引用前例就是以上提到的Egyptian。

然而，即便已分辨出設計中的功能性與非功能性元件，在設計比對時並非僅比對裝飾性（非功能性）元件而已，而是整體來比。


這裡提到兩個情況：
1. 從外觀來看系爭設計與被告侵權設計明顯不同 （"sufficiently distinct" and "plainly dissimilar"），侵權不成立。
2. 如果兩者並非明顯不同（"not plainly dissimilar"），這是就要以先前技術（prior art, 非限制設計）來比系爭設計與被告設計，藉此識別出抽象不易察覺但對普通觀察者而言卻值得注意的（noticeable）差異（"identify differences that are not noticeable in the abstract but would be significant to the hypothetical ordinary observer familiar with the prior art"）。

從Egyptian判決節錄：


因此，很明確的設計侵權判斷方法，先辨明出設計的功能性與非功能性元件，再以普通觀察者比對兩個設計是否實質相同，當設計之間非明顯差異時，會比對先前技術，讓熟悉先前技術的普通觀察者可以得到值得注意的差異。

雖有反對意見認為就讓普通觀察者直接比對兩個設計是否相同來判斷侵權與否，但CAFC反對這個過度簡化的侵權設計判斷方式（"reject the proposal to establish that amounts to an oversimplified version of the ordinary observer test"），因為其中並未解釋專利範圍，也沒有考量設計中功能元件會讓設計之間都很像的問題。

三個物件對比：

經比對，廣義來看，整體設計是相似的，根據地方法院的判斷，確實很像，但是是在功能性的特徵上，因此侵權比對應以對設計特徵有貢獻（增添設計元素）的裝飾性元件來看。


地院根據以上原則得出系爭設計與被告設計的差異：
(1)D'155採用固定臂，Armaid2的半矩形鉸鏈裝置佔很大的比例。
(2)D'155有整體分離的外觀。
(3)整體來看，Armaid2有較大的槽
(4)Armaid2的鉸鏈裝置有更圓滑的末端。



CAFC同意地院判決 - 侵權不成立。

my two cents:
就我的眼光來看，D'155與Armaid2的外觀確實很像，細看是有一些比例不同的元件，如果法院要說服我，或說我們，對此商品可能沒以太多理解的人，確實需要許多論述... 許多... 但這些論述是否僅是一個合理化，但至少有意義，並且建立往後案件可遵循的方法。

根據此案例，就想到CAFC曾經拋棄的「新穎特徵 / point of novelty」判斷原則，兩者雖不同，但有點像。在此釐清，新穎特徵原則是要比對先前技術而釐清新穎特徵，再以此新穎特徵（讓普通觀察者來看）比對被告設計。而本篇提到的原則，是要先得出“非功能性”特徵，以此裝飾性的元件比對被告設計，倒不用比對先前技術來確認。




Ron
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