請求項差異化原則以及用語本身的解釋影響的侵權判斷 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2015)

本篇算是翻舊帳，感覺CAFC理解的請求項差異化原則與我的理解不同。本案涉及地院與上訴法院解釋專利範圍的歧異，以及後續Newman法官表示對自己同事判決的反對意見。

發現本案訴訟雙方是常常在法院見面的對手，在本部落格連這篇就有3篇是ENZO v. APPLERA精彩的案例。本篇系爭專利也在過去案例出現過，也好多年前了 - 程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/enzo-biochem-inc-v-applera-corp-fed-cir.html）

案件資訊：

侵權被告/上訴人：APPLERA CORP., TROPIX INC

侵權原告/被上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM INC, ENZO LIFE SCIENCES, INC, YALE UNIVERSITY

系爭專利：US5,449,767

判決日期：March 16, 2015

本案起因是原告Enzo以系爭專利（'767的claims 1, 8, 67, 68, 70）向被告Applera提起侵權告訴，地院判決（陪審團）Applera直接侵權成立（對所有主張的權利），且Applera誘使“客戶”侵權也成立，且被告也沒有提出清楚而有說服力的證據證明系爭專利不具可據以實施性（enablement）或不符說明書寫作要求。

地方法院否決被告審後請願（post-trial motion），並判決被告要繳付原告訴前與訴後的利息。～～～被告上訴CAFC。

針對地院解釋專利範圍，CAFC認爲地院有錯，因為侵權成立都是基於"錯誤的"專利範圍解釋，因此撤回地院侵權成立的判決。

被告在地方法院從頭輸到腳，到了CAFC翻盤，這一切都是導因專利範圍的解釋。

系爭專利發明：

核苷酸（nucleotide，這是DNA, RNA的組成單位）檢測技術（DNA偵測器），讓科學家可以偵測、監控、定位與分離很少量的核酸（nucleic acid），這是DNA定序必須的步驟。

（這篇判決簡直是基因概念的教科書，把DNA, RNA解釋了一番，顯見解釋專利範圍需要深厚的知識基礎 - 關於基因檢測。）

系爭專利'767的發明動機是，如DNA檢測，雙脫氧終止子（dideoxyterminators）可以直接或間接檢測，當作DNA檢測器，可直接檢測（使用放射性同位素）雙脫氧終止子存在潛在危險，但此方法成本高。為了改變習知成本高的缺點，開發出系爭專利不靠放射性標記的「核苷酸偵測器」。

所謂直接檢測或是間接檢測的解釋，跟"signaling moiety"是否可以單獨產生"可檢測訊號"有關。如果"signaling moiety"單獨產生"可檢測訊號/detectable signal"，就是直接檢測；如果"signaling moiety"需要其他東西才產生檢測訊號，這就是間接檢測。這就涉及"at least one"的解釋有關（文後關於Newman法官的反對意見中有詳細說明）。

其中涉及Claim 1中的描述"... wherein A comprises at least three carbon atoms and represents at least one component of a signaling moiety capable of producing a detectable signal; ..."的解釋。

系爭專利'767的claim 1：

地方法院在解釋專利範圍時，針對以上畫紅線的部分解釋如下：專利範圍中"signaling moiety"解釋為"a chemical entity capable of producing a detectable signal"，“signaling moiety”可以單獨產生可檢測訊號，也就是直接檢測。

另一方面，專利範圍中要求其他成分連結到"A（包括至少三個碳原子，為signalling moiety的一部分）"而使其可以被檢測，如此，在地方法院解釋下，系爭專利範圍可同時包括直接與間接檢測。 

似乎因為解釋過廣使得地院判決直接與間接侵權都成立，被告上訴CAFC。

解釋專利範圍的原則：

(1)以一般與慣常的解釋。

(2)參考內部證據，如說明書、審查歷史。

(3)以外部證據為輔，如科學原理、技術用語的解釋與當下技術水平。（可運用外部證據驗證解釋專利範圍是否有誤）
(4)不要將說明書內容讀入申請專利範圍中。

CAFC階段：

一開始，CAFC即表示審理本案（查地院解釋專利是否有明顯錯誤）的立場：當地院僅以內部證據解釋專利範圍，法官的判斷將僅考量其法律議題；然而，當地院解釋專利範圍超出了內部證據，並引用了外部證據，CAFC法官將審查其中輔助證據是否有明顯錯誤。

基於Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc)判例作出的解釋專利範圍原則 - (1)"the words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning"，給予專利範圍中的用語一般而慣常的意思（ordinary and customary meaning of a claim term），避免被任意解釋專利範圍，因此也將(2)參考說明書、專利審查歷史與外部關於相關科學的證據；(3)但又要避免將說明書的限制讀入專利範圍中。

系爭專利Claim 1：

CAFC法官檢視地方法院Markman Order（解釋專利範圍令），認為地院僅以內部證據（claims, specifications, prosecution history）解釋專利範圍就做出判決，CAFC法官則認為，如果超越內部證據，可通過查閱外部證據（如科學原理）驗證是否解釋專利範圍有誤。

解釋本案專利範圍，原則上，以內部證據為主，其中說明書可用理解專利範圍，但又不用以限制專利範圍，就如Claim 1的"A"包括至少三個碳原子並代表可被偵測的訊號部分的至少一成分，並連結"B"，且不會實質干擾訊號部分的結構。

...... （在此忽略判決文中很多解釋專利範圍的段落）

地方法院又基於附屬專利範圍描述直接檢測的特徵，而認為Claim 1不應僅限制在間接檢測，因此認為可同時涵蓋直接與間接檢測。不過，CAFC不同意這樣解釋，因為基於「請求項差異化原則（claim differentiation）」，獨立項解釋不應包括附屬項的範圍，因此僅認同獨立項範圍僅涵蓋間接檢測。

（編按，這真是詭異的專利範圍解釋歧異：因為強調"請求項差異化"原則產生這樣解釋的結論反而讓獨立項解釋範圍更小，其中可能忽略了請求項中用語本身的解釋，以及過度解釋請求項差異化原則。）

結論：地方法院解釋專利範圍可同時包括直接檢測與間接檢測，進而判定侵權成立，但因為與CAFC解釋專利範圍不同，因此CAFC判定發回重審。

my two cents:

因為覺得怪怪的，來看法官Newman的不同意見。以下說文解字是我個人的問題，因為涉及為何地院與CAFC解釋的差異，但應該不一定要這樣看。

本篇議題是，系爭專利'767的主要專利範圍Claim 1到底有沒有涵蓋直接侵權與間接侵權，或是僅界定了間接侵權（直接侵權寫在附屬專利範圍）？這個結論涉及被告Applera有沒有侵害'767專利。

專利範圍的解釋爭議涉及系爭專利Claim 1的傳訊結構，統稱"A"，以及其中"at least one component"的解釋。解釋專利範圍不外乎先看Claim文字，再參考說明書的描述，最後作出解釋：

根據Claim文字描述，"A"包含至少三個碳原子，並表示能夠產生"可被檢測訊號"的"傳訊化合物（signaling moiety）"的至少一部分（at least one component）。

系爭專利說明書記載"A"可以是任何具有至少三個碳原子以及可以形成具有多肽（polypeptide）的可檢測複合物（detectable complex）的化合物（傳訊化合物）。因此，"A"可以是具有以上特性的配體（ligand），其中包括具有只有在與合適載體時才有免疫原性的半抗原（haptens），但可與適當的抗體互動而產生所述複合物。

（以上配合Google翻譯來理解）

根據以上事實解釋專利範圍，這時Newman提到本次訴訟雙方在2010的訴訟（本文以上有連結，過去有分析關於"程度用語不明確議題"議題），其中被告Applera主張"A"這個化合物成分不是傳訊化合物的全部，而僅是傳訊化合物的一部分，這樣可知，Applera的被告產品的"A"化合物是"signaling moiety"的全部。而地方法院解釋"A"可以是"signaling moiety"的一或多個部份，在特定情況也可以是全部的"signaling moiety"，因此判決侵權成立；反之，本次CAFC則解釋"A"不能是全部的"signaling moiety"，這個決定是導向侵權不成立的結果。兩者意見不同。

CAFC根據"at least one component of a signaling moiety"這句話解釋"signaling moiety"由多個部分組成，並作出"A"不能涵蓋全部的"signaling moiety"的結論，因此作出與地方法院不同的結論。

不過Newman反對自己同事的判決，導因是"at least one"的解釋，Newman認為不能單純解釋為"two or more"，這裡引用我不曾理解的前例「Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech., Inc., 540 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2008)」，認為應該解釋為"one or more"。

如果查本部落格研究過的案例，最近一篇是「用過去文章再探"at least one of"用語（https://enpan.blogspot.com/2024/09/at-least-one-of.html）」，另外參考「專利用詞「at least one」討論 - Joao v. Sleepy Hollow Bank (S.D.N.Y. 2004)（https://enpan.blogspot.com/2016/04/at-least-one.html）」，其中結論是"at least one"（雖爭議的多半是"at least one of"）指的是"one or more"。（編按，可以考慮這個邏輯，在文法上，相對"at least two", "at least three"...的寫法 ，顯得"at least one"一定有"one"或更多）

但事實是，這些用語的解釋不能僅從字面上來看，有時還是要查實際情況，如專利說明書等內部證據的定義而定。就本案來說，地方法院就是用這個態度解釋專利範圍，甚至參考附屬請求項等前後文的內容解釋獨立請求項的用語，加上申請專利範圍採用"comprise"開放式轉接詞，因此"at least one"的解釋應該是"one or more"。

Newman抨擊自己的同事沒有根據事實解釋專利範圍而判定Claim 1僅能包括"間接/indirect"檢測，與地方法院不同，Newman法官認為本案系爭專利Claim 1同時涵蓋直接與間接檢測的技術。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1321.opinion.3-12-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/jey7us27wvki14hbas5v1zkn9r8wa274）

Ron

“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)

CAFC En Banc（08/11/2026）駁回侵權訴訟原告Range提起CAFC重審以及全院聯席重審的請求（The petition for rehearing en banc is denied），理由是："There is no need to overrule a prior holding of this court."，因此案件以CAFC於年初02/o2/2026的判決作為結論：同意地方法院在評估系爭設計與被告侵權設計之間"整體"的相似性來考量兩者之間的相似與差異，而這個整體相似性的判斷是以熟悉先前技術的普通觀察者來查驗是否有被欺瞞或被誘使購買以為是某來源的商品。

本案「Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：RANGE OF MOTION PRODUCTS, LLC (ROM)

被告/被上訴人：ARMAID COMPANY INC.

系爭設計：D802,155

判決日期：02/02/2026

本案源起專利權人ROM於2021年4月在地方法院以系爭設計'155對被告Armaid提起侵權告訴，並主張初步禁制令請願，但被駁回，於是雙方協議撤銷訴訟。但隔年，ROM又以相同系爭設計對Armaid再提起侵權告訴，在解釋設計專利範圍階段，地方法院將設計的特徵中分辨出功能性元件與裝飾性元件，判定'155有許多設計特徵是功能性的，因此其中可以主張權利的裝飾性特徵變得很窄，經比對被告侵權產品 - Armaid2，地院判決侵權不成立。

系爭設計'155是「按摩器」：

原告販售對應系爭設計的產品是：

Armaid被告侵權產品如下：

（Armaid2）

在1990年代曾販售過前一代（Armaid1），並且有對應發明專利US5,792,081（編按，確實是比較＂古典＂）：

針對地院判決侵權不成立，原告上訴CAFC，原告/專利權人ROM主張地院解釋專利範圍時"錯誤地"將“結構元件”（功能元件）從設計移除；還認為即便地院正確地解釋專利範圍，'155與Armaid2實質相似。

地院認定為系爭設計的按摩器的雙臂的“形狀”是功能性的，CAFC同意地院把按摩器的“雙臂”形狀當作功能性元件，也不是如ROM認為將全部功能性元件都移除。這裡重申設計侵權的兩步驟判斷法：

(1)先確認設計專利範圍，就是看圖面（illustration），法院也認為沒有圖僅用說明的無法理解設計範圍；

(2)再比對被告侵權設計。

其中即基於幾篇前討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

Egyptian案例討論：普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc-fed.html）。

一件設計往往包括了功能性與非功能性元件，設計專利範圍需要識別出非功能性的特徵，法院引用過去案例中提出的幾個判斷“功能性/非功能性”元件的方法，這裡提到案例Sport Dimension    (1997)，以及PHG Techs. (Fed. Cir. 2006)。

雖年代不同，但仍可參考：設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）。

"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."

PHG factors：

1. 是否受保護的設計代表了最好的設計；
2. 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
3. 是否有伴隨發明專利；
4. 有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
5. 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

在本案中，CAFC引用前例PHG說明判斷設計中的功能性元件：這樣設計是否是最好的？是否有替代設計對其功能產生不好的影響？是否有任何關聯的發明專利（發明功能往往界定的是功能性的特徵）？是否有特別強調設計具有特定功能的廣告？以及是否有任何設計元件或是整體外觀非由功能決定？

（編按，就此最近案例來看，顯然用PHG判斷方法判斷功能性元件是現行在用的。）

法院參考上述Armaid1（第一代）的對應發明專利US5,792,081，也具有可以按著四肢的雙臂結構，因此認定雙臂為功能性元件，也就是CAFC同意地院將按摩器的雙臂當作功能性元件的判斷。（編按，查設計中的功能元件的有效證據就是看看前案有沒有！！！也查到ROM相關產品在廣告中也有強調這雙臂的“功能”。）

如此已經判斷出系爭設計的非功能性部分，再來就是比對被告侵權產品，原則是以普通觀察者的眼光來看，如果兩者實質相同到會以為買的產品是另一個來源的，侵權成立。主要引用前例就是以上提到的Egyptian。

然而，即便已分辨出設計中的功能性與非功能性元件，在設計比對時並非僅比對裝飾性（非功能性）元件而已，而是整體來比。

這裡提到兩個情況：

1. 從外觀來看系爭設計與被告侵權設計明顯不同 （"sufficiently distinct" and "plainly dissimilar"），侵權不成立。

2. 如果兩者並非明顯不同（"not plainly dissimilar"），這是就要以先前技術（prior art, 非限制設計）來比系爭設計與被告設計，藉此識別出抽象不易察覺但對普通觀察者而言卻值得注意的（noticeable）差異（"identify differences that are not noticeable in the abstract but would be significant to the hypothetical ordinary observer familiar with the prior art"）。

從Egyptian判決節錄：

因此，很明確的設計侵權判斷方法，先辨明出設計的功能性與非功能性元件，再以普通觀察者比對兩個設計是否實質相同，當設計之間非明顯差異時，會比對先前技術，讓熟悉先前技術的普通觀察者可以得到值得注意的差異。

雖有反對意見認為就讓普通觀察者直接比對兩個設計是否相同來判斷侵權與否，但CAFC反對這個過度簡化的侵權設計判斷方式（"reject the proposal to establish that amounts to an oversimplified version of the ordinary observer test"），因為其中並未解釋專利範圍，也沒有考量設計中功能元件會讓設計之間都很像的問題。

三個物件對比：

經比對，廣義來看，整體設計是相似的，根據地方法院的判斷，確實很像，但是是在功能性的特徵上，因此侵權比對應以對設計特徵有貢獻（增添設計元素）的裝飾性元件來看。

地院根據以上原則得出系爭設計與被告設計的差異：

(1)D'155採用固定臂，Armaid2的半矩形鉸鏈裝置佔很大的比例。

(2)D'155有整體分離的外觀。

(3)整體來看，Armaid2有較大的槽

(4)Armaid2的鉸鏈裝置有更圓滑的末端。

CAFC同意地院判決 - 侵權不成立。

my two cents:

就我的眼光來看，D'155與Armaid2的外觀確實很像，細看是有一些比例不同的元件，如果法院要說服我，或說我們，對此商品可能沒以太多理解的人，確實需要許多論述... 許多... 但這些論述是否僅是一個合理化，但至少有意義，並且建立往後案件可遵循的方法。

根據此案例，就想到CAFC曾經拋棄的「新穎特徵 / point of novelty」判斷原則，兩者雖不同，但有點像。在此釐清，新穎特徵原則是要比對先前技術而釐清新穎特徵，再以此新穎特徵（讓普通觀察者來看）比對被告設計。而本篇提到的原則，是要先得出“非功能性”特徵，以此裝飾性的元件比對被告設計，倒不用比對先前技術來確認。

CAFC En Banc（08/11/2026）：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2427.ORDER.8-11-2026_2737015.pdf（備份（各法官意見）：https://app.box.com/s/jw1ajso36vc4q46v600jziw91qiqnt6o）

CAFC判決（02/02/2026）：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2427.OPINION.2-2-2026_2641318.pdf（本篇討論判決，備份：https://app.box.com/s/yy9dmeb0i7vln5ff1zwhv1qsqa2hwnmf）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2026/04/range-of-motion-en-banc-petition-the-plainly-dissimilar-test-and-the-functionality-question.html

Ron

調整說明書以適應修改後的專利範圍！有條件的 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/25案

EPO關於判例G1/25的資訊：https://www.epo.org/en/case-law-appeals/communications/press-communique-3-september-2026-concerning-decision-g-125

前言：

專利說明書具有穩定性，也就是，不論專利申請歷程遇到任何情況，專利說明書除誤繕修正/誤譯更正/無歧異修正這類可能有點寬容的情況外，原則上是不能變動的。因此，申請專利範圍的任何修正都應基於說明書與圖式，不得超出、產生新事物。在實務上，歐洲專利說明書在審查歷史中是會有機會修正的，包括補入先前技術、刪除不必要內容，或是，當修正申請專利範圍（歐洲這部分守得很緊），可以必要地調整或刪除說明書記載實施例（不能有新事物），以適應申請專利範圍。

本篇對於歐洲專利法Art. 84 EPC的見解與論述十分精采，還有對前篇判例G 1/24的再次確認，需要看原文才可以感覺到，我用中文表達並無法太準確。

以下修正規定與標註：

Article 123 Amendments （修正規定只有第(3)節規定與claim有關）

(1)The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition. （歐洲專利申請案或歐洲專利在EPO程序中可被修正，並且應提供至少一次修正機會(至少一次OA)）

(2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. （歐洲專利申請案修正不能超出申請案內容）

(3)The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers. （歐洲專利(獲證後)修正不能超出授予的保護範圍）

（16年前筆記：https://enpan.blogspot.com/2010/07/blog-post.html）

本次討論2026年9月3日作出的G 1/25判決資訊：

本案源起歐洲專利EP2124521被提起異議程序後，在異議程序中提出修正，但修正讓申請專利範圍與說明書不一致。訴願委員會將此議題提交擴大訴願委員會，Q1：需要釐清是否可以通過調整（adapt to）說明書以與修正後專利範圍一致？Q2：如果Q1答案是YES，歐洲專利法對於所述調整有任何要求嗎？Q3：以上議題是針對異議程序，是否與專利審查過程的修正規定不同？

其實，系爭專利在上訴到訴願委員會時提出的附屬請求（auxiliary request 1E）是符合EPC規定；但到了訴願口審程序中，專利權人依照前述附屬請求（auxiliary request 1E）專利範圍對說明書提出新的修正，與異議階段的說明書（應比較靠近申請時版本，未查）有差異，差異在於這份新修正說明書刪除舊說明書的段落0013與0016。

不過，訴願委員會檢視上述附屬請求（auxiliary request 1E）、舊版本說明書、新修正的說明書，以及異議階段的說明書，發現此附屬請求的Claim 1與異議階段口審所提交的說明書版本不一致，訴願委員會作出階段性結論是：此不一致違反了Art. 84 EPC中Claim應受到說明書支持的規定。

（編按，這裡會亂掉，因為異議階段有口審，訴願階段也有口審＠＃＠）

上述Q1議題可以分為兩條線：

first line：說明書應支持（一致／consistent with）修正後專利範圍。

second line：沒有法律基礎（no legal basis）可以因為"修正專利範圍"造成修正後專利範圍與說明書之間的不一致而否決專利申請案。上述Art. 84 EPC並未提供這個法律基礎。

-------------相關判例-------------

T 1989/18

不因為說明書包括未主張權利的專利標的(如實施例)而影響專利範圍的明確性：

Claims本身應在一般技術人員基於先前技術來讀為明確，而不是基於說明書推導的知識：

T 1444/20

專利範圍的明確性甚至不是考慮說明書，而是由擁有通常知識的該領域技術人員來看是明確的：

T 56/21

專利範圍本身在相關領域技術人員為明確，不需要參考說明書內容：

（我覺得有意義，在此貼上各判例意旨）

------------------------------------

（重要）參考上述判例，本篇案例中以上提到的second line，所述Art. 84 EPC（被視為單向行駛的單行道）僅是要求申請專利範圍要受到說明書支持，而不是用來規範說明書的修正。因此，Art. 84 EPC不能是上述second line的法律基礎。

這裡更直白地說，說明書與修正後專利範圍不一致並非是取得專利權的障礙。（）

（論述過程很多是根據T 56/21，在此不贅述，有興趣者應該看原文。）

歐洲擴大訴願委員引用前篇G 1/24形成的判例（解釋專利範圍應參照說明書與圖式）。

強調這樣的解釋原則並非是有順序的，而是同時（可理解為兩階段解釋專利範圍）：

"Thus the description and drawings are consulted to determine the meaning which the skilled person gives to the claim wording in the context of the application or patent as a whole. Accordingly, G 1/24 is not to be understood as establishing a sequential method under which the claim wording is first construed in isolation and the description and drawings are consulted only at a later stage if uncertainty remains."

參考：解釋專利範圍"應"參照說明書與圖式 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/24案（https://enpan.blogspot.com/2026/09/g-124.html）

解釋所謂"不一致／inconsistency"：

運用G 1/24可以輕易地解決可能專利範圍的解釋有不相容的問題，當相關領域技術人員參考說明書讀Claim時，若有疑慮，其中就有不一致了!!!

這裡提到，不一致，並非僅基於說明書與圖式，還有其他沒有落在專利範圍的其他知識。

通過修正產生的不一致的部分不需要移除，表示EPC並未要求因為修正專利範圍而需適應地改變說明書。

（重要）修改不一致的問題僅會因為不符法律規定，而因為修正導致專利範圍與說明書不一致，並非要求要適應性地修改說明書。

（超酷的論述～～～）

回覆Q1：

當在異議階段或是訴願階段修改專利範圍，而此修改導致與說明書或圖式「不一致」，這時需要符合的是歐洲專利法（EPC）的要求，因此，如果修改導致不符合專利法，就要適應性修正。

回覆Q2：

是否因為「不一致」而要適應性調整說明書（adaptation）？依照擴大訴願委員會的決定，所述調整應基於案件的環境（看來是case by case），如果所謂「不一致」造成不符EPC規定，就要適應式調整。（非常法律的回答）

回覆Q3：NO（沒有不同）

"Thus the description and drawings are consulted to determine the meaning which the skilled person gives to the claim wording in the context of the application or patent as a whole. Accordingly, G 1/24 is not to be understood as establishing a sequential method under which the claim wording is first construed in isolation and the description and drawings are consulted only at a later stage if uncertainty remains."

擴大訴願委員會與訴願委員會的意見有歧異，主要是基於Art. 84 EPC適用的解釋並不相同。

在此結論是：如果修正導致的＂inconsistency＂違反了EPC，而不是簡單基於與說明書或圖式不一致，就要適應性地調整說明書（＂necessary to adapt the description, including any drawings＂）。

判決PDF：https://link.epo.org/web/case-law-appeals/Communications/G_1_25/Decision_of_the_Enlarged_Board_of_Appeal_of_3_September_2026.pdf

Ron

解釋專利範圍"應"參照說明書與圖式 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/24案

從工總舉辦的「歐洲專利審查制度與AI發明實務研討會」得知此判例，在此篇簡單解析。

結論是於評價發明專利性時，應參照（shall always be consulted）說明書與圖式，並且這樣的解釋原則並非是在相關領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下才有效。前句話有一般性意義：申請專利範圍為評價發明專利性的開始點與基礎；後段話就比較強烈一點：並不是在相關領域技術人員覺得範圍/用與模糊時才需參照說明書與圖式。

歐洲擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）於2025/6/18判決G 1/24案資訊：

異議人／訴願人：Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

專利權人／被訴願人：Philip Morris Products S.A.

案件編號：G 0001/24

系爭專利：EP3076804

本案背景系爭專利EP3076804被提起異議（opposition），歐洲異議部門（opposition division）否決異議理由，認為專利有效（23.12.2021）；案件提起訴願，歐洲訴願委員會於01.07.2024將解釋專利範圍的問題提交「擴大訴願委員會」（interlocutory decision: T 0439/22）。

系爭專利是一種電子菸，或說形成霧狀物的裝置（vaping device），其中包含＂氣溶膠形成材料（aerosol-generating article）＂，其中核准專利的關鍵是＂集合片（gathered sheet）＂異議理由是不具新穎性。Claim 1如下：

A heated aerosol-generating article (1000, 2000) for use with an electrically-operated aerosol-generating device (3010) comprising a heating element (3100), the aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate (1020, 2020) radially encircled by a sheet of thermally-conductive material (1222, 2222), in which the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper, the wrapper being the sheet of thermally-conductive material which acts as a thermally-conducting flame barrier for spreading heat and mitigating against the risk of a user igniting the aerosol-forming substrate by applying a flame to the aerosol-generating article.

訴願提出的問題（Q1）主要涉及Art. 69(1) EPC，其中規範專利權由專利範圍定義，而說明書與圖式應被用於解釋專利範圍。訴願主要議題是：

（Q2）在為評價發明專利性時，解釋專利範圍是否可以參照說明書和圖式？如果可以參照說明書與圖式，是否應限於本領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下？

Article 69 Extent of protection 

(1)The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

案件解析：

本案經異議與訴願委員會判決：專利範圍除非在不清楚時才需參照說明書與圖式來解釋，因此用語給予一般意思解釋。

案件涉及Claim 1的解釋，特別是"gathered sheet"（可翻為＂集合片／集合元件＂），專利權人認為應以相關領域的一般意義解釋（無須參照說明書與圖式）；異議人／上訴人認為若參考說明書解釋，其意義更廣，落於先前技術的揭露內容中，不具新穎性。

（編按，特別地，本案為異議案，因此異議人希望專利範圍解釋更廣，但要求參考說明書與圖式解釋；反之，專利權人希望範圍較窄，說明其新穎性。）

我認為可以解釋為：

系爭專利說明書並未直接定義哪個元件是"gathered sheet"，但從Fig. 1以及說明書其他段落的描述可理解這是一個集合連續皺褶材料的部件，如圖1中裝設在線軸（bobbin 4）上的「continuous sheet of homogenised tobacco 2」，還有元件：匯聚漏斗10："The converging funnel 10 gathers the continuous sheet of homogenised tobacco 8 transversely relative to its longitudinal axes."。

（編按，如果沒有明確的元件編號，可視為手段功能用語，顯得用說明書與圖式解讀變得重要，這也符合本案判決的意旨。）

The apparatus shown in Figure 1 generally comprises: supply means for providing a continuous sheet of homogenised tobacco; crimping means for crimping the continuous sheet; rod forming means for gathering the continuous crimped sheet and circumscribing the gathered material with a thermally-conductive aluminium foil wrapper to form a continuous rod; and cutting means for severing the continuous rod into a plurality of discrete rods. 

圖1顯示形成電子菸桿狀結構的裝置：

說明書段落也解釋"gathered sheet"的功能：The aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper. The wrapper being the sheet of thermally-conductive material. The gathered sheet of aerosol-forming material may be a sheet of tobacco such as a sheet of homogenised tobacco.

在解釋專利範圍的辯論中，有直接根據Article 69 EPC作為在評價發明專利性時解釋專利範圍的根據；另有判例表示唯有在專利範圍不清楚或模糊時才要參照說明書與圖式；另也關連到Article 84 EPC的明確性（claim須被說明書支持）規定。

Art. 69

ONLY：

案件進入歐洲擴大訴願委員會，顯得本案的重要性，判決中也認為這個議題具有"根本重要性"，引用涉及Article 69 EPC的前例（如G2/88、G6/88）外，委員會認為上述Art. 69與84適用在侵權議題的法律，並非用於評價發明專利性時解釋專利範圍的原則。

這個理解將侵權議題與評價專利性的專利範圍解釋原則分開，但仍可相互參照。如以下節錄內容：

甚至認為Art. 84 EPC僅是提供專利說明書撰寫的，而非解釋專利範圍的指引。

歐洲擴大訴願委員會對於解釋專利範圍的原則結論是：(1)專利範圍是評價專利性的起點與基礎；(2)說明書與圖式總是作為參照以解釋專利範圍，而不僅是在不清楚或是模糊的情況才這樣解釋。

歐洲擴大訴願委員會決議應參酌說明書與圖式解釋專利範圍（不論是否有不清楚或模糊的情況）。

（本案發回訴願委員會，於26.02.2026判決：系爭專利範圍不用參照說明書與圖式，系爭專利具新穎性，異議不成立）

筆記：

本案引證前案之一：EP2368449

my two cents:

雖結論很簡單（本篇名稱就是了），但是論述過程才是本案重點，有興趣者應查看判決原文。

根據以上歐洲專利局擴大訴願委員會作出具有約束力的判決，我的意見是，與一般歐洲實務一致，只是更強烈，而且是設定在評價發明專利性時，並且也被用在舉發攻防中專利權人用來限制而迴避引證前案的用途上。

從本案例而言，確實需要從說明書與圖式來解讀「gathered sheet」，如果沒有明確的元件編號，可以解釋為手段功能用語，顯得用說明書與圖式的揭露變得更重要，而不僅是輔助說明而已，符合本案判決的意旨。

上段說明與一般歐洲實務一致，例如(僅是我的感覺)，歐洲專利範圍的修正寬容度很小，一般是不能將說明書未寫在申請專利範圍的內容新增或修訂至經審查的專利範圍中、歐洲申請專利範圍"可以/必要時"可以直接引用圖式（須提出理由）、歐洲專利範圍雖不影響解釋，但需要標註圖式編號、修正歐洲專利範圍後，有時會被要求刪除非對應的實施例，...以上種種實務都可說明本次判例作出的解釋申請專利範圍的原則。

EPO Guidelines F-IV, 4.17 References to the description or drawings 

As indicated in Rule 43(6), the claims must not, in respect of the technical features of the invention, rely on references to the description or drawings "except where absolutely necessary". In particular, they must not normally rely on such references as "as described in part ... of the description" or "as illustrated in Figure 2 of the drawings".

The emphatic wording of the excepting clause is important to note. The onus is on the applicant to show that it is "absolutely necessary" to rely on references to the description or drawings in appropriate cases (see T 150/82).

An example of an allowable exception is an invention involving a peculiar shape that is illustrated in the drawings but cannot be readily defined either in words or by a simple mathematical formula. Another special case is where the invention relates to chemical products, some of whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.

判決PDF：https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/g240001ep1.pdf（英文版）（備份：https://app.box.com/s/u0ljohxddace986i4jm6per4hlx811yv）

Ron