關於全球SEP授權與FRAND原則的重要案例 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom

前言，經了解前篇「英國最高法院判定通過平台實施SEP授權的FRAND義務 - Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27 (27 July 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/tesla-inc-v-interdigital-patent.html）」案例後，知道這個案例依據的前例就是本篇討論 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom，本篇確立英國法院處理SEP/FRAND爭議的架構。（過去曾經標註此案例，結果放到現在才完成筆記。）

本篇討論英格蘭與威爾斯高等專利法庭所作出一件有關標準專利授權的判決 - Unwired Planet v. Huawei (EWHC 711, 5 Apr. 2017)經上訴後英國最高法院意見（Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Ltd. [2020] "UKSC"，總體縮寫為"UPSC"），最高法院否決上訴，也就是同意EWHC的判決。（UKSC: UK Supreme Court）

案件資訊（資訊僅列舉Unwired v. Huawei）：
原告／被上訴人：Unwired Planet International Ltd
被告／上訴人：(1)   Huawei Technologies Co. Ltd、(2)   Huawei Technologies (UK) Co. Ltd
系爭專利：
EP (UK) 2 229 744 (SEP)

EP (UK) 2 119 287  (無效)

EP (UK) 2 485 514 (無效)

EP (UK) 1 230 818 (SEP) 

EP (UK) 1 105 991 (延遲審理)

EP (UK) 0 989 712 (沒有提到)

判決前言就說明本篇判決全球電信業來說很重要，上訴議題包括：

第一，是否英國法院在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令（injunction）以制止侵害"關於電信標準必要元件"的英國專利的行為：全球行銷、銷售與使用，除非專利實施者加入全球授權的多國專利池；(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目。

第二，是否英格蘭法院是裁定上述事項的適當管轄地。

第三，要求對專利實施者提出標準必要專利（SEP）授權應沒有歧視（non-discriminatory）的。

第四，是否法院應因為SEP擁有人違反歐盟競爭法（EU competition law）而拒絕發出禁制令。其中涉及的案例為：Huawei v ZTE (Case C-170/13) EU:C:2015:477; [2015] 5 CMLR 14; [2016] RPC 4（可參考：標準專利與禁制令濫用討論 - 歐洲Huawei v. ZTE（https://enpan.blogspot.com/2016/03/huawei-v-zte.html））

第五，英國法院在何種情況下適合發布禁制令（prohibitory injunction）或是以損害賠償（award damages）代替。

（編按，通訊標準專利的擁有者（或是想要列為標準技術的專利權）需向ETSI（European Telecommunications Standards Institute）申報其專利，ETSI判斷可納入標準時，會要求專利權人簽訂不可撤銷此申請的合約，藉此可讓實施者可以在公平、合理和非歧視性（FRAND）原則下受到專利授權。）

EWHC階段：

本案例源自專利交易（patent bargain）的議題，專利權提供發明人取得一期限內壟斷的報酬，而專利權是一種屬地的權利，僅能在取得專利的國境內行使專利權，其有效性或是侵權議題都是該國法院的權責，以歐洲專利為例（在沒有統一專利時），專利權僅能在指定的締約國內有權，然而，一件／項歐洲專利（無效或侵權）可能每個歐盟締約國的法院都會得到不同的結果。這裡特別指出，根據英國法，一旦專利被認定有效，並且侵權成立，就可以直接以禁制令防止侵權行為。

由於專利權人可以通過禁制令禁止司法管轄區（jurisdiction）內的侵權行為，但仍需要在每個區域提起訴訟，且每個區域法院都可能有不同結果，除了特定區域壟斷外還擾亂市場（一些區域可以賣、一些又不行），這對有全球／全歐洲製造與銷售的廠商而言應該是很困擾的，這是專利系統的現狀。不過，針對標準且必要專利（SEP），這類專利比較沒有一般專利的問題，因為各國一致地想要避免SEP造成的壟斷與不當獲利。

本案源起Unwired公司於2014年3月10日在英國法院對Huawei、Samsung與Google等公司提起侵權訴訟，認為這些公司侵害Unwired的歐洲專利，即上述列出的6件系爭專利，並要求法院發出禁制令。Unwired與Google與Samsung達成和解，但Huawei不從，直接挑戰專利有效性，而且特別地先從中國專利無效開始。這些系爭專利遭受到無效的檢驗，例如，在多次法院審理過程中裁定系爭專利'744與'818有效且為標準且必要的專利，'287與'514兩件則被判定無效。許多議題都在上訴中。

本案涉及的標準為2G（GSM）、3G（UMTS）和4G（LTE）等通訊標準，Huawei在英國、德國與中國都被判定對其中列為標準必要專利（如'744與'818）侵權成立。

UKSC階段：(判決是合併審理兩件上訴案：Unwired v Huawei、Conversant v Huawei and ZTE)

（以下僅摘要）

一些前提：

Huawei與ZTE的主張：

特別地，Huawei與ZTE為中國公司，主要市場也在中國，訴訟卻在英國，因為主要銷售額都在中國或是雙方原告Unwired與Conversant沒有獲得專利的國家，Huawei與ZTE主張「專利授權費用」的判斷應依賴中國專利的有效性和侵權情況，而中國專利的有效性與侵權議題都屬於中國法院的管轄範圍，更影響針對SEP的全球授權價值。

舉例來說，Huawei在中國對Conversant的15件專利提起無效審查，結果僅1件被列為SEP，其餘14件不是被無效就是判定侵權不成立。中國法院甚至還批評Conversant的專利有效性與侵權議題在中國尚未有結論就想在英國取得專利授權費用。

FRAND授權費用怎麼算？

英國Birss法官對整個專利組合進行估值，其中確實可能包括有無效專利或是侵權不會成立的非標準必要專利（non-SEP），提出一個FRAND費率的算式：針對手機，標準通訊技術的智慧財產權的總授權費用為"T"，"T"的金額已經有公開資訊，每個專利權人的專利組合價值在標準專利中的比例為"S"，接著按照比例"S"來分"T"給每個專利權人，FRAND費率="T"x"S"。

另一種方式是參考電信業之間已經達成授權的合約，解讀業者之間的授權費用，其中一定涵蓋了許多SEP，通過理解每份合約之間的比例來計算其他業者的授權費用。例如，Ericsson的專利組合授權費為"E"，經解讀後知道Unwired對Ericsson的專利組合授權費用的相對比例為"R"，因此Unwired的授權費用為"E"x"R"。

（編按，上述數學雖然簡單，但算是合理也直覺的判斷，並未評估單一專利的價值，而是對整包專利（portfolio）進行計算與統計，可跨過複雜的有效性與侵權判斷的爭議。法官表示，例如Unwired的專利組合涵蓋42個國家，若針對每件專利爭論有效性與侵權與否並不切實際。）

如果按照Birss法官意見，專利權人自己聲明其專利為SEP，彼此制衡，雖然不準確，卻很實用。法院的工作就是採證，調查各家電信業者之間的授權合約，經參考後再彼此調整授權費用。

舉例來說，中國廣東省高級人民法院在「Huawei v. Interdigital」訴訟案（Huawei v Interdigital (2013), Guangdong High Ct Civ. Third Instance No 305）中，分析Interdigital與其他業者之間的授權合約，藉此確定Interdigital在中國的FRAND 費率，這種交叉驗證是一種「自上而下（top down method）」的方法。

這樣利用參考各家業者彼此授權金額，加上參考各家專利組合佔據標準的比例，還可以依照市場變動調整費用，藉此判定的授權金額更能反映出FRAND的精神。

英國最高法院針對上述五個議題的綜合意見如下（內容龐雜難理解，很多是參考Google翻譯）。

關於英國法院的「管轄權」，以及是否在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令（injunction）；(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目？

這是專利實施者是否被專利權人「壟斷」影響以及是否專利權人能獲得公平合理的報酬之間的拉扯。

關於英國法院發禁制令與判定授權金額屬於法院管轄權的爭議，Huawei的主張是，如果英國法院可判斷全球授權的FRAND原則，並作為發出禁制令的考慮因素，為濫用訴訟管轄權，並且相關判決可能存在矛盾與風險。

然而，就法院來看，因為國際上缺乏這類議題的國際法庭或機構，因此裁定FRAND授權條款的責任就落在了受理專利侵權訴訟的國家法院身上，且將案件提交到這些法院的當事人也應該認同法院的地位。

因此，英國法院裁決其有權裁定涉案的英國專利是否有效以及是否受到侵權，也有權裁定專利實施者對於授權合約（針對SEP）的抗辯，抗辯主張為基於SEP專利權人根據歐洲電信標準協會（ETSI）制度作出的不可撤銷承諾的效力，就雙方在英國法院提訟，英國法院沒有理由拒絕行使管轄權。

關於SEP授權歧視，法院採用一種說法：價格歧視並非總是有害，相反地，價格歧視可能可以提高效率，也就是可通過簡化前期必要投資的回收來激勵創新、拓廣市場規模，以及改善消費者福利。這也暗示，智慧財產權領域授權價格的「歧視」是常態：當將多家擁有相同領域的專利權進行授權所簽訂的合約相互比較時，通常會發現不同的授權費、條款和條件，只要這個合約簽訂者對於其中差異化費率和條款沒有市場支配力（market power），無需擔心，專利授權的價格差異是正常情況。

法院否決Huawei提起相關授權涉及歧視的上訴主張。

歐盟法院（CJEU）針對SEP專利權人要獲得禁制令救濟提出強制條件（不能濫用市場地位），若SEP專利權人無法遵守這些條件，發出禁制令會被視為濫用其市場支配地位。據此，Huawei主張Unwired並未提出符合公平、合理與無歧視（FRAND）的授權金額，因此違法相關規定，主張法院裁定的禁制令是錯誤的。

所述條件/規定：

Article 102 provides:

“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.”

Unwired則是回應，當SEP專利權人遵守上述規定，表示SEP專利權人可以提起訴訟以尋求禁制令救濟，而不會構成濫用市場支配地位，但也主張即便沒有遵守FRAND，也不一定表示就濫用市場地位，完全取決於具體案件的情況。

最高法院引用歐洲法院「將競爭法應用於SEP專利權人與專利實施者」的判例，認為判例強調了遵守「行業慣例」的重要性，基於這些慣例，認為僅特定國家內（如德國）進行SEP授權並不符合公平、合理和非歧視原則（FRAND）。

因為法院是基於行業慣例，法院並無法忽視現實市場的情況，在確定FRAND授權的地區範圍時參考行業慣例，以及在專利實施者不接受或延遲接受FRAND原則下的授權合約，法院可以發布禁制令以防止侵權。

針對英國法院在何種情況下適合發布禁制令或是以損害賠償代替的議題，避免禁制令被專利權人當作談判籌碼而收取過高的費用，法院認為，如果被專利權只是被告侵權者試圖生產的產品的一小部分，發出禁制令可能會讓專利權人在談判中獲取不正當的籌碼，因此可以運用「損害賠償」來彌補侵權行為，所述禁制令則可能並不符合公共利益。

另外，其實以損害賠償代替禁制令涉及法院的自由裁量權，因此法院在許多侵權成立的判決下會發出禁制令，特別是在以損害賠償排除侵權行為可能是困難的情況。

特別在本案例中，下級法院並未被要求要以損害賠償代替禁制令，到了最高法院，也不認為有任何理由可以損害賠償代替上訴法院維持的禁制令；或說，對本案涉及全球SEP授權標準技術而言，損害賠償不足以補償（對專利權人的補償）不頒布禁制令所產生的損失，而且還會讓侵權者或是可能侵權的人不想簽署FRAND SEP授權合約，因此禁制令是合理的措施，如此，如果侵權者想要繼續留在市場上，只能接受SEP的FRAND授權協議。

補充，一旦專利被認定為標準必要專利（SEP），專利權人就無法/不容易在每個被侵權的國家都提出侵權訴訟以強制執行其權利，特別地，若要在全球逐項提起訴訟的費用...真是「高得不可思議（“impossibly high”）」。

以上意見都是源自下級法院的意見，最高法院同意，並駁回上訴。

資料參考：

英國最高法院：https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0214

判決文：https://supremecourt.uk/uploads/Unwired_Planet_International_Ltd_and_another_Respondents_v_Huawei_Technologies_UK_Co_Ltd_and_another_Appellants_1a83113499.pdf

WIPO報導：https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1521

判決文：https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585807

http://eplaw.org/uk-unwired-planet-v-huawei-frand/
https://patentlyo.com/patent/2017/04/unwired-perspective-royalties.html

Ron

英國最高法院判定通過平台實施SEP授權的FRAND義務 - Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27 (27 July 2026)

本案「Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27」為英格蘭及威爾斯上訴法院（England and Wales Court of Appeal，EWCA）於2025年「涉及標準且必要專利(SEP)與公平、合理且無歧視(FRAND)授權條款」判決的最高法院上訴案。

本上訴案Tesla與InterDigital同時是上訴人與被上訴人（Respondents）

（內容太多，本篇僅摘錄自己覺得重要的內容）

判決文前言部分指出本案的重要資訊：此案對於科技創新（本案指汽車產業的行動通訊技術）與實施都是重要的判決，Tesla對四個公司（統稱Avanci）合組的全球授權平台提起訴訟，其中涉及＂標準且必要專利（standard essential patents，SEP）＂全球授權平台對於如"InterDigital Patent Holdings, Inc."等被告擁有的專利的授權條款是否符合公平、合理與無歧視（fair, reasonable and non-discriminatory，FRAND）原則的議題。

議題不少，在此關注的是：原告Tesla要求最高法院考量其下級法院（EWCA）針對使用SEP專利的授權條款，當平台中的SEP專利有不同專利權人，應由平台代理提出授權條款，而非SEP擁有者提出，並且其中涉及是否符合FRAND授權原則。

對於SEP專利的擁有者而言，選擇通過平台或是專利池代理授權，對於實施者（implementer）而言，可以繳付一次費用即確保被授權使用平台或是專利池中的SEP。如果授權費用合理，將會吸引很多實施者願意付費使用SEP，而無須對手中握有SEP的專利權人個別簽訂授權合約，其中規範平台的就是FRAND原則/義務。

實務上，專利實施者（如Tesla）有時會主動地通過「宣告訴訟（declaratory proceedings）」以確定SEP擁有者會提出符合FRAND原則的授權條款，也就是藉法院確保實施者可以獲得符合FRAND原則的授權條款，並可涵蓋全球授權。本案例在此脈絡下，英國最高法院將判決是否Tesla可以通過「宣告訴訟」測試SEP擁有者通過平台的授權條款是否符合FRAND原則？

本案中，由Avanci營運的平台負責2G、3G、4G與5G的SEP授權，特別針對採用5G通訊的汽車，然而Avanci並不直接擁有5G SEP，5G相關專利權人與Avanci平台個別簽署合約（稱Master Licence Management Agreement，MLMA），再由Avanci代理運作"非專屬授權"予專利實施者，因此Avanci"宣稱"並不承擔（可能也無法承擔）任何FRAND 義務。

Tesla顯然是5G SEP的實施者，並且尋求通過Avanci平台進行5G專利授權，而Avanci卻受限於與SEP擁有者個別的合約，預設提出標準專利授權協議（standard patent licensing agreement，SPLA），在沒有獲得SEP擁有者的同意下不得修改授權合約。

實際上，Avanci對於5G通訊全球專利授權營運是十分成功的，目前已有65位5G SEP專利權人加入Avanci平台，如Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, LG Electronics, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sony, ZTE, InterDigital等，更有超過31個汽車製造商通過平台獲得5G SEP授權（共有17萬件，大部分是美國專利），如Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW, Volvo Cars, Polestar, Ford, General Motors and Yanmar等。

然而，由於Avanci僅負責營運，本身不擁有5G專利，因此也無法對侵權者提出訴訟，不過認為其雖不受到FRAND原則約束，但宣稱通過其提出的標準專利授權協議（SPLA）事實上已經符合FRAND原則。

本案爭議即是，Avanci認為其對原告Tesla並不用確保FRAND的授權義務，理由為(i)Avanci本身不是5G SEP擁有人；(ii)SPLA是與SEP擁有人的雙邊合約。

本案主角之一InterDigital，在此訴訟之前，於2020年邀請Tesla簽署授權使用SEPs，Tesla即通過Avanci平台進行授權，此平台還包括其他3G到4G的SEPs。

當Tesla版圖到達英國，即需要英國的5G SEPs授權，並在FRAND原則下進行授權，不過Tesla嫌授權費用太貴，並超過FRAND原則下的授權費用。因此提出挑戰，其作法之一是對其中3件UK專利提起專利無效挑戰；其二是宣告其有權根據合約取得Avanci 平台上所有專利權人的2G到5G SEPs，並在FRAND原則下獲得授權；以及認為平台授權金額並不符合FRAND原則。

Issue 1: Is there a serious issue to be tried as to whether the FRAND obligation applies to an offer to license jointly through a platform?（是否FRAND義務適用於通過平台共同提供的授權條款？）

這個問題是，是否SEP擁有人就被FRAND授權義務所綁定？(綁架?)，如本案Tesla主張SEP擁有人應受FRAND義務約束，授權金額應符合FRAND，特別如本案通過Avanci 5G平台進行授權的SEPs。另一深層意義是，通過平台授權的SEP一定是受到FRAND規範？即便如本案情況是，InterDigital僅是通過Avanci平台進行授權，但專利權仍是自己的，顯然InterDigital仍想保有自己進行雙邊專利授權的權力。

EWCA對於此議題判定是，在商業機制（雙方自願）下簽署的授權合約並不受到FRAND原則所約束。然而，最高法院的基本態度是，每個SEP專利權人應該承擔FRAND義務，因為這是其專利被列為相關標準的一部份的條件，並且，FRAND義務背後的政策是：標準必要專利（SEP）的擁有者必須準備好以FRAND條款提供和同意"不可撤回"的授權條款，此目的是要，當沒有更多外力提供共同授權合約時，可防止＂搶劫／勒索（hold up）＂。

"Indeed, the policy underpinning the FRAND obligation, namely that the SEP owners must be prepared to offer and grant irrevocable licences under their IPRs on FRAND terms and in this way prevent “hold up” applies with as much if not more force to offers to license IPRs made jointly."

歐盟起草的FRAND義務主要是能防止眾多握有SEP專利權的專利權人控制市場，最高法院同意Tesla論點，避免FRAND義務被損害。

"Indeed, we see considerable merit in the argument advanced on behalf of Tesla that the utility of the FRAND obligation would be severely compromised were it to cease to apply in circumstances such as these."

法院引用Tesla意見，透過專利池或平台進行授權是一種已經建設好的授權方式，可以解決雙邊授權等複雜與不切實際的情況，並且，專利池或平台並就不能免除SEP專利權仍應承擔的FRAND義務。

在本案中，根據上訴法院意見，Avanci平台本身並不擁有這些SEP專利， Avanci並沒有承諾也沒有權力代表專利權人進行SEPs的授權談判，更不用說要執行FRAND授權條款。然而，在最高法院的判定是，基於Avanci平台一直以來提供的4G等通訊協定標準的FRAND授權，包括關於SEP的侵權訴訟，認為通過Avanci平台的5G SEP專利權人都可通過平台進行授權，特別是符合FRAND原則的授權。

Issue 2: Is there a serious issue to be tried as to whether the FRAND licence under the UK SEPs—including the Challenged Patents—is a platform licence at a FRAND rate?（是否UK SEP專利下的FRAND授權包括本案挑戰的幾件專利？）

最高法院觀點是，SEP的擁有者應確保其授權條款符合FRAND義務，然而，這卻不限制各方進行其他商業（非FRAND）授權的做法。

即便Avanci認為FRAND義務並非直接強加於專利池或其平台，且SEP擁有者加入平台時並未承諾集體授權要符合FRAND原則，但是，事實上，根據判決文理解，多數專利實施者並非有能力進行雙邊談判，多數都只能通過平台獲得授權，這支持了平台應以FRAND原則進行專利授權的論點。

就本案而言，最高法院會接受Tesla訴訟請求，因為通過Avanci平台的許多SEP專利權人都倚賴其平台進行授權，並履行FRAND義務。

Issue 3: Does Tesla have a real prospect of being granted the declarations it seeks?（Tesla的聲明是否可獲得同意？）

Tesla厲害的是，通過訴訟手段強制InterDigital等人履行其FRAND義務，還藉此請求最高法院對Avanci平台（針對5G）提出的授權條款（授權費）是否符合FRAND原則作出裁決，並使其可以獲得公平與合理的專利授權。

英國最高法院同意Tesla的上訴主張。

英國最高法院判決：https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2025_0058_0058_A_judgment_cfc205a858.pdf（備份：https://app.box.com/s/9idv5oo81qer9yixlcknp6jh5tfiggrj）

Ron

中國專利加速審查筆記

中國專利加速審查有三個方案：

一、各國專利局之間合作的PPH（專利審查高速公路）：

PPH為各國/專利局之間簽署的快速審查計畫，或可有多國彼此簽署的PPH，如IP5（中、韓、日、美、歐）之間就有PPH合作計畫。

運作的方式是，「首次受理局」提交的專利申請案中「至少一項權利要求被確定可授權（獲准專利）」，可以此為基礎向後續申請國家申請「加速審查」。

二、優先審查

中國優先審查的依據是《专利优先审查管理办法》（https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/7/30/art_74_207457.html），適用範圍基本上是涵蓋多數技術領域的「發明、實用新型與外觀設計」申請案，還擴及「複審」與「無效宣告」等程序。

請求優先審查的條件（專利優先審查管理辦法第五條）：

可以請求優先審查的條件：

（一）關於「新興產業和未來產業」，或者「關鍵核心技術」攻關；

（二）關於省級或者設區的市級人民政府「重點鼓勵」的產業；

（三）專利申請人或者複審請求人「已經產業化實施」或者「已經做好產業化實施準備」，或者「有證據證明他人正在實施其發明創造」；

（四）就「相同主題」首次在中國提出專利申請後，又向其他國家或者地區提出實質審查請求的該中國專利申請；

（五）對「國家利益」或者「公共利益」具有重大意義的其他情形。

三、快速預審

「快速預審」是「專利申請提交前」藉由「各地的智慧財產權保護中心」進行「預先審查」，之後再提交「中國智慧財產權局」進行「快速審查」的制度。

這裡提到這個辦法很有效、很快，一般可在3~6個月內獲得專利授權。但也提到「快速預審」有的規定與限制：

（一）申請人註冊地要屬於相應智慧財產權保護中心的範圍，並提交備案；以及

（二）申請人應屬於保護中心的技術領域。

（三）完成預審後，申請人必須及時向國家智慧財產權局提交專利申請。

（四）對於國家智慧財產權局發出第一、二次審查意見通知書，「發明專利」申請需要分別在10個、5個工作日內提交答覆意見；「實用新型」申請需要在5個工作日內提交答覆意見。

舉例「浙江省知识产权保护中心」：

https://zjippc.org.cn/web/files/2025-05-19/023ee5716713450bbe98d1eeab6b5ba1.pdf

本篇參考資料：https://cn.ccpit-patent.com.cn/news/Intellectual/Patent/2025/0217/6125.html

Ron

「type」用語形成不明確 - MPEP 2173.05(b)

MPEP 2173

...

2173.05(b) Relative Terminology

...

E.“Type”

The addition of the word “type” to an otherwise definite expression (e.g., Friedel-Crafts catalyst) extends the scope of the expression so as to render it indefinite. Ex parte Copenhaver, 109 USPQ 118 (Bd. Pat. App. & Inter. 1955). Likewise, the phrase “ZSM-5-type aluminosilicate zeolites” was held to be indefinite because it was unclear what “type” was intended to convey. The interpretation was made more difficult by the fact that the zeolites defined in the dependent claims were not within the genus of the type of zeolites defined in the independent claim. Ex parte Attig, 7 USPQ2d 1092 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986).

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根據以上提到「type」相對用語，在一個明確的用語上加上"type"會擴大解釋範圍而使其變的不明確。

案例一：Ex parte Copenhaver, 109 USPQ 118 (Bd. Pat. App. & Inter. 1955)

例如元件「Friedel-Crafts catalyst」改寫為「Friedel-Crafts type catalyst」，將形成不明確的範圍。

查Google Patents得到US2882305 ，關於一種有機膦酰鹵化物的生產方法：https://patentimages.storage.googleapis.com/10/77/03/ddc8e79d640be7/US2882305.pdf

案例二：Ex parte Attig, 7 USPQ2d 1092 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)

此案例中有個元件「“ZSM-5-type aluminosilicate zeolites”（ZSM-5型鋁矽酸鹽沸石）」被判定是不明確，理由是加上了＂type＂這個字。並且，當在附屬請求項中定義元件「沸石（zeolites）」，卻非落於獨立請求項中的沸石類型（genus of type of zeolites）中，這讓專利範圍解釋更加困難。

查Google Patents得到US4736054：https://patentimages.storage.googleapis.com/e5/8f/fe/0d7068992a7393/US4736054.pdf

Ron

「依附式獨立請求項/product by process」的解釋 - Monsanto v. Syngenta Seeds, 503 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2007)

關於本篇案例的討論是因為在侵權鑑定中說明「獨立項侵權不成立，附屬項侵權也不成立」的基本概念所引用案例，特別地，如果是一種「依附式獨立請求項」，這是否以傳統附屬請求項的方式來解釋？

本篇案例也涉及附屬請求項的解釋原則：解釋專利範圍以及請求項112(d)意見的討論 - Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd. (Fed. Cir. 2006)（https://enpan.blogspot.com/2024/04/112d-pfizer-inc-v-ranbaxy-laboratories.html）。

「Monsanto v. Syngenta Seeds, 503 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2007)」案件資訊：

原告/上訴人：MONSANTO COMPANY, MONSANTO TECHNOLOGY LLC, and DEKALB GENETICS CORP.

被告/被上訴人：SYNGENTA SEEDS, INC., SYNGENTA BIOTECHNOLOGY, INC., GARST SEED COMPANY, GOLDEN HARVEST SEEDS, INC., GARWOOD SEED CO., GOLDEN SEED COMPANY, LLC, SOMMER BROS. SEED COMPANY, THORP SEED CO., and JC ROBINSON SEEDS, INC.

系爭專利：US5,538,880、US6,013,863、US4,940,835

判決日：October 4, 2007

孟山都（Monsanto）這幾件專利應該都是該公司很重要的基礎專利，系爭專利'835關於基因複製的工程，子公司DeKalb擁有關於玉米基改的專利'880，涉及製備可繁殖的基改玉米（Zea mays）的方法，使基改玉米的後代可以穩定地繼承前代DNA。

2004年，Monsanto與Dekalb（Monsanto的子公司）對Syngenta等公司提出侵權告訴，原本在不同戰線的訴訟最後都轉移到相同法院審理。這些被告公司同樣地都是從事基改作物的產業，Monsanto主張被告公司使用的GA21種子是從Monsanto授權生產的種子，並藉此生產出後代，因此這些後代侵害了系爭專利'835專利範圍、'880的claims 4-9、'863的claims 5-6。

被告Syngenta製造與販售基改玉米，Syngenta從兩個種子公司取得GA21種子，而這兩個種子公司是經授權販售GA21種子。Dekalb使用抗草甘膦基因製造原始基改GA21玉米種子，且使用了兩件系爭專利'880與'863製造原始基改GA21玉米。更進一步地，其實原始基改GA21玉米種子產生於1992-1993，這是在上述兩件專利之前。

主張被告的生產製程並未執行系爭專利的方法所有步驟，因此侵權不成立；另主張系爭專利'835不符可實施性。

就侵權主張而言，傳統的思考是主張獨立請求項的權利，而本案特別的是，Monsanto主張侵權的'880的claims 4-9是上述Claim 1的附屬項，'863的claims 5, 6也是延續Claim 1的特徵，都是進一步補充或詳述獨立請求項的附屬特徵。

系爭專利'863的附屬項：

從上簡介理解被告Syngenta是從Monsanto的被授權人取得GA21種子，並也取得產生抗草甘膦GA21的權利，甚至Monsanto自己在取得專利前已經在製造原始GA21種子。在解釋專利範圍後，Delaware地方法院於2006年簡易判決侵權不成立，理由是Monsanto通過Dekalb（Monsanto子公司）執行方法專利中的初始幾個步驟，也讓被告因為自特定管道（合法授權的公司）取得的種子也應沒有執行系爭專利所有步驟，侵權因此不成立，另還判定系爭專利'835的claims 1, 5, 6無法據以實施（lack of enablement，35 U.S.C. § 112）。

因此，在地院階段，Monsanto侵權訴訟敗訴，地院判決'880, '863侵權不成立，判決'835部分專利範圍無效。

案件上訴CAFC。

一些侵權判斷的原則：

特別地，也是本篇討論「附屬請求項」解釋的議題，其中系爭專利範圍'880的Claim 4如下，是一種「依附式獨立請求項」的寫法，然而在美國專利實務中，這樣的專利範圍仍是屬於附屬請求項的一種。

Monsanto主張Claim 4是獨立請求項（非傳統的附屬請求項），不需要確認侵權者執行claim 1的所有步驟；然而，即便claim 4是附屬項，仍主張因為Syngenta執行基於其中宣稱的所有步驟（包括claim 1的步驟）得出的claim 4的最後步驟（obtaining progeny）而侵權成立。

就被告Syngenta而言，認為claim 4的解釋應包括claim 1的所有步驟，主張當未被授權執行claims 1+4才會侵害Claim 4，然而，因為Monsanto承認製造授權的種子是執行claim 1步驟，因此合法取得種子的被告產品侵權不應成立。（沒有爭議的是，其他主張權利的範圍都是傳統附屬請求項）

法院解釋範圍，'880的claim 4包括幾個步驟：

(i) bombarding intact regenerable Zea mays cells with DNA-coated microprojectiles;

(ii) identifying or selecting a population of transformed cells;

(iii) regenerating a fertile transgenic plant therefrom;

(iv) obtaining progeny from a fertile transgenic plant (obtained by the above steps).

Monsanto主張'880的claim 4並非僅是附屬請求項而已，認為其包括的步驟不僅只是涵蓋claim 1的步驟而已，而應實質超越claim 1的步驟。（編按，這是有趣的爭點）

此時引此的爭點就是怎麼判斷是「附屬請求項」？根據2000年35 U.S.C. § 112(d)定義的附屬請求項形式，

(d)Reference in Dependent Forms.— Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

如此，不同於Monsanto主張claim 4涉及一個通過前述步驟產生的"產品"（product made by an earlier process claim），CAFC法官解釋'880的claim 1並非僅是一個開始的材料（starting material），這是一個附屬請求項，專利範圍的解釋應涵蓋claim 1描述的所有步驟。

CAFC很重要的一個結論是，即便claim 4是一個方法界定產品（product by process）的專利範圍，被告Syngenta需要執行claim 1的所有步驟才會侵害這項方法界定產品的專利範圍。

（法院判定這樣的解釋還參考了其他專利範圍的描述，以及專利審查歷史。）

Monsanto仍主張，如果Claim 4是附屬請求項，因為Syngenta持有的種子是以所述Claim 1的3個步驟以及Claim 4的步驟產生，仍應擔負侵權責任。

本案亦涉及附屬項的侵權判斷原則：在地方法院階段認為被告Syngenta並未執行'880的獨立請求項Claim 1的步驟，因此也不侵害其餘附屬請求項。

法院的結論是，跟上述在系爭專利之前已經實現產生基改玉米的步驟有關，如'880的claim 1步驟，雖非本次侵權主張的系爭專利範圍，但是因為"依附式獨立項"的claim 4的描述方式"吊出"這個議題，明顯地被告沒有執行claim 1步驟，且這些步驟還是專利核准前已經完成，這個狀況與上述侵權不成立結果一致。

另外，系爭專利'835的112問題可以參考原文，欠缺可實施性主要理由是系爭專利範圍以功能描述，過廣的專利範圍無法能在無需過度實驗下據以實施，不在此贅述。

以下幾篇可考慮的案例：

－Product-by-Process範圍於侵權判斷時仍考量了方法特徵 - Abbott Labs v. Sandoz (Fed. Cir. 2009)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/product-by-process-abbott-labs-v-sandoz.html）

－產品與流程在一起的專利範圍明確性 - IPXL Holdings v. Amazon.com, Inc. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2026/03/product-and-process-in-same-claim.html）

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1472.pdf

Ron

「摘要」的筆記 - MPEP 608.01(b)

MPEP 608.01(b) Abstract of the Disclosure

其中規定：

The language should be clear and concise and should not repeat information given in the title. It should avoid using phrases which can be implied, such as, “This disclosure concerns,” “The disclosure defined by this invention,” “This disclosure describes,” etc.

規定摘要文字要清楚與簡潔，不應重複專利名稱（the title）已經給予的資訊，應避免使用"暗示（implied）"用句，如"this disclosure concerns", "the disclosure defined ..."與"this disclosure describes ..."。

甚至有些審查委員認為"are provided"都是屬於暗示用語，不准寫。

多數審查委員不能接受的是"disclosure is ..."、"is disclosed"、"the disclosure concerns"這類用語。

又在6.16節補充：

6.16 Abstract of the Disclosure: Language 

Applicant is reminded of the proper language and format for an abstract of the disclosure. The abstract should be in narrative form and generally limited to a single paragraph on a separate sheet preferably within the range of 50 to 150 words in length. The abstract should describe the disclosure sufficiently to assist readers in deciding whether there is a need for consulting the full patent text for details. The language should be clear and concise and should not repeat information given in the title. It should avoid using phrases which can be implied, such as, “The disclosure concerns,” “The disclosure defined by this invention,” “The disclosure describes,” etc. In addition, the form and legal phraseology often used in patent claims, such as “means” and “said,” should be avoided. Examiner Note:

補充要避免Claim中的法律用語，如means, said等。

連結：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s608.html#d0e44136

Ron

專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則－TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)

從之前有一篇「專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/dynapass-ip-holdings-llc-v-bank-of.html）」的內容得到此2008年案例－「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，其中涉及專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則。

「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：TIP SYSTEMS, LLC and TIP SYSTEMS HOLDING COMPANY, INC.

被告：PHILLIPS & BROOKS/GLADWIN, INC. (trading as PBG, Inc.), ACOUSTICS DEVELOPMENT CORPORATION (trading as PBG, Inc.), and PBG, INC.

被告/被上訴人：INDEPENDENT TECHNOLOGIES, INC.

被告/交叉上訴人：TZ HOLDINGS, INC., T-NETIX TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC., T-NETIX, INC., EVERCOM HOLDINGS, INC., EVERCOM SYSTEMS, INC., EVERCOM, INC.

被告：JCW ELECTRONICS, INC. and MYRMIDON CORPORATION

系爭專利：US6,009,169 (’169)、US6,512,828 (’828)

判決日期：June 18, 2008

經查，被告Phillips & Brooks在做什麼看不是很懂，而另一被告PBG, INC.是一間提供公部門安全解決方案的公司，業務似乎涵蓋很廣的範圍，本次系爭專利就涉及一種「監獄使用的電話 - inmate phone」，這種電話特色是，不能被拿起來當武器，其中主體、麥克風、聽筒與聽筒線都是直接嵌在牆壁中，因此打電話是不用也不能拿起聽筒的。

大概長這樣：

本案源起專利權人TIP Systems, LLC (“TIP”)對Phillips、PBG, INC.等被告提起侵權訴訟，系爭專利關於為監獄囚犯設計的"沒有聽筒線"的壁掛式電話（wall-mounted telephone，系爭專利名稱為inmate phone）。

地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）在解釋專利範圍（claim construction order）後，同意被告們提起的不侵權簡易判決請願（motion for summary judgment of non-infringement），判定侵權不成立，原告上訴CAFC。

系爭專利'828的Claim 1內容很長，就用判決中摘錄的內容，Claim 1描述一個永久裝在環境表面的電話，結構包括殼體，聽筒、話筒、電路板、按鈕、撥號盤、電話線與啟動開關。

'169的Claim 1：

被告侵權產品有兩個：Model 7090 CFSS (“CFSS”)與Model 7090 SPSS (“SPSS”)，判決文中提到這兩個裝置都沒有傳統電話的"handset"，而只有貼近耳朵與嘴部的發聲與收音的部分（earpiece、mouthpiece），CFSS的耳機與話筒是凸出於牆，SPSS則是與牆切齊，都沒有話筒線。

議題A：系爭專利範圍是否有"handle"這個結構特徵是侵權與否的關鍵。

地方法院於2006解釋專利範圍令，參考內部證據、外部證據後解釋專利範圍，2007判決侵權不成立。專利權人上訴CAFC，TIP認為地院錯誤解釋'169案的"handset"。

根據'169的Claim 1的描述，主要的限制條件如："a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"與"permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"，TIP的主張是，認為"handset"雖描述為包括相對兩端的聽筒(earpiece)與話筒(mouthpiece)，但仍有均等話筒與聽筒的解釋，因為有多種解釋，而專利權人有權選擇所要的解釋。

"According to TIP, the term “handset” has been re-defined in the context of the hands-free nature of the patented invention to be nothing more than a mounted earpiece and mouthpiece, and “handle” is simply a means for mounting the earpiece and mouthpiece to the housing at a fixed distance apart."

根據TIP的解釋，所述"handset"重新定義為免手持的聽筒與話筒（earpiece and mouthpiece），而"handle"（手柄）僅是為了固定聽筒與話筒之間的距離而已。

地院的解釋是依照字面意思，"handset"就如'169中的圖與描述，也就是認為Claims內容已經提供的明確的定義，而沒有給予等效(equivalent)的解釋。

如：'

地方法院的解釋主要是因為'169的Claim 1明確地描述"a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"；但'828申請專利範圍並沒有相關描述（電話包括：a housing, a mouthpiece, an earpiece, an electronic circuit board, a push-button dialing pad, a phone line and a dial tone actuating switch）。

TIP的解釋"好像合理"，不過法院更厲害。TIP（基於多樣的實施例）依照申請專利範圍，"handset"的特徵描述是"means for permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"（永久垂直裝設handset在殼體前牆內），其中沒有handle的必要，更因為這是means plus function的語句，也就是需要參照說明書記載的結構特徵，系爭專利'169說明書Col. 4, lines 14-25有相關支持，其中沒有提到"handle"（手柄），圖式有些沒有handle，有些有handle：

上述用means plus function解釋"means for"看似合理，但法院認為TIP混淆"handset"的解釋與其主張功能手段用語的語句"means for permanently mounting the telephone handset"，因為在這專利範圍中是兩個分開的元件，"means for permanently mounting the telephone handset"確實是功能手段用語，但並不是解釋handset的結構，字面上這句話是「永久安裝話筒的手段」，TIP並沒有指出說明書支持的結構描述，更不是解釋handle的結構。

進一步地，法院認為，系爭專利'169的Figs. 1, 2, 5的確沒有畫出"handle"，但這些圖式是電話外觀（殼體以外）的示意圖，本來就看不到handle，說明書記載的"permanently mounting the handset is a bracket assembly that attaches directly to the handle"才是具有handle的話筒的描述。

接著是，TIP解釋系爭專利範圍可以不用"handle"，其中之一認為申請專利範圍前言部分（preamble）描述的結構特徵需要閱讀整份說明書才可以決定其用途，意思是可以忽略，但法院引用前例 - Rowe，說明本案說明書中多處支持"handle"的結構特徵，沒有其他解釋空間。

CAFC最終是同意地院針對"handset"的解釋 - handle連接著位於兩端的earpiece與mouthpiece：

另外，系爭專利'828確實沒有描述到"handle"。

議題B："through"是否是結構描述的解釋影響侵權與否。

'169的Claim 1描述"the earpiece positioned at top and the mouthpiece positioned at bottom will permanently extend out through the front wall of the housing"；'828的Claim 1描述"said mouthpiece and said earpiece extending outward from said housing through said aural apertures"。

上句話的表面意思是，話筒(mouthpiece)與聽筒(earpiece)通過"聽孔(aural apertures)"延伸出殼體，意思就是mouthpiece與earpiece是凸出的結構，讓使用者可以免持聽筒講電話。因此不同於被告侵權產品是與牆面切齊的結構。

TIP主張地方法院錯誤地解釋"through"為結構特徵（"穿過"），認為"through"應該如""among, between, in the midst of"等功能性描述，因此主張系爭專利的earpiece與mouthpiece不一定是凸出穿過/超過(project beyond)殼體的牆，而可以是平貼(flush)在殼體上。

法院同意TIP提出'828專利說明書有不同的實施例的講法，也就是'828說明書有描述earpiece與mouthpiece沒有凸出的實施例，但是法院認為：如果用這個特別的實施例強行解釋專利範圍將與專利範圍中的語言"相互矛盾"，並且法院提供的一觀念：申請專利範圍沒有必要涵蓋每一個實施例（"the claims of the patent need not encompass all disclosed embodiments"）。因此，僅是揭露在說明書中的某個實施例，並不能用來推翻申請專利範圍所描述的內容（"does not outweigh the language of the claim"）。

編按，事實上是有許多已經被揭露的實施例是沒有被涵蓋在申請專利範圍中的，這類實施例內容就是被公開的公眾知識了!!!

法院對於"through"的解釋是，"extend out through"（延伸穿出去）是結構的描述，'169與'828申請專利範圍描述的mouthpiece與earpiece都是凸出殼體外的結構，說明書也是支持這個解釋。

議題C：系爭專利的話筒與聽筒是否"凸起"影響侵權與否。

系爭專利'828的Claim 1中一句話"said earpiece and said mouthpiece presenting an external relief surface for positioning said ear and a mouth of said user"（聽筒與話筒具有外部凸起表面以定位使用者的耳朵與嘴巴），爭點在其中"relief"（凸起）的解釋。法院解釋'828中的那句話為「聽筒與話筒在電話外部具有高起的表面(raised surface)以定位使用者的耳朵與嘴巴」。

看來"relief"被解釋為凸起，算是一個嚴格的限制，而TIP解釋relief為"distinction or prominence resulting from contrast"（從對比得出的區隔或凸出），同樣地，TIP認為地院在解釋專利範圍中錯誤地排除系爭專利'828中特定實施例，認為系爭專利範圍可以涵蓋話筒與聽筒與殼體外部凸起的部分是可以與電話殼體切齊的解釋。

地院的回應是：專利範圍解釋應前後一致，也應與說明書一致，因為前述關於"through"的解釋是話筒與聽筒向外延伸穿過"聽孔"的凸出結構（"raised surface above the housing"），無法為TIP所解釋可以與殼體切齊的結構。

議題D："and"連接詞的解釋會影響侵權與否。

此議題關於'828案Claim 1中的"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"（撥號音啟動開關電連接電話線與電路），地院解釋就照字面意思，開關有連接到電路板，且表示電訊號會通過這些元件。

TIP的解釋與法院解釋沒有差太多，但英文就是這樣，稍微可以學習到，TIP認為「撥號音啟動開關」沒有一定要在電話線與電路板之間（i.e.,沒有一定要同時連接到兩個元件），以下是相關內容：

TIP辯稱，根據'828案說明書與圖式，Fig. 3或4並沒有揭露「撥號音啟動開關」連接在電話線與電路板之間，電訊號確實會通過這些元件，但沒有限制這些連接關係。

地院認為，'828的Claim 1描述"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"的"and"已經表明「撥號音啟動開關」"同時"電性連接電話線與電路板，且引用Fig. 4證明此連線關係。

如此，基於以上幾個用語的解釋，地院判決侵權不成立（包括文義讀取與均等論），CAFC也確認地院判決。

（編按，本篇將earpiece翻為聽筒，將mouthpiece翻為聽筒，"handset"（電話筒，一般具有手柄(handle)）就不特別翻譯。）

my two cents:

當專利範圍很明確描述技術特徵，而沒有給予"解釋的空間時"，這在解釋專利範圍時會有些吃虧，看過很多案子並不太給予專利權人太廣的解釋空間，或是不碰觸均等論，在訴訟時，法官也常常是比較保守地解釋專利範圍，因此專利範圍的用語或是描述永遠是很重要的功課。

updated on July 22, 2026

另有幾個功課是，專利說明書中描述的實施例並不用來限制專利範圍，但也不一定是用來解釋專利範圍；專利範圍的解釋並不盡然會涵蓋所有的實施例，解釋專利範圍時仍以專利範圍的語言為主，說明書內容為輔助理解與規範專利範圍，但非用於強行解釋專利範圍；說明書揭露了特定實施例，但並未涵蓋在專利範圍內，這樣的實施例被公開成為公眾知識，可能會影響申請人/發明人後來對此實施例的專利布局，因此在實施例撰寫上通常需要長遠一點的考量。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf（備份：https://app.box.com/s/zbkgoatugd9hzjqxd3qajvxjjv6u01tw）

Ron