Enfish案對軟體可專利性有貢獻卻不能克服前案的阻礙 - Microsoft v. Enfish (Fed. Cir. 2016)

從本部落格過去文章搜尋「enfish」，會有至少13篇文章，顯見Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)判決的重要性，特別是針對電腦技術的可專利性，USPTO甚至還對此作出審查備忘錄，提出審查軟體發明的「態度」 - 改善電腦技術的軟體發明具有可專利性，以及跑在一般目的電腦的發明並不自動扼殺了該發明的可專利性。（可參考：http://enpan.blogspot.tw/2016/05/usptoenfishtli.html）。

可參考前次平行案的報導（判決日：5/12/2016）：改善電腦技術的軟體方法具有可專利性？ - Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)（http://enpan.blogspot.tw/2016/05/enfish-llc-v-microsoft-fed-cir-2016.html）

但本篇討論的是，Enfish案影響了軟體專利，算是完成歷史任務，即便是專利權已經變得面目全非。

本篇案件資訊：
上訴人：MICROSOFT CORPORATION
專利權人/交叉上訴人：ENFISH, LLC
系爭專利：US6,151,604、US6,163,775
判決日期：11/30/2016

不同於前次5/12是針對地方法院判決不可專利議題的反轉，本案緣起PTAB的「IPR2013-00559（針對US6,163,775）」決定。微軟在2013年曾提出5件IPR，，微軟為提出IPR的請願人，但是因為僅有部分專利範圍被認定無效，雙方都不服，提出上訴。

系爭專利US6,163,775相關的IPR（在此不一一討論了）：


先回顧IPR2013-00559的最終決定。

無效請願理由：


其中更討論到如何證明「軟體發明」的「商業成功」，就是看「下載量」，但是卻又無法提出證據有效證明「使用者有付費下載」，以及「使用中」，看來，軟體發明的成功如何證明也是個議題。


面對102, 103議題，證據就很重要了，PTAB並沒有同意所有微軟提出的證據與無效理由，僅Claims 31, 41, 45被判定無效，其餘範圍證據不足以證明專利無效。


雙方上訴CAFC。

CAFC階段：
（有關系爭專利的技術討論可參考前篇內容：http://enpan.blogspot.tw/2016/05/enfish-llc-v-microsoft-fed-cir-2016.html，前篇平行的判決中，法院對軟體專利十分寬容，甚至在TWO-STEP TEST都不用走到第二步就通過了！）

系爭專利，如US6,151,604，關於一種資料儲存的技術，其中設有一種表格，其中包括有識別其中欄位的物件識別碼（object identification number (OID)），可以藉此加強查詢資料的能力。

US6,151,604請求項如Claim 31，涉及儲存資料的方法，步驟為設定記憶體中的邏輯表，其中欄與列都包括OID。
31. A method for storing and retrieving data in a computer memory, comprising the steps of:

configuring said memory according to a logical table, said logical table including:

a plurality of logical rows, each said logical row including an object identification number (OID) to identify each said logical row, each said logical row corresponding to a record of information;

a plurality of logical columns intersecting said plurality of logical rows to define a plurality of logical cells, each said logical column including an OID to identify each said logical column; and wherein

at least one of said logical rows has an OID equal to the OID to a corresponding one of said logical columns, and at least one of said logical rows includes logical column information defining each of said logical columns.

爭點涉及其中元件「object identification number (OID)」，在解釋專利範圍時，十分歧異，法院與PTAB都不認同Enfish的解釋，OID不如Enfish講得如此特別，不被說明書支持。事實上，除了專利權人Enfish解釋錯誤，連微軟提出的證據都有問題，解釋也被認為錯誤。

當專利範圍解釋不被接受時，訴訟就輸了一半。另一半是，無法克服先前技術的阻礙，當OID被認定並沒有獨特性，也沒有如專利權人講得那麼厲害，根據引證前案，為顯而易知的事情。

主要先前技術EP0336580：


CAFC同意PTAB決定，部分專利項無效，部分有效。

my two cents:
IPR僅能討論102, 103議題，連上訴法院都是針對102, 103，而軟體發明仍觸及101議題，所以就另案到法院去處理，大約這就是微軟「多管齊下」的目的。

對系爭專利同時提出五件IPR，並持續上訴，可以獲得不同角度的「核駁意見」，並不一定要在一次訴訟中得勝，整體來說就會形成原始Enfish提出侵權訴訟的影響，最終微軟應該是勝利者，也是個可怕的勝利者，因為將來有人想要對微軟提告，微軟將用五倍以上的力量來應對。

判決文：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1734.Opinion.11-28-2016.1.PDF
（備份：https://app.box.com/s/uklom4zxpf1peoffptbu82g69x9oyk3p）

IPR2013-00559最終決定檔案：https://app.box.com/s/y71pj7qrzorgmy9f284e9kf2c0va03wo

資料參考：http://patentlyo.com/patent/2016/11/microsoft-enfish-obvious.html

Ron