設計專利侵權判斷應排除功能性元件 - 案例Richardson v. Stanley討論

設計專利侵權判斷是否要排除功能性元件？ - 案例Richardson v. Stanley討論

本案討論是基於Apple v. Samsung侵權大戰中設計專利占了不小的比例的理由，訴訟過程涉及案例Richardson v. Stanley討論設計專利權利範圍主張是否要排除功能性元件的爭議，可參考先前文章：設計專利侵權討論 - Apple v. Samsung案例（http://enpan.blogspot.tw/2015/08/apple-v-samsung.html）。

案例：Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1294 (Fed. Cir. 2010)

案件資訊：
侵權原告/上訴人：DAVID A. RICHARDSON
侵權被告：STANLEY WORKS, INC.
系爭專利：D507,167 ('167)
判決日期：March 9, 2010

STANLEY WORKS, INC.的被告侵權物（圖案來源：http://www.stanleytools.com/；http://www.stanleyfubar.com/）：

緣起：此涉及設計專利的侵權訴訟，原告於2008年在美國地方法院District of Arizona對被告提出侵權告訴，而地方法院於2009年作出侵權不成立的判決後，原告上訴CAFC。

其中系爭設計專利'167關於一種「多功能登山釘與木工工具（Multi function stud climbing and carpentry tool）」，就名稱而言，就很符合本案要討論設計專利中功能性元件的議題。

從圖面理解設計專利是標準動作，CAFC判決書中即直接描述為「榔頭與登山釘與鐵橇的結合（conventional hammer with a stud climbing tool and a crowbar）」，其中提到一個專有名詞「Stepclaw」（編按：如果有專業人士發現有描述不妥的部分，還請指教）。

被告侵權對象為Stanley公司的產品「Fubar」（如上），也有對應設計專利案：D562,101 ('101)，名為「拆卸工具（Demolition tool）」：

老實說，第一眼看來還真的蠻像的，這就要問：『法官，您怎麼看？』

地方法院階段：
在2008年6月3日，Richardson對Stanley提出侵權告訴，也同時對Stanley提出不公平競爭的主張。地方法院判決作出侵權不成立與撤銷不公平競爭的主張。

特別的是，法院（陪審團）解釋專利範圍（claim construction）時將系爭專利'167拆解分為「裝飾性的部分」與「功能性的部分」，認為一般觀察者（普通消費者）若將功能性部分排除後，不會被"欺騙"誤認兩者一樣！因此認為整體來看兩者沒有「實質相似（substantially similar）」，而作出侵權不成立的判決。於是原告上訴CAFC。

CAFC階段：

純功能元件：
原告/上訴人認為地方法院錯誤將整個設計中功能性與裝飾性元件分開的解釋方式，其中又提到另一先前判決「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.」，認為設計專利比對時應該是以一般觀察者對整體設計為目標來比較，而排除功能性元件的比對應該是針對「純功能元件（purely functional）」。此處「純功能元件」，根據Richardson的意見，定義為某個功能無法用其他設計執行時，相關元件就是純功能元件，因此認為'167的整體設計不是由該工具中特定有用的元件來表示，使得其中功能性的部分關聯於所要主張的範圍。

CAFC法官與地院一致，不同意上訴意見。

功能與非功能元件：
CAFC法官不同意上訴人的意見，理由是，當設計同時包括功能性元件與非功能性元件時，專利範圍應識別出非功能性的部分，設計專利應該著重在其裝飾性的部分，也就是非功能的部分。

更嚴格地來看，若設計專利主要為功能性的元件，而非裝飾性的元件，專利無效。

解釋專利範圍：
因此，Richardson的'167設計專利顯然是一些功能性元件的組成，顯然是因為其功用所產生的設計，如手柄、榔頭、鉗口（jaw）、鐵橇（crowbar）等，都是因為其功能產生的設計；各功能相對的結構，比如手柄要長才能提供較好的槓桿作用、榔頭的樣子也是應該的，因為其功能需要即產生如系爭專利設計的樣子。

"The jaw, for example, has to be located on the opposite end of the hammer head such that the tool can be used as a step. The crowbar, by definition, needs to be on the end of the longer handle such that it can reach into narrow spaces. The handle has to be the longest arm of the tool to allow for maximum leverage. The hammer-head has to be flat on its end to effectively deliver force to the object being struck. As demonstrated by the prior art, those are purely functional elements whose utility has been known and used in the art for well over a century."

也提到系爭專利請求項範圍寫為「ornamental design」，顯然這個範圍也成為法官的說詞，應該排除功能性元件。並認為，目前案例並不適用上訴人所引用的先前案例Egyptian Goddess。
Claim 1: The ornamental design for a multi function stud climbing and carpentry tool, as shown and described.

於是，被告/被上訴人Stanley即提出因為其被告產品與系爭專利之間的相似處都在其功能元件上，基於以上解釋專利範圍排除功能性元件的原則，並無侵權的問題。

在排除系爭專利中功能性元件後，認為其中設計的邊緣、曲線都有不小的差異，這可以從凸面就得出，比如'167的把柄比較粗壯與方形設計，而Stanley的Furbar就比較圓弧，比比看'167與'101可知：

8.7.2015新增
'167手柄比較方正，角度比較生硬：

'101手柄有曲面，角度比較圓滑：

一般觀察者測試：
在一般觀察者查看系爭專利與被告侵權產品時，係以整體設計來判斷是否會被混淆（欺騙），但在判斷之前，卻要先釐清何謂功能性元件。可參考上圖，當排除榔頭、鐵橇、鉗口等功能性元件後，剩下的就是整體看來的結構特徵，這樣看來，確實差異頗大，兩者不會混淆！
"In its order, the court first distinguished, as part of its claim construction, the ornamental aspects from the functional aspects of Richardson’s design and then determined that an ordinary observer, after discounting the functional elements of Richardson’s design, would not be deceived into thinking that any of the Fubar tools were the same as Richardson’s Stepclaw."

法院認為，一般觀察者也應為熟悉相關先前技術的人，如果這樣的人還會被混淆被告產品與系爭設計一樣，才會判斷侵權成立。也就是這裡也引用了先前技術的比對的判斷
"The patentee must establish that an ordinary observer, familiar with the prior art designs, would be deceived into believing that the accused product is the same as the patented design."

"The court specifically concluded that “[f]rom the perspective of an ordinary observer familiar with the prior art, the overall visual effect of the Fubar is significantly different from the Stepclaw."

結論：CAFC同意地方法院判決，侵權不成立。

my two cents:

1. 如果設計專利侵權判斷是參考一般觀察者（市場購買者）是否會混淆系爭設計與被告產品而定，這會造成不小的爭議，如果比對上訴'167與'101時，至少第一眼會認為相似，因此如果要建立一個客觀的判斷，確實需要如法院所述（或說設計侵權鑑定要點），判斷的人要是熟悉相關先前技術的人，再客觀地排除功能性元件，才針對其中視覺上的差異比對。
2. 雖從Richardson案例結論作出設計專利侵權判斷時應排除功能性元件，不過在特定議題中，我同意Richardson的意見，這也算是一般知識吧，也就是當執行某功能時，如無法採用其他設計，僅能就設計中的某元件執行時，這個元件就是純功能元件，比如「榔頭」就是功能明確的元件。
3. 因此，系爭專利因為「整合」了多功能，而算是簡單將這些純功能元件依照其功能的需要而產生系爭專利的樣子。這也算是給了我們很棒的設計概念：設計要有意識地將非功能元件置入設計中，才能稱為設計，才能算是創作。
4. 這也想到一些標準而必要的專利（SEP），這些在執行某技術而無法迴避的關鍵且必要專利，應該用合理而透明的授權下使用。

CAFC判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/09-1354.pdf
（備份：https://app.box.com/s/hqvgbzkmjy35udb8sjlvuc4vmexczaac）

Ron