Sketchers在Nike、New Balance、Adidas運動用品大廠中竄起，接著就是會面對爭議，包括被告，也有回擊，就訴訟而言，運動用品比較多「設計」相關侵權訴訟，例如過去報導：品牌運動鞋之爭 - 設計專利侵權討論（https://enpan.blogspot.com/2016/01/blog-post_24.html）。
這裡討論到以產品設計、產品形象為主的品牌之爭，特別是一種品牌識別上頗有意思的「第二含意（Secondary Meaning）」，這是混合「商品設計/包裝/設計元素」與「識別標章/商標」件例的一種「Trade Dress（我翻為"外觀商標"，智慧局的文件沒有統一翻譯，直譯為「營業包裝、商品外觀或商品表徵」，updated on Sep. 23.2019）」而在消費者心目中建立的一種「識別元素」。
Trade Dress的定義：
"Trade Dress is regarded as product design and packaging together with product configuration and shape."
有關"TradeDress"的相關報導：
- 歐洲TradeDress筆記（https://enpan.blogspot.com/2016/05/tradedress.html）
有關「第二含意（Secondary Meaning）」的相關報導如：
- 紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html）
- 歐洲單一顏色商標筆記（https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html）
"Trade Dress就是商標第二含意的實現（http://wiki.mbalib.com/zh-tw/商标第二含义），上網搜尋商標"第二含意"："第二含義商標，是指原來不符合商標使用或註冊條件的文字、圖形或其組合，因被長期與某種商品或服務結合使用，具備了與這些文字、圖形或其他構成要素的通常意義不同的含義。""
案例討論：
案件資訊：
上訴人：CONVERSE, INC.
被上訴人：ITC
參加人：SKECHERS U.S.A., INC., NEW BALANCE ATHLETICS, INC., FKA NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC., HU LIQUIDATION, LLC, FKA HIGHLINE UNITED LLC
判決日：October 30, 2018
系爭商標：U.S. Trademark Registration No. 4,398,753
本案開始於ITC案，ITC判定Converse鞋並未受到其商標的保護，並撤銷其Trade Dress No. 4,398,753註冊，也就判決相關參加人的進口商品並未違反Section 337 (Tariff Act of 1930, Investigations of Unfair Practices in Import Trade)。但也特別的是，ITC判定"如果商標有效"，被告商標侵權的Sketchers鞋子的商標侵權成立，這樣會顯得本次訴訟討論有點意思，其中涉及了「商標侵權與Trade Dress侵權」的判斷原則。（"The ITC nonetheless addressed infringement, finding that various accused products would have infringed Converse’s mark if valid."）
Trade Dress No. 4,398,753（owner: Converse Inc.）
對此判決，Converse上訴CAFC。
CAFC階段：
（重要，關於商品的獨特性連結到商品來源 - Trade Dress）這裡先提到「獨特性（ distinctiveness）」是商標（trademark）權取得的要件，參考了最高法院判例：Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205 (2000)，最高法院在此案產生的意旨是，「產品設計」沒有與生俱來的特殊性，而所謂獨特性（ distinctiveness）可以通過證明「第二含意（secondary meaning）」來得到，「第二含意」可以讓消費者根據商品的特色連結到商品的來源。
舉例來說，可口可樂的瓶身如果不打上「coca cola」商標名稱，還是可以判斷出這是來自可口可樂公司的商品，如此，這個商品就建立了「trade dress」。
就本案來說，「時間」成為商品是否成功建立Trade Dress的關鍵，商品的「第二含意」的發生應該在「侵權」事件之前，如果在之後，顯得之前已經有人有相近的商品或商標權，則無法證明該商品有「第二含意」。
法院在此提出一個「5年」的門檻（有侵權爭議的前5年），若一個商品獨家並連續使用了5年，可以假設其建立了「第二含意」。上述系爭商標（trade dress）註冊日是2013年9月10日，商標權人Converse Inc.爭辯不能以「註冊商標」來推定「商標是否有效」，也不應以商標註冊日來推定是否具有「第二含意」，並且USPTO核定商標時也不會去問是否之前已經有「第二含意」的相關資訊，這就是商標權微妙的地方。
（重要）因此，看來「商標的註冊」不會是「第二含意」的要件，而是「使用」！
如此，也使得本案商標權人Converse有了轉圜的餘地，CAFC法官提出6個商標/標誌是否具有「第二含意」的因素。
ITC使用7個條件：
(1) the degree and manner of use; （使用的程度與方式）
(2) the exclusivity of use; （使用的排他性）
(3) the length of use; （使用的時間長度）
(4) the degree and manner of sales, advertising, and promotional activities; （商品販售、廣告與行銷活動的程度與方式）
(5) the effectiveness of the effort to create secondary meaning; （建立第二含意獨特性的努力）
(6) deliberate copying; and （是否有蓄意仿製）
(7) association of the trade dress with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys)（外觀商標連結到特定來源（透過市調））
（重要）CAFC指示下，有6個條件：
The Standards for Determining Whether A Mark Has Acquired Secondary Meaning:
(1) association of the trade dress with a particular source by actual purchasers (typically measured by customer surveys); （外觀商標（商品）連結到特定來源）
(2) length, degree, and exclusivity of use;（使用排他性、長度與程度）
(3) amount and manner of advertising; （廣告量）
(4) amount of sales and number of customers; （販售量與消費者數量）
(5) intentional copying; and （蓄意仿製）
(6) unsolicited media coverage of the product embodying the mark.（媒體自主報導有關此商標的商品）
CAFC法官認為ITC過於著重早於商標註冊日之前的「第一次侵權使用」的使用證據，上述第(2)點「使用排他性、長度與程度」應該要參考使用者使用的證據，特別是在「侵權議題」產生前商標權人與其他人的使用。
Lanham Act 2(f)
除了已註冊商標，若要回溯到過去的使用證明「第二含意」（商品建立的Trade Dress較倚賴第二含意），這個判斷商品與商標（針對未註冊的商標的證明）是否具有「第二含意」的期限為「5年」（1946年Lanham Act），這裡還提到1905年是10年。
其實，這裡也提醒我們，商品可能與「商標」沒有一樣，但實質相似仍可能建立了「第二含意」，也就是本次ITC決定被駁回的主因，因為它並未考量商品與商標「實質相似」的情況。
CAFC判決：由於ITC並未證明商品在註冊前是否建立「第二含意」就判決商標無效，撤銷原判決，並發回重審，也要求給商標權人機會證明該商品在被告侵權使用前已經建立「第二含意」。
my two cents:
本篇教示我們一個商品要成為企業具有識別性的商品（trade mark），有待時間考驗，以及這段時間如何使用的證據。此案中，ITC表明，如果商標有效，侵權成立，這也讓Converse在回頭的訴訟處於有利的一方，就看日後提出使用證據，商品是否與商標實質相似。
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-2497.Opinion.10-30-2018.pdf
（備份：https://app.box.com/s/30qgjoas2r4eclm1dpo5oibt6l135pdm）
參考資料：
https://patentlyo.com/patent/2018/10/secondary-infringement-redefined.html
Ron
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