2008年11月27日 星期四

About Claims XVI - 附屬項

附屬項形式(雜項),參考資料:Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting

就中文來說,附屬項的前言可以寫為
"如申請專利範圍第1項所述之...,其中該 ..."

那英文就有一些變化了
The acticle of claim 1, wherein ...
The article according to claim 1, wherein ...
The article as claimed in claim 1, wherein ...
The article as in claim 1, wherein ...
這些只是書上的例子,實際上大約也不會差太多,我自己就幾乎用最簡單的寫法 "the method/apparatus of claim 1, wherein ..."

另MPEP 608.01(n)規範了附屬項的形式,請參考:

一般來說,附屬項有一些注意事項:
  1. 附屬項不能減少被依附項的範圍,比如用without的表示方式。
  2. 附屬項有附加式的寫法,如further including...;有詳述式的寫法,如wherein...;也有兩者綜合的寫法。如果獨立項規範較廣的範圍,附屬項經層層條件通常就會限縮到發明本身,再小意義就不大了,不要最後連阻止他人製造販賣都沒辦法。
  3. 在審查時,若主要項已符合新穎性與進步性,通常就不會針對附屬項審查新穎性與進步性,僅針對是否符合112的規定審查而已。這種觀念看似一般常識,卻也是經過一些案例留下的『智慧』,當初的案例是申請人提出訴願,為何審查委員核駁了一個附屬項,卻核准了其主要項,結果訴願委員會決定這是錯誤的判斷,而還給該申請人一個公道
  4. 在審查時,若主要項被核駁,仍應先假設其附屬項有效,而應進行逐項審查,不能以偏概全
  5. 附屬項與其被依附項最好是落於同一子類別中(statutory class),但如product by process的寫法就可能不是了

雖然以下的描述是合宜的附屬項,但是產品與方法最好還是寫成兩的獨立項
  1. 若被依附項(preceding claim)描述一個產品,而其附屬項(dependent claim)則描述製作該產品的方法
  2. 若被依附項描述製作一產品的方法,而由該方法製作的產品可為該項的附屬項
  3. 相反地,若被依附項描述製作一產品的方法時,如果該產品可以由別的方法製作,其附屬項就不適合寫成該方法製作的產品
  4. 僅用方法作為一個產品的附屬項,或是附屬項是被依附項中的技術特徵所執行的功能或是操作流程,這是不恰當的,也就是僅用功能去限縮一個東西是不好的

Landis那本書對這些討論有個小結,我覺得還不錯:
The typical dependent claim further defines the earlier claim rather than being defined by it. 
就是,附屬項應是進一步定義被依附項,而非由被依附項所定義

Ron

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