怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊（IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)）：

原告/上訴人/專利權人：IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC

被告/被上訴人：LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY

系爭專利：US7,222,402

判決日期：November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟，專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟，主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine（製作床墊的自動裝訂機）」侵害系爭專利'402專利範圍，結果地方法院判定侵權不成立，理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊（box springs）的方法，Claim 1如下，描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法，步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上，最後以固定工具固定住模組底部到框上。

本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟，系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454，當時判決系爭專利有效，當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立，並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立，就改機器，重新設計"TopOff machines"->redesigned to "TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴，原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟，這次涉及系爭專利'402之外，還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789（'789）。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法，雖專利範圍沒有寫到vision-guided...，但包括有camera，法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置（vision guided stapling apparatus）"，用於引導裝訂機到適當位置，自動使床墊模組定位在床框上。

Claim 1描述的到床框的裝置，其中設有照相機，提供影像訊號，用以指出床墊模組相對床框的相對運動。

特別地，系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容，提到其中「視覺引導固定裝置（vision guided fastening apparatus）」，但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統，而是一種機械式的引導方式，據此排除'789的視覺引導技術，並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置：

這時來看被告侵權產品，被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後，重新設計TopOff機器，移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet，地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統，用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上。

在本次訴訟中，雙方各有主張，原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為，並主張旁系禁反言（"collateral estoppel"：不得對重複"爭點"提起訴訟），主張被告因為持續使用侵權產品，因為繼續侵權行為，不得挑戰之前判決的權利金（即collateral estoppel的主張）。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願，以及不侵權主張，強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"（模組對準裝置）。

地方法院於2014年做出裁決：同意原告部分主張，認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立，甚至是蓄意侵權（willful infringement）；另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述，原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統，而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動，... 中間雙方都表示意見，不過原告的解釋自然無法被認同。

編按，讀到此，經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統"，初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統，這樣解釋似乎也通，不過文字上就是已經排除視覺引導的技術，並且'402說明書通篇沒有提到"camera"，因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想，並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統，加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統"，相對系爭專利'402的負面表示方式（這種表達方式通常是較強烈的），地方法院判決，原始設計的被告侵權商品侵權成立，但重新設計的被告侵權產品－侵權不成立。

CAFC階段：

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據（負面表示的專利範圍）解釋專利範圍，CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括："vision"、"guidance"與"vision guidance system"，採用一般意思解釋專利範圍是：系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

（以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則）

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則，是(1)基於申請專利範圍中的語言；(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋；(3)解釋專利範圍應考量說明書內容；(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。

(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱，並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種：不採用'789的視覺引導系統，以及採用'789中引導裝訂器（stapler 30）直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案，並非僅排除視覺引導裝置。

並且，(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者（lexicographer），但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者，也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統（基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則）。

(7)編按，這個見解很重要，如果申請人想要自己定義特定用語，需要許多證據支持申請人/發明人的意圖，用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到，(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示（編按，一般不建議使用負面表示，但若不用無法明確界定範圍時，還是可以用），特別還是基於另一件專利'789的內容，'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。（法院特別仔細閱讀'789專利內容）

(9)說明書仍需要支持原告解釋，法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統，當想要disclaim特定系統，說明書並不支持。

另外，(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義，但CAFC表示，只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾，法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後，原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語，...這部分算是亂槍打鳥，理由不充分，法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式，因此侵權不成立。

my two cents:

我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1845.opinion.11-6-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/04cnvifhznuo59xwnq054t7y9cn315zd）

感謝Dennis Wang分享。

Ron

我國專利侵權判斷要點 - 筆記

中華民國專利侵權判斷要點：https://www.tipo.gov.tw/wSite/public/Attachment/0/f1744353610262.pdf

在此僅筆記（2016年版），細節可參考原本。

1. 專利侵權之判斷流程：
   (1)解釋請求項；
   (2)解析系爭專利之解釋後請求項的技術特徵，及被控侵權對象對應之技術內容；
   (3)比對，判斷被控侵權對象是否構成侵權。
2. 比對包括：
   (1)判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；
   (2)判斷被控侵權對象是否適用「均等論」：「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」或「貢獻原則」。
3. 解釋請求項之原則：
   (1)衡平原則：充分考量專利對於先前技術所做的貢獻、充分考量公眾的利益、不得將非屬請求項界定之範圍的內容解釋至請求項中。
   (2)專利權有效推定（專利權有效推定(presumption of validity)）：依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋（不得朝專利權有效的方向予以解釋）。
   (3)折衷解釋：以請求項為準之原則、審酌說明書及圖式之原則。
4. 「全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule）」：
   經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權。
   「被控侵權對象與系爭專利請求項對應技術特徵是否均等」，採用三部測試（triple identity test），way, function, and result：
   若被控侵權對象對應之技術內容與 系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實質相同的功能 (function)，而得到實質相同的結果(result)時，應判斷被控侵權對象之對應技術內 容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。
5. 「申請歷史禁反言」：
   又稱為「申請檔案禁反言」（file wrapper estoppel）。專利權人對於申請文件或專利文件提出之修正、更正或申復，若因而導致限縮專利權範圍時，則引發申請歷史禁反言。
   引發「申請歷史禁反言」之樣態：
   (1)修正或更正引發之申請歷史禁反言。
   (2)申復引發之申請歷史禁反言。
6. 「先前技術阻卻」：
   指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與 單一 先前技術相同或為依單一 先前技術所能輕易完成者。
7. 「貢獻原則」：
   指於系爭專利之說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段，應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段。

重要就另外說明：不同態樣請求項之解釋

1. 用途界定物之請求項
   參酌說明書與申請時通常知識，考量請求項中的用途特徵對於申請專利之物是否產生影響或改變；若用途特徵對於專利範圍不具限定作用，"用途"就不具限定作用；反之，若用途特徵對於專利範圍之物的結構或組成有產生影響，"用途"就有限定作用。
2. 製法界定物之請求項
   若以製法之外之技術特徵無法充分界定申請專利之發明時，始得以製法界定物之發明；
   原則上，物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物。
3. 包含手段(或步驟)功能用語技術特徵之請求項
   請求項中之物的技術特徵以手段功能用語表示時，或方法的技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。
4. 包含功能界定物或方法之技術特徵的請求項
   以功能界定較為明確，且依說明書中揭露之實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定該等技術特徵。
5. 包含功能性子句之請求項
   功能性子句對於請求項界定的範圍是否有限定作用，如果有影響或改變者，才具有限定作用。
6. 方法請求項
   如果專利範圍以「步驟 1、步驟 2、步驟 3…」描述，步驟之間具有特定順序。
7. 用途請求項
   用途請求項是一種使用物之方法，屬於方法發明。
   請求項界定之範圍應受該用途之限制。
8. 包含"非結構特徵"之新型專利請求項
   形式上，新型專利請求項主體應記載至少一結構特徵，若另外記載其他非結構特徵，符合新型之標的。
   解釋新型專利之請求項時，考量其中結構特徵與非結構特徵，而非結構特徵未必具有限定作用。也就是考量這些非結構特徵是否對新型產生影響或改變，是否隱含特定結構，如果有，就具有限定作用。
   特別地：
   新型專利請求項之材料特徵對於請求項界定之範圍具有限定作用；
   若僅能以製法界定技術特徵，其中製法特徵具有限定作用。
   
   

發明、新型專利 侵權判斷流程：

英文版（找不到可以用的，就自己畫的，在均等論適用時，還需考量是否有專利審查歷史禁反言或先前技術阻卻）：

設計專利 侵權判斷流程：

均等論判斷流程：

Ron

答辯歷史不會形成Disclaimer的條件 - Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC (Fed. Cir. 2023)

前篇內容有討論到形成「prosecution disclaimer」的條件，提到兩個不會引發disclaimer的案例之一：Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2023) ，在此來研討一下。

前篇：過度強調特徵的說明書以及答辯歷史的Disclaimer - Puradigm, LLC v. DBG Group Investments LLC (Fed. Cir. Apr. 1, 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/04/disclaimer-puradigm-llc-v-dbg-group.html）

Malvern案件資訊：

原告/上訴人：MALVERN PANALYTICAL INC.

被告/被上訴人：TA INSTRUMENTS-WATERS LLC, WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION

系爭專利：US8,827,549、US8,449,175

判決日期：November 1, 2023

本案例精彩的是其中解釋專利用語的論述，但本篇先僅針對＂disclaimer＂討論，大概就看P.17~P.19就好。

本案主要爭議在於如何解釋其中的專利元件「pipette guiding mechanism」，其中就產生專利申請人是否在答辯聲明或是修正專利範圍時引發"disclaimer"的議題？

以下節錄內容解釋「doctrine of prosecution disclaimer」，法院認為形成"disclaimer"的必要條件是：在"審查歷史/prosecution history"或是"修正專利範圍/claim amendments"中有清楚而明確（clear and unambiguously）的"拋棄專利範圍/disclaimer"的意圖。

就本案例而言，這裡更解釋了，如果"申請人答辯後，因為答辯不成功，之後拋棄自己的答辯意見，而默認審查委員的意見"，這樣的情況"可能"就不會形成disclaimer。

另外，即便有為了克服引證案的陳述，但如果專利申請人答辯態度/行為改變（表達輸誠、改變意見、不再強調己見），也可能會讓法院認定沒有形成disclaimer。這時就引出前篇內容引用的另一先例：Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1343 (Fed. Cir. 2009)。

當申請人放棄之前的答辯意見（例如：不再重述、提出另外替代意見），合理的讀者（法官把自己當合理的讀者）從審查歷史可得知申請人或是根據錯誤理由繼續答辯，也就是一種「不夠清楚而明確（not clear and unambiguously enough）」形成審查歷史拋棄（prosecution history disclaimer），這樣也不算形成disclaimer。

my two cents:

Malvern案教示務實的狀況，也提供了頗為寬容的標準。申請人/專利工程師撰寫答辯理由，可能會有幾種狀況（除了放棄答辯之外）：(1)審查意見不合理、引證案完全不同，執行答辯（不一定需要修正專利範圍）；(2)審查意見合理，修改專利範圍，提出答辯；（3)審查意見合理，但有答辯空間，執行答辯，或許斟酌修正專利範圍；(4)審查委員完全正確，同意/默認審查委員意見，重寫/修正專利範圍，提出說明；(5)審查意見合理或不見得合理，但有可核准專利範圍，同意修正... (etc.)。

是否形成disclaimer？我覺得，除了情況(4)(5)"該次回覆"不會形成disclaimer以外，情況(1)(2)(3)要看後續發展，才知道"該次答辯"會不會形成disclaimer。

按照本次案例可知，情況(1)(2)(3)，如果後續發展讓申請人不再堅持答辯意見，或是提出替代方案，"該次答辯"就不會形成disclaimer。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1439.OPINION.11-1-2023_2215474.pdf

Ron

過度強調特徵的說明書以及答辯歷史的Disclaimer - Puradigm, LLC v. DBG Group Investments LLC (Fed. Cir. Apr. 1, 2026)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：PURADIGM, LLC

被告/被上訴人：DBG GROUP INVESTMENTS LLC, AP SCIENCES GROUP, LLC, FKA ACTIVEPURE TECHNOLOGIES, LLC, ACTIVEPURE MEDICAL LLC, AERUS LLC, AERUS FRANCHISING LLC, ARS HOME SOLUTIONS LLC, AERUS ENTERPRISE LLC, VOLLARA LLC, VOLLARA CONCEPTS LLC

系爭專利：US8,585,979

判決日期：April 1, 2026

本案源起Puradigm於北德州法院對DBG提起侵權告訴，地院基於系爭專利'979在審查過程中（prosecution history）放棄部分專利範圍（disclaimer）而在簡易判決中判定侵權不成立。

系爭專利：

系爭專利涉及一種用在空氣清淨機中的光催化元件（photo-catalytic cells 10），其中用紫外光照射的觸媒離子化後，產生殺菌分子（bactericidal molecules），並讓經過的空氣帶出，Claim 1如下（紅色字為另加的註解）：

1. An apparatus for ionizing air, the apparatus comprising:

a chamber (18) including:

a top portion,

a bottom portion,

a first side including a first target (honeycomb target 20) comprising:

a plurality of passages between an interior area of the chamber and an exterior area of the chamber, and

a photo-catalytic coating on the plurality of passages;

a second side opposite the first side and including a second target comprising:

a plurality of passages between the interior area of the chamber and the exterior area of the chamber, and

the photo-catalytic coating on the plurality of passages;

a first reflector (reflector 22) arranged on the top portion of the chamber and configured to:

reflect UV energy emitted along a dimension towards the first target  (reflected ray 28) from a UV emitter (UV emitter 24) located within the chamber directly to the photo-catalytic coating of the first target, wherein the first reflector is a specular UV reflector (解釋如下), and

reflect UV energy emitted along a dimension towards the second target from the UV emitter directly to the photo-catalytic coating of the second target;

a second reflector arranged on the bottom portion of the chamber and configured to:

reflect UV energy emitted along a dimension towards the first target from the UV emitter located within the chamber directly to the photo-catalytic coating of the first target, wherein the second reflector is a specular UV reflector, and

reflect UV energy emitted along a dimension towards the second target from the UV emitter directly to the photo-catalytic coating of the second target; and

wherein the photo-catalytic coating is arranged to:

receive UV energy directly from the UV emitter,

receive UV energy reflected from the first reflector, and

receive UV energy reflected from the second reflector.

以上主要元件可參考下圖：

系爭專利說明書內容不多，元件僅是簡單說明，但是技術是看得懂，因為光摘要就講明系爭專利是關於空氣清淨機中運用紫外光產生殺菌分子，通過其中光反射板加強照射目標的紫外光，再經由空氣帶出，運作的示意圖如下：

系爭專利說明書特別強調其UV反射板是不同於會削弱能量的漫射的“鏡射(需要拋光打磨)”反射板：

“Also it is important that reflecting surfaces of the UV reflector 22 produce surface specular reflection. (Specular reflection being a “mirror-like reflection” of light (鏡面反射)—in which a single incoming light ray is reflected into a single outgoing direction) Specular reflection is distinct from “diffuse” reflection (漫射/漫反射) where an incoming light ray is reflected into a broad range of directions. Diffuse reflection may diminish performance enhancement of the photo-catalytic cell 10.”

審查歷史：

系爭專利審查過程歷經4次核駁與修正，主要是第3次修正加入"first reflector"與"second reflector"元件，再於第4次修正成目前系爭專利的樣貌。

2013 Apr 25修正：

2013 Jun 14修正成目前系爭專利的範圍（僅節錄修正部分）：

系爭專利在審查過程中，審查委員依據先前技術（US6,500,387，Bigelow）所揭露的鏡面反射板駁回申請案，核駁理由是先前技術記載拋光的鋁板，可以產生如鏡面的反射。

系爭專利申請人提出修正，但並非針對UV鏡射反光板，而是加上直接照射目標（光觸媒塗層）的“first reflector（claim解釋為first specular UV reflector）”以及“second reflector（claim解釋為second specular UV reflector）”等限制。（編按，如上引用審查歷史追蹤修訂，不過這兩個元件沒有直接揭露在說明書中，只是可以合理得出就是了。）

針對先前技術中的「拋光鋁板」提出答辯，如以下interview summary記載：

地方法院：

專利權人Puradigm對DBG（生產的空氣清淨機）提起侵權告訴。地方法院根據系爭專利審查歷史，認為申請人清楚地放棄（disclaimer）“拋光鋁板”，因為“拋光鋁板”並不足以實現系爭專利強調的“鏡射/specular/mirror-like”，因此，同理可知被告DBG使用的“非拋光鋁板”也應被排除在系爭專利的解釋範圍中，據此判定侵權不成立。

CAFC階段：

原告提出上訴，上訴議題包括：(1)沒有審查歷史disclaimer；(2)地方法院並未正確解釋“specular UV reflector”。

disclaimer：A “clear and unmistakable surrender of subject matter” is needed to trigger disclaimer. （清楚而無誤地拋棄專利範圍將觸發“拋棄範圍”(disclaimer)）

CAFC同意地方法院判定系爭專利“清楚而無誤地拋棄”包含「拋光鋁板」的範圍，理由是，審查委員曾引用「拋光鋁版加強UV照射」的先前技術駁回系爭專利，認為解釋了系爭專利的鏡射UV反光板，而當時申請人主張先前技術並沒有揭示此特徵。

法院作出以上結論是因為：(1)申請人答辯中的disclaimer statements，以及(2)在系爭專利“全部”有限內容的說明書都著重在如何通過反射板“避免丟失UV的能量”而加強光觸媒的效能，同時，專利說明書還另外定義了“specular reflection”的反義詞 - 會讓UV光丟失的diffuse reflection（漫反射）。

除了以上申請人/發明人在說明書強烈地宣告發明建立了disclaimer以外，主要仍是要與先前技術區隔的答辯內容所建立的disclaimer/disavowal，這些都是形成"clear and unmistakable disclaimer"。

不錯的功課：

答辯歷史是否建立disclaimer？

本案專利權人Puradigm主張，因為申請人（當時還不是Puradigm）“默認/acquiesce”審查委員認為先前技術Bigelow已經揭露“specular UV reflectors”（沒有對此答辯），因此沒有任何為了要與先前技術區隔的disclaimer。法院審視審查歷史，認為申請人並未“收回/retract”任何為了要區隔前案的聲明，或是也沒有默認審查委員的意見。（編按，如此表示上述兩個方式都有可能不產生disclaimer）

結論：

CAFC同意地院判決系爭專利答辯歷史對被告侵權產品的特徵建立了disclaimer而侵權不成立。

my two cents:
專利說明書不能太短，因為太短可能就僅有過於狹隘的說明，因此，若說明書僅有一個實施例，這個實施例是有可能會被拿來“解釋”專利範圍，雖説實施例不能用來解釋專利範圍，但是法官或對照律師是不是這樣想就不一定。

說明書用語盡可能有解釋空間，這應該是常識，但確實仍會有些過於限定的措辭。

我覺得審查答辯多半都是要區隔先前技術，並不容易不產生disclaimer（或說答辯本來就是要建立disclaimer，藉此獲取專利），不過用語上可能不要太過強烈（這應該也很難，將來訴訟怎麼進行誰能預料呢？）。

雖然本案上訴人/專利權人明顯地在“硬凹”，但也學習到，如果答辯過程沒有對審查委員的認定進行回覆或答辯時（申請人默認），應該就不會建立disclaimer。

這裡學到兩個不會引發disclaimer的案例，應該下回就來探討：

- Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2023) - 申請人在審查過程中拋棄另一無關申請案（相同申請人）答辯時“不成功的主張”，並克服其他審查核駁意見（other grounds），法院認為審查歷史缺少為了要澄清技術所建立的disclaimer。

- Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1342 (Fed. Cir. 2009) - 因為對於審查歷史理性的讀者而言，若推斷申請人一開始聲明就是錯的，審查委員也更正了這個錯誤，且申請人也理解這個錯誤，其審查歷史並不足夠明確而無誤地引發disclaimer（“not clear and unmistakable enough to invoke disclaimer”）。

本篇很像講的是"Estoppel"，但其實是"disclaimer"，或許是互通的，但因為法院在侵權判斷時並沒有落實完整的文義讀取、均等論適用等侵權判斷步驟，而是直接根據審查歷史與有限的說明書內容認定系爭專利範圍的disclaimer，或許在侵權判斷上仍與Estoppel有些不同（但這是我的理解，其實應該是可以想成一樣的）。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2299.OPINION.4-1-2026_2669734.pdf（備份：https://app.box.com/s/wgigz58or3ztp4jbz7b196tzbo83gmd4）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2026/04/words-that-stick-prosecution-disclaimer-survives-the-examiners-rejection.html

Ron

"about"怎麼解釋？ - Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd. (Fed. Cir. 2007)

"about"怎麼解釋？ - Ortho-McNeil Pharm., Inc. v. Caraco Pharm. Labs., Ltd. (Fed. Cir. 2007)

USPTO將此案列為引用案例：

案件資訊：

原告/上訴人：ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INCORPORATED

被告/被上訴人：CARACO PHARMACEUTICAL LABORATORIES, LIMITED

系爭專利：US5,336,691

判決日期：January 19, 2007

案件起因是原告/專利權人對於地方法院作出侵權不成立的簡易判決提起上訴。系爭專利關於兩個已知止痛藥（tramadol and acetaminophen）的特定成分比例，在此成分比例組成的藥物具有的加強止痛效果（superadditive or synergistic）的效果。

系爭專利說明書提到幾種混和比例，包括可能的比例，以及較佳的比例，Claim 1更將比例範圍涵蓋到最大：

並在說明書表1與圖1揭露在不同止痛效果的藥物混和比例：

地方法院階段：

被告Caraco提出簡易新藥申請（Abbreviated New Drug Application／ANDA），也是涵蓋tramadol與acetaminophen兩種藥物，其平均重量比例是1:8.67，並也說明藥物混和比例不小於1:7.5.1。原告認為Caraco新藥侵犯系爭專利claim 6的權利，claim 6的依附關係如下：

1. A pharmaceutical composition comprising a tramadol material and acetaminophen, wherein the ratio of the tramadol material to acetaminophen is a weight ratio from about 1:1 to about 1:1600. 

5. The pharmaceutical composition of claim 1 wherein the weight ratio is from about 1:5 to about 1:1600. 

6. The pharmaceutical composition of claim 5 wherein the weight ratio is about 1:5.

問題就是這個「about 1:5」，且系爭專利範圍到處都是"about"。

侵權訴訟的議題圍繞在如何適當地解釋「about 1:5」，被告Caraco主張解釋為「近似1:5，量測誤差為5%或10%」（"approximately 1:5, subject perhaps to minor measuring errors of, say, 5 or 10%"），原告Ortho則是主張「近似1:5，涵蓋範圍至少是1:3.6到1:7.1」（"approximately 1:5, and . . . encompasses a range of ratios of at least 1:3.6 to 1:7.1"）。（這些解釋受到原告在其他訴訟案的限制，可參考判決原文）

被告的主張是，為了避免不當擴大專利範圍，認為應該受限於系爭專利在"再領證/reissue"案中形成禁反言（Ortho在再領證案中形成的禁反言為限制"about 1:5"為非常接近1:5的比例），甚至也不能涵蓋到已知先前技術可以涵蓋的範圍（如判決中提到的前案US3,652,589，其中提到的比例是1:10）。

即便有以上各種證據，原告仍主張「about 1:5」可以均等到被告的1:8.67：

Ortho在解釋專利範圍時引用專家證詞，在均等論function-way-result檢驗下，並無法辨識出Caraco被告侵權產品（比例1:8.67）與「about 1:5」的差異（indistinguishable）。

地方法院解釋專利範圍時，同意原告主張「about 1:5」範圍為「近似1:5，涵蓋範圍至少是1:3.6到1:7.1」，但又查內部（claims+specification）與外部證據（原告專家證詞，表示相關領域一般技術人員解釋至多為1:7.1），1:7.1是上限，專家證詞表示「about 1:5」的上限則可以到1:3.6。

整理解釋「about 1:5」的證據包括：

(1)說明書的表格與圖式；

(2)與原告相關先行的訴訟；

(3)專家證詞（指出相關領域一般技術人員的解釋）；

(4)先前技術（範圍不能涵蓋到已知前案）；

(5)答辯歷史，系爭專利的正在審查的再領證案（地方法院有考量系爭專利的再領證案答辯歷史）。

其中，系爭專利的再領證案中修正專利範圍：系爭專利範圍限縮到現在的Claim 6，刪除原claims 1-5、claims 7-14，另有新增專利範圍；並且將專利範圍中轉接詞從「comprising」改為較窄的「comprising an active ingredient that consists essentially of」；還在克服前案時答辯：

如此，因為"about 1:5"（頂多能涵蓋到1:7.1）並不能讀入"1:8.67"，地院判決文義侵害不成立，均等論亦不適用。

CAFC階段：

法院運用案例(Phillips v. AWH Corp.(Fed. Cir. 2005) (en banc))的原則解釋專利範圍，也就是首先參考內部證據解釋專利範圍。

法院認為「about」沒有通用的解釋，而應基於技術事實解釋。專利範圍使用"about"是要避免專利範圍被過度限制到某數值，解釋時要考量說明書、審查歷史與其他專利範圍，並且適當地考慮發明人的意圖，外部證據則是用於確定參數的關鍵性（criticality）。

在法院的解釋下，認為內部證據指出"about 1:5"解釋是窄的，因為1:5的比例與1:1並列，並要與其他更廣的範圍區隔，'691共有15項專利範圍，全部都使用"about"，附屬項目的是用來限制更廣範圍的比例，因此相關領域一般技術人員會理解發明人的意圖是要通過附屬項範圍界定更準確的範圍；加上系爭專利說明書記載內容，特別指出藥物混和比約1:1與約1:5，這部分是寫在比例更廣的後面。

還有，說明書特別提出1:5的實驗，加上與1:1並列，而非其他更廣的範圍，還有，在此侵權訴訟中特別選擇了Claim 5（about 1:5），表示這應該是更接近真正的藥物混和比例，且發明人也有意採用更窄的範圍，加上系爭專利的再領證案朝向更窄解釋的方向修正。這樣看來，法院通過說明書記載的方式"推敲出發明人的意圖"。

CAFC同意地院解釋"about 1:5"為「近似1:5，涵蓋範圍至少是1:3.6到1:7.1」，這要使得專利範圍並無法讀入Caraco被告侵權產品上。因此侵權不成立。

my two cents:

實務上"about"應用的地方應該有合理的解釋，但合理的範圍影響到是否能讀到被告的產品，所需要考量的證據真是方方面面，當然以內部證據為主，本案中法院還通過專利內容著重的地方、專利範圍的規劃、相關聯案的審查過程等，探討出發明人規劃出專利範圍的意圖，避免解釋過廣。

判決原文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1102.pdf（備份：https://app.box.com/s/ul7p9fr8d9cf2jn6b0myfum1h8vnctvs）

Ron

程序禁反言、進步性判斷原則與解釋專利範圍的綜合案 - Apple Inc. v. Gesture Technology Partners (Fed. Cir. Mar. 4, 2025)

【Apple Inc. v. Gesture Technology Partners (Fed. Cir. Mar. 4, 2025)】為IPR202100920, IPR2022-00091, IPR2022-00359的上訴案，本案開始是Gesture Technology對多個3C大廠提出侵權告訴，Apple等被告對系爭專利提起IPR，PTAB判決多數系爭專利範圍無效，雙方都提起上訴（CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1475.OPINION.3-4-2025_2476287.pdf）。

案件資訊：

上訴人/訴訟被告人/IPR異議人：APPLE INC.

被上訴人/訴訟被告：LG ELECTRONICS INC., LG ELECTRONICS USA, INC., GOOGLE LLC

交叉上訴人/專利權人：GESTURE TECHNOLOGY PARTNERS, LLC

系爭專利：US7,933,431（IPR202100920, IPR2022-00091, IPR2022-00359）

判決日：March 4, 2025

系爭專利US7,933,431關於（舉例來說）電視遊樂器運用的手勢操控的技術，如Claim 1界定一種控制手持電腦裝置的方法，包括手握裝置、在空間移動手指產生控制指令、以感測手段感測從手指反射的電光感測光，判斷手指移動，以及使用手指移動資訊控制裝置；Claim 7描述手持電腦裝置，包括外殼、照相手段，用以取得物件反射的光，電腦手段，用以判斷物件位置與移動資訊，以及控制手段。

1. A method for controlling a handheld computing device comprising the steps of:

holding said device in one hand;

moving at least one finger in space in order to signal a command to said device;

electro-optically sensing light reflected from said at least one finger using a sensing means associated with said device;

determining from said sensed light the movement of said finger, and

using said sensed finger movement information, controlling said device in accordance with said command.

7. Handheld computer apparatus comprising:

a housing;

a camera means associated with said housing for obtaining an image using reflected light of at least one object positioned by a user operating said object;

computer means within said housing for analyzing said image to determine information concerning a position or movement of said object; and

means for controlling a function of said apparatus using said information.

IPR最終決定是claims 1-10, 12, 14-31專利無效，claims 11, 13則仍具有專利性。

Apple針對PTAB還是留下claims 11, 13提起上訴，Gesture針對claims 1, 7, 12, 14不具專利性提起交叉上訴。

PTAB於IPR2021-00920基於35U.S.C.103判定多數專利範圍無效：

CAFC針對幾個上訴議題作出論述與判決。

議題一：Gesture主張Apple沒有上訴立場，理由是一旦在Unified Patents發出IPR終判，Apple為其中利害關係人，就不能單獨維護程序，也就是失去上訴立場。這是一種針對已經在IPR程序中提出的意見不能再提的程序禁反言。（CAFC："we hold that Gesture has forfeited its real party in interest/privy argument “because it failed to present those arguments before the Board.”"）

Apple回應說明Gesture從未主張Apple是Unified Patents的利害關係人，或是主張Apple應該被禁止提出IPR異議，再者Apple宣稱他不是Unified Patents的利害關係人。CAFC判決Gesture在此議題無理由。（編按，當事人Gesture在此議題上的主張應該在IPR審理程序中表示，否則被禁止在事後主張禁反言。）

其中涉及法條是35 U.S. Code § 315(e)(1) （35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions）：

(e)Estoppel.— 

(1)Proceedings before the office.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

---知識補充---

其中"Unified Patents"（https://www.unifiedpatents.com/）是一個對抗專利蟑螂的專利聯盟，經查網站，幾乎知道的所有大廠都是其中會員，但似乎沒有看到Apple Inc.，但本判決提到Unified Patents承認在提出IPR時，Apple是其中會員，而網站內新聞有提到本篇討論判決的結果。

-----------------

議題二：系爭專利Claims 11, 13的專利性。

11. Apparatus according to claim 7, further including means for transmitting information.

13. Apparatus according to claim 7, wherein said apparatus is a cellular phone.

（編按，以上兩項感覺是相當無用的專利範圍，不過在一系列IPR檢驗下竟然留下了，...但其實是異議理由中的疏忽導致兩項十分普通的專利範圍被保留下來。）

其中claim 11講的是傳送資訊的手段，claim 13則是提到控制裝置是手機，Apple認為這兩項應該是顯而易見的技術，甚至IPR引用前案已經在實施例中提到conference record sytstem, TV telephone, portable device等。

根據判決中引述PTAB意見，claim 11的"means for transmitting information"手段功能用語觸發35U.S.C.112(f)解釋專利範圍，對應此功能的結構是無線行動收發器，但因為異議人在IPR審理程序中並未有任何主張，沒有爭辯是否引證案Numazaki有包括此特徵，因此本項被保留其專利權。

針對claim 13，因為Apple專家證詞並未支持其中提到的視訊會議的電話是一種行動視訊裝置，本項也是因為IPR程序中沒有討論而被保留專利權。

議題三：Gesture提出PTAB錯誤地判決claims 1, 7, 12, 14不具專利性。

這就是一般103的判決，主要引證案是US6,144,366（Numazaki），Gesture主張PTAB錯誤地將Numazaki的"reflected light extraction unit"讀到系爭專利範圍中的"sensing means"。法官認為相關領域技術人員可知Numazaki中Fig. 78與Fig. 2中的"photo-detection sensor unit"與"photo detection unit"已經對應系爭專利的sensing means，並且也可知其中運用了光線感測的技術，引用KSR判例，認為系爭專利基於前案為顯而易見。

同理，系爭專利claim 7中的元件亦是採用camera means, computer means等功能手段用語，恐怕也是使用功能手段用語產生解釋專利範圍的"廣度"使PTAB判定Numazaki中的"reflected light extraction unit"讀到系爭專利的"camera means"；另外，computer means也被解讀等同Numazaki的"feature data generation unit"等元件上。使得判定claim 1, claim 7相對Numazaki不具非顯而易見性。

其中值得注意的是，在103/顯而易見性的判斷中，Gesture主張，因為PTAB以Numazaki中的元件對應系爭專利中以手段功能用語描述的元件，但卻沒有揭示如何實現，不過，在103判斷的原則中，並無需要證明先前技術必須可實施。這讓我想到之前報導過的案例－先前技術可實施性的舉證責任－Tekni-Plex, Inc. v. Converter Manufacturing, LLC (PTAB IPR2021-00916)（https://enpan.blogspot.com/2025/02/tekni-plex-inc-v-converter.html）中獨特的情況。

議題四：claim 12的專利範圍解釋原則 - plain and ordinary meaning

12. Apparatus according to claim 7, further including a light source for illuminating said object.

Gesture主張Numazaki並沒有揭露claim 12的"light source for illuminating said object"，PTAB直接以表面文字解釋此句內容就是照射物件的光源，但Gesture主張應將claim 7與claim 12放在一起解讀此項專利範圍，CAFC同意，應解讀為當以照相手段取得物件影像時以手持電腦裝置的光源照射物件。

但是，CAFC發現claim 12的被依附項claim 7中的"reflected light"並非是claim 12的光源的前置基礎，因此，雖同意Gesture的主張應將claims 7, 12讀在一起，但是卻認為Numazaki並非沒有讀到claim 12。

反而真實的情況是，Numazaki已經揭露lighting unit 101發射光線的描述，因此claim 12為顯而易見。

CAFC同意PTAB在本篇IPR的最終判決。

my two cents:

看來CAFC十分"程序性"判決，即使是"顯而易見"的專利範圍，在IPR程序中沒有提出主張或是證據，就會被保留其專利權。我認為Apple在CAFC審理時提出不錯的論點證明PTAB在103議題上的錯誤，只是因為103為法律議題，"沒有提出論點就是放棄爭辯的權利"。

本案系爭專利是個很直白的內容，各附屬項都算是"習知技術"的附加，甚至我覺得claim 1寫得十分隨意，打到CAFC變成我們的教育材料，算很有貢獻。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1475.OPINION.3-4-2025_2476287.pdf

參考資訊：https://patentlyo.com/patent/2025/03/estoppel-procedural-challenges.html

Ron

不同舉證責任標準的判決不適用"Collateral Estoppel"(旁系禁反言) - Kroy IP Holdings, LLC v. Groupon, Inc. (Fed. Cir. Feb. 10, 2025)

本篇名稱為＂不同舉證責任標準的判決不適用（或說＂不見得適用＂可能準確一點 updated on Feb. 14, 2025）"Collateral Estoppel"(旁系禁反言)＂，本來也考慮用＂澄清Collateral Estoppel的適用＂。旁系禁反言的適用有幾個條件，但因為PTAB在IPR程序中要求優勢證據的舉證責任標準與法院要求清楚而具有說服力的舉證責任標準不同，特別是針對相同專利的不同專利範圍（即便專利範圍之間沒有實質差異），不適用旁系禁反言。

案件資訊：

原告/上訴人：KROY IP HOLDINGS, LLC

被告/被上訴人：GROUPON, INC.

系爭專利：US6,061,660

判決日期：February 10, 2025

本案緣起原告Kroy對Groupon提起專利侵權告訴，Groupon提起撤銷訴訟的請願，理由是針對系爭專利之前已經有兩件IPR（inter partes review）決定，因此根據"collateral estoppel"（翻為旁系禁反言，關於不得對重複"爭點"提起訴訟的一種禁反言）認為應撤銷本次訴訟。在此一提的是，被告提起的兩件IPR涉及的系爭專利範圍與本次提起侵權訴訟的專利範圍並不相同。

地方法院同意被告請願，作出撤銷訴訟的決定，原告提起上訴。

系爭專利'660關於一種獎勵計劃和兌現的方法與系統，系統提出一個主機，讓贊助公司與零售商具有可以自己設定提供消費者獎勵辦法的能力，並可讓消費者方便兌現獎勵。

在2017年，原告Kroy向被告Groupon提起侵權告訴，次年，被告對系爭專利中21項專利範圍提起兩件IPR，Kroy動作也很快，立馬修改侵權訴狀，將主張權利改為上述21項專利範圍以外的專利範圍。果然，PTAB作出的決定以及後續上訴法院的決定都是系爭專利中21項專利範圍全數無效。

後來，Kroy又在2022年提起第二次修改訴狀，主張被告侵害'600其他14項專利範圍，於是Groupon主張"collateral estoppel"（旁系禁反言），提起撤銷訴訟的請願。地院同意Groupon請願，撤銷侵權訴訟。

（編按）根據判決文，雖collateral estoppel是禁止相同爭點（針對先前已被判決無效的相同專利範圍），但地方法院同意Groupon請願的理由也算有說服力，當其餘專利範圍與被判決無效的專利範圍沒有實質差異（immaterially different），仍適用collateral estoppel。

這裡引用第三法院（Third Circuit）提出適用collateral estoppel的四點要件：

(1)相同爭點已有前次判決；

(2)相同爭點已進入訴訟；

(3)先前爭點是對該次判決是有必要的；

(4)本次禁止重新訴訟的爭點在前次判決已經完整呈現。

案件進入CAFC：

本案爭議是（基本上地院訴訟並未完全討論以上四點），地院判決先前無效決定（系爭專利部分專利範圍無效）關聯的專利範圍與本次訴訟專利範圍沒有實質差異而適用collateral estoppel是否合法？

原告主張，PTAB判定專利無效的舉證責任低於地方法院，因此先前PTAB判決並不適用collateral estoppel。

"collateral estoppel"的例外適用應符合公知的理由，這裡的例外之一就是同意原告主張在不同層級的專利有效性判斷有不同的法定標準，也就是原告認為PTAB與法院的舉證責任不同。並且解釋，先前"基於優勢證據的標準"作出的判決，使得"collateral estoppel"不適用後續"基於清楚而有說服力的證據標準"的訴訟。

也有相似前例，因為前後判決有不同的舉證責任（通常指之後的判決舉證責任標準較高），且特別是針對不同專利範圍，並且前後爭議的專利範圍之間沒有實質差異，不適用collateral estoppel。

判決中引用前例"ParkerVision, Inc. v. Qualcomm Inc"，在PTAB程序中判決其中裝置範圍無效，之後地院爭議在其中方法專利範圍，不適用collateral estoppel，但主因仍是因為舉證責任標準不同。

"Our reasoning in ParkerVision holds true in this appeal. Collateral estoppel generally does not apply when the second action involves application of a different legal standard, such as a different burden of proof."

特別地，被告提出另一前例XY, LLC v. Trans Ova Genetics, L.C. (Fed. Cir. 2018)，其中判決儘管舉證標準不同，但此案判決仍根據PTAB的最終決定適用於後續地院訴訟中。但CAFC澄清，XY案例中提出一個不適用Collateral Estoppel有限例外：即便有不同的舉證責任（或加上＂標準＂兩字），一旦法院同意PTAB專利無效的決定，相同的專利範圍並不能在地方法院主張。（編按，這當然是因為專利被判定無效，在地院的訴訟即可撤銷，感覺與Collateral Estoppel關係不大。）

如此，CAFC否決地方法院判決，認為PTAB基於不同舉證責任且針對不同專利範圍的無效決定並不能讓Collateral Estoppel適用之後地院中主張不同專利範圍的訴訟，發回重審。

"We hold that a prior final written decision of the Board of unpatentability on separate patent claims reached under a preponderance of the evidence standard cannot collaterally estop a patentee from asserting other, unadjudicated patent claims in district court litigation. As such, dismissal was inappropriate."

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"collateral estoppel"案例可參考：

－當權利被轉換，原權利人的權利將被限制 - Uniloc USA, Inc. v. Motorola Mobility LLC (Fed. Cir. 2022)（https://enpan.blogspot.com/2023/05/uniloc-usa-inc-v-motorola-mobility-llc.html）

－一或多部電腦中的"至少一部電腦"執行了所有步驟的侵權議題 - Finjan v. SonicWall (Fed. Cir. 2023)（https://enpan.blogspot.com/2023/10/finjan-v-sonicwall-fed-cir-2023.html）

－提供證據的義務、前案結合的動機以及旁系禁反言 - Polygroup Limited MCO v. Willis Electric Co., LTD (Fed. Cir. 2019)（https://enpan.blogspot.com/2019/07/polygroup-limited-mco-v-willis-electric.html）

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CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1359.OPINION.2-10-2025_2465811.pdf（備份：https://app.box.com/s/09xgiayotic4bdkud359b73qk9kuudwx）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2025/02/different-extending-challenged.html

Ron

"Very Important"是專利髒話嗎？- Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc. (Fed. Cir. 2006)

許許多多的案例，至少在美國專利實務中，形成了許多規範專利說明書寫作的案例或判例，遵守這些規範"應該"可以盡可能保障發明人權益，但是實務上寫作專利說明書的我們卻是事事掣肘、時時擔心，因為，隨時有新的案例／概念／專利律師的看法加入，加上各家流派差異、發明人／專利工程師當下的判斷，加上對技術的掌握度，都是影響專利說明書品質的因素，但其實要講的是，不上法院就不會曉得專利說明書到底是好不好～那我們就無法避免地需要理解「專利髒話」。

網路上很多"專利髒話／patent profanity"的整理，很容易找到許多，也不便在這整理，用來規範自己~~~（寫完這篇也不見得保證自己不犯錯誤！）

基於喜歡分析一些有趣的法院案例的原因，還是在此報導Finnegan列舉的幾個patent profanity的幾個。

“Very Important”

Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc., 450 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2006)

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/05-1233.pdf

案例資訊：

原告/上訴人/專利權人：INPRO II LICENSING, S.A.R.L.

被告/被上訴人：T-MOBILE USA, INC., RESEARCH IN MOTION LIMITED, and RESEARCH IN MOTION CORPORATION

系爭專利：US6,523,079

判決日期：May 11, 2006

本案緣起原告Inpro以系爭專利'079向T-mobile等公司提起侵權告訴，結果地院判決侵權不成立，原告提起上訴。

地院判決侵權不成立理由涉及專利範圍中“host interface”的解釋。'079案關於一種卡片型的個人數位助理（PDA）模組，其中有自己的CPU而可以獨立運作，並可以插入電腦主機的卡槽中，讓電腦系統可以存取其中記憶體內容以及一些功能。

原告以系爭專利中claims 34-36提出告訴，被告T-Mobile反訴侵權不成立與專利無效。claim 34界定一種可以與電腦主機介接的數位助理模組，其中有CPU、記憶體、顯示器、使用者操作的拇指輪以及與電腦主機連線的介面。

34. A digital assistant module that interfaces with a host computer, comprising:

an on-board CPU that manages functions of the digital assistant module;

a memory connected to the CPU that stores data and executable routines;

a display;

a user-operable thumb wheel that provides directional input for control operations performed in conjunction with the display;

a host interface adapted so as to provide communications between the digital assistant module and the host computer upon docking with the host computer; and

an enclosure that houses said CPU, said memory, said display, said input apparatus, and said host interface.

35. A digital assistant module as in claim 34, wherein the thumbwheel is implemented at one corner of said enclosure and controls scrolling through a menu on the display in accordance with control routines stored in said memory.

36. A digital assistant module as in claim 35, wherein said thumbwheel allows a user to pan a virtual keyboard displayed on said display in accordance with said control routines stored in said memory.

案件上訴至CAFC。

在CAFC階段，爭議的議題縮減為三個專利範圍用語：host interface、docking with the host computer，以及digital assistant module，而訴訟雙方對法院針對"host interface"與"docking with the host computer"的解釋並無疑義，並且與被告侵權物一樣。但原告認為法院解釋"digital assistant module"過廣，而使得專利範圍無效。

claim construction：

針對claim 34中的"host interface"，原告Inpro主張這個介面指任何與電腦主機通訊的介面，而不是地方法院依照說明書描述而解釋的"a direct parallel bus interface"，並引入專利範圍差異原則（doctrine of claim differentiation），指出'079的claims 2, 24, 33解釋為"parallel bus interface"，claims 3, 25, 32解釋為"direct access parallel bus"，因此主張因為這些附屬項的限制而能推論claim 34描述的"host interface"應該是涵蓋更廣的專利範圍，不僅是地方法院的解釋。

針對原告認為系爭專利說明書並非用來限制"host interface"的解釋，因此沒有理由要限制在特定形式的介面。

但被告T-Mobile主張系爭專利'079的說明書對於"host interface"僅描述為"direct parallel bus connection"，卻沒有其他段落提到indirect or serial interface，並主張不同的專利範圍並不總是表示是不同的範圍。

如此，被告不但引用相關法院案例說明不同的用語並不見得一定是不同範圍的立場，主要是認為系爭專利說明書並無任何內容支持所述host interface為其他形式的介面。

根據判決，系爭專利說明書在描述"direct bus interface"時，說到這對本發明而言是「非常重要的特徵/very important feature」，其中"direct"表示是能直接存取資料而獲得更快的通訊，還又說明這是"description of the preferred embodiment"。

（這段提到了"very important", "present invention"等profanity）

甚至在系爭專利答辯歷史中也解釋"host interface"為"direct parallel bus interface"以區隔先前技術。

因此，CAFC根據各樣的證據（並未採用專家證詞），確認地方法院判決，判定被告產品並沒有系爭專利範圍中的"host interface"以連線電腦主機，因此侵權不成立。

my two cents:

我覺得，寫專利的人不要被許多規定限制了文字的「信達雅」，畢竟法律也是變動與有彈性的，僅需小心一些重要事項，忠實呈現發明內容並規畫好的專利範圍才是工作重點。

對於本案，我認為，限縮了系爭專利範圍中的用語，並不見得是因為說明書用了"very important"而已，這句話也不見得是產生了多大的影響，而是又有其他各種證據，包括說明書還使用了present invention、preferred等應該會被認為是profanity的用語，以及只有一個實施例（這很重要），加上審查歷史（estoppel）等證據，使得專利範圍的解釋受到限制。

因此，是否任一patent profanity產生的重大的影響，我覺得需要避免這些用語，但解釋專利範圍應該不會太過狹隘，而是整體觀之。

參考資料：https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/prosecution-first/watch-your-language-the-perils-of-patent-profanity-consideration-of-both-the-us-and-europe.html

“Necessary”

- Atofina v. Great Lakes Chemical Corp., 441 F.3d 991 (Fed. Cir. 2006)

https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/05-1359.pdf

“Critical”

Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 170 F.3d 1373 (Fed. Cir. 1999)

https://casetext.com/case/pharmacia-upjohn-co-v-mylan-pharm

“Special,” “Peculiar,” and “Superior”

Bayer AG v. Elan Pharmaceuticals Research Corp., 212 F.3d 1241 (Fed. Cir. 2000)

https://casetext.com/case/bayer-ag-v-elan-pharmaceutical-res-corp

Ron