著名就可以任性 - 隨筆

新聞說因為Levi's並未贊助世界盃足球，因此相關場館必須遮掉商標，結果弄巧成拙，遮掉後的外觀（應該是故意收緊顯露輪廓）仍具有識別性（distinctiveness），變成更厲害的商業宣傳。

新聞：https://www.yahoo.com/entertainment/articles/fifa-covered-levis-logo-world-183513547.html

著名商標優勢一：

關於著名商標的資訊如：https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks，一旦成為識別性高的著名標誌（well-known mark），不用註冊也都可以阻止他人註冊相似的商標，其他人申請商標需要排除著名商標。（根據U.S. Lanham Act）

優勢二：

一旦成為著名商標，其他人在商品上使用圖形與標誌時，要避免造成與著名商標的混淆。

優勢三：

根據World Trade Organization Agreement，即便商標沒有註冊到特定類別，如果已經是著名商標，他人的混淆使用仍可能會造成損害。

優勢四：

即便著名商標沒有註冊，美國法院仍會受理商標侵權訴訟。

商標侵權訴訟將基於以下因素作出判斷：商標相似度、商品相關性、商業識別性、行銷管道、造成消費者選擇混淆的程度、實際混淆的證據、產品擴展的可能性。

• the similarity of the marks
• the relatedness or proximity of the goods and/or services
• the strength of the plaintiff's mark including the level of commercial recognition
• marketing channels used including the similarity or dissimilarity between the consumers of the parties' goods and/or services
• the degree of care likely to be exercised by purchasers in selecting goods and/or services, • the defendant's intent in selecting its mark
• the evidence of actual confusion
• the likelihood of expansion in product lines, etc.

優勢五：

若有人提出商標稀釋（dilution）的告訴，但稀釋僅適用著名商標，也就是任何減損商標價值的行為，都可能面臨訴訟。

這就是「著名商標」的強大之處，想必Levi's會將此外觀申請註冊商標吧，已經符合「著名商標」的所有條件。

歐洲商標檢索（EUIPO）

美國商標檢索（TSDR）

Ron

間接侵權的案例筆記 - 經典的Commil、Global-Tech與學名藥侵權事件

當品牌商的商品被控侵權，供應給“品牌商”被告產品的供應商（製造商/代工/代理/...）的責任是什麼？是要站出來捍衛商品的清白？還是接受品牌商要求出面承擔？

拿這個問題去問AI，算有不錯的答案，如果供應商僅是根據品牌商開出的規格去製造，形成的間接侵權可以是「induced infringement/誘使侵權」，如果供應商僅是提供被告侵權商品的一部分，可能形成「contributory infringement/共同侵權」，責任歸屬或是分擔要好好算一下。雖然間接侵權相對責任較輕，特別是對間接侵權而言是不錯的答辯，例如，供應商可主張非蓄意、Good Faith、不知道有專利...等理由，但是也不能以“無知”作為答辯主要論述。如果要求列舉相關案例，不意外地提出幾個不錯的法院案例，如：

『案例一』

美國最高法院案例「Commil USA, LLC, v. Cisco Systems, Inc. (Supreme Court, No. 13-896)」對於誘使侵權（induced infringement）的判斷，最高法院作出以下意見：

1. 對於「引誘侵權的責任」，如果被告已知該專利的存在，引誘侵權成立，無關於被告的心意（mental state）；引誘侵權（induced infringement）與輔助侵權（contributory infringement）成立的要件都是「已知專利存在」，不是認為專利無效就可以排除；
2. 「引誘侵權」成立的條件之一是知道相關被引誘行為會造成專利侵權的結果，此案中，Cisco顯然知道相關侵權行為；更者，即便不知道，Cisco也應有義務知道此造成引誘或輔助侵權的行為；
3. 「引誘侵權」與「專利有效性」為兩個分別議題，有不同的法律，專利無效的認知無法排除引誘侵權的事實。當然，一旦專利被判無效，侵權議題也自然消失，這要先要走在「專利有效推定」的原則上，另提無效程序；另，當被告面對侵權訴訟時，可應用法院審理中的簡易判決來主張專利無效，這很有效率（本案例Cisco提出無效再審，不過專利權仍有效）；
4. 地方法院判斷賠償金時，有權與責任確認是否侵權訴訟為一些公司使用專利權獲利的手段，這是最高法院的提醒。

相關報導：

-  引誘侵權討論，以及美國最高法院第一次用Patent Troll形容專利權人（https://enpan.blogspot.com/2015/06/patent-troll.html）

- Commil最高法院成為誘使侵權判斷的判例 - Medtronic v. NuVasive (Supreme Court)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/commil-medtronic-v-nuvasive-supreme.html）

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『案例二』

美國最高法院案例「Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (2011)」對於誘使侵權的定義：

法院對於誘使侵權的解釋：
“In referring to a party that “induces infringement,” this provision may require merely that the inducer lead another to engage in conduct that happens to amount to infringement, i.e., the making, using, offering to sell, selling, or importing of a patented invention.”

最高法院結論：
誘使侵權要件之一是誘使行為導致侵權；
刻意視而不見專利存在的風險並不滿足誘使侵權；反之，但如果有明白足夠的證據顯示刻意忽視，誘使侵權成立。

相關報導：

- 誘使侵權案例討論 - Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. (2011)（https://enpan.blogspot.com/2015/09/global-tech-appliances-inc-v-seb-sa-2011.html）

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『案例三』

美國「Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 856 (1982)」：

判決日期：June 1, 1982

本案答辯人(respondent) Ives Laboratories, Inc.於1955年獲得血管擴張劑「環戊二酸（cylandelate）」專利，用於治療週邊血管和腦血管疾病。專利直到1972年過期，Ives仍技術保有相關藥品的獨家權利，並註冊商標 - CYCLOSPASMOL。不過，專利過期後，也冒出不少學名藥，包括本案的請願人(petitioner) Inwood Labs，甚至還仿冒了CYCLOSPASMOL膠囊。

因為專利過期，Ives為了要保有其產品優勢，從行銷下手，從處方藥開始，直接說服醫師使用Ives提供的藥品 - Cyclandelate（環戊二烯酸酯），商標是"CYCLOSPASMOL"，並且還要求註明他們的原廠藥不能被其他仿製藥所替代。

學名藥廠商購買Cyclandelate和空膠囊，組裝後出售給醫院。

但是Ives最終是向地方法院對那些仿製他們藥品膠囊的廠商提出商標侵權，並且請求禁制令與損害賠償，但是地方法院判決是，雖然被告違反商標法第32條，也就是被告使用混淆消費者的商標，並構成侵權，但是地院法官認為Ives並沒有足夠的事實證據證明被告（請願人）故意誘使藥商們錯誤標示學名藥，或是繼續供應藥品給知道也應知道錯誤標示學名藥的藥商們。

不過上訴法院否決地院判決，認為地院並沒有給予足夠的比重在證明Ives提供非法替代與錯誤標示（illegal substitution and mislabeling），上訴法院判決被告商標侵權成立。

案件進入最高法院，以下是一些整理：

最高法院質疑上訴法院對於證據的比重與可信度（"weight and credibility of evidence is the special province of the trier of fact"），不能因為法院之間解釋的歧異就偏頗地認定使用學名藥就是犯罪的。

學名藥廠商將學名藥交付到藥房/藥劑師時，使用貼有自己標章的容器，但經藥劑師分發給病患/消費者時，消費者只會看到膠囊上的標示，並看不到廠商資訊。

爭議就在此，原始開發廠商Ives主張，因為消費者只會看到最終藥品上的標示，無法判斷藥品來源，也就讓學名藥廠商誘使/induce（以有競爭力的價格販售）藥劑師違法替代原本使用CYCLOSPASMOL商標的藥品，也產生錯誤標示的問題 - mislabel generic drugs as CYCLOSPASMOL。

最高法院認為的偏頗是，當學名藥生產廠商"合法製藥"，卻又使用Ives販售的藥品外觀 - 商標，雖其容器標示有學名藥廠商，但是配發到消費者時，只會看到"被替代"的藥品（有相似的外觀），使得配發藥品的藥劑師可能違反商標權。

但是問題是，以上主張是Ives的推論，卻沒有足夠的證據 - 未能證明請願人（被告廠商）與藥劑師串謀或是建議藥劑師可以忽視醫生的處方。

最高法院判決是，即便請願人（學名藥廠商）有不當建議，但也是基於提供藥房的型錄與宣傳資料，但卻無法直接證明或暗示藥劑師侵害"CYCLOSPASMOL"商標權。

基於上訴法院並未充分證明地方法院對於「Ives並沒有足夠的事實證據證明被告（請願人）故意誘使藥商們錯誤標示學名藥」的判決有錯，最高法院判決否決上訴法院對地方法院判決的否決。

最高法院意見：https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/

Ron

外國通用字可以在美國取得商標權的議題 - In re Bayou Grande Coffee Roasting Co. (Fed. Cir. Dec. 9, 2025)

案件「In re Bayou Grande Coffee Roasting Co., No. 2024-1118 (Fed. Cir. Dec. 9, 2025)」資訊：

上訴人：IN RE: BAYOU GRANDE COFFEE ROASTING CO. 

TTAB案號：No. 90549985 

系爭商標申請案：KAHWA 

判決日期：December 9, 2025

於2021年，商標申請人提出系爭商標”KAHWA”申請案，用於咖啡與咖啡店，商標局審查委員駁回申請案，理由是基於“外國對等原則（doctrine of foreign equivalents）”，系爭商標文字在阿拉伯文（Arabic）意思是“咖啡”，屬於所要註冊類別的通用字（generic），或是僅為咖啡店的描述性文字（merely descriptive），駁回理由還提到申請人並未提交”KAHWA”的英文翻譯。

結果商標申請人答辯說明”KAHWA”並非指阿拉伯文的”咖啡”，因為”KAHWA”是英文的另一種意思（alternative English-language meaning）：產自中亞的特定傳統喀什米爾綠茶（a specific type of traditional Kashmiri green tea from Central Asia.），這個綠茶也沒有在美國販售，因此不適用外國對等原則。

針對申請人的答辯，商標局審查委員仍駁回申請案。

案件在商標訴願委員會（TTAB）仍被駁回，理由仍是這個字在阿拉伯文的意思是”咖啡”。（編按，這很合理，因為不論”KAHWA”是否有其他意思，或是申請人自己採用了甚麼其他意思，即便是申請人主張是一種綠茶，就消費者心目中，這個字就是綠茶或咖啡的意思，仍是無法取得商標權的用字。）

（商標局與TTAB都以相同理由駁回商標申請案，案件進入CAFC，有不同的發展！）

案件上訴CAFC。

法官審理的議題在於，TTAB提出新的核駁意見（new ground，對於KAHWA是一種綠茶的意見，這是申請人引起的新事證），商標申請人Bayou是否有公平的機會回應這個新的核駁意見？

編按，這應該是申請人的訴訟策略，將議題從系爭商標申請案在外文的通用意思引起的「外國對等原則」轉向TTAB不給公平機會答辯的議題上。不過TTAB也點出是商標申請人將原本通用外文的駁回意見轉向”KAHWA”指的是另一種綠茶的議題，而TTAB駁回申請人要求再審理的請願（reconsideration request），並無必要針對這個答辯提出回應。

法院審理議題包括：

(1)新的核駁意見（new ground）

Bayou主張TTAB的駁回理由產生新的核駁意見，但沒有提供他有公平回應的機會。經CAFC法官審查，認為，商標申請人Bayou並未爭辯原本TTAB提起”KAHWA”的核駁理由，並且，當Bayou提起”KAHWA”有綠茶意思的主張，審查委員的態度是並不認同以綠茶否定”KAHWA”原本咖啡的意思，而此整體上，CAFC法官認為審查委員是維持原本的核駁意見，並不屬於新的核駁意見而未提供公平回應的機會。

TTAB駁回商標申請人主張“KAHWA”是綠茶取代原本被認定是咖啡通用字或其敘述的核駁理由，不是新的核駁意見，法官繼續審理本案關於商標用字的通用性（Genericness）、僅是描述性（Mere Descriptiveness）以及外國對等原則（Doctrine of Foreign Equivalents）等議題。

(2)通用性（Genericness）

定義：如果商標字是一般描述商品或服務的用語，就不能指向商品或服務的來源，因為沒有識別性，也就不能賦予商標權。判斷某個“字/term”是否是通用字？關鍵的因素就是相關消費者主要使用或理解“這個字”是指向（refer to）爭議中的商品或服務？

舉例來說，如果相關消費者理解這個“字”就是指向某個“具有特定零售服務類型的特徵”的關鍵物品（“a key good that characterizes a particular genus of retail services”），就是一個通用字。（通用字並無法讓消費者識別出所指出的特定商品或服務來源。）

本案中，商標訴願委員會發現系爭商標名稱“KAHWA”在消費者中視為一種綠茶飲料的通用描述，而咖啡店也會供應各種茶飲料。

商標申請人的主張是，TTAB的決定並未被實質證據所支持。CAFC法官審理中理解到，並沒有記錄證據顯示美國有任何咖啡或咖啡店曾販售，因此認為"KAHWA"不是咖啡或咖啡店的“通用字”。換句話說，事實上，相關消費者理解“KAHWA”指的是特定形式的Kashmiri綠茶這個事實並不足以建立咖啡或咖啡店販售咖啡與其他茶類飲料的“通用性（genericness）”，因此法院認為實質證據並未證明“KAHWA”在咖啡與咖啡店的通用性。

(3)僅描述性（Mere Descriptiveness）

定義：如果一個用字/term用來表達商品或服務的“量/quality”、“特徵/feature”、“功能/function”或是“特性/characteristic”，這個字就僅是敘述性（merely descriptive）的字。

（重要）僅是敘述性的字不能註冊商標，除非它建立了「第二含義（secondary meaning）」，也就是所謂「後天識別性（acquired distinctiveness）」。

本案中，TTAB認為“KAHWA”僅是敘述性的字，因為字面意思是一種綠茶，而咖啡店販售茶飲料，因此認為“KAHWA”給消費者的資訊是一種茶飲料，而無法識別出是本案申請人Bayou的服務。申請人反駁TTAB意見並不受到實質證據支持。

CAFC法官認為，依照上述“實質證據”，美國國內咖啡店並無販售“KAHWA”，因此沒有證據證明“KAHWA”是指相關商品的特性，也沒有證據支持消費者知道販售“KAHWA”是指咖啡的特性。

因此，並未有證據支持“KAHWA”僅是敘述性用字。

(4)外國對等原則（Doctrine of Foreign Equivalents）

定義：在外國對等原則下，以外國字作為商標，要翻譯成英文，並用於檢驗其通用性與敘事性（genericness and descriptiveness）。

本案中，最初商標局審查委員引用外國對等原則駁回註冊申請案，因為“KAHWA”在阿拉伯語就是「咖啡」的意思，申請人Bayou並未提交翻譯。“KAHWA”已知的英文意思是 - Kashmiri green tea。

但本案中，因為“KAHWA”有變形英文的意思，雙方同意本案不用翻譯，加上基於TTAB對此議題並沒有什麼論述，因此“KAHWA”不適用外國對等原則。

CAFC駁回TTAB判決。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1118.OPINION.12-9-2025_2616391.pdf（備份：https://app.box.com/s/jytimczh5j2pgouqob8kf5uzvj12d2i2）

Ron

非英語字的商標適用“外國對等原則” - In Re: Vetements Group AG (CAFC 2025)

(改一下翻譯：doctrine of foreign equivalents翻成“外國對等原則”好了 (updated on Dec. 13, 2025))

商標最重要的目的是識別商品或服務來源，因此商標需要識別性（distinctiveness），因此只要是字典查得出的字或是商標字本身與所要申請的類別為同一類，多半都不行獲得商標權。那...外國字拿來申請商標呢，因為外國字在本國不是字典字，且沒有辦法用來敘述商品，但外國字在其國內來說卻可能是一般常見字，本案例就在討論這類外國字（在其國內是常見用字）到底可否申請商標，例如，用中文字作為要註冊商標的字，這時適用"foreign equivalents doctrine"，也就是一個通常意義的外國字，也無法取得看不懂這個字的國家的商標權！

“In Re: Vetements Group AG (CAFC 2025)”案件資訊：
商標申請人/上訴人：Vetements Group AG 
系爭商標申請案：VETEMENTS（“Vêtement”是法文，是英文"clothing/衣服"的意思）
判決日期：May 21, 2025

案件源起商標局審查委員駁回有特定風格的字“VETEMENTS”，理由是，即便這不是英文的字典字，但基於"foreign equivalents doctrine"（外國對等原則），系爭商標申請案“VETEMENTS”是個通用與僅描述性（generic and merely descriptive）的字，沒有建立後天識別性（fails to establish acquired distinctiveness），商標局、商標訴願委員會，乃至於上訴法院都駁回此申請案。

系爭商標申請案“VETEMENTS”的申請類別是各種衣物（國際分類25），在商標局被駁回理由就是對於衣物類別的商品，這個申請案文字為通用、敘事性，而未在美國消費者中建立後天識別性（acquired distinctiveness）。訴願委員會（TTAB）也作出出類似的駁回理由，並進一步說明，法語是美國人使用第五多的非英語語言，也是美國學校學習人數第二多的非英語語言，使得用法文“VETEMENTS”當作商標，又在這個字形容的可聯想的領域中，基於“doctrine of foreign equivalents”，駁回申請案。

案件進入CAFC階段：
整理提出幾個判斷標記/符號可以成為商標的標準：
(1)用來連結商品的標章不能僅是描述性、欺騙或誤導的字詞。
(2)通用詞無法指出商品來源。
(3)通用詞不能准予商標權，理由是可能會欺騙消費者商品的來源。
(4)以非英語字詞申請商標，適用「doctrine of foreign equivalents」，將非英語的標章翻譯成英文後，判斷其通用性或描述性（genericness or descriptiveness）。
(5)若申請商標的字詞是非英語，這個字本身的意涵仍是會被考量。

判決文中列舉許多前例，基於外國對等原則，CAFC同意TTAB決定。

Ron

“FUCK”！- IN RE: ERIK BRUNETTI (Fed. Cir. 2025)

本篇可以有個副標題是，法官教我們如何評估一個商標申請案是否可以是一個商標。

「FUCK」是否可以成為商標，在本案申請人挑戰CAFC之前想都沒想到，現在可以看看，雖然結果並不讓人意外，但好看的是其中各種討論給出的想法。本篇故意把這個字放在標題，看起來應該是很＂衝擊＂吧！（然而，對本次申請人Brunetti而言並非第一次挑戰法律底線，過去曾以「FUCT」商標申請案挑戰，案件進入最高法院，最高法院的意見是：以不道德或是毀謗性為理由核駁商標是"違憲"的。）

IN RE: ERIK BRUNETTI案件資訊：

上訴人/商標申請人：Erik Brunetti

系爭商標基本資料：No. 88308426（TTAB Nos. 88308426, 88308434, 88308451, 88310900）

本案緣起申請人Erik Brunetti向美國專利商標局提出“FUCK”商標申請案（涵蓋類別如太陽眼鏡、手機殼、珠寶、手錶、背包等商品，以及相關商品零售的服務），並且就是這個字，沒有別的裝飾。

案件經USPTO駁回後，TTAB（商標審判與上訴委員會）訴願決定駁回本申請案，理由是“FUCK”沒有如商標的功能，也就是這個"琅琅上口(Widely-used Commonplace Wording,各種情況都廣泛使用的常見用語)"的字缺乏商標該有的識別性的功能（原本是講：非運作如商標的功能/fail to function as a trademark），雖“FUCK”無法獲得商標，但上訴到CAFC時，法官對TTAB的決定提出了指正。

"the applied-for mark is a slogan or term that does not function as a trademark or service mark to indicate the source of applicant’s goods and/or services and to identify and distinguish them from others."

另外，在本案中，TTAB駁回系爭申請案還有個理由是其申請商品中的珠寶等物品並未與申請人網頁內容有關係（獲准美國商標的要件之一是要提交相關商業行為的證據）。

-----在此一提-----

本案判決中提到系爭申請案原本被駁回理由（初審/non-final office action）是“包括不道德/immoral或毀謗/scandalous的內容”，但申請人引用最高法院曾在其案例“Iancu v. Brunetti (2019)”中作出以不道德或毀謗性理由核駁商標申請案是“違憲”的決定，USPTO在下次審查意見才作出上述“缺乏商標該有的功能”的核駁意見。

相關案例CAFC階段可參考：

- FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

- 最高法院認爲不讓“FUCT"註冊商標是違憲的 - Iancu v. Brunetti (06/24/2019)（https://enpan.blogspot.com/2025/09/fuct-iancu-v-brunetti-06242019.html）

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TTAB階段：

在2022年8月，TTAB確認了USPTO駁回商標申請案的決定。就TTAB而言，因為"FUCK"是一個再通常不過的字，本質上無法作為商品或服務的識別標章，公眾僅會以一般意義理解這個字而已，甚至"FUCK"這個字在英文使用上是個萬用詞/"all-purpose word"，表示任何情況都可使用的字。

“The record before us establishes that the word FUCK expresses well-recognized familiar sentiments and the relevant consumers are accustomed to seeing it in widespread use, by many different sources, on the kind of goods identified in the [applications at issue]. Consequently, we find that it does not create the commercial impression of a source indicator, and does not function as a trademark to distinguish Applicant’s goods and services in commerce and indicate their source.”

法院不能接受核駁商標的理由僅是基於這是一個普通詞（"mere commonality"），認為這並非是一個檢驗（"... is not the test"），似乎用了USPTO/TTAB駁回商標申請案的類似理由"指教"了TTAB，法院認為以上駁回理由並非運作如核駁該有的方式（"failure to function refusal"）（編按，呼應上述商標駁回理由？），應該是要評估（assess）是否系爭商標「FUCK」功能如一個商標的功能 - 公眾（即消費者或潛在消費者）可以從"FUCK"識別其商品或服務的來源？   

CAFC階段：

商標申請人的上訴理由之一是，Brunetti不服TTAB/USPTO僅是認為"FUCK"是個負面用語就駁回商標申請案，當然，這是商標申請人的一面之詞，TTAB駁回理由是因為這個字不能讓消費者識別商品或服務來源，缺乏商標的功能。

上訴理由之二是，Brunetti認為這是TTAB報復他在之前案件上勝訴（上述Iancu v. Brunetti (06/24/2019)案）才駁回系爭申請案，但法院並不同意，顯然這也是一面之詞，沒有證據。

上訴理由之三是，Brunetti主張Iancu v. Brunetti (06/24/2019)案的結果已經支配/dictate本案結果。法院認為這是兩碼字事，不同的議題不能混為一談。並且"FUCT"與"FUCK"兩個商標申請案是基本上不同的標記/mark，本系爭申請案"FUCK"是一個廣泛使用的字，不同地，"FUCT"（發音是"fucked"，玩個文字遊戲）已經成功註冊商標No. 6230977，不代表這次可以獲准商標。

（接著文中講述了商標該有的意義與規定...，還有，即便通常字可以建立"secondary meaning"，但商品識別性/"source-identifier"的要求是更高的...，很有知識性，有興趣者可以參考原文。）

針對"FUCK"是否可以成為註冊商標，法院引用判例強調不能因為這是個通常字就可以駁回商標申請，文中提到香菸商標"CAMEL"就是一個例子，我則想到"APPLE"、"ORACLE"都是通常字，但都因具有識別性為合規的註冊商標。

針對TTAB駁回商標申請案的理由 - "applied-for mark ("FUCK") “is arguably one of the most expressive words in the English language” and that it is used “to convey a wide range of recognized concepts and sentiments."，法院也認同，TTAB著重的是"FUCK"是一個萬用字，沒有表達特定資訊，也不會讓消費者意識到這是一個商標。但也如申請人Brunetti提到USPTO也核准了一些通用字作為商標，如"LOVE"，甚至也有人已經註冊"FUCK"作為商標，但也無法理解地/inexplicably駁回了一些，法院似乎認同這個說法。

No. 2191439

No. 6172195

No. 7344225

以上註冊商標讓USPTO啞口無言，沒有爭辯，但這也非審查委員需擔負解釋的責任。法院也順道一提，2022年有700個商標審查委員審理各式各樣的商標申請案，自然有些衝突的結果，無法要求那麼多審查委員能夠做出一致的決定，其中當然也有錯誤核准與錯誤駁回的申請案。但是，這也不代表TTAB不需要考量現行處理的方式 - 也就是法院時時刻刻都有新的判決成為審查單位審查的參考，甚至需要遵守的意見。

（編按，雖不表示TTAB/USPTO/法院判決不需要考量前例，但上訴人若是僅是用支持自己的歷史案件作為答辯依據，法院/USPTO判決依據應該是依照最新的決定，這樣也排除了法院或審查委員被過去的"錯誤"所"情緒勒索"。）

因此，作任何決定的“論述”十分重要（"the Board “must examine the relevant data and articulate a satisfactory explanation for its action including a ‘rational connection between the facts found and the choice made.’”"）。

"For all these reasons, the Board must provide rational guidance that is sufficiently explained."

這樣，法院認為TTAB駁回系爭商標申請案的理由論述不夠，不能直接“覺得應該核駁”，忽略申請人提出之前獲准案例的主張。

CAFC法官嫌TTAB論述不夠：

因此發回重審！！！

my two cents:

本案如果有後續，應該繼續追蹤，誰都會好奇"FUCK"怎麼取得商標？

"FUCK"就如USPTO/TTAB examining attorney認定的是一個萬用字、常見字，也是情緒十分強的常用語，一般人並無法認同這是一個專用字，也無法用這個字就辨識出商品或服務來源，理應“表面上”不能獲准專利。但法院認為，審查單位也不能過於“主觀地”認定不能獲准商標（就如商標申請人認為TTAB自己發明了"failure-to-function doctrine"），法院要求論述，雖法官自己"充分"論述TTAB的論述不夠，但也沒給答案。之後回到TTAB，應該就是找到相應的前例、市調以及強大的論述，說服申請人這個"FUCK"真的不能給予商標權。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1539.OPINION.8-26-2025_2563636.pdf

Ron

最高法院認爲不讓“FUCT"註冊商標是違憲的 - Iancu v. Brunetti (06/24/2019)

（補資料/漏新聞）因為同一商標申請人Erik Brunetti觸發"FUCK"商標的司法爭議，就回頭查前案例“FUCT"的狀態，當年申請不服CAFC決定，上訴最高法院（Iancu v. Brunetti (06/24/2019)）。

CAFC：FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

[最高法院階段]

案件資訊：

IANCU, UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND DIRECTOR, PATENT AND TRADEMARK OFFICE v. BRUNETTI

Brunetti商標申請案“FUCT”在USPTO/TTAB被駁回，理由是"consist of or comprise immoral or scandalous matter” (15 U. S. C. §1052(a))"，涉及法條是15 U. S. C. §1052(a)：

15 U.S.C § 1052 - Trademarks registrable on principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (商標獲准排除以下情況)

(a)Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.

...

案件進入CAFC，可參考 - FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html），CAFC判決：即便是申請人似乎也同意這個字有爭議（遊走法律邊緣），只是不認為不能取得商標，法院並未禁止，對此，法官最後仍是斷定這是個不道德的字，或說，法官並不解決這個議題，只是，不過...就「言論自由」來看，USPTO/PTAB的決定違憲。

（重要）最高法院的基本態度是，如果商標註冊被拒絕是基於觀點/viewpoint的理由，這是違憲的。

基於以上概念，法院認為因為商標內容涉及不道德或是毀謗內容就被駁回，這是屬於"基於觀點"的核駁理由，違反憲法第一修正案（First Amendment）原則。

最高法院認為，上述法條 -15 U. S. C. §1052(a)，表面上區分為兩類，一是符合傳統道德標準的商標，二是違反傳統道德標準的商標。法院說明，這個對法條的表面觀點偏見導致觀點-歧視的應用（"This facial viewpoint bias in the law results in viewpoint- discriminatory application"）。

這裡，法院引用前例 - Matal v. Tam案，法院宣告拒絕“貶低人”的商標註冊是違憲的。

最高法院的意見是：法條15 U. S. C. §1052(a)拒絕“不道德”或是“毀謗”內容獲准商標，並非是指淫穢、露骨或是褻瀆（"lewd, sexually explicit, or profane marks"）的內容，也不僅是指其表達方式，因此，如果不道德或是毀謗被公平地解釋，這個法條應該被廢止。最高法院同意CAFC判定以不道德、褻瀆等內容駁回商標申請是違憲的意見。

相關案例可參考本部落格報導： 

- 有妨害善良風俗疑慮的商標仍受到言論自由保障 - MATAL v. TAM（https://enpan.blogspot.com/2017/06/matal-v-tam.html） 

- FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

最高法院判決：https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf

Ron

了解商標審查的「快軌機制」

由案例了解智慧局自109年5月1日導入商標審查的「快軌機制」，參考資料：https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/655-21127.html。

「快軌機制」是運用現有的電子申請機制，鼓勵申請人於送件時將文件、規費等要件齊備，協助審查人員節省處理程序事項的時間，藉以應對過去5年每年超過10萬件（類），並逐年增加的商標申請量，申請人亦能較早得知審查結果，達成雙贏的模式。

圖解快軌機制（https://www.tipo.gov.tw/tw/trademarks/569-3825.html）：

符合規定的申請案會被註記為「快軌案」：

這個制度是系統自動判斷，非申請人提出申請，因此不會有額外費用：

編按：用Goolge搜尋商標審查快軌制度給的AI Overview資訊有錯，所以...不要輕信AI搜尋結果。

特別以下商標申請案例作一些標註：

Ron

英國Getty Images v Stability AI的法官意見（關於商標商譽減損） - Getty Images v. Stability AI (Court of Appeal, 2025)

之前報導英國高等法院於14/01/2025的判決，可參考：英國Getty Images v Stability AI案討論（https://enpan.blogspot.com/2025/06/getty-images-v-stability-ai.html），...(忽略過程) 本案經上訴由英國上訴法院的法官提出自己的意見（Court of Appeal on Appeal from the High Court of Justice, 16th June 2025），藉此只是想看看法官對於生成式AI議題的看法。

本案源起Getty Images代替50000名創作者向Stability AI提起"著作權、資料庫權與商標權"等侵權告訴，主要理由就是Stability AI訓練Stability Diffusion使用Getty Images了未經授權的資料，並且Stability Diffusion輸出的影像還包括了相同或相似Getty Images的商標。

原告商標侵權主張：

並認為Stability Diffusion生成圖片減損了商標的聲譽：

Getty Images一再修改上訴狀，就是想盡辦法說服法官Stability AI毫無節制地使用Getty Images與第三方影像訓練Stability Diffusion，並藉此生成不當影像，因此傷害了Getty Images長久以來建立的聲譽。

當然法官不見得會考量原告所有言論，因為部分可能涉及其他法律範疇（如AI生成影像涉及色情、暴力等不當內容）。並且（法官也有相似的想法），原告通過非尋常的框架拐彎抹角地描述其主張，可能是希望通過輿論影響判決，畢竟這是這幾年許多內容擁有者重視的議題（這是我的猜想）。

當然，Getty Images還是強調其主張的是說明Stability AI生成了合法與違法內容，並且也非直指Stability AI本身涉及刑事犯罪，而是主張Stability AI所建設的系統將讓使用者可以不當運用產生不當內容。

（法官在判決中還花了一些篇幅解釋原告用語）

目前，審理本案的兩位法官分別提出了自己的判斷，但都決定撤銷上訴，主要理由是原告設定的訴訟議題在用語上並非能夠證明其減損了原告商標商譽，這也表示AI生成不當影像不見得是原本設計的意圖，如色情影像。

高等法院判決文：https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2025/749.pdf

Ron

川普的講稿意外地用來否決了一件商標申請案 - In re Thomas D. Foster, APC (Fed. Cir. 2025)

案件資訊：
上訴人：IN RE: THOMAS D. FOSTER, APC
系爭商標：「US SPACE FORCE」（TTAB No.87981611）
判決日期：May 7, 2025

案件緣起Foster針對TTAB否決商標申請案「US SPACE FORCE」提起上訴，其理由是"暗示與美國政府有關連"。其實在網路上查詢"US SPACE FORCE"就是指向美國太空軍，一開始看此標題也認為是這樣，結果並不是。

美國太空軍的起源是美國川普在第一任總統時提議成立美國第六軍種太空軍，判決文提到的時間是March 13, 2018：

（https://www.spaceforce.mil/）

隔了幾天，本案上訴人Foster提出商標「US SPACE FORCE」申請案。而太空軍正式成立是在同年6月，到了2019年12月國會通過成立第六軍種-U.S. Space Force。

系爭商標申請案在商標審查時被否決，理由是，根據15 U.S. Code § 1052(a)，商標錯誤地暗示與美國的連結（"false suggestion of a connection with the United States"），申請人於2022向TTAB提起訴願，仍被否決。

15 U.S. Code § 1052 - Trademarks registrable on principal register; concurrent registration
(a)Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.

可以參考TTAB否決商標申請案的理由，這也是在美國申請商標應該注意的事項：

即便申請案申請日為"建設性使用日期"（constructive use date），並且有足夠的使用記錄支持商標先前使用證據的"false-connection analysis"查驗（商標被認定是錯誤地連結美國）而沒有考慮申請後的證據， 仍判定無法證明系爭商標申請案申請前有使用。

案件上訴CAFC，CAFC確認TTAB否決系爭商標申請案的決定，理由如下。

以上依據15 U.S. Code § 1052(a)的核駁理由立意是保護消費者避免混淆商標與特定商品來源的關係。

上訴爭點主要是TTAB是否不當地在"false connection analysis"查驗時考量了申請日後的資料以及相關證據的使用。

議題一：timing

其中"false connection analysis"的考量因素之一是時間（timing），上訴人主張是僅能考量申請前證據，而美國政府（應指USPTO、TTAB等）則認為可以考量申請後證據。政府強調申請後證據，主要原因是認為整體上應考量申請人的意圖，因此申請前後的整體是很重要的考量證據。

根據案例，如Piano Factory (Fed. Cir. 2021)，認為是否可核准一件商標並非是基於申請時當下，而是在整個申請與審查過程，甚至包括過程中的撤銷程序，再如案例Application of Thunderbird Prods. Corp. (C.C.P.A. 1969)，其中法院拒絕商標註冊的理由考量了之前訴願委員會的決定，這些是商標申請後的證據。如此，CAFC在審理商標申請上訴案時，特別如""false connection analysis"議題，將是考量整個審查程序的證據。

議題二：false connection

是否系爭商標申請案有錯誤地暗示與美國的連結？TTAB依據以下4個考量因素：

(1) the mark is the same as, or a close approximation of, the name or identity previously used by another person or institution;（商標是否與申請前他人或機構使用的名稱或身份一樣）

(2) the mark would be recognized as such, in that it points uniquely and unmistakably to that person or institution;（商標是否可以唯一而無誤地連結到人或機構）

(3) the person or institution named by the mark is not connected with the activities performed by the applicant under the mark; and（以商標命名的人或機構是否無法連結到商標申請人以該商標執行的活動）

(4) the fame or reputation of the person or institution is such that, when the mark is used with the applicant’s goods or services, a connection with the person or institution would be presumed.（當商標使用在商品或服務時，是否可推定連結到人或機構的名聲）

TTAB即依據上述四個考量因素判定本案系爭商標錯誤地暗示與美國的連結。

(1)例如，系爭商標名稱即強烈地暗示了與美國太空軍的連結而混淆了一般消費者。法院認為，即便沒有U.S. Space Force實體的存在，系爭商標名稱人錯誤地暗示與美國政府的關係，況且美國政府確實在這段時間有使用這個名稱，加上，TTAB否決系爭商標申請案還特別地依據了美國總統曾經在March 13, 2018年的演說，這個時間點是有力的證據。

(2)系爭商標名稱「US SPACE FORCE」確實與美國太空軍的名稱一樣，因此TTAB認定這是唯一且無誤地（uniquely and unmistakably）連結到美國太空軍。其中最有力的證據仍是川普總統於2018年的演說講稿，還有後續的新聞。

上訴人並未爭辯(3)(4)兩個考量因素，如此，CAFC確認TTAB的決定，否決了系爭商標申請案。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1527.OPINION.5-7-2025_2510558.pdf

my two cents:
本案系爭商標名稱太過明顯地與美國太空軍一樣，那如果有些偏差呢？提出先前在美國使用事實的"時間點"應該是很重要的證據，但是即便時間早於一切證據，基於法律規定「falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute」應該仍是無法成功註冊商標。

之前也曾經報導過與本次涉及法條相關的商標爭議：
- 貶抑特定人物的商標 v. 言論自由 - IN RE: STEVE ELSTER (Fed. Cir. 2022)（https://enpan.blogspot.com/2022/03/v-in-re-steve-elster-fed-cir-2022.html）
- 有妨害善良風俗疑慮的商標仍受到言論自由保障 - MATAL v. TAM（https://enpan.blogspot.com/2017/06/matal-v-tam.html）
- FUCT ?（https://enpan.blogspot.com/2018/04/fuct.html）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2025/05/federal-circuit-affirms-trademark.html

Ron

"Super Mario"使用範圍不包括商店，敗給在地商店 - Super Mario Grocery Store v. Nintendo

小蝦米哥斯大黎加（Republic of Costa Rica）商店"Super Mario"在商標權之爭勝了任天堂。

從google maps找到網路上談到的這間商店：（找的過程也發現到用超級瑪利歐圖像的super mario）

商店宣言：

根據許多的網路新聞來看，哥斯大黎加"Super Mario"商店老闆是"Don José Mario Alfaro González"，"Super Mario"商店對任天堂Nintendo公司提出的商標權異議中勝訴，並能保有"Super Mario"商店名稱。根據上述facebook內容提到，"Super Mario"在2013年在哥斯大黎加註冊商標（有媒體跟據商店的說明稱這間商店52年前設立），並於去年延展，因此也被任天堂注意到，因此被提起商標撤銷訴訟。

然而，"Super Mario"商店的律師"José Edgardo Jimenez Blanco"擔起責任面對這個權利之爭。

在此商標撤銷訴訟中，任天堂自然會提出許多文件證明其使用並擁有"Super Mario"商標，範圍包括電視遊戲、服飾、收藏、玩具...等，但其中使用範圍並不包括商店（準確地說是＂grocery store＂），成為此訴訟勝敗關鍵。

從許多報導整理"Super Mario"商店勝訴的理由，包括(1)"Super Mario"商店長期且不間斷地使用"Super Mario"商標，(2)最早設立商店的時間甚至比1985年第一次超級瑪利歐遊戲出現早12年，(3)且使用過程並沒有用來販售任天堂產品（編按，雜貨店或許可以用任天堂名義賣switch？），並特別地，(4)以西班牙文來說，"Super in Super Mario"是很一般的俚語（上述商店老闆名字中就有"Mario"）。

（編按，在商標訴訟中，不是上述理由通通成立才會勝訴，但證據愈多形成優勢證據，有助勝訴）

PC GAMER網站提到，瑪利歐這個角色以"Jumpman"在1981年出現在大金剛（Donkey Kong）遊戲中，但這個時間還是比"Super Mario"商店設立時間晚。

截了一張圖看看：https://www.nintendo.com/us/store/products/arcade-archives-donkey-kong-switch/

新聞：

- Super Mario Grocery Store Wins Trademark Over Nintendo

- Super Mario超市的IG宣告：https://www.instagram.com/reel/DFa0ULmvu1u/?utm_source=ig_web_copy_link

- https://www.eurogamer.net/nintendo-loses-trademark-fight-against-super-mario-supermarket

- Nintendo loses trademark battle with Super Mario grocery store | Polygon

- https://80.lv/articles/shop-named-super-mario-won-legal-battle-with-nintendo-over-its-name/

- https://www.pcgamer.com/games/52-year-old-super-mario-supermarket-in-costa-rica-wins-unlikely-victory-against-the-nintendo-lawyers-he-is-don-mario-hes-my-dad/

額外資訊：

哥斯大黎加司法系統：（資料來源：https://www.wipo.int/en/web/wipolex/judicial-administration-structure/cr）

Ron

非註冊制的Trade Dress有效的要件 - TOYO TIRE CORP. v. ATTURO TIRE CORPORATION (Fed. Cir. 2024)

案件資訊：
原告/上訴人：TOYO TIRE CORP., TOYO TIRE U.S.A. CORP. (Toyo)
被告/交叉上訴人：ATTURO TIRE CORPORATION (Atturo)
被告/被上訴人：SVIZZ-ONE CORPORATION LTD.
判決日期：October 4, 2024

本案緣起Toyo於地方法院對Atturo等人提出「外觀商標（trade dress）侵權」訴訟，Toyo認為Atturo侵害其trade dress - Open Country Mud Tire (OPMT)，而Atturo提起"federal trademark liability/聯邦商標責任"反訴，主張Toyo違反Lanham Act 43(a)(1)(B) - false designation of origin/虛假原產地標示，以及以下幾點主張：(1)妨礙合約；(2)妨礙為商業未來的預期；(3)不當得利；(4)不公平競爭；(5)誹謗；以及(6)對IDTPA（伊利諾州欺騙行為法案）規定的責任。

地方法院簡易判決中，認為Toyo在事實探索時並未充分指明其主張的外觀商標（trade dress），判定Toyo所主張的trade dress無效，理由是其trade dress是功能性的，且沒有第二含意（secondary meaning，這是涉及商標被長期使用後產生的識別性）。

但是，地院陪審團針對Atturo的反訴主張卻判決$10 million補充賠償以及$100 million懲罰性賠償，但金額最後是沒有這個高，法院主動因為一些理由降低賠償。

雙方都上訴。

輪胎公司Toyo主張的trade dress就是輪胎 - OPMT，其中胎紋影響輪胎的牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）等功能，或其組合。

Atturo是輪胎設計、行銷與進口商，2012年雇用外部顧問開發輪胎 - Trail Blade M/T (TBMT)，與OPMT外觀比對如下：

（編按，就輪胎胎紋外觀來看，細節不同，但整體塊狀用於排除泥巴的突起結構與溝紋是很相近的。）

---平行事件---
事實上，本訴訟平行有Toyo向ITC提起的禁止超過20個被告進口（基於設計侵權）產品的訴訟，不過多數都和解收場，被告都同意停止販售侵權產品，但當中卻沒有對本案被告Atturo提起ITC調查。特別的是，Toyo在ITC和解內容中還要求一些額外並未在ITC訴訟中提起的輪胎也應停止販售，被告們也都同意，而這些被額外禁止販售的輪胎即包括本案被告侵權產品 - TBMT。

當ITC行政法官要終止ITC調查時，Toyo卻終止和解程序（中間過程不在此贅述），使得Atturo要求ITC重審和解書，並請求各個單位確認是否有不公平競爭的情事。
---------------

Toyo原本提起的上訴CAFC議題包括：設計專利侵權、外觀商標侵權與其他，但之後限縮到外觀商標侵權議題。

特定產品trade dress的權利涵蓋設計、商標等視覺上識別度所形成的trade dress權利範圍，原告標示出重點特徵：

地方法院在事實探索階段基於以上原告標示形成trade dress的特徵（二維trade dress）向原告提出要求指定OPMT應排除trade dress的部分，因為如果排除輪胎的二維特徵，就只能主張其三維特徵，比對範圍相對小。但Toyo拒絕，也拒絕承認其trade dress僅限定在二維特徵上，強調也包括其三維結構上，如上述Image C所示。

在此強調的是，產品建立trade dress（無須註冊）需要證明其非功能性（nonfunctional），並應形成第二含意。而原告重頭到尾並未指出其主張的trade dress一個明確的範圍，使得整個主張模糊不清，並且法院認為原告的邏輯不通，甚至也不能證明地方法院的判決具有偏見（偏袒被告）。

其中，當判定原告主張的trade dress僅涵蓋其輪胎的二維特徵，加上Toyo的功能性專家證詞也表示輪胎的二維表面作為其trade dress範圍，以及第二含意也僅限定在輪胎表面胎紋的設計上。因此，CAFC判決地方法院判決並沒有濫用裁量權，並且同意地方法院判定其trade dress應排除OPMT的二維特徵。

如此，地方法院判決本案原告主張的trade dress為功能性特徵，更因缺乏第二含意，因此判定trade dress無效。

在此補充的是，根據以上資訊可知，當特徵為功能性，就無法主張trade dress，相關產品也就不能受到商標保護，而國會進一步提出判斷商品是否屬於功能性會考量以下幾個判斷因素：

(1)相應的發明專利描述了產品設計特徵的功能；(2)非專利的設計元件的實用特性；(3)吹捧的物品設計元件的實用優勢；(4)針對物品的目的是否難以有替代的設計；(5)設計特徵的對物品的銷售量與成本。

因為已經排除輪胎OPMT的二維特徵，僅針對其三維設計判定產品屬於功能性設計，且沒有形成第二含意，CAFC同意地方法院判決Toyo的trade dress無效。（本篇僅涉及trade dress議題）

my two cents:
就輪胎而言，二維胎紋結構特徵比較可以解釋是非功能性特徵，本案原告被逼著僅能以“三維立體”的結構特徵作為trade dress的特點，而立體結構特徵就被解釋為功能性的特徵-牽引力（traction）、性能（performance）、自清潔能力（self-cleaning）。

CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1817.OPINION.10-4-2024_2396541.pdf（備份：https://app.box.com/s/0ikpx3etjxkkn3j4b8lsk6cw7kgaswha）

Ron

用專利證明商標中的顏色是功能性的 - CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC (Fed. Cir. Jan. 3, 2024)

本篇討論「專利v.商標」之間微妙互斥的特性，用商標權人自己的專利證明商標中顏色的特點是功能性的，因此導致商標無效，真是有趣的議題，當作2025年第一篇。案件緣起商標權人的商標被舉發無效，案件經TTAB確認後，商標權人上訴CAFC。

案件資訊：

上訴人/商標權人：CERAMTEC GMBH

被上訴人：COORSTEK BIOCERAMICS LLC, FKA C5 MEDICAL WERKS, LLC

判決日期：January 3, 2024

系爭商標：

商標的標的是「陶瓷髖關節組件的粉紅色」（pink color of ceramic hip components），TTAB案號為：92058781 / 92058796, 2022 (T.T.A.B. Dec. 6, 2022)，TTAB駁回理由為此商標屬於功能性，人工髖關節應用如下：

TTAB判決舉發成立：

其中被舉發人有不潔之手（unclean hands）抗辯，雖不採用（TTAB表示因為維護公眾利益（商標權）大於舉發過程的問題），但是仍可再次複習一下，可參考：專利權人的不潔之手！ - LUV N' CARE, LTD. v. LAURAIN (Fed. Cir. 2024)（https://enpan.blogspot.com/2024/04/luv-n-care-ltd-v-laurain-fed-cir-2024.html）。

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系爭商標有對應的物品採用一種陶瓷材料-Biolox Delta，對此CeramTec也有發明專利-US5,830,816，其中詳細描述如何達到物品（人工髖關節）可用的強度的相關成分比例。其中涉及的髖部部件是由氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷（zirconia-toughened alumina (“ZTA”) ceramic）製成，這種陶瓷原本用於切削工具的材料。

增加人工髖關節的強度會使ZTA維持其形狀與抵抗變形的能力，而特別的是，ZTA陶瓷中的某個成分會影響其最終產品的顏色，上述專利'816所主張的成分"chromia"範圍則會產生多種顏色的ZTA陶瓷，包括粉紅色、紅色、紫色、黃色、黑色、灰色與白色，每個顏色是反映其材料的硬度。

系爭商標對應的Biolox Delta陶瓷材料中包括了0.33%的Chromia，因此呈現出粉紅色陶瓷顏色，並提出並取得相應的商標：

本案商標舉發人CoorsTek Bioceramics LLC製造了兩種ZTA陶瓷材料的人工髖關節，其中之一成分有Chromia，因此也是粉紅色。於是在2014年向TTAB提起商標舉發，理由就是：其商標中主張的粉紅色是功能性的（functional）。

TTAB運用"Morton–Norwich" factors，查CeramTec專利以及公眾討論關於Chromia的添加物強化ZTA陶瓷的技術後，發現Biolox Delta如果不做成粉紅色，就不能好好地運作，因此判定這個特點是功能性的，判決駁回系爭商標。

案件進入CAFC。

（專利v.商標）開頭就引用最高法院「functionality doctrine」判例 - Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co，若商標的設計是功能性的，不能取得商標權，保護商品功能的應該是專利：

關於商標功能性判斷的4個「Morton–Norwich factors」：

(1) the existence of a utility patent disclosing the utilitarian advantages of the design;

(2) advertising materials in which the originator of the design touts the design’ utilitarian advantages;

(3) the availability to competitors of functionally equivalent designs; and

(4) facts indicating that the design results in a comparatively simple or cheap method of manufacturing the product.

(1) 存在描述商標設計優點的發明專利；

(2) 設計者宣揚商標的設計用途優勢；

(3) 競爭對手可否取得功能等效的設計；

(4) 指出商標設計導致可以相對簡單或便宜的方法製作商品。

根據以上第一個因素，基於商標權人的發明專利（上述'816專利，還有另一件US9237955、2012/0142237）揭示內容，其中都說明chromia成分可增加材料硬度（也就呈現粉紅色），TTAB判定系爭商標涉及的粉紅色陶瓷材料是一種功能性的特徵，

又有一最高法院案例 - TrafFix，因為發明專利是因發明特點與有用而准予專利，因此這是關於商標特點為功能性的很強的證據。

也就是說，商標權人自己的發明專利證明了商標中顏色是一種功能性特徵，也間接導致商標無效。

my two cents:

本案中的發明專利竟然是導致商標無效的證據，真是令人感到不安。當然這是針對功能性商標的議題，如果沒有商標權人自己的專利，應該還是有方法證明商標中特點（如顏色）是功能性的。

其中對商標權人另一潛藏的危機時，關於粉紅色人工髖關節的專利已經過期，這時又沒有商標(沒有期限)保護，這樣看來，這個無效案產生的損失還蠻大的。

CAFC判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1502.OPINION.1-3-2025_2445697.pdf（備份：https://app.box.com/s/1tf118l8rwglek44715b3v5wlhr4cxqp）

Ron

Trademark Usage of Linux - 商標使用

繼前篇報導有關申請專利範圍中使用商標名稱的原則（「盡量不使用，要使用就要避免不明確，且商標用語應指物品本身，而非用來識別商品」）－刪除請求項中商標名稱意外產生是否有禁反言的相關議題 - Eli Lilly & Co. v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2020)（https://enpan.blogspot.com/2024/11/eli-lilly-co-v-apotex-inc-fed-cir-2020.html）。

摘錄我國專利審查基準中有關商標的片段，雖不是直指申請專利範圍的使用，但是也是提醒使用商標名稱應符合據以實施要件，若用在申請專利範圍，原則上應讓發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其範圍。

本篇參考https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage（Trademark Usage of Linux），"Linux"註冊商標是Linux創作人所有的，而Linus Torvalds聲明Linux是自由且免費的（參考：https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Linux）。

重點：

"Trademarks are used to provide assurance to the community of consistency with respect to the quality of products or services with which the mark is associated." 

"1) the need of The Linux Foundation to ensure that its trademarks remain reliable indicators of the qualities that they have been created to preserve and 2) the need of The Linux Foundation to ensure that community members are able to discuss the projects with which The Linux Foundation is associated and to accurately describe the relationship between The Linux Foundation and the products and services offered by others."

看來，Linux就是一個識別標章，用以連結Linux商品與服務。

"There are also some basic rights that everyone has to use any trademark, which are often referred to as “fair use,” and The Linux Foundation does not intend to restrict those rights.  You may make fair use of word marks to make true factual statements. "

Linux Foundation不會限制合理使用其商標。

"The Linux Foundation’s Trademark List at https://www.linuxfoundation.org/legal/trademarks should include the ® symbol immediately after the first usage (e.g., “The Linux Foundation® projects develop open source….”)."

文章第一次使用商標應加入®。

"Do not use logos or names of The Linux Foundation in any commercial or marketing context other than as expressly permitted in this policy unless you have obtained explicit written permission from The Linux Foundation to do so."

商業使用仍須通過Linux Foundation允許使用。

列舉一些claim中使用Linux(TM)或Linux(R)的US專利案，其中有redhat公司的：

Dell公司同時使用Unix/Windows：

Intell公司：

Oracle公司：

Ron