PHG factors - PHG Technologies, LLC v. St. John Companies, Inc. (Fed. Cir. 2006)

回頭看看2006年PHG factors，這個判斷系爭設計是否是功能性的方式仍適用於現在侵權判斷，如之前討論的案例 －“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/range-of-motion-products-llc-v-armaid.html）。

被告/上訴人：ST. JOHN COMPANIES, INC.

原告/被上訴人/專利權人：PHG TECHNOLOGIES, LLC

系爭設計：D496,405、D503,197

判決日期：November 17, 2006

案件源起地方法院對被告St. John的侵權行為發出初步禁制令（preliminary injunction），被告上訴CAFC。

PHG擁有的系爭設計關於醫院用的識別標籤，分別如下：

D496,405（標籤紙）

D503,197（標籤圖樣）

以上兩件設計看來是同一的醫療用的標籤產品，主要視覺特徵是一半以上的平均寬度的表格，最後兩行有些高度與寬度的變化，甚至還有申請相應的發明專利（09/952,425），這件發明案之後成為系爭設計是否有效的證據之一。被告St. John販賣這類標籤，原告PHG於2004年在系爭設計尚未核准公告前對被告發出警告信，但被告不理會並繼續販售被告侵權的標籤。到了2005年系爭專利領證後，原告即向被告提出侵權告訴。

基於被告St. John在接獲警告信後繼續販售被告侵權產品，PHG向法院提出對被告侵權產品的初步禁制令請願，防止繼續販售侵權產品。St. John則向法院提起反訴，主張系爭設計主要是功能性的特徵並提出系爭設計相應的發明專利申請案‘425的審查歷史中的證據；反之，PHG在答辯中引述共同發明人的證詞，說明醫療標籤表的實現設計很多，選擇目前系爭設計的理由是「“most aesthetically pleasing to us”」（最具有美感）。(updated on Sep. 21, 2026)

地院說明PHG系爭設計可區隔先前技術的裝飾性外觀

本案系爭設計經被告St. John主張為功能性特徵，法院仍是同意PHG的意見，表示(1)系爭設計的外觀並非由其功能所支配；(2)強調設計的標籤表格的下方兩行大小不同的標籤與排列是裝飾性的；(3)設計發明人考量很多排列方式後選擇系爭設計的樣子是基於是最流暢最好看的（“the best flow and look”）；(4)系爭設計的新穎特徵是底部多種大小標籤的擺設，並區隔先前技術。

地院說明侵權成立理由

(1)“普通觀察者”眼光來看難以辨識出系爭設計與被告侵權產品的差異；

(2)被告侵權產品"瓢竊"了PHG的“與先前技術區隔”的設計，也就是“底部多種大小標籤的擺設”。

法院發出初步禁制令理由

地院判決侵權成立，並認為（基於原告的證據）如果不發出“禁制令”會造成無法恢復的損害，並考量原告(勝訴)成功合理的可能性（reasonable likelihood of success），因此同意發出暫時禁制令以阻止被告繼續販售被告侵權產品。

（補充）依照前例 - Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001)，是否發出初步禁制令有四個考量：

(1)專利權人成功的可能性（指訴訟成功/證明侵權的可能性）；

(2)如果沒有禁制令會造成無法恢復的損害；

(3)平衡訴訟雙方處境；

(4)關於公眾利益。

被告St. John上訴CAFC。

CAFC階段：

CAFC法官需要審理：基於上述考量是否需發出初步禁制令，以及被告須建立專利無效的實質問題（substantial question of invalidity）。

被告St. John引用系爭設計相應的發明專利申請案'425答辯中的聲明，藉此證明系爭設計中與先前技術區隔的特徵在其申請人答辯中證明是功能性的特徵。

原告自然是拿地院判決當作依據，認為系爭設計中不同尺寸的標籤是裝飾性的特徵，並認為被告考量設計中單獨的特徵，而非對設計外觀的整體。

這時，考量系爭設計的整體（as a whole - its overall appearance）是否是受到其功能性的支配（"dictated by functional considerations"）？經參考多件前例，考量因素包括：

整理出PHG factors： 

(1)是否受保護的設計代表了最好的設計；

(2)是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；

(3)是否有伴隨發明專利； 

(4)有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及

(5)是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

經法院審理，上述系爭設計的標籤底部有些變化的標籤符合「腕帶大小的標籤/wristband-sized label」，如此可判斷系爭設計中底部的標籤有高度與寬度的變化，這證明系爭設計這部分的標籤尺寸變化是功能性的，而其餘規則排列的標籤就是醫療運用的一般標籤，這樣使得法院判斷PHG理由不成立。

就侵權判斷而言，根據上述討論，系爭設計中能與先前技術區隔的新穎特徵屬於功能性的特徵，使得整個系爭設計沒有非功能性特徵來界定專利範圍，也就不能進行侵權分析，因此CAFC沒有對侵權議題進行審理。

CAFC判決原告PHG沒有建立第一個初步禁制令的因素 - 也就是沒有證明「原告訴訟勝訴的可能性」，判定地院錯誤同意原告請求的初步禁制令，因此撤回地院同意初步禁制令的決定。

my two cents:

本案例除了建立了到現在都是實用的PHG factors外，還提醒設計強調的是“裝飾性”，而如果有一間對應的發明專利案，發明專利一般強調的是“功能性”，本案特別的是以發明專利強調的功能證明系爭設計的特點是“功能性”的，使得系爭設計面對缺乏與先前技術區隔的裝飾性外觀的困境。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1169.pdf（備份：https://app.box.com/s/uydqgpsm07nhemk9oq5io66dzi9gqerw）

Ron

請求項差異化原則以及用語本身的解釋影響的侵權判斷 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2015)

本篇算是翻舊帳，感覺CAFC理解的請求項差異化原則與我的理解不同。本案涉及地院與上訴法院解釋專利範圍的歧異，以及後續Newman法官表示對自己同事判決的反對意見。

發現本案訴訟雙方是常常在法院見面的對手，在本部落格連這篇就有3篇是ENZO v. APPLERA精彩的案例。本篇系爭專利也在過去案例出現過，也好多年前了 - 程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/enzo-biochem-inc-v-applera-corp-fed-cir.html）

案件資訊：

侵權被告/上訴人：APPLERA CORP., TROPIX INC

侵權原告/被上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM INC, ENZO LIFE SCIENCES, INC, YALE UNIVERSITY

系爭專利：US5,449,767

判決日期：March 16, 2015

本案起因是原告Enzo以系爭專利（'767的claims 1, 8, 67, 68, 70）向被告Applera提起侵權告訴，地院判決（陪審團）Applera直接侵權成立（對所有主張的權利），且Applera誘使“客戶”侵權也成立，且被告也沒有提出清楚而有說服力的證據證明系爭專利不具可據以實施性（enablement）或不符說明書寫作要求。

地方法院否決被告審後請願（post-trial motion），並判決被告要繳付原告訴前與訴後的利息。～～～被告上訴CAFC。

針對地院解釋專利範圍，CAFC認爲地院有錯，因為侵權成立都是基於"錯誤的"專利範圍解釋，因此撤回地院侵權成立的判決。

被告在地方法院從頭輸到腳，到了CAFC翻盤，這一切都是導因專利範圍的解釋。

系爭專利發明：

核苷酸（nucleotide，這是DNA, RNA的組成單位）檢測技術（DNA偵測器），讓科學家可以偵測、監控、定位與分離很少量的核酸（nucleic acid），這是DNA定序必須的步驟。

（這篇判決簡直是基因概念的教科書，把DNA, RNA解釋了一番，顯見解釋專利範圍需要深厚的知識基礎 - 關於基因檢測。）

系爭專利'767的發明動機是，如DNA檢測，雙脫氧終止子（dideoxyterminators）可以直接或間接檢測，當作DNA檢測器，可直接檢測（使用放射性同位素）雙脫氧終止子存在潛在危險，但此方法成本高。為了改變習知成本高的缺點，開發出系爭專利不靠放射性標記的「核苷酸偵測器」。

所謂直接檢測或是間接檢測的解釋，跟"signaling moiety"是否可以單獨產生"可檢測訊號"有關。如果"signaling moiety"單獨產生"可檢測訊號/detectable signal"，就是直接檢測；如果"signaling moiety"需要其他東西才產生檢測訊號，這就是間接檢測。這就涉及"at least one"的解釋有關（文後關於Newman法官的反對意見中有詳細說明）。

其中涉及Claim 1中的描述"... wherein A comprises at least three carbon atoms and represents at least one component of a signaling moiety capable of producing a detectable signal; ..."的解釋。

系爭專利'767的claim 1：

地方法院在解釋專利範圍時，針對以上畫紅線的部分解釋如下：專利範圍中"signaling moiety"解釋為"a chemical entity capable of producing a detectable signal"，“signaling moiety”可以單獨產生可檢測訊號，也就是直接檢測。

另一方面，專利範圍中要求其他成分連結到"A（包括至少三個碳原子，為signalling moiety的一部分）"而使其可以被檢測，如此，在地方法院解釋下，系爭專利範圍可同時包括直接與間接檢測。 

似乎因為解釋過廣使得地院判決直接與間接侵權都成立，被告上訴CAFC。

解釋專利範圍的原則：

(1)以一般與慣常的解釋。

(2)參考內部證據，如說明書、審查歷史。

(3)以外部證據為輔，如科學原理、技術用語的解釋與當下技術水平。（可運用外部證據驗證解釋專利範圍是否有誤）
(4)不要將說明書內容讀入申請專利範圍中。

CAFC階段：

一開始，CAFC即表示審理本案（查地院解釋專利是否有明顯錯誤）的立場：當地院僅以內部證據解釋專利範圍，法官的判斷將僅考量其法律議題；然而，當地院解釋專利範圍超出了內部證據，並引用了外部證據，CAFC法官將審查其中輔助證據是否有明顯錯誤。

基於Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc)判例作出的解釋專利範圍原則 - (1)"the words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning"，給予專利範圍中的用語一般而慣常的意思（ordinary and customary meaning of a claim term），避免被任意解釋專利範圍，因此也將(2)參考說明書、專利審查歷史與外部關於相關科學的證據；(3)但又要避免將說明書的限制讀入專利範圍中。

系爭專利Claim 1：

CAFC法官檢視地方法院Markman Order（解釋專利範圍令），認為地院僅以內部證據（claims, specifications, prosecution history）解釋專利範圍就做出判決，CAFC法官則認為，如果超越內部證據，可通過查閱外部證據（如科學原理）驗證是否解釋專利範圍有誤。

解釋本案專利範圍，原則上，以內部證據為主，其中說明書可用理解專利範圍，但又不用以限制專利範圍，就如Claim 1的"A"包括至少三個碳原子並代表可被偵測的訊號部分的至少一成分，並連結"B"，且不會實質干擾訊號部分的結構。

...... （在此忽略判決文中很多解釋專利範圍的段落）

地方法院又基於附屬專利範圍描述直接檢測的特徵，而認為Claim 1不應僅限制在間接檢測，因此認為可同時涵蓋直接與間接檢測。不過，CAFC不同意這樣解釋，因為基於「請求項差異化原則（claim differentiation）」，獨立項解釋不應包括附屬項的範圍，因此僅認同獨立項範圍僅涵蓋間接檢測。

（編按，這真是詭異的專利範圍解釋歧異：因為強調"請求項差異化"原則產生這樣解釋的結論反而讓獨立項解釋範圍更小，其中可能忽略了請求項中用語本身的解釋，以及過度解釋請求項差異化原則。）

結論：地方法院解釋專利範圍可同時包括直接檢測與間接檢測，進而判定侵權成立，但因為與CAFC解釋專利範圍不同，因此CAFC判定發回重審。

my two cents:

因為覺得怪怪的，來看法官Newman的不同意見。以下說文解字是我個人的問題，因為涉及為何地院與CAFC解釋的差異，但應該不一定要這樣看。

本篇議題是，系爭專利'767的主要專利範圍Claim 1到底有沒有涵蓋直接檢測與間接檢測，或是僅界定了間接檢測（直接檢測寫在附屬專利範圍）？這個結論涉及被告Applera有沒有侵害'767專利。(修改誤繕，updated on Sep. 16, 2026)

專利範圍的解釋爭議涉及系爭專利Claim 1的傳訊結構，統稱"A"，以及其中"at least one component"的解釋。解釋專利範圍不外乎先看Claim文字，再參考說明書的描述，最後作出解釋：

根據Claim文字描述，"A"包含至少三個碳原子，並表示能夠產生"可被檢測訊號"的"傳訊化合物（signaling moiety）"的至少一部分（at least one component）。

系爭專利說明書記載"A"可以是任何具有至少三個碳原子以及可以形成具有多肽（polypeptide）的可檢測複合物（detectable complex）的化合物（傳訊化合物）。因此，"A"可以是具有以上特性的配體（ligand），其中包括具有只有在與合適載體時才有免疫原性的半抗原（haptens），但可與適當的抗體互動而產生所述複合物。

（以上配合Google翻譯來理解）

根據以上事實解釋專利範圍，這時Newman提到本次訴訟雙方在2010的訴訟（本文以上有連結，過去有分析關於"程度用語不明確議題"議題），其中被告Applera主張"A"這個化合物成分不是傳訊化合物的全部，而僅是傳訊化合物的一部分，這樣可知，Applera的被告產品的"A"化合物是"signaling moiety"的全部。而地方法院解釋"A"可以是"signaling moiety"的一或多個部份，在特定情況也可以是全部的"signaling moiety"，因此判決侵權成立；反之，本次CAFC則解釋"A"不能是全部的"signaling moiety"，這個決定是導向侵權不成立的結果。兩者意見不同。

CAFC根據"at least one component of a signaling moiety"這句話解釋"signaling moiety"由多個部分組成，並作出"A"不能涵蓋全部的"signaling moiety"的結論，因此作出與地方法院不同的結論。

不過Newman反對自己同事的判決，導因是"at least one"的解釋，Newman認為不能單純解釋為"two or more"，這裡引用我不曾理解的前例「Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech., Inc., 540 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2008)」，認為應該解釋為"one or more"。

如果查本部落格研究過的案例，最近一篇是「用過去文章再探"at least one of"用語（https://enpan.blogspot.com/2024/09/at-least-one-of.html）」，另外參考「專利用詞「at least one」討論 - Joao v. Sleepy Hollow Bank (S.D.N.Y. 2004)（https://enpan.blogspot.com/2016/04/at-least-one.html）」，其中結論是"at least one"（雖爭議的多半是"at least one of"）指的是"one or more"。（編按，可以考慮這個邏輯，在文法上，相對"at least two", "at least three"...的寫法 ，顯得"at least one"一定有"one"或更多）

但事實是，這些用語的解釋不能僅從字面上來看，有時還是要查實際情況，如專利說明書等內部證據的定義而定。就本案來說，地方法院就是用這個態度解釋專利範圍，甚至參考附屬請求項等前後文的內容解釋獨立請求項的用語，加上申請專利範圍採用"comprise"開放式轉接詞，因此"at least one"的解釋應該是"one or more"。

Newman抨擊自己的同事沒有根據事實解釋專利範圍而判定Claim 1僅能包括"間接/indirect"檢測，與地方法院不同，Newman法官認為本案系爭專利Claim 1同時涵蓋直接與間接檢測的技術。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1321.opinion.3-12-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/jey7us27wvki14hbas5v1zkn9r8wa274）

Ron

“普通觀察者比對非功能性元件”是評斷設計侵權與否的準則 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)

CAFC En Banc（08/11/2026）駁回侵權訴訟原告Range提起CAFC重審以及全院聯席重審的請求（The petition for rehearing en banc is denied），理由是："There is no need to overrule a prior holding of this court."，因此案件以CAFC於年初02/o2/2026的判決作為結論：同意地方法院在評估系爭設計與被告侵權設計之間"整體"的相似性來考量兩者之間的相似與差異，而這個整體相似性的判斷是以熟悉先前技術的普通觀察者來查驗是否有被欺瞞或被誘使購買以為是某來源的商品。

本案「Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. (Fed. Cir. 2026)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：RANGE OF MOTION PRODUCTS, LLC (ROM)

被告/被上訴人：ARMAID COMPANY INC.

系爭設計：D802,155

判決日期：02/02/2026

本案源起專利權人ROM於2021年4月在地方法院以系爭設計'155對被告Armaid提起侵權告訴，並主張初步禁制令請願，但被駁回，於是雙方協議撤銷訴訟。但隔年，ROM又以相同系爭設計對Armaid再提起侵權告訴，在解釋設計專利範圍階段，地方法院將設計的特徵中分辨出功能性元件與裝飾性元件，判定'155有許多設計特徵是功能性的，因此其中可以主張權利的裝飾性特徵變得很窄，經比對被告侵權產品 - Armaid2，地院判決侵權不成立。

系爭設計'155是「按摩器」：

原告販售對應系爭設計的產品是：

Armaid被告侵權產品如下：

（Armaid2）

在1990年代曾販售過前一代（Armaid1），並且有對應發明專利US5,792,081（編按，確實是比較＂古典＂）：

針對地院判決侵權不成立，原告上訴CAFC，原告/專利權人ROM主張地院解釋專利範圍時"錯誤地"將“結構元件”（功能元件）從設計移除；還認為即便地院正確地解釋專利範圍，'155與Armaid2實質相似。

地院認定為系爭設計的按摩器的雙臂的“形狀”是功能性的，CAFC同意地院把按摩器的“雙臂”形狀當作功能性元件，也不是如ROM認為將全部功能性元件都移除。這裡重申設計侵權的兩步驟判斷法：

(1)先確認設計專利範圍，就是看圖面（illustration），法院也認為沒有圖僅用說明的無法理解設計範圍；

(2)再比對被告侵權設計。

其中即基於幾篇前討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

Egyptian案例討論：普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)（https://enpan.blogspot.com/2026/09/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc-fed.html）。

一件設計往往包括了功能性與非功能性元件，設計專利範圍需要識別出非功能性的特徵，法院引用過去案例中提出的幾個判斷“功能性/非功能性”元件的方法，這裡提到案例Sport Dimension    (1997)，以及PHG Techs. (Fed. Cir. 2006)。

雖年代不同，但仍可參考：設計專利範圍解釋 - Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc. (Fed. Cir. 2016)（https://enpan.blogspot.com/2016/05/sport-dimension-inc-v-coleman-co-inc.html）。

"whether the protected design represents the best design; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified article; whether there are any concomitant utility patents; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility; and whether there are any elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function."

PHG factors：

1. 是否受保護的設計代表了最好的設計；
2. 是否有替代設計讓指定的物品的功效產生不利影響；
3. 是否有伴隨發明專利；
4. 有否廣告吹捧設計具有的特定功能；以及
5. 是否設計中有任何元件或整體外觀明顯非由功能決定？

在本案中，CAFC引用前例PHG說明判斷設計中的功能性元件：這樣設計是否是最好的？是否有替代設計對其功能產生不好的影響？是否有任何關聯的發明專利（發明功能往往界定的是功能性的特徵）？是否有特別強調設計具有特定功能的廣告？以及是否有任何設計元件或是整體外觀非由功能決定？

（編按，就此最近案例來看，顯然用PHG判斷方法判斷功能性元件是現行在用的。）

法院參考上述Armaid1（第一代）的對應發明專利US5,792,081，也具有可以按著四肢的雙臂結構，因此認定雙臂為功能性元件，也就是CAFC同意地院將按摩器的雙臂當作功能性元件的判斷。（編按，查設計中的功能元件的有效證據就是看看前案有沒有！！！也查到ROM相關產品在廣告中也有強調這雙臂的“功能”。）

如此已經判斷出系爭設計的非功能性部分，再來就是比對被告侵權產品，原則是以普通觀察者的眼光來看，如果兩者實質相同到會以為買的產品是另一個來源的，侵權成立。主要引用前例就是以上提到的Egyptian。

然而，即便已分辨出設計中的功能性與非功能性元件，在設計比對時並非僅比對裝飾性（非功能性）元件而已，而是整體來比。

這裡提到兩個情況：

1. 從外觀來看系爭設計與被告侵權設計明顯不同 （"sufficiently distinct" and "plainly dissimilar"），侵權不成立。

2. 如果兩者並非明顯不同（"not plainly dissimilar"），這是就要以先前技術（prior art, 非限制設計）來比系爭設計與被告設計，藉此識別出抽象不易察覺但對普通觀察者而言卻值得注意的（noticeable）差異（"identify differences that are not noticeable in the abstract but would be significant to the hypothetical ordinary observer familiar with the prior art"）。

從Egyptian判決節錄：

因此，很明確的設計侵權判斷方法，先辨明出設計的功能性與非功能性元件，再以普通觀察者比對兩個設計是否實質相同，當設計之間非明顯差異時，會比對先前技術，讓熟悉先前技術的普通觀察者可以得到值得注意的差異。

雖有反對意見認為就讓普通觀察者直接比對兩個設計是否相同來判斷侵權與否，但CAFC反對這個過度簡化的侵權設計判斷方式（"reject the proposal to establish that amounts to an oversimplified version of the ordinary observer test"），因為其中並未解釋專利範圍，也沒有考量設計中功能元件會讓設計之間都很像的問題。

三個物件對比：

經比對，廣義來看，整體設計是相似的，根據地方法院的判斷，確實很像，但是是在功能性的特徵上，因此侵權比對應以對設計特徵有貢獻（增添設計元素）的裝飾性元件來看。

地院根據以上原則得出系爭設計與被告設計的差異：

(1)D'155採用固定臂，Armaid2的半矩形鉸鏈裝置佔很大的比例。

(2)D'155有整體分離的外觀。

(3)整體來看，Armaid2有較大的槽

(4)Armaid2的鉸鏈裝置有更圓滑的末端。

CAFC同意地院判決 - 侵權不成立。

my two cents:

就我的眼光來看，D'155與Armaid2的外觀確實很像，細看是有一些比例不同的元件，如果法院要說服我，或說我們，對此商品可能沒以太多理解的人，確實需要許多論述... 許多... 但這些論述是否僅是一個合理化，但至少有意義，並且建立往後案件可遵循的方法。

根據此案例，就想到CAFC曾經拋棄的「新穎特徵 / point of novelty」判斷原則，兩者雖不同，但有點像。在此釐清，新穎特徵原則是要比對先前技術而釐清新穎特徵，再以此新穎特徵（讓普通觀察者來看）比對被告設計。而本篇提到的原則，是要先得出“非功能性”特徵，以此裝飾性的元件比對被告設計，倒不用比對先前技術來確認。

CAFC En Banc（08/11/2026）：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2427.ORDER.8-11-2026_2737015.pdf（備份（各法官意見）：https://app.box.com/s/jw1ajso36vc4q46v600jziw91qiqnt6o）

CAFC判決（02/02/2026）：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2427.OPINION.2-2-2026_2641318.pdf（本篇討論判決，備份：https://app.box.com/s/yy9dmeb0i7vln5ff1zwhv1qsqa2hwnmf）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2026/04/range-of-motion-en-banc-petition-the-plainly-dissimilar-test-and-the-functionality-question.html

Ron

將來單方複審要揭示利害關係人 - 筆記

美國專利商標局（USPTO）擬修訂單方複審（ex parte reexaminatin，簡稱EPR）的規則，即要求提交單方複審請求時，必須揭示涉及單方複審案的所有真正利害關係人（all real parties in interest），但此揭示僅提供USPTO，對專利權人是保密的，並且同時評估單方複審適用法定禁止反言（statutory estoppel）的機制。（編按，法定禁反言比較像是一事不再理，目的是避免重複提出相同事證與議題，確保前後主張一致，不同於造成專利範圍解釋的專利審查歷史禁反言（Prosecution History Estoppel））

看完整個聯邦記事，目的是要對齊其他平行的無效程序，如IPR、GPR等，且避免被濫用EPR，另也考量適用法定禁反言、防止重複議題、排除未被授權的EPR，增加USPTO效能。

相關法規，並且有些是會被修訂的：

statutory estoppel：

35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions

(e)Estoppel.— 

(1)Proceedings before the office.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review. 

(2)Civil actions and other proceedings.— The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

擬修訂的CFR：37 CFR 1.510(b)(6) and (b)(7)

36 CFR § 1.510 Request for ex parte reexamination.

(b) Any request for reexamination must include the following parts:

(6) A certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1) do not prohibit the requester from filing the ex parte reexamination request.

As adopted, § 1.510(b)(6) requires that a third party request for ex parte reexamination contain a certification by the third party requester that the statutory estoppel provisions of inter partes review and post-grant review at 35 U.S.C. 315(e)(1) or 35 U.S.C. 325(e)(1), respectively, do not bar the third party from requesting ex parte reexamination.

The proposed § 1.510(b)(7) statement requiring identification of all real parties in interest to the ex parte reexamination request is expected to provide more efficient and effective evaluation of the estoppel provisions while still maintaining the confidentiality of a requester's identity as required by 35 U.S.C. 301(e) and 302.

附上手寫筆記：

美國聯邦記事：https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/22/2026-14793/requirement-to-identify-all-real-parties-in-interest-to-a-third-party-request-for-an-ex-parte

Ron

普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)

[前言]

本篇討論關於判斷設計專利與被告設計之間差異的標準的經典案例「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)」，那為何要研究本案？

下篇要討論的 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. (Fed. Cir. Feb. 2, 2026，此案在CAFC En Banc聯席法官否決複審（The petition for rehearing en banc is denied）後，確立CAFC在Feb. 2, 2026的判決，其中特別引用本篇Egyptian判決。

判斷設計侵權的步驟簡單地說就是先確認設計專利範圍，也就是基於本篇討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

"a design is better represented by an illustration ‘than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration."

另一理由是，因為發現原本想要理解的前例（即Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)）被此案例某種程度的"否決"，因此就來看看，這都是想要涵蓋各種案例(企圖如此)的本部落格漏掉的一塊。

參考本案例之前的"前例"：

- 1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

其中提到：

"於1984年CAFC案例Litton v. Whirlpool認為1871最高法院建立的「ordinary observer」是否有混淆（消費者購買侵權物誤認為購買具有專利的產品）的侵權判斷標準並不足夠，而是應該要確認設計專利相較於先前技術「具有新穎性的部分」是否有混淆來進行侵權比對。"

- 1984年確立「新穎特徵基準」案例 - Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

其中提到：

"縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。"

基於前述兩個先例，本案例提出新的見解（否決新穎特徵測試），也是目前主流判斷原則，先提出本案在rehearing en banc結論：

[本篇rehearing en banc案例報導]

案件資訊：

原告/上訴人/設計專利權人：EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI)

被告/被上訴人：SWISA, INC. and DROR SWISA

系爭設計：D467,389

EGI的系爭設計'389為一種磨指甲/拋光的工具（nail buffer），特別如下圖顯示是中空管狀方形內徑的工具，因為美國設計專利通常不用太多的文字說明，以圖為準，但法院審理時仍提供了文字解釋，甚至尺寸細節都估計出來：

在地院階段，兩個議題：系爭設計無效爭議與侵權爭議。地院判決被告Swisa並未證明系爭設計拋光工具的外觀是由其實用目的所支配（dictated by its utilitarian purpose），因此地院判決系爭專利有效。而對於被告提起侵權不成立簡易判決（summary judgment of non-infringement）請願，地院引用前例要求原告需證明：(1)以“普通觀察者”（ordinary observer test）眼光，認知被告侵權產品與系爭設計實質相似；(2)被告侵權產品“實質相同”系爭設計能區隔先前技術的“新穎特徵”（point of novelty）。

根據上述兩點，地院判決被告侵權產品並沒有涵蓋系爭設計的“新穎特徵” -- 上述系爭設計圖案中「拋光工具裸露出沒有被磨砂層覆蓋的第四面」，因此侵權不成立。

EGI上訴CAFC，CAFC同意地方法院的侵權不成立的判決 - 沒有事實證明Swisa產品使用了系爭設計的新穎特徵。

甚至CAFC還進一步解釋「新穎特徵/point of novelty」可以是單一設計元素，或是一些習知設計分別具備的元素的新的組合，而此組合並非是微不足道的。

在此新穎特徵的攻防中，原告EGI列出幾項特徵的組合（如：開放與中空主體、正方形截面、隆起的長方形磨具、暴露出的角落等），法院進一步與先前技術（Nailco）比對從中得出新穎特徵 - 長方形主體（編按這裡判決文好像有錯，寫成三角形），而又認為陪審團不會認同說這個新穎特徵相對先前設計是重大的進步（non-trivial advance）。

經考量先前技術判定的非重大進步（＂non-trivial advance＂test），CAFC認為被告侵權產品與系爭設計的差異並非微小（Swisa拋光器是四面都有磨具），因此同意地院判決而判決侵權不成立。

CAFC於2007判決：

然而，本案進入en banc（原告提CAFC複審請願被否決），但en banc同意審理，參考CAFC提出反對意見的法官DYK，見解如下：DYK不同意採用"non-trivial advance"測試作為設計基於新穎特徵的侵權判斷方法，認為這個測試與前例不一致，也沒有支持的前例，且混淆了侵權標準與設計顯而易見性的判斷，DYK認為"non-trivial advance"測試僅針對有多個元素組合的設計，在本案不是拿來評估"設計整體"的顯而易見性，而是不當地用於評估"每個新穎特徵"的顯而易見性。

據此，法院受理rehearing en banc（全院聯席重審），各方提出幾個議題：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。

4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？

en banc對各議題的意見：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

法院參照案例Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)意旨，分析設計專利侵權，就看設計的外觀，其中線條、結構上的細微差異都不影響實質的相同／不相同。視覺效果的一致性就是判斷兩個設計是否實質相同的主要標準（"sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design"）。

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

法院也提到前例Litton的判決：不僅要以普通觀察者查看設計的相似度，也要得出特定新穎特徵，但en banc認為判斷設計的新穎特徵不容易，特別是在設計往往是由多個特徵組成，並不容易逐一判斷是否為設計的新穎特徵。

可參考：1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

法院藉此案讓大家重新考量使用「新穎特徵」的侵權判定方式，新穎特徵判斷與普通觀察者測試是平行的方式，也就是沒有需要兩段式判斷侵權案件。

編按，兩段式是，普通觀察者查看設計外觀是否有欺瞞消費者以為購買了某一來源的商品；再看被告商品是否具有設計專利的新穎特徵。

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

基於被告Swisa認為法院不能拋棄新穎特徵測試，但法院(en banc)不同意，只不過最終判決仍是對被告有利的結果。

法院(en banc)明確表示不使用non-trivial advance test，而這是新穎特徵測試（point of novelty test）的進一步測試，都不再使用，僅採用普通觀察者的測試法則。

本議題後面一段也頗為精彩，談到可能訴訟雙方都會尋求對自己有利的判斷法則，就討論到舉證責任，不翻譯了，呈現精彩原文：

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？（一起理解）

不同於發明專利解釋專利範圍，其實法院並沒有被要求要解釋設計專利範圍，特別如美國最高法院已經認知設計最好的解釋就是看繪製的外觀，不會去特別解釋說明描述，也如同專利審查過程解釋設計專利範圍的方式。

"Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to “construe” a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design."

但實務上，地方法院階段是由陪審團解釋專利範圍，雖然解釋設計的描述可能並不明智，但向陪審團描述法院自己的分析對於設計侵權判斷其中各種設計特徵仍有幫助。這裡特別列舉本案，可參考以下各圖比對，法院可以向陪審團指出設計特徵，如本案系爭設計只有三個面有磨具（拋光用的結構），但被告產品則四面都有磨具，還可指出先前設計（Falley、Nailco）的結構特徵。

下圖為法院將已知前案與被告商品（Swisa Buffer）與系爭設計（'389）並排比較。

確實以上針對設計說明的解釋是對理解設計有幫助，但en banc仍認為對於設計專利的解釋，法院不應如以上逐字理解來解釋設計專利範圍。這當然跟法院僅採用普通觀察者的眼光來看設計是否侵權的方法有關。

法院進一步定義「普通觀察者/一般觀察者/ordinary observer」，並非是對此設計（磨指甲/拋光的工具（nail buffer））一概無知的人，而是對此類產品（先前的設計）有一定熟悉的消費者，也就是已經熟悉這裡提到的兩件先前設計－Falley與Nailco的普通觀察者。

en banc結論：

en banc採用不同於CAFC/地方法院的方法(需基於先前技術判斷新穎特徵的non-trivial advance test)，而是以普通觀察者的測試方法（regular observer test，回歸Gorham法則）判定侵權不成立（無須先判斷新穎特徵），但沒有否認CAFC的方法，認為兩者是平行的測試方法。

然而，en banc"似乎"也承認/無法否定這件案子一脈相承都是先比對先前技術得出系爭設計的新穎特徵再判斷是否被告侵權產品有此新穎特徵來判斷侵權與否，使得即便en banc判定設計侵權僅會採用普通觀察者法則，即便採用不同的方法，仍同樣地判斷兩個設計之間差異不能說不小而判定侵權不成立。

一個熟悉先前設計的消費者(買者)沒有因為設計專利與被告設計的相似度而被欺瞞/誤認以為買了某一來源（原本想買）的產品，因此判定侵權不成立。

my two cents:

以上結論很簡單，產品設計是否有侵害某設計專利權，就以普通觀察者來看兩者的差異是否會造成購買商品的人誤認以為買了某來源的商品，而無須根據先前技術先判斷出新穎特徵，再以新穎特徵來確認被告商品是否有此特徵。

設計是否有專利性（新穎性、非顯而易見性等）的判斷不同侵權判斷，直接參考MPEP 1504 Examination，取得設計專利的要件須考量：裝飾性（ornamentality）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（nonobviousness）、可實施性（enablement）與明確性（definiteness）。（參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html）

其中需要先判斷設計申請案的裝飾性特徵，所謂設計是針對裝飾目的的設計，而非針對功能或機構上的產品。設計專利權僅授與whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture。也就是取得設計專利，要具備新穎且非顯而易知的裝飾性特徵，而此裝飾特徵還是要從設計整體來看，也就設計的主軸是以裝飾為出發點（primarily ornamental），並不是將設計拆解後分別功能性與裝飾性特徵，因此以實用性為出發點的產品外觀一般裝飾性並不強。

"A determination of ornamentality is not a quantitative analysis based on the size of the ornamental feature or features but rather a determination based on their ornamental contribution to the design as a whole."

CAFC 2008年en banc判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562.pdf（備份：https://app.box.com/s/5b6oez8uwt5aiivm9hn7a817pb68uypv）

CAFC於2007/8/29判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562-08.29.07.pdf

Ron

1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)

（編按，本篇僅提出討論，基於新穎特徵測試（point of novelty test）的設計侵權判斷已經不是主流原則，本篇報導主要是要帶出下一篇與下下篇的討論，到現代的案例中已經不太用"point of novelty" test。或說參考新穎特徵非主流，但仍有意義，如以下my two cents）

確定設計侵權判斷應基於「新穎特徵」的經典案例「Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)」，案件資訊：

上訴人：Whirlpool Corporation

被上訴人/專利權人：Litton Systems, Inc.

系爭專利：US3,843,859、D226,990

判決日期：Feb. 14, 1984

Whirlpool對地院作出侵犯兩件系爭專利成立的判決提出上訴，其中還涉及專利有效性、虛假標示、不公平競爭等爭議。地院判決Whirlpool侵權成立以及判出損害賠償。（15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden）

系爭專利US3,843,859關於微波爐的"門"，但因為相應的商品已經在專利申請前販售且超過一年，被判定專利無效。

D226,990

（本篇僅討論設計有效性與侵權議題）

有效性議題：

Whirlpool當庭主張系爭設計不具進步性（非顯而易知性），設計是否顯而易見的判斷是由相關領域一般技術人員比對先前技術與申請的設計的整體，這部分判斷原則與發明專利無異，都是採用Graham判斷步驟。對此，Whirlpool一口氣提出7件前案，其中有GE、Sharp的微波爐產品。

(補充前案資料，updated on Sep. 21, 2026)

查到本案例中Whirlpool提出影響新穎特徵判斷的前案資料（看來是哈佛大學的連結）：https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/Litton.pdf

Graham是有點經驗的人都知道的103前例，有許多參考資料，其中之一：Graham v. John Deere Co. 判例（https://enpan.blogspot.com/2012/10/graham-v-john-deere-co.html）：

1. Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
   這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗

事實上，在產品比對設計圖面時，都可以找到一些差異，基於Graham判斷步驟，其中考慮客觀證據的部分，專利權人Litton主張「商業上的成功」，這個主張之前需要先證明商業上的成功是基於此「設計」，而不是其他因素。經法院審理後，認為雖專利對應商品在商業上成功，卻無法證明與其設計有關。

"... evidence of commercial success must clearly establish that the commercial success is attributable to the design, and not to some other factor, such as a better recognized brand name or improved function... there is no evidence attributing this success to the Litton design. Thus, the evidence of commercial success is of no help to Litton in this case."

在系爭設計的有效性判決上，地方法院認同系爭設計是採用一種"輕量"的門，但CAFC認為這個判斷沒有根據。特別的是，Whirlpool提出的意見是將系爭設計拆分成多個獨立部件，再證明每個部件都各別出現在先前技術中，但法院睿智地認為一件設計/發明都是許多先前技術的組合，有新的部分也有舊的部分，這樣比對並沒有意義。法院雖認為Litton的設計與先前技術之間有許多相似之處，但也不認同Whirlpool的意見，判定系爭設計有效。

侵權議題：

關於侵權，CAFC法官引用100多年前的最高法院案例 - Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 20 L. Ed. 731 (1871) ：一個普通觀察者（ordinary observer），如消費者，經仔細觀察後，發現兩個設計實質上相同，而且其相似性足以欺瞞消費者（普通觀察者）以為買了某個商品來源的商品，則可判定設計侵權成立。

＂"if, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other."＂

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）。

然而，縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。

＂That is, even though the court compares two items through the eyes of the ordinary observer, it must nevertheless, to find infringement, attribute their similarity to the novelty which distinguishes the patented device from the prior art. (This "point of novelty" approach applies only to a determination of infringement.＂

（編按，以普通觀察者判斷侵權的案例名稱是Groham，但顯而易見性判斷步驟案例是Graham，歷史也是頗幽默的。）

於是，法院基於設計專利中的「新穎特徵」（這些也是系爭設計有效的依據）- 微波爐外部的條紋門框、無把手的門以及控制面板上的桿子等，經比對被告侵權產品，判定Whirlpool商品並沒有這些特徵，侵權不成立。

CAFC否決地院判決，作出系爭專利中的發明專利無效、Whirlpool設計侵權不成立、Whirlpool並無虛假標示（False designations of origin）等訴訟不成立判決。其中發明專利無效是因為專利權人的對應商品販售時間在專利申請前超過一年。

my two cents:

雖然「point of novelty」 approach不被現在法院採用，但是我仍認同其中的意義：當被告商品在市場上有許多的相似商品（如本案的微波爐），也有許多的設計專利，當要判斷其中之一設計與其中之一商品是否"相似"，用其中的新穎特徵來比對算是頗為合理的方法。

CAFC判決（Justia檔案）：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/728/1423/57609/

Ron