請求項差異化原則以及用語本身的解釋影響的侵權判斷 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2015)

本篇算是翻舊帳，感覺CAFC理解的請求項差異化原則與我的理解不同。本案涉及地院與上訴法院解釋專利範圍的歧異，以及後續Newman法官表示對自己同事判決的反對意見。

發現本案訴訟雙方是常常在法院見面的對手，在本部落格連這篇就有3篇是ENZO v. APPLERA精彩的案例。本篇系爭專利也在過去案例出現過，也好多年前了 - 程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/enzo-biochem-inc-v-applera-corp-fed-cir.html）

案件資訊：

侵權被告/上訴人：APPLERA CORP., TROPIX INC

侵權原告/被上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM INC, ENZO LIFE SCIENCES, INC, YALE UNIVERSITY

系爭專利：US5,449,767

判決日期：March 16, 2015

本案起因是原告Enzo以系爭專利（'767的claims 1, 8, 67, 68, 70）向被告Applera提起侵權告訴，地院判決（陪審團）Applera直接侵權成立（對所有主張的權利），且Applera誘使“客戶”侵權也成立，且被告也沒有提出清楚而有說服力的證據證明系爭專利不具可據以實施性（enablement）或不符說明書寫作要求。

地方法院否決被告審後請願（post-trial motion），並判決被告要繳付原告訴前與訴後的利息。～～～被告上訴CAFC。

針對地院解釋專利範圍，CAFC認爲地院有錯，因為侵權成立都是基於"錯誤的"專利範圍解釋，因此撤回地院侵權成立的判決。

被告在地方法院從頭輸到腳，到了CAFC翻盤，這一切都是導因專利範圍的解釋。

系爭專利發明：

核苷酸（nucleotide，這是DNA, RNA的組成單位）檢測技術（DNA偵測器），讓科學家可以偵測、監控、定位與分離很少量的核酸（nucleic acid），這是DNA定序必須的步驟。

（這篇判決簡直是基因概念的教科書，把DNA, RNA解釋了一番，顯見解釋專利範圍需要深厚的知識基礎 - 關於基因檢測。）

系爭專利'767的發明動機是，如DNA檢測，雙脫氧終止子（dideoxyterminators）可以直接或間接檢測，當作DNA檢測器，可直接檢測（使用放射性同位素）雙脫氧終止子存在潛在危險，但此方法成本高。為了改變習知成本高的缺點，開發出系爭專利不靠放射性標記的「核苷酸偵測器」。

所謂直接檢測或是間接檢測的解釋，跟"signaling moiety"是否可以單獨產生"可檢測訊號"有關。如果"signaling moiety"單獨產生"可檢測訊號/detectable signal"，就是直接檢測；如果"signaling moiety"需要其他東西才產生檢測訊號，這就是間接檢測。這就涉及"at least one"的解釋有關（文後關於Newman法官的反對意見中有詳細說明）。

其中涉及Claim 1中的描述"... wherein A comprises at least three carbon atoms and represents at least one component of a signaling moiety capable of producing a detectable signal; ..."的解釋。

系爭專利'767的claim 1：

地方法院在解釋專利範圍時，針對以上畫紅線的部分解釋如下：專利範圍中"signaling moiety"解釋為"a chemical entity capable of producing a detectable signal"，“signaling moiety”可以單獨產生可檢測訊號，也就是直接檢測。

另一方面，專利範圍中要求其他成分連結到"A（包括至少三個碳原子，為signalling moiety的一部分）"而使其可以被檢測，如此，在地方法院解釋下，系爭專利範圍可同時包括直接與間接檢測。 

似乎因為解釋過廣使得地院判決直接與間接侵權都成立，被告上訴CAFC。

解釋專利範圍的原則：

(1)以一般與慣常的解釋。

(2)參考內部證據，如說明書、審查歷史。

(3)以外部證據為輔，如科學原理、技術用語的解釋與當下技術水平。（可運用外部證據驗證解釋專利範圍是否有誤）
(4)不要將說明書內容讀入申請專利範圍中。

CAFC階段：

一開始，CAFC即表示審理本案（查地院解釋專利是否有明顯錯誤）的立場：當地院僅以內部證據解釋專利範圍，法官的判斷將僅考量其法律議題；然而，當地院解釋專利範圍超出了內部證據，並引用了外部證據，CAFC法官將審查其中輔助證據是否有明顯錯誤。

基於Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc)判例作出的解釋專利範圍原則 - (1)"the words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning"，給予專利範圍中的用語一般而慣常的意思（ordinary and customary meaning of a claim term），避免被任意解釋專利範圍，因此也將(2)參考說明書、專利審查歷史與外部關於相關科學的證據；(3)但又要避免將說明書的限制讀入專利範圍中。

系爭專利Claim 1：

CAFC法官檢視地方法院Markman Order（解釋專利範圍令），認為地院僅以內部證據（claims, specifications, prosecution history）解釋專利範圍就做出判決，CAFC法官則認為，如果超越內部證據，可通過查閱外部證據（如科學原理）驗證是否解釋專利範圍有誤。

解釋本案專利範圍，原則上，以內部證據為主，其中說明書可用理解專利範圍，但又不用以限制專利範圍，就如Claim 1的"A"包括至少三個碳原子並代表可被偵測的訊號部分的至少一成分，並連結"B"，且不會實質干擾訊號部分的結構。

...... （在此忽略判決文中很多解釋專利範圍的段落）

地方法院又基於附屬專利範圍描述直接檢測的特徵，而認為Claim 1不應僅限制在間接檢測，因此認為可同時涵蓋直接與間接檢測。不過，CAFC不同意這樣解釋，因為基於「請求項差異化原則（claim differentiation）」，獨立項解釋不應包括附屬項的範圍，因此僅認同獨立項範圍僅涵蓋間接檢測。

（編按，這真是詭異的專利範圍解釋歧異：因為強調"請求項差異化"原則產生這樣解釋的結論反而讓獨立項解釋範圍更小，其中可能忽略了請求項中用語本身的解釋，以及過度解釋請求項差異化原則。）

結論：地方法院解釋專利範圍可同時包括直接檢測與間接檢測，進而判定侵權成立，但因為與CAFC解釋專利範圍不同，因此CAFC判定發回重審。

my two cents:

因為覺得怪怪的，來看法官Newman的不同意見。以下說文解字是我個人的問題，因為涉及為何地院與CAFC解釋的差異，但應該不一定要這樣看。

本篇議題是，系爭專利'767的主要專利範圍Claim 1到底有沒有涵蓋直接檢測與間接檢測，或是僅界定了間接檢測（直接檢測寫在附屬專利範圍）？這個結論涉及被告Applera有沒有侵害'767專利。(修改誤繕，updated on Sep. 16, 2026)

專利範圍的解釋爭議涉及系爭專利Claim 1的傳訊結構，統稱"A"，以及其中"at least one component"的解釋。解釋專利範圍不外乎先看Claim文字，再參考說明書的描述，最後作出解釋：

根據Claim文字描述，"A"包含至少三個碳原子，並表示能夠產生"可被檢測訊號"的"傳訊化合物（signaling moiety）"的至少一部分（at least one component）。

系爭專利說明書記載"A"可以是任何具有至少三個碳原子以及可以形成具有多肽（polypeptide）的可檢測複合物（detectable complex）的化合物（傳訊化合物）。因此，"A"可以是具有以上特性的配體（ligand），其中包括具有只有在與合適載體時才有免疫原性的半抗原（haptens），但可與適當的抗體互動而產生所述複合物。

（以上配合Google翻譯來理解）

根據以上事實解釋專利範圍，這時Newman提到本次訴訟雙方在2010的訴訟（本文以上有連結，過去有分析關於"程度用語不明確議題"議題），其中被告Applera主張"A"這個化合物成分不是傳訊化合物的全部，而僅是傳訊化合物的一部分，這樣可知，Applera的被告產品的"A"化合物是"signaling moiety"的全部。而地方法院解釋"A"可以是"signaling moiety"的一或多個部份，在特定情況也可以是全部的"signaling moiety"，因此判決侵權成立；反之，本次CAFC則解釋"A"不能是全部的"signaling moiety"，這個決定是導向侵權不成立的結果。兩者意見不同。

CAFC根據"at least one component of a signaling moiety"這句話解釋"signaling moiety"由多個部分組成，並作出"A"不能涵蓋全部的"signaling moiety"的結論，因此作出與地方法院不同的結論。

不過Newman反對自己同事的判決，導因是"at least one"的解釋，Newman認為不能單純解釋為"two or more"，這裡引用我不曾理解的前例「Howmedica Osteonics Corp. v. Wright Med. Tech., Inc., 540 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2008)」，認為應該解釋為"one or more"。

如果查本部落格研究過的案例，最近一篇是「用過去文章再探"at least one of"用語（https://enpan.blogspot.com/2024/09/at-least-one-of.html）」，另外參考「專利用詞「at least one」討論 - Joao v. Sleepy Hollow Bank (S.D.N.Y. 2004)（https://enpan.blogspot.com/2016/04/at-least-one.html）」，其中結論是"at least one"（雖爭議的多半是"at least one of"）指的是"one or more"。（編按，可以考慮這個邏輯，在文法上，相對"at least two", "at least three"...的寫法 ，顯得"at least one"一定有"one"或更多）

但事實是，這些用語的解釋不能僅從字面上來看，有時還是要查實際情況，如專利說明書等內部證據的定義而定。就本案來說，地方法院就是用這個態度解釋專利範圍，甚至參考附屬請求項等前後文的內容解釋獨立請求項的用語，加上申請專利範圍採用"comprise"開放式轉接詞，因此"at least one"的解釋應該是"one or more"。

Newman抨擊自己的同事沒有根據事實解釋專利範圍而判定Claim 1僅能包括"間接/indirect"檢測，與地方法院不同，Newman法官認為本案系爭專利Claim 1同時涵蓋直接與間接檢測的技術。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1321.opinion.3-12-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/jey7us27wvki14hbas5v1zkn9r8wa274）

Ron

「type」用語形成不明確 - MPEP 2173.05(b)

MPEP 2173

...

2173.05(b) Relative Terminology

...

E.“Type”

The addition of the word “type” to an otherwise definite expression (e.g., Friedel-Crafts catalyst) extends the scope of the expression so as to render it indefinite. Ex parte Copenhaver, 109 USPQ 118 (Bd. Pat. App. & Inter. 1955). Likewise, the phrase “ZSM-5-type aluminosilicate zeolites” was held to be indefinite because it was unclear what “type” was intended to convey. The interpretation was made more difficult by the fact that the zeolites defined in the dependent claims were not within the genus of the type of zeolites defined in the independent claim. Ex parte Attig, 7 USPQ2d 1092 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986).

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根據以上提到「type」相對用語，在一個明確的用語上加上"type"會擴大解釋範圍而使其變的不明確。

案例一：Ex parte Copenhaver, 109 USPQ 118 (Bd. Pat. App. & Inter. 1955)

例如元件「Friedel-Crafts catalyst」改寫為「Friedel-Crafts type catalyst」，將形成不明確的範圍。

查Google Patents得到US2882305 ，關於一種有機膦酰鹵化物的生產方法：https://patentimages.storage.googleapis.com/10/77/03/ddc8e79d640be7/US2882305.pdf

案例二：Ex parte Attig, 7 USPQ2d 1092 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)

此案例中有個元件「“ZSM-5-type aluminosilicate zeolites”（ZSM-5型鋁矽酸鹽沸石）」被判定是不明確，理由是加上了＂type＂這個字。並且，當在附屬請求項中定義元件「沸石（zeolites）」，卻非落於獨立請求項中的沸石類型（genus of type of zeolites）中，這讓專利範圍解釋更加困難。

查Google Patents得到US4736054：https://patentimages.storage.googleapis.com/e5/8f/fe/0d7068992a7393/US4736054.pdf

Ron

專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則－TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)

從之前有一篇「專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/dynapass-ip-holdings-llc-v-bank-of.html）」的內容得到此2008年案例－「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，其中涉及專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則。

「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：TIP SYSTEMS, LLC and TIP SYSTEMS HOLDING COMPANY, INC.

被告：PHILLIPS & BROOKS/GLADWIN, INC. (trading as PBG, Inc.), ACOUSTICS DEVELOPMENT CORPORATION (trading as PBG, Inc.), and PBG, INC.

被告/被上訴人：INDEPENDENT TECHNOLOGIES, INC.

被告/交叉上訴人：TZ HOLDINGS, INC., T-NETIX TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC., T-NETIX, INC., EVERCOM HOLDINGS, INC., EVERCOM SYSTEMS, INC., EVERCOM, INC.

被告：JCW ELECTRONICS, INC. and MYRMIDON CORPORATION

系爭專利：US6,009,169 (’169)、US6,512,828 (’828)

判決日期：June 18, 2008

經查，被告Phillips & Brooks在做什麼看不是很懂，而另一被告PBG, INC.是一間提供公部門安全解決方案的公司，業務似乎涵蓋很廣的範圍，本次系爭專利就涉及一種「監獄使用的電話 - inmate phone」，這種電話特色是，不能被拿起來當武器，其中主體、麥克風、聽筒與聽筒線都是直接嵌在牆壁中，因此打電話是不用也不能拿起聽筒的。

大概長這樣：

本案源起專利權人TIP Systems, LLC (“TIP”)對Phillips、PBG, INC.等被告提起侵權訴訟，系爭專利關於為監獄囚犯設計的"沒有聽筒線"的壁掛式電話（wall-mounted telephone，系爭專利名稱為inmate phone）。

地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）在解釋專利範圍（claim construction order）後，同意被告們提起的不侵權簡易判決請願（motion for summary judgment of non-infringement），判定侵權不成立，原告上訴CAFC。

系爭專利'828的Claim 1內容很長，就用判決中摘錄的內容，Claim 1描述一個永久裝在環境表面的電話，結構包括殼體，聽筒、話筒、電路板、按鈕、撥號盤、電話線與啟動開關。

'169的Claim 1：

被告侵權產品有兩個：Model 7090 CFSS (“CFSS”)與Model 7090 SPSS (“SPSS”)，判決文中提到這兩個裝置都沒有傳統電話的"handset"，而只有貼近耳朵與嘴部的發聲與收音的部分（earpiece、mouthpiece），CFSS的耳機與話筒是凸出於牆，SPSS則是與牆切齊，都沒有話筒線。

議題A：系爭專利範圍是否有"handle"這個結構特徵是侵權與否的關鍵。

地方法院於2006解釋專利範圍令，參考內部證據、外部證據後解釋專利範圍，2007判決侵權不成立。專利權人上訴CAFC，TIP認為地院錯誤解釋'169案的"handset"。

根據'169的Claim 1的描述，主要的限制條件如："a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"與"permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"，TIP的主張是，認為"handset"雖描述為包括相對兩端的聽筒(earpiece)與話筒(mouthpiece)，但仍有均等話筒與聽筒的解釋，因為有多種解釋，而專利權人有權選擇所要的解釋。

"According to TIP, the term “handset” has been re-defined in the context of the hands-free nature of the patented invention to be nothing more than a mounted earpiece and mouthpiece, and “handle” is simply a means for mounting the earpiece and mouthpiece to the housing at a fixed distance apart."

根據TIP的解釋，所述"handset"重新定義為免手持的聽筒與話筒（earpiece and mouthpiece），而"handle"（手柄）僅是為了固定聽筒與話筒之間的距離而已。

地院的解釋是依照字面意思，"handset"就如'169中的圖與描述，也就是認為Claims內容已經提供的明確的定義，而沒有給予等效(equivalent)的解釋。

如：'

地方法院的解釋主要是因為'169的Claim 1明確地描述"a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"；但'828申請專利範圍並沒有相關描述（電話包括：a housing, a mouthpiece, an earpiece, an electronic circuit board, a push-button dialing pad, a phone line and a dial tone actuating switch）。

TIP的解釋"好像合理"，不過法院更厲害。TIP（基於多樣的實施例）依照申請專利範圍，"handset"的特徵描述是"means for permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"（永久垂直裝設handset在殼體前牆內），其中沒有handle的必要，更因為這是means plus function的語句，也就是需要參照說明書記載的結構特徵，系爭專利'169說明書Col. 4, lines 14-25有相關支持，其中沒有提到"handle"（手柄），圖式有些沒有handle，有些有handle：

上述用means plus function解釋"means for"看似合理，但法院認為TIP混淆"handset"的解釋與其主張功能手段用語的語句"means for permanently mounting the telephone handset"，因為在這專利範圍中是兩個分開的元件，"means for permanently mounting the telephone handset"確實是功能手段用語，但並不是解釋handset的結構，字面上這句話是「永久安裝話筒的手段」，TIP並沒有指出說明書支持的結構描述，更不是解釋handle的結構。

進一步地，法院認為，系爭專利'169的Figs. 1, 2, 5的確沒有畫出"handle"，但這些圖式是電話外觀（殼體以外）的示意圖，本來就看不到handle，說明書記載的"permanently mounting the handset is a bracket assembly that attaches directly to the handle"才是具有handle的話筒的描述。

接著是，TIP解釋系爭專利範圍可以不用"handle"，其中之一認為申請專利範圍前言部分（preamble）描述的結構特徵需要閱讀整份說明書才可以決定其用途，意思是可以忽略，但法院引用前例 - Rowe，說明本案說明書中多處支持"handle"的結構特徵，沒有其他解釋空間。

CAFC最終是同意地院針對"handset"的解釋 - handle連接著位於兩端的earpiece與mouthpiece：

另外，系爭專利'828確實沒有描述到"handle"。

議題B："through"是否是結構描述的解釋影響侵權與否。

'169的Claim 1描述"the earpiece positioned at top and the mouthpiece positioned at bottom will permanently extend out through the front wall of the housing"；'828的Claim 1描述"said mouthpiece and said earpiece extending outward from said housing through said aural apertures"。

上句話的表面意思是，話筒(mouthpiece)與聽筒(earpiece)通過"聽孔(aural apertures)"延伸出殼體，意思就是mouthpiece與earpiece是凸出的結構，讓使用者可以免持聽筒講電話。因此不同於被告侵權產品是與牆面切齊的結構。

TIP主張地方法院錯誤地解釋"through"為結構特徵（"穿過"），認為"through"應該如""among, between, in the midst of"等功能性描述，因此主張系爭專利的earpiece與mouthpiece不一定是凸出穿過/超過(project beyond)殼體的牆，而可以是平貼(flush)在殼體上。

法院同意TIP提出'828專利說明書有不同的實施例的講法，也就是'828說明書有描述earpiece與mouthpiece沒有凸出的實施例，但是法院認為：如果用這個特別的實施例強行解釋專利範圍將與專利範圍中的語言"相互矛盾"，並且法院提供的一觀念：申請專利範圍沒有必要涵蓋每一個實施例（"the claims of the patent need not encompass all disclosed embodiments"）。因此，僅是揭露在說明書中的某個實施例，並不能用來推翻申請專利範圍所描述的內容（"does not outweigh the language of the claim"）。

編按，事實上是有許多已經被揭露的實施例是沒有被涵蓋在申請專利範圍中的，這類實施例內容就是被公開的公眾知識了!!!

法院對於"through"的解釋是，"extend out through"（延伸穿出去）是結構的描述，'169與'828申請專利範圍描述的mouthpiece與earpiece都是凸出殼體外的結構，說明書也是支持這個解釋。

議題C：系爭專利的話筒與聽筒是否"凸起"影響侵權與否。

系爭專利'828的Claim 1中一句話"said earpiece and said mouthpiece presenting an external relief surface for positioning said ear and a mouth of said user"（聽筒與話筒具有外部凸起表面以定位使用者的耳朵與嘴巴），爭點在其中"relief"（凸起）的解釋。法院解釋'828中的那句話為「聽筒與話筒在電話外部具有高起的表面(raised surface)以定位使用者的耳朵與嘴巴」。

看來"relief"被解釋為凸起，算是一個嚴格的限制，而TIP解釋relief為"distinction or prominence resulting from contrast"（從對比得出的區隔或凸出），同樣地，TIP認為地院在解釋專利範圍中錯誤地排除系爭專利'828中特定實施例，認為系爭專利範圍可以涵蓋話筒與聽筒與殼體外部凸起的部分是可以與電話殼體切齊的解釋。

地院的回應是：專利範圍解釋應前後一致，也應與說明書一致，因為前述關於"through"的解釋是話筒與聽筒向外延伸穿過"聽孔"的凸出結構（"raised surface above the housing"），無法為TIP所解釋可以與殼體切齊的結構。

議題D："and"連接詞的解釋會影響侵權與否。

此議題關於'828案Claim 1中的"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"（撥號音啟動開關電連接電話線與電路），地院解釋就照字面意思，開關有連接到電路板，且表示電訊號會通過這些元件。

TIP的解釋與法院解釋沒有差太多，但英文就是這樣，稍微可以學習到，TIP認為「撥號音啟動開關」沒有一定要在電話線與電路板之間（i.e.,沒有一定要同時連接到兩個元件），以下是相關內容：

TIP辯稱，根據'828案說明書與圖式，Fig. 3或4並沒有揭露「撥號音啟動開關」連接在電話線與電路板之間，電訊號確實會通過這些元件，但沒有限制這些連接關係。

地院認為，'828的Claim 1描述"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"的"and"已經表明「撥號音啟動開關」"同時"電性連接電話線與電路板，且引用Fig. 4證明此連線關係。

如此，基於以上幾個用語的解釋，地院判決侵權不成立（包括文義讀取與均等論），CAFC也確認地院判決。

（編按，本篇將earpiece翻為聽筒，將mouthpiece翻為聽筒，"handset"（電話筒，一般具有手柄(handle)）就不特別翻譯。）

my two cents:

當專利範圍很明確描述技術特徵，而沒有給予"解釋的空間時"，這在解釋專利範圍時會有些吃虧，看過很多案子並不太給予專利權人太廣的解釋空間，或是不碰觸均等論，在訴訟時，法官也常常是比較保守地解釋專利範圍，因此專利範圍的用語或是描述永遠是很重要的功課。

updated on July 22, 2026

另有幾個功課是，專利說明書中描述的實施例並不用來限制專利範圍，但也不一定是用來解釋專利範圍；專利範圍的解釋並不盡然會涵蓋所有的實施例，解釋專利範圍時仍以專利範圍的語言為主，說明書內容為輔助理解與規範專利範圍，但非用於強行解釋專利範圍；說明書揭露了特定實施例，但並未涵蓋在專利範圍內，這樣的實施例被公開成為公眾知識，可能會影響申請人/發明人後來對此實施例的專利布局，因此在實施例撰寫上通常需要長遠一點的考量。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf（備份：https://app.box.com/s/zbkgoatugd9hzjqxd3qajvxjjv6u01tw）

Ron

怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊（IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)）：

原告/上訴人/專利權人：IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC

被告/被上訴人：LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY

系爭專利：US7,222,402

判決日期：November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟，專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟，主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine（製作床墊的自動裝訂機）」侵害系爭專利'402專利範圍，結果地方法院判定侵權不成立，理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊（box springs）的方法，Claim 1如下，描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法，步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上，最後以固定工具固定住模組底部到框上。

本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟，系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454，當時判決系爭專利有效，當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立，並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立，就改機器，重新設計"TopOff machines"->redesigned to "TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴，原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟，這次涉及系爭專利'402之外，還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789（'789）。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法，雖專利範圍沒有寫到vision-guided...，但包括有camera，法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置（vision guided stapling apparatus）"，用於引導裝訂機到適當位置，自動使床墊模組定位在床框上。

Claim 1描述的到床框的裝置，其中設有照相機，提供影像訊號，用以指出床墊模組相對床框的相對運動。

特別地，系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容，提到其中「視覺引導固定裝置（vision guided fastening apparatus）」，但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統，而是一種機械式的引導方式，據此排除'789的視覺引導技術，並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置：

這時來看被告侵權產品，被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後，重新設計TopOff機器，移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet，地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統，用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上。

在本次訴訟中，雙方各有主張，原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為，並主張旁系禁反言（"collateral estoppel"：不得對重複"爭點"提起訴訟），主張被告因為持續使用侵權產品，因為繼續侵權行為，不得挑戰之前判決的權利金（即collateral estoppel的主張）。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願，以及不侵權主張，強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"（模組對準裝置）。

地方法院於2014年做出裁決：同意原告部分主張，認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立，甚至是蓄意侵權（willful infringement）；另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述，原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統，而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動，... 中間雙方都表示意見，不過原告的解釋自然無法被認同。

編按，讀到此，經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統"，初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統，這樣解釋似乎也通，不過文字上就是已經排除視覺引導的技術，並且'402說明書通篇沒有提到"camera"，因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想，並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統，加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統"，相對系爭專利'402的負面表示方式（這種表達方式通常是較強烈的），地方法院判決，原始設計的被告侵權商品侵權成立，但重新設計的被告侵權產品－侵權不成立。

CAFC階段：

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據（負面表示的專利範圍）解釋專利範圍，CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括："vision"、"guidance"與"vision guidance system"，採用一般意思解釋專利範圍是：系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

（以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則）

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則，是(1)基於申請專利範圍中的語言；(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋；(3)解釋專利範圍應考量說明書內容；(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。

(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱，並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種：不採用'789的視覺引導系統，以及採用'789中引導裝訂器（stapler 30）直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案，並非僅排除視覺引導裝置。

並且，(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者（lexicographer），但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者，也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統（基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則）。

(7)編按，這個見解很重要，如果申請人想要自己定義特定用語，需要許多證據支持申請人/發明人的意圖，用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到，(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示（編按，一般不建議使用負面表示，但若不用無法明確界定範圍時，還是可以用），特別還是基於另一件專利'789的內容，'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。（法院特別仔細閱讀'789專利內容）

(9)說明書仍需要支持原告解釋，法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統，當想要disclaim特定系統，說明書並不支持。

另外，(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義，但CAFC表示，只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾，法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後，原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語，...這部分算是亂槍打鳥，理由不充分，法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式，因此侵權不成立。

my two cents:

我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1845.opinion.11-6-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/04cnvifhznuo59xwnq054t7y9cn315zd）

感謝Dennis Wang分享。

Ron

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：DYNAPASS IP HOLDINGS LLC

被告/被上訴人：BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.

系爭專利：US6,993,658

判決日期：June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟，東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統，系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰（token）的使用者憑證伺服器（user token server）與通訊模組，密碼關聯著使用者識別碼（user ID），通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置，讓使用者端生成密碼，並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法，在此方法中，將訊息傳遞的路徑分為兩種，第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路，第二網路如行動通訊網路，讓使用者行動裝置上網而能取得憑證（token），能根據token與通行碼（passcode）生成用在第一網路的新密碼，其中Claim 1設定token並非使用者知道（被動接收），passcode則是使用者知道的（主動設定）。接著，使用者設定密碼作為新密碼，啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token，又以第一網路接收密碼，最後一個步驟很特別：在啟動存取使用者帳戶後，在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶，使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。

編按，我覺得這類專利範圍確實不容易寫，每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程，但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看，所述token有多種取得方式，如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得，也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是，利用第二網路取得的token來認證存取第一網路（需使用者帳戶、密碼）的服務，如同現行雙因子認證技術（two-factor authentication）。

根據專利權人Dynapass宣稱，BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時，基於步驟「receiving the password」的解釋，訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判（Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment）」，結果地方法院撤銷侵權訴訟（侵權不成立）。

專利權人接著上訴CAFC，主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段：

Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」，認為地院將說明書的最佳實施例（"使用者108結合通行碼154與token形成密碼"）限制步驟「receiving the password」的解釋，而錯誤地排除另一個實施例（"通行碼154與token 156為分別提交"）的解釋，也就是地院解釋專利範圍時，排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋。

CAFC意見：

對於認證使用者的技術，說明書揭露多樣的實施例，而專利權人選擇明確的專利語言（unambiguous claim language），並不能涵蓋多樣的實施例，也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時，未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。

CAFC解釋系爭專利Claim 1，認為專利範圍明確地描述在接收密碼（password）之前，已經從通行碼（passcode）與憑證（token）產生密碼，也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。

基於上述引用案例，CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍，並且（這裡學到一個單字＂juxtapose（並列）＂）專利說明書一再地將密碼（password）並列於通行碼（passcode）與憑證（token），使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」，說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語，該專利用語最好就是照說明書的解釋。

可參考：反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016（https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html）

依照上述解釋專利範圍的原則，CAFC判決如地方法院的解釋，專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋，因此也判定侵權不成立。

（如此可知，BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證，雖系爭專利說明書支持此描述，但是卻無法解釋到專利範圍中）

my two cents:

這篇短短的判決教了我們幾個功課：

1. 想要涵蓋較廣專利範圍，應揭露兩個或以上實施例。

2. 但專利範圍如果過於明確，不容易涵蓋多種實施例的解釋。

3. 反過來說，如果想要涵蓋更廣的專利範圍，專利範圍的寫法很重要，不能過於明確。

4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。

5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色，且需要專利保護，若不容易在一件專利申請案獲准（畢竟專利範圍要廣，又要獲准，相較是困難的），可以考慮分別申請，各自突破各自的問題，將風險分開，而能各自達陣。

（下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf），剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。）

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1222.OPINION.6-11-2026_2708280.pdf（備份：https://app.box.com/s/68bnwgth0n5qahsix3p8vfgijqo3apig）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/06/its-not-you-its-your-claims-disclosed-but-unclaimed-embodiments-at-the-federal-circuit.html

Ron

程度用語不明確議題以及宣告 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)

查「Enzo Biochem, 599 F.3d at 1335, 94 USPQ2d at 1328」案例，因為兩造有兩件訴訟，有不同議題，本次討論為2010年 - Enzo Biochem, Inc., v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2010)，在MPEP 2173.05(b)是作為「解決不明確的"宣告"（declaration）」說明的引用案例。

"During prosecution, an applicant may also overcome an indefiniteness rejection by providing evidence that the meaning of the term of degree can be ascertained by one of ordinary skill in the art when reading the disclosure. For example, in Enzo Biochem, the applicant submitted a declaration under 37 CFR 1.132 showing examples that met the claim limitation and examples that did not. Enzo Biochem, 599 F.3d at 1335, 94 USPQ2d at 1328 (noting that applicant overcame an indefiniteness rejection over “not interfering substantially” claim language by submitting a declaration under 37 CFR 1.132 listing eight specific linkage groups that applicant declared did not substantially interfere with hybridization or detection)."（在專利審查過程中，為了要克服不明確（程度用語）核駁意見，可以提出證據證明相關領域一般技術人員可以通過閱讀說明書而查明該用語。在Enzo Biochem案例中，申請人提交「符合專利範圍限制的範例和不符合專利範圍限制的範例」宣告，在不影響專利範圍解釋的情況下克服不明確核駁意見。）

37 CFR 1.132 (提交證據以反駁核駁/rejections或基於缺陷的反對/objection意見的宣告)

Affidavits or declarations traversing rejections or objections.

When any claim of an application or a patent under reexamination is rejected or objected to, any evidence submitted to traverse the rejection or objection on a basis not otherwise provided for must be by way of an oath or declaration under this section.

雙方另一爭議是：2017年均等論的議題 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2017)：均等論，永遠是個議題 - Enzo Biochem v. Applera (Fed. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2017/08/enzo-biochem-v-applera-fed-cir-2017.html）。

本篇討論2010年案：

原告/上訴人/專利權人：ENZO BIOCHEM, INC., ENZO LIFE SCIENCES, INC., and YALE UNIVERSITY

被告/被上訴人：APPLERA CORP. and TROPIX, INC.

系爭專利：US5,328,824、US5,449,767、US5,476,928、US5,082,830

判決日期：March 26, 2010

背景技術：

系爭專利關於標記與檢測核酸（如DNA和RNA）的技術，判決文前幾頁向我們說明相關背景技術，對於理解案例頗為受用。DNA與RNA的基本單元稱「核苷酸（nucleotide）」，每一個nucleotide由nitrogenous base、pentose sugar與phosphate group組成。DNA或RNA的兩股（strands）相互結合，或稱為「hybridize（雜交）」，形成雙股混合體（hybrid），此混合體通過互補鹼基之間的氫鍵連接在一起。

以上hybridize機制以DNA為例，一股上的adenine與另一股上的thymine相互結合；在RNA中，其中adenine結合到uracil；對於DNA與RNA，則是以cytosine結合guanine。所形成的雙股混合體稱「雜交/hybridization」，相反的程序則是將兩股分離，稱「denaturation」。

因為hybridization發生在可預測的互補股之間，因此可以用於檢測樣本中是否存在目標核酸（nucleic acid）。在此舉例，用"label/標記"結合到已知序列的核酸股，形成「檢測器」，使之雜交至互補序列，形成目標，一旦檢測器雜交於目標上，即產生可偵測的訊號，也就可以成為檢測核酸的依據。

核酸的標記可以通過多種「化學物質」實現，如一種「放射性標記（radioactive labels）」，可以使用放射性檢測器檢測核酸，但是這有＂可能有害、昂貴與不穩定＂等缺點，系爭專利針對此放射性標記提出解決方案－使用一種化合物取代放射性標記，如：

根據判決文的解釋，在此化合物中，含氮鹼基「B」透過共價鍵直接或通過「linkage group」（圖中虛線）連接到化學物「A」。這個linkage group於系爭專利獨立請求項中是以＂不實質干擾（not substantially interfere with）＂功能性地寫在專利範圍中。所述化學物「A」就是系爭專利中用來檢測核酸的「label」。

地方法院階段：
專利權人Enzo於2004在地院對Applera提出侵權告訴，原本是提出6件專利，上訴後為4件專利。

在地方法院解釋專利範圍時，針對上述「linkage group」解釋，認為＂不實質干擾＂意思是不實質干擾化合物雜交於核酸的能力，也不實質干擾A可被檢測的能力。

（...跳過一些技術討論...）

地院判決對'830侵權不成立。

針對'824、'767與'928，被告Applera提出系爭專利缺乏揭露內容（written description）、缺乏可據以實施（enablement）要件，以及不明確（indefinite）等不符35U.S.C.112專利無效的主張，另提出專利不具新穎性的主張，地院否決以上「缺乏揭露內容與無法據以實施」主張；但同意「不明確」以及「缺乏新穎性」的主張。

（在此僅討論不明確議題）

地方法院認為系爭專利不明確的理由就是所述「不實質干擾（not interfering substantially）」用語不明確，因為說明書並未提出如何量測或是提出判斷門檻，因此判決以上三件系爭專利無效（不明確或是缺乏新穎性）。

學習一：針對相對用語，說明書應提出解釋：如量測方法、判斷門檻。

CAFC階段：

法院先建立法律基礎，包括針對112議題（針對'824、'767與'928）的立場，以及專利有效推定原則，如果要在法院證明專利無效，需要清楚而有說服力的證據（優勢證據）。

學習二：法院說明缺乏新穎性與不明確兩個議題不能同時存在，理由是如果不明確就無法解釋專利範圍，也就不能判斷是否具有新穎性。

原告/專利權人Enzo主張專利說明書已經明確揭露所述「not substantially interfere with」- linkage group不實質干擾hybridization與detection，也就是說明書已經揭露量測的依據...。

CAFC法官同意Enzo的主張，認為是否「不明確」是基於相關領域技術人員是否可以理解來判斷的（"Indefiniteness requires a determination whether those skilled in the art would understand what is claimed."）。解釋專利範圍應參考專利範圍用語、說明書與審查歷史，如果專利範圍涉及＂純功能用語＂，相關判斷將強烈倚賴說明書與相關領域一般技術人員的知識。

學習三：是否明確不是單純以字面上（如本案例not substantially ...）來判斷，而是由相關領域技術人員是否可以理解來決定。

「不實質干擾」用語是用來描述「hybridization」與「detection」，法院對此提出見解。

CAFC修改地方法院針對三件系爭專利範圍的解釋，認為各案為獨立，專利範圍有差異，不應採用統一的解釋。雖同意地院對'824與'767中「hybridization」的解釋，但卻認為其中用語"substantially"模糊，並定義"substantially"：可指近似或是描述程度（approximation或magnitude）。

在系爭專利中，所述"substantially"應指程度（language of magnitude），因為是用來描述干擾hybridization過程的程度。

於是法院鉅細靡遺地從說明書與審查歷史解釋所謂不實質干擾hybridization，特別地提到在專利審查過程中，Enzo針對不明確的核駁意見提出「宣告/declaration」，當時引用專家簽署的文件證明所述linkage group不實質干擾hybridization或是detection。

學習四：面對不明確質疑，可以提出專家證詞的宣告（declaration）。

法院又依據一些前例，認為即便申請專利範圍中沒有相關程度的判斷依據，但仍認為系爭專利範圍中涉及hybridization以及關聯的detection等描述為明確。

（在此忽略關於新穎性判斷的內容）

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/09-1281.pdf

Ron

關於用詞"amount"與顯而易見性議題 - Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

被告/被上訴人：LUPIN LTD., LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.

系爭專利：US8,273,735、US8,501,730

判決日期：May 21, 2026

本案源起，2021年Lupin製藥公司告知Otsuka其向FDA提出學名藥（ANDA）申請案 - JYNARQUE®，結果專利權人Otsuka製藥公司（大塚製藥）對Lupin公司提起專利侵權（學名藥No. 216063）告訴，結果地方法院判決侵權不成立，並且判定系爭專利'735因為顯而易見為無效。

系爭專利涉及一種高純度托伐普坦製作方法，通過減少合成過程中關鍵氫化試劑－硼氫化鈉的用量，以解決習知製程中有雜質的問題。所述「托伐普坦（tolvaptan）」用於治療常染色體顯性多囊性腎病變 (ADPKD) 的化合物（通過Google翻譯）。

在此列舉'730案Claim 1，此為product by process專利範圍，在其前言部分描述藥物成分，主體則是描述一個步驟 - 降低方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」：

Claim 1: "in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compount(1)"。

系爭專利'735則是描述'730中的方法步驟，其中Claim 6 - 產生降低上述方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」的藥品（方程式(10)）的方法。

Claim 6："in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"

Lupin所提交的ANDA申請案包括製程（DMF No.036263），成分Otsuka相似，但是劑量與製程時間不同。

案件經地院審理判定Lupin製程與系爭專利不同，侵權不成立，並且地院還考量Lupin提出的先前技術後判定系爭專利'735為顯而易見。

對於「amount」的解釋：

Otsuka認為地方法院採用一種「practical completion/實際完成」專利範圍解釋方法解釋其中的"amount/量"，但卻使用另一不同且矛盾的「absolute completion/絕對完成」的解釋方法判定Lupin製程不侵權。

Otsuka的主張Lupin侵權，理由是因為在藥品製程中的反應在"混合物中加入1摩爾當量的氫化劑之前"已經實際完成（practically complete）。

在解釋專利範圍階段，各方爭論在專利範圍中的"amount/量"。被告Lupin的解釋是「製程中氫化劑相關的量就是加入反應室的總量」（"make the relevant amount of hydrogenating agent the total amount added into the reaction chamber"）。

原告Otsuka主張專利範圍中加入「hydrogenating agent」的量是指在其中減量反應（reduction reaction）達到「practical completion/實際完成」之前。（"the claim term referred to “the amount of hydrogenating agent added before the reduction reaction reaches ‘practical completion’ or is ‘complete in a practical sense"）

編按，看不懂沒關係，就是雙方在解釋專利範圍中化學方程式(1)的"hydrogenating agent"量是多少有歧異（"in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"），是被告解釋的hydrogenating agent參與反應的總量，或是原告解釋在反應實際完成之後加入hydrogenating agent的量。

對於專利範圍中"amount"的解釋，Lupin是導向製程中反應"絕對完成（absolute completion）"的量；但是，地院同意原告Otsuka的解釋，就是製程中減量反應發生直到達到實際完成（practical completion）的量。

然而，即便地院同意原告Otsuka的解釋（hydrogenating agent的量指的是在完成實際減量之前的量），但卻認為Otsuka並未證明被告製程「前驅酮成分落於其原始量0.05%之前反應已經實際完成」為侵權；或是，即便Lupin的製程在前驅酮0.05%時反應達到實際完成，但原告並未證明其中成分未達特定水平。

因此，即便同意原告對於"amount"的解釋，地方法院仍判定侵權不成立。

原告Otsuka上訴CAFC。

CAFC階段：

關於專利範圍解釋，即參考上述地院的解釋。基於地院的解釋專利範圍，加上專家提出得實驗結果，CAFC同意地院判決，Otsuka並未證明在被告Lupin的製程中減量反應在加入特定量之前已經完成，也就是即便同意上述"實際完成"的解釋，但證據不足。

另一是顯而易見性的議題。

顯而易見性的判斷包括以下四點（這常見在Office Action中）：

(1) the scope and content of the prior art; 

(2) differences between the prior art and the claims at issue; 

(3) the level of ordinary skill in the pertinent art; and 

(4) secondary considerations such as commercial success, long felt but unsolved needs, and failure of others.

相關引證包括揭露製程的Kondo前案，以及專家證人參考Kondo認為，有動機通過修正Kondo而選擇如系爭專利中的減量步驟，也就是基於Kondo、相關背景知識，對於系爭專利'735有成功的合理期待，加上認為專利權人Otsuka提出的「Secondary considerations」（非顯而易見性輔助性判斷因素）並未克服強大的顯而易見的證據，判定'735為顯而易見，專利無效。

專利權人主張系爭專利中提出的高純度托伐普坦（tolvaptan）相對先前技術而言具備無法預期的效果，以及質疑相關領域一般技術人員並非有動機修改Kondo而達成系爭專利的技術，其中充滿後見之明。

對此，顯見專家證人的重要性，基於被告提出的專家證人通過實驗證明相關領域一般技術人員可以修改Kondo而實現系爭專利減量步驟，還包括降低成本、改善反應安全、簡化後續程序等。

關於所述「Secondary considerations」，專利權人提出的理由是系爭專利的高量率與高純度，經法院審理，認為系爭專利採用了Kondo兩倍hydrogenating agent的量，並無法證明系爭專利產生無法預期的功效。雖然CAFC也沒有同意所有地院對於「Secondary considerations」的看法，但認為，如果僅是很弱的「Secondary considerations」的論述，仍無法克服顯而易見性的初步印象。

因此，CAFC同意地方法院無效系爭專利'735的判決。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2297.OPINION.5-21-2026_2697380.pdf（備份：https://app.box.com/s/0bswatbx6oyuigbehv3g58gox91e8ssj）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/05/borrowing-from-the-board-district-court-obviousness-in-the-post-ipr-era.html

Ron