侵害商業機密的損害賠償計算方法 - Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

 -  Versata Software, LLC v. Ford Motor Co. (Fed. Cir. May 22, 2026)

案件資訊：
原告/上訴人：VERSATA SOFTWARE, LLC, FKA TRILOGY SOFTWARE, INC., VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC., TRILOGY, LLC
被告/交叉上訴人：FORD MOTOR COMPANY
判決時間：May 22, 2026

本案源起2004年，Ford Motor Company雇用Versata軟體公司開發汽車設定電腦軟體 - ACM與MCA，雙方制定授權合約MSSA，還有額外支援服務。到了2014年合約到期也沒有續約，Ford則推出自己的軟體PDO（軟體開發時間與前述合約重疊）。

推出PDO後，Ford提起「不侵害Versata智慧財產權或是不侵害Versata商業機密」的確認之訴（declaratory judgment），Versata則提起反訴，宣稱Ford侵害其商業機密以及違約（其中侵害商業機密主張係基於Defend Trade Secrets Act (DTSA) and the Michigan Uniform Trade Secrets Act (MUTSA)）。

Versata主張Ford侵害的商業機密為三個類別的組合：

在地院審理前程序（pre-trial proceedings）排除Versata專家證詞，理由是認為專家不當採用計算損害賠償的模型 - 計算Ford的利潤（enrichment）而非不當得利（unjust enrichment），也就是計算損害賠償超過Ford不當得利，並且損害賠償的內容涵蓋了無關的數據，地院認為計算損害賠償僅能參照雙方授權歷史，也就是僅能限定在合理的使用費用（reasonable royalty model of damages），不能涵蓋到Ford使用其軟體產生的利潤。

Versata對於地院在審理前程序的判定提起反對意見，要求基於「Daubert Decision」修正損害賠償的報告，法院同意Versata修正損害賠償的計算，不過仍要求要符合上述合理使用費用的模型（reasonable-royalty model）。於是，Versata基於「Georgia-Pacific factors」提出三個合理使用費用模型，藉此反映回溯到2011雙方談判的商業機密授權費用。地院同意其中僅涉及雙方授權歷史的使用費用的損害賠償計算。

以上說明地院要求Versata計算損害賠償僅能限定在雙方授權合約下的商業機密使用費用，而不能納入Ford使用其商業機密的價值。

2022年，在地院審理中，陪審團除了不同意侵害MCA商業機密的賠償外，其餘判決2千多萬美元的侵害商業機密的損害賠償，以及8千多萬違反合約的賠償。

經Ford抗議後，地院取消侵害商業機密的損害賠償，理由是陪審團並不知道Ford開發自己軟體的時間；也將違反合約的賠償金降至3塊美金。

原告Versata等人對於地方法院針對侵害商業機密與違約損害賠償（damages for trade secret misappropriation and breach of contract）的判決提起上訴。

CAFC階段：

基於上述兩種計算違反/侵害商業機密的損害賠償的計算方法 - DTSA與MUTSA。

其中DTSA讓法院能(1)基於侵害商業機密的實際損失（actual loss）計算損害賠償，以及(2)計算因為侵害商業機密不當得利的損害賠償，但並非是基於實際損失；或者是，根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費（reasonable royalty）。

MUTSA所計算的損害賠償包括侵害商業機密造成的實際損失，加上非實際損失的不當得利；同樣地，亦可根據侵害商業機密中未經授權揭露或使用商業機密的行為計算合理的使用費。

上述兩個計算模型的共通點就是，都涵蓋尚未考量實際損失時因為侵害商業機密的不當得利（unjust enrichment）。（"Thus, the plain language of both the DTSA and the MUTSA allow for unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not accounted for when calculating damages for actual loss."）

CAFC法官依據前例，認為侵害商業機密的損害賠償應包括「實際損失」與未考量實際損失的額外「不當得利」。

可參考此段結論：

（CAFC判決花了不小篇幅論述否決地院判決的心證 ~ 在此忽略，否決的理由主要是因為地院錯誤地不讓Versata計算不當得利的損失。）

CAFC基於DTSA與MUTSA定義「侵害商業機密」：

(A)取得從他人以不當手段拿到的商業機密。
(B)未經權利人同意而揭露或使用商業機密。
(C)從有義務保密的環境中取得商業機密，或是從有商業機密使用限制的情況下取得商業機密。

CAFC判決Versata呈現足夠證據證明Ford侵害商業機密，而計算Versata的損害賠償應同時包括實際損失與不當得利。

my two cents:

以上為本人以有限的知識從判決了解的內容，建議仍需參考判決原文。

如果有公司委外開發軟體，因為公司之間彼此協作時應該都會接觸彼此的"商業機密"，特別是公司可能在接觸到委外開發軟體的商業機密的期間也開發自己的軟體，即可能有違反商業機密的問題；然而，反之也是，委外者會接觸其雇用公司的營業秘密，彼此可能需要合約解決這層面的問題。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1140.OPINION.5-22-2026_2698249.pdf（備份：https://app.box.com/s/lcjwovouioth7p1lurgu6caggvu44kx2）

Ron

即便是已公開內容仍可能視為營業秘密？ - Masimo Corp. v. True Wearables, Inc. (Fed. Cir. 2022)

本案討論的議題是，將秘密公開是否就解除了營業秘密的保護？判決是，不一定喔！

Masimo Corp. v. True Wearables, Inc.案件資訊：

原告/被上訴人/專利權人：MASIMO CORPORATION, CERCACOR LABORATORIES, INC.

被告/上訴人：TRUE WEARABLES, INC., MARCELO LAMEGO

判決日：January 24, 2022

本案緣起原告Masimo對True Wearables提起違反合約（breach of contract）、違反加州與聯邦營業秘密法、違反信託義務（breach of fiduciary duty）以及專利侵權（patent infringement）等告訴，並針對違反營業秘密的主張請求初步禁制令（preliminary injunction）。地方法院核准此請求。案件之後上訴CAFC。

本案議題主要是針對「營業秘密」，Masimo的營業秘密關於裝置中多種生理數據判斷"總血紅蛋白濃度（稱SpHb）"的演算法，要估計出病患的SpHb，這個裝置要射出多個波長的光線到病患的手指尖，再量測出多少光線被吸收，利用演算法估計SpHb。特別的是，這個演算法的公式中有多達257個係數，這個公式就是靠這些係數優化。如何得出這些係數就是本案的營業祕密。

本案當事人之一Lamego博士為原告之一的Cercacor實驗室的前員工，並開發了所述的營業祕密，離開這個前公司後，Lamego博士後來短期在別間公司上班，之後就到本案被告True Wearables上班，並開發了「Oxxiom裝置」，這是一種脈衝血氧計（pulse oximeter），並提出專利申請（申請號：16/198,335），還主張臨時案優先權（62/591,158）。

USPTO於2021年1月11日對TrueWearables申請案發出核准通知。此申請案的優先權案'158描述當時在Cercacor工作時開發有關前述演算法中係數（本案營業秘密）的變化之一，當知道此申請案核准後，Masimo即提出違反營業秘密的主張，並要求法院發出初步禁制令，藉此防止營業秘密被公開（因為申請案一旦領證後，臨時申請案就會被公開）。

地方法院審理此案時，採用Winter factors判斷是否發出初步禁制令，要考量以下四個條件：

(1) it is likely to succeed on the merits, 

(2) it is likely to suffer irreparable harm, 

(3) the balance of equities favors the plaintiff, and

(4) the injunction is in the public interest.

（(1)營業秘密勝訴的可能性；(2)是否會有不可恢復的損害；(3)衡平原則；(4)發出初步禁制令是否符合公眾利益。）

地院的判決是，Masimo在營業秘密的主張可能會勝訴、有不可恢復損害的風險，以及考量了雙方平衡即判定發出初步禁制令，並認為這是符合公眾利益的決定。

CAFC階段：

以下各方的論點都是要證明系爭營業秘密是否是「普遍知悉（generally known）」的內容？

針對營業秘密，Masimo提出證據：

- 有證據顯示關鍵人物Lamego博士在Cercacor工作時將上述演算法係數以營業秘密保護；

- Lamego博士在TrueWearables工作時還標示出筆記中的內容是營業秘密；

- Lamego博士在對上述申請案審查答辯時提到其中揭示內容屬於營業秘密，不是一般常識。

TrueWearables自然是否決Masimo的所有主張，並認為並沒有足夠的證據證明地院的判決，以上地院的判決並不恰當。

TrueWearables的答覆之一是，IEEE已經公開過與本次營業秘密等同的演算法，並被相關領域的社群知悉。TrueWearables主要論述是，Masimo提出的營業祕密已經是公開事實，甚至Lamego博士在專利臨時申請案中的內容是從IEEE公開資料得出。

營業秘密的討論：

針對系爭議題是否屬於營業秘密，地院的判決是，即便宣稱是營業秘密的公開物，並無關是否屬於「California  Uniform  Trade Secrets Act (“CUTSA”)」符合規定的「普遍知悉的資訊」。（重要）

"... evidence of publication of the alleged trade secret irrelevant as a matter of law to whether it is ‘generally known’  under  the  CUTSA."

編按，也就是說，不論是否是普遍知悉的內容，若內容已經被營業秘密保護，其中若有違法事實，仍不能說違法取得的＂已知秘密＂都是違法的。地院判定是，證據如IEEE公開文獻，都不能明確表示被營業秘密保護的資訊是普遍知悉（generally known）。

然而，怎樣的證據可以證明相關內容不是營業秘密？

法院引用案例Ultimax v. CTS Cement，在特定領域（此案例指的是水泥）中的相關公眾可能知道被宣稱是營業秘密的內容，因為相關水泥成分已經揭漏在專利中。也就是說，專利公開就是一個很標準破除營業秘密的證據，但其他就有證據力的問題。

再如Convolve v. Compaq案例，法院判定揭露在公眾已知的學術文件的內容不是CUTSA規定的營業秘密。

在Attia v. Google LLC案例中，宣稱是營業秘密的擁有人授權其他人去公開揭露在專利申請案中的資訊，這樣就已經不是營業秘密。

然而，CAFC認為本案的IEEE文獻或其他可能揭露營業秘密的內容，都不是Cercacor或Masimo授權公開的，仍保有其營業秘密。

CAFC的判定是，因為TrueWearables沒有證明Masimo的證人是根據IEEE的公開文獻得到營業秘密的知識，TrueWearables並不能依照自己可查驗的營業祕密來答辯，使得CAFC同意地院判決。

因此，如果要以IEEE等期刊等級的文獻破除營業秘密是有難度的。

補充：

關於Winter factors的案例：是否實施專利為核發初步禁制令的依據，但還有其他條件 - Trebro. v. FireFl (Fed. Cir. 2013)（https://enpan.blogspot.com/2014/04/trebro-v-firefl-fed-cir-2013.html）

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2146.OPINION.1-24-2022_1897012.pdf（備份：https://app.box.com/s/jbt9u036b832w4zvkc60utpxgjoxs749）

參考資料：https://patentlyo.com/patent/2022/01/publication-extinguish-secret.html

Ron

像是M16火力展示，事實上是管轄權的爭議 - Christianson v. Colt Industries Operating Corp. (1988)

U.S. Supreme Court案件「Christianson v. Colt Industries Operating Corp., 486 U.S. 800 (1988)」資訊：

本案請願人（petitioner）：Christianson

本案回應人（respondent）：Colt Indus.

判決日：June 17, 1988

本案涉及法院管轄權（jurisdiction）的議題，相關法條為28 U.S.C. 1295(a)(1)，其中規範美國聯邦上訴法院針對"district court of the United States, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, or the District Court of the Northern Mariana Islands"的民事判決上訴具有專屬管轄權。

28 U.S.C. 1295 - Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit

(a)The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall have exclusive jurisdiction—

(1)of an appeal from a final decision of a district court of the United States, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, or the District Court of the Northern Mariana Islands, in any civil action arising under, or in any civil action in which a party has asserted a compulsory counterclaim arising under, any Act of Congress relating to patents or plant variety protection;

...

本案的上訴人Colt Industries Operating Corp.(Colt)是"M16"步槍與其零件的主要製造商，並擁有相關專利，包括本次爭議中的多件專利，涉及的專利性議題是明確性35U.S.C.112，根據追溯到之前地方法院決定中的資料，相關專利有：US3,236,155; US3,292,492; US3,301,133; US3,336,011; US3,440,751; US3,453,762; US3,619,929; US3,771,415; US3,977,296。但是關鍵是這些專利雖然都是核准專利，但是仍隱藏了製造M16的機密。

Colt Industries Operating Corp.(Colt)（圖案截自：https://www.colt.com/）

列舉其中之一專利：US3,236,155

Claim 1描述以空氣驅動的自動火力裝置。

本案歷史：

本案緣起是Colt（本案Respondent）對多家製造商提起專利侵權訴訟，但隨後主動撤銷訴訟，但之後告知部分報告與一些客戶不准他們與其他一些被告（本案向最高法院上訴的請願人（petitioner））做生意，因為他們盜用了Colt的商業機密。

於是，其他人（本案請願人）就不爽，向法院提起反壟斷訴訟，Colt主張自己的行為是要保護自己的商業機密，並反訴他們主張不當使用M16步槍專利內容。本案請願人於是提起專利無效簡易判決請願（motion for summary judgment）。

地院判決同意請願人反壟斷與侵害干擾（antitrust and the tortious interference claims）的主張，後來Colt提起上訴聯邦上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit），結果聯邦上訴法院裁定其缺乏管轄權（lack jurisdiction），並轉移到第七法院（Seventh Circuit），第七法院即自願審理管轄權議題。

案情峰迴路轉！

結果，第七法院否決聯邦上訴法院的管轄權裁決，將案件撤回。

案件回到聯邦上訴法院，也判定第七法院的決定是錯的，雖然這樣，但反過來因為正義的利益（interest of justice），反而去推翻地方法院決定 - 反壟斷與侵害干擾。

本次向最高法院提起請願的請願人Christianson為Colt的前員工，創立公司販售M16，也是本案原始被告之一，針對聯邦上訴法院的判決向最高法院提起請願（petition）。

最高法院意見（syllabus）：

最高法院認為聯邦上訴法院缺乏管轄權，也就是最初聯邦上訴法院自己認為自己缺乏管轄權是對的，因為相關訴訟爭點並非出於（"arising under"）專利法規。

最高法院認為，如果當事人（原告）可以證明相關權利是基於專利法，或是至少至少是相關權利的充分理由，才能證明這是基於聯邦專利法的案件。

本次爭議是源起反壟斷訴訟，這是基於「Sherman Act」的訴訟，並非基於聯邦專利法（編按，美國專利法是聯邦法），關係不大（可能有關係，但非充分）。因此最高法院判定聯邦上訴法院對此案沒有管轄權，即便是基於正義的理由，也不行。

也就是說，訴訟當事人要知道自己的訴訟是基於甚麼權利，能在具有其管轄權的法院提起訴訟。

判決內容：https://supreme.justia.com/cases/federal/us/486/800/

Ron

IPO.ORG的重要立法議題

本篇討論IPO.ORG提出的重要立法議題，這裡的IPO原文跟我們想的不同，是Intellectual Property Owners的縮寫，這裏提到的是智慧財產權人協會（https://ipo.org/）提出幾項要遊說的議題，自然是偏向智慧財產權人的權益（更是美國觀點）。

根據Patently-O提供的文件，可以知道IPO.ORG提出的立法議題，我覺得重要，也因為過去許多案例涉及這些議題，因此在此筆記。

I. Clarifying Patent Subject Matter Eligibility（明確專利標的適格性）

自從2010年Bilski判例產生，101議題對專利系統在這10多年有很多影響，縱然許多案例與判例產生，都仍存在許多不確定性，讓人無所適從，但卻也因此讓101成為很有趣的議題。（https://enpan.blogspot.com/search/label/101）

II. Protecting Trade Secrets（保護商業祕密）

這個議題涉及商業間諜、公司內部文件外流。美國自詡其最有價值的貨幣就是知識，強調商業祕密的重要性。

III. Ensuring Predictable Legal Systems for all Industries and Technologies（確保可預期的司法系統）

這是因為產業界對許多案例中法官的判案產生疑慮，許多維護多年的專利一旦面對訴訟就變成無效的專利，確實會讓許多人對專利系統（司法）產生質疑。

a. USPTO Post-Patent Grant Proceedings to Review Validity（AIA異議程序）

2011年施行AIA改革法案，提出三個針對領證專利的異議程序，包括由PTAB審理的IPR, PGR, CBM，從10年來蓬勃發展的案例來看，產生許多爭議，甚至還有是否違憲的議題，期待有進一步改革。

b. Venue in Patent Litigation（訴訟所在地）

從2017年的TC Heartland判例產生訴訟所在地的限制議題，參考：以企業據點決定管轄法院 - 美國最高法院TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC決定（https://enpan.blogspot.com/2017/05/tc-heartland-llc-v-kraft-food-group.html）。

文中還提到兩個重要議題：Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (“Hatch-Waxman Act”) or the Biologics Price Competition and Innovation Act (“BPCIA”)，可參考：最高法院對仿製藥侵權議題的意見 - SANDOZ INC. v. AMGEN INC. ET AL.（https://enpan.blogspot.com/2017/06/sandoz-inc-v-amgen-inc-et-al.html）、因為藥品檢驗延遲而延長的專利權期限討論 - Merck v. Kessler (Fed. Cir. 1996)（https://enpan.blogspot.com/2014/04/merck-v-kessler-fed-cir-1996.html），都是與藥品專利權有關訴訟發生地的議題，IPO認為最好的解決方案是可指定被告的任何管轄法院。

IV. Addressing Counterfeiting / Trademark Infringement（處理仿冒與商標侵權）

這裡特別提到新冠肺炎（COVID-19）疫情期間有很多需求升高的個人保護用品（如洗手液）產生商標侵權的問題，並且電子商務的盛行，使得商標侵權問題日益嚴重，但商標權人卻很難主張權利，因為仿冒問題可能是全球性的。因此商標權主張、策略、程序改善、利用線上資源（如社群）監控仿冒產品，可通過立法解決。

V. Providing High Quality, Enforceable Rights and Predictable Legal Systems in the United States and Abroad（在美國內外提供高品質、可主張權利與可預測司法系統）

a. Granting High Quality Patents（核准高品質專利）

b. Unfounded Assertions That IP Rights Are a Barrier to Innovation to Justify Compulsory Licenses and Forced Technology Transfer （解決毫無根據的斷言：智慧財產權阻礙創新）

c. Backlogs and Other Bars to Securing Intellectual Property（剷除智慧財產權的障礙）

認為將智財障礙剷除可以增加全球競爭力、提昇創意、鼓勵研發，包括加速審查、增加審查品質等。

Ron

律師-委託人特權與工作成果豁免權案例 - Google v. Uber (Court of Appeal)

Waymo v. Uber的訴訟被形容成如Apple v. Samsung的另一值得注目的科技訴訟大戰。本篇報導與2017年的商業機密訴訟為平行進行的侵權訴訟，其他還有專利侵權訴訟，甚至還衍生出專利被撤銷的爭議，由於同事與客戶間熱烈討論，即便是過去的新聞，也是來看看（陸續會有文章產生）。

過去的報導：
- 併購競爭對手離職員工創立的公司產生的機密竊取爭議 - WAYMO LLC v. UBER TECHNOLOGIES, INC. (Feb. Cir. 2017)（https://enpan.blogspot.com/2018/04/waymo-llc-v-uber-technologies-inc-feb.html）

簡述一下Waymo v. Uber之間的故事（網路上看過很誇張的灑狗血的報導，真是不專業，抄來抄去），這裡的報導很"呆"，從法院判決所得出，Anthony Levandowski與Lior Ron為Google前員工，從Google離職後，開創Otto自駕車公司，後來，Otto被Uber併購，Google對這兩位前員工提起仲裁訴訟，主張他們違反雇傭關係且控告詐欺等罪行，Google請求對Uber收購Otto的行為進行探索程序。仲裁委員會要求Uber提出相關文件，但經Uber在高等法院（superior court）提起撤銷請求後，Uber獲勝。

Google對此撤銷決定提起上訴。

案件資訊：
上訴法院：COURT OF APPEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA (FIRST APPELLATE DISTRICT)
原告：UBER TECHNOLOGIES, INC.
被告/上訴人：GOOGLE LLC

本案緣起Uber在高等法院（superior court）中取得撤銷仲裁的勝利後，Google提起上訴（此稱上訴法院，court of appeal）。訴訟與專利無關，僅與上訴法院怎麼看「雇傭合約、跳槽競爭對手與相關義務仲裁」有關。

此訴訟爭議就在討論是否應該同意Google提起自Google離職自創公司Otto但又被Uber併購的整個雇傭義務與涉及詐欺、商業機密的仲裁。

首先，上訴法院判定Uber請求撤銷上訴無理由，且相關文件也不能以律師-客戶關係原則保護，理由是會損害Google的主張。

光是這個「仲裁」是否要進行可否為「可上訴（appealable）」就成為一個上訴議題，由於Uber堅持一些需要被揭露文件（有關due diligence）被「attorney client privilege或attorney work product doctrine」所保護，不應受司法審查，但Anthony Levandowski（Google前員工）並未成功阻擋與Uber職責的調查報告（此案稱"Stroz Report"）（Waymo LLC v. Uber Techs., Inc. (Fed. Cir. Sept. 13, 2007)，即本部落格過去報導：併購競爭對手離職員工創立的公司產生的機密竊取爭議），Uber應釋出Stroz Report！

關於attorney client privilege（律師-委託人特權）：

定義：


雖相關文件受到律師-委託人特權保護，但是由於Uber並未建立所述"Stroz Report"為律師-委託人的關係，因此相關Google前員工的資料並未受到此特權保護。

關於attorney work product（工作成果豁免權）：

定義：


上述法院意見是，所述"Stroz Report"並未對映出"attorney work product"規範的律師的觀點、結論、意見或法律研究或理論（"attorney’s impressions, conclusions, opinions, or legal research or theories"），Uber並未建立"Stroz Report"屬於工作成果豁免。

如此，本次判決確認應進行Googl要求的仲裁。

結論：在此上訴法院的判決中，涉及相關當事人與律師之間要求保護的文件是否應該被揭露，但法院判決這個特權（privilege）被撤回或說擱置（waive），上訴法院撤銷高等法院否決仲裁的決定。

另有一議題：common interest doctrine

但此議題因為相關文件並未被attorney client privilege與attorney work product保護，因此並不論此Common Interest Doctrine。

my two cents:
其實並未研究到很深，但是顯然在訴訟之初的探索程序與相關仲裁的文件可有本篇所討論的幾個權利義務的議題。

判決資料：
https://cases.justia.com/california/court-of-appeal/2018-a153653m.pdf?ts=1540502476（備份：https://app.box.com/s/f6yi496xja5e7hethvccta6nz9ev91bl）

參考資料：
美國專利訴訟中關於「律師－委託人特權」與「工作成果豁免權」之探討
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/107583/1/2_1_3.pdf

Ron

中美第一階段貿易協議之智慧財產權（筆記）

中美第一階段貿易協定，基本上是美國要求中國改變作法的約定，單方面對美國有利的不平等條約（編按，至少就美方態度是，這是讓中國配合的（表面是進步的）條約）。

本篇筆記「中美第一階段貿易協議」的智慧財產權議題。



協議難懂且很長，全文共94頁，有關"patent"或"intellectual property"的內容在pages 6-10, 11-12, 18-22等，本篇重點摘錄就以這幾頁為基礎來看。（編按，看了一些內容，看來美國"大哥"很強勢，說是"協議"，應該都是被美國押著簽名，美國先認為自己的法律都很完備（反覆出現這句話："The United States affirms that existing U.S. measures afford treatment equivalent to that provided for in this Article."），要求中國也照做，中國在此壓力下不得不低頭）



商業秘密（trade secret）：

• 智慧財產權一章開宗明義就提「商業秘密」，要求中國立法建立商業秘密的相關法規，竊取商業秘密（trade secret misappropriation）的行為包括：
  
  -電子入侵（electronic intrusions）；
  -披露商業秘密，或誘使他人披露秘密；
  -在特定需要保密的場合獲取商業秘密後，未被授權而披露或使用。
• 中美將加強商業秘密保護合作，且美國確認美國現行法律已有等同的保護。
• 若有商業秘密竊取的行為，應擔負舉證責任，而這個要求主要是要求中國在舉證上要擔負責任，如被告要舉證沒有竊取商業秘密。
• 各方應為了防止商業秘密被洩漏而有暫時處置。
• 中國應對每個被宣稱有竊取商業秘密的事件都以「急件」處理，法律要配合行使初步禁制的動作。
• 要求中國在刑法、民法、行政法都建立違反商業秘密保護的相關懲罰條款。

醫藥類智慧財產權（Pharmaceutical-Related Intellectual Property）：

• 要求中國在專利審查階段、無效階段與訴訟階段都讓專利申請人可依賴專利以外的「補充資料（supplemental data）」來判斷專利性，包括專利的完整性（sufficiency of disclosure）與進步性（inventive step）。
• 要求中國提供早期而有效解決專利爭議的機制（要能快速解決爭議），提供藥品安全與有效的證明，使得能提早核准上市。例如可以通知專利權人、被授權人與上市藥品者核准藥品的信息。
• 在藥品上市之前，有足夠時間與機會取得可能侵權與賠償的信息。
• 司法或行政程序提供初步禁制令等救濟措施，能及時解決藥品相關糾紛。
• 中國應建立藥品相關國家級系統，以實施以上要求，特別是專利等智慧財產權議題的措施。

專利（Patents）：

• 要求中國針對無理由延遲專利核准與藥品上市的專利延長期限的補償措施。
• 當有專利權人請求，如專利超過4年才領證、請求實際審查後超過3年（較晚者），中國應提供專利期限延長的補償措施。
• 針對新藥或使用藥品的新方法上市，根據專利權人的請求，提供專利期限延長的補償措施。
• 專利期限調整不得超過5年，提供延長專利期限的補償不能超過藥品核准上市後14年。

惡意商標（Bad-Faith Trademarks）：

• 基於明顯事實合理懷疑侵犯智慧財產的犯罪行為，中國應要求行政機關移送刑事事件處理。
• 應提供民事賠償與刑事處罰，以威嚇智慧財產犯罪。
• 提供足夠的救濟賠償措施。

著作權與相關權利（Enforcement of Copyright and Related Rights）

• 關於著作權的民事、刑事與行政程序。
• 著作權著作人、演出人等權益關係。
• 著作權授權協議。

智慧財產保護的雙邊合作（Bilateral Cooperation on Intellectual Property Protection）

• 中國知識產權局與美國專利商標局將討論雙邊合作協議。

my two cents:
根據這個「協議」，顯然是美國逼著中國簽署的協議，例如，雖醫藥類專利有其特性，但這裡強制中國接受美國「補充資料」來判斷專利性的方式、提供可早期核准藥品上市的機制、延長專利期限等措施，且美國在此領域領先全球，顯然是獨厚美國專利申請人。

過去聽到一些在中國的商標爭議，特別是惡意商標搶註的問題，這次也一併解決，當然還是從美國觀點來看。

這個第一階段貿易協定，美國勝出。

新聞參考：
https://news.cnyes.com/news/id/4434713

協議全文：
https://cimg.cnyes.cool/prod/2020/29244b74a2140f3d07ecf897bb7ad953.pdf

Ron

併購競爭對手離職員工創立的公司產生的機密竊取爭議 - WAYMO LLC v. UBER TECHNOLOGIES, INC. (Feb. Cir. 2017)

本篇僅是補上舊聞資料，為了一探Waymo v. Uber商業機密的爭議（順便慶祝本部落格來訪人數達100萬）。

從許多趨勢分析可知，未來幾年的科技發展將實質影響到人類未來的生活，例如基於電腦網路科技與大數據快速發展的人工智慧、虛擬與擴增實境、金融科技、區塊鏈 ...，還有自駕車（或是各種自動駕駛器（autonomous vehicle）），對於自駕車科技而言，是很多科技的綜合表現，科技剛好到此可以實現到你我生活中，前一陣子和解的WAYMO LLC v. UBER TECHNOLOGIES, INC.訴訟顯得在智慧財產領域在這些發展中也不會缺席。

WAYMO LLC v. UBER TECHNOLOGIES, INC.在2017年有兩個CAFC判決，同一天作出判決，這兩個判決涉及「商業機密」。背景是Google/Alphabet的Waymo控告Uber通過併購前Google員工設立的Otto公司來竊取自駕車資料，這位前員工Anthony Levandowski當初在Google協助lidar開發自駕車中重要的雷射感應元件。

法官William Alsup（兩件CAFC案的地方法院法官，和解協議也是在他手中完成）說，這已經是歷史了，意思可能是，人類可能在此領域中受到Waymo與Uber的左右繼續向前走！

（從英文網頁理解）和解協議：Uber提供Waymo（富爸爸是Google）其0.34%的股份，這筆股份市值約1.63~2.45億美元，並承諾不使用任何Waymo的軟硬體在Uber自駕車中。如此，Uber的自駕車計畫僅會被阻礙一下子，也免除龐大的賠償費用與可能的禁令，之後，在美國仍可繼續研發。特別是在Uber最厲害的「叫車服務（ride hailing）」中，若應用了自駕車技術，競爭力不比Google差，當然，Google也透過Waymo取得部分Uber的股份，加上之前已經通過創投投資Uber，顯得Google將來在自駕車叫車服務中也可以順利發展，並且可能先從自駕貨車開始。

這就是這些公司在訴訟（手段）中獲得的利益，不論輸贏。

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案件資訊：2017-2130

原告/被上訴人：WAYMO LLC
被告/上訴人：UBER TECHNOLOGIES, INC., OTTOMOTTO LLC
被告：OTTO TRUCKING LLC
參加人（Intervenor）：ANTHONY LEVANDOWSKI（爭議中離開Waymo創立Otto的人）
判決日：September 13, 2017

本案緣起地方法院（Northern District of California）駁回被告Uber要求仲裁與Waymo訴訟的請願，Uber上訴CAFC，上訴議題是主張原告Waymo應被強制根據Waymo與參加人Anthony Levandowski仲裁協議而再仲裁與各被告之間的爭議。

其中主要爭議源自原告Waymo對被告Uber等公司提出違反幾項有關營業秘密的告訴，共計有：California Uniform Trade Secrets Act, the Federal Defend Trade Secrets Act, the California Business and Professional Code, and the patent statute。

在CAFC階段，判決文表示CAFC同意地院駁回Uber等被告要求強制仲裁的判決，而意見與地院一致。

地院判決：https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2017cv00939/308136/685/（PDF：https://app.box.com/s/w6hepyzndolm46s801zgwmdd6g4ejtua）

其中，由於本案緣起Waymo對Uber等被告提起違反營業秘密的告訴，而Uber主張Waymo應該是要先解決Waymo與前員工Anthony Levandowski的雇傭爭議，等於認為營密秘密的爭議是從Anthony Levandowski開始。但是原告Waymo還是要抓大的，主張與Uber等被告的爭議並非基於此雇傭關係的爭議。

顯然，地院與CAFC都站在原告Waymo這邊，認為，雖然Waymo的訴狀中提到Anthony Levandowski離職前從原公司下載1萬4千筆高度機密的文件，但告訴內容卻未聲稱任何違反兩者雇傭關係的主張，而Uber則是不當使用這些資訊而侵犯Waymo技術的一方。





結果：同意地院判決，駁回Uber主張應根據Waymo與Anthony Levandowski雇傭合約來仲裁營業秘密的爭議。

判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2130.Opinion.9-11-2017.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/ecb5ovxxewdg4t3i3q741u4tiimwz0jq）

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案件資訊：2017-2235, 2017-2253
原告/被上訴人：WAYMO LLC
被告：UBER TECHNOLOGIES, INC., OTTOMOTTO LLC, OTTO TRUCKING LLC
參加人/上訴人：ANTHONY LEVANDOWSKI
請願人（Movant）：STROZ FRIEDBERG, LLC, LYFT, INC., LIOR RON
判決日：September 13, 2017
判決文：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2235.Opinion.9-11-2017.1.PDF（備份：https://app.box.com/s/frqyamlef3zvy37kapkp4nlbgs1ym3gf）

在相似議題下，此案上訴人是Waymo離職員工並帶走營業秘密文件以及創立Otto的Anthony Levandowski。本案緣起Waymo在地院對Uber、Otto提起專利侵權以及違反營業秘密的告訴，告訴自然連結到Anthony Levandowski不當下載營業秘密文件的行為，以及之後公司賣給Uber並受雇Uber的行為。

審理期間，執行探索程序（discovery），而原告Waymo要求取得Anthony Levandowski與Uber職責的調查報告（此案稱"Stroz Report"），雖Uber主張這些報告在律師與客戶的保護權限下，但地院駁回這個主張，於是Anthony Levandowski、Otto與Uber提出請願，但被法院拒絕，經上訴CAFC，被CARF駁回上訴。

CAFC的判決意見是（細節在此不談，請看判決文）：

I. Mr. Levandowski Has Not Established His Entitlement to a Writ of Mandamus, Although a Continuing Confidentiality Order May Be Supported

Levandowski先生的證據不滿足法院命令（沒有充分理由反對調查報告可以被公開）。

II. The Perlman Doctrine Does Not Apply

Levandowski先生的探索命令不適用「Perlman doctrine」。這是提到所述探索（discovery）命令是由公正第三方執行，但是若第三方不符資格而使得被探索的一方權利損失，可以拒絕，這是「Perlman doctrine」。

"The Perlman doctrine provides that “a discovery order directed at a disinterested third party is treated as an immediately appealable final order because the third party presumably lacks a sufficient stake in the proceeding to risk contempt by refusing compliance.”"

結果：駁回上訴。

參考新聞：
- https://www.ithome.com.tw/news/121301
- https://www.techbang.com/posts/56794-waymo-sued-uber-dust-settles-marking-the-start-of-a-new-era-in-the-auto-industry
- https://www.wired.com/story/uber-waymo-trial-settlement-self-driving-cars/（此篇2/9/2018報導似乎是很多新聞的來源）

my two cents:
Waymo v. Uber被視為自駕車第一個重要訴訟，因為Waymo站在技術領先者的一方，Uber又通過併購取得「被視為機密」的文件，雖然過程中有爭議，包括這些機密到底是不是機密，但根據地院與上訴議題等訴訟可知，都還是「舉證」問題，其實是否竊取機密？並「沒有答案」。

最後和解，似乎Uber為輸的一方，但情況又好像是贏家，應該是，雙方似乎都取得自己該有的好處，前提是，雙方都在某個領域為領先者，這樣，交換條件是有助於訴訟和解與將來發展。

Ron

VR的智慧財產爭議 - ZeniMax v. Oculus

這是開工後有興趣的消息，涉及商業機密、商標、著作權等爭議，從新聞表面可知Oculus等被告應判賠ZeniMax達5億美元，不過ZeniMax原本是要求20億美元的補償以及40億的懲罰性賠償。

角色說明：
ZeniMax為VR內容提供者，主要為遊戲，是知名遊戲DOOM的發行商。
Oculus為虛擬實境公司，2014被Facebook收購，主要產品為Rift。
Iribe與Palmer Luckey為Oculus共同創辦人。
John Carmack為id Sosftware遊戲公司創辦人，之前由ZeniMax僱用，但是（他自己的描述）在ZeniMax無法實現VR，之後帶了一票人離開ZeniMax而與Oculus/Facebook合作Rift。

ZeniMax對Oculus提出告訴（2014年5月），主張Palmer Luckey等違反保密協定（non-disclosure agreement，NDA），原本提出賠償40億美元，但最後北德州地方法院陪審團判Oculus賠償5億美元。這個5億美金中，Oculus因為違反保密協定而應付2億美元、著作權侵權應付5千萬美元，Oculus與Luckey因商標標示不實（false designation）各應付5千萬美元，另外Iribe也因標示不實應付1億5千萬美元。

訴狀首頁：

Oculus（https://www.oculus.com/）：


ZeniMax Media Inc.（https://www.zenimax.com/）：


訴訟爭議主要還是ZeniMax指控Oculus違反商業機密（trade secret），ZeniMax指控中聲明，若沒有Carmack的幫助，Palmer Luckey沒有能力創造出Oculus Rift，也就據此認定Carmack在離開id Software時帶走了程式碼，才在Facebook與Luckey合作完成Oculus Rift，因此主張Palmer Luckey從Carmack竊取了商業機密。

提告的幾個主張（https://fieldofdivisiondotcom.files.wordpress.com/2016/08/zenimax-v-oculus-sac.pdf）以及舉證自己已經在開發如Rift的原型。其實要證明違反商業秘密並不簡單，證據很重要。

抓一些訴訟畫面，ZeniMax舉證自己已經在開發如Rift的原型：


Carmack在id Software工作時受訪：


NDA：



連過去在社群媒體PO的內容都會拿來用：


主張（罪狀）：
COUNT 1— Common Law Misappropriation of Trade Secrets (Against All Defendants)
COUNT 2—Copyright Infringement (Against All Defendants)
COUNT 3—Breach of Contract  (Against Oculus and Luckey)
COUNT 4—Tortious Interference with Contract  (Against Facebook)
COUNT 5—Unfair Competition  (Against Oculus and Facebook)
COUNT 6—Conversion  (Against Carmack)
COUNT 7—Unjust Enrichment  (Against All Defendants)
COUNT 8—Trademark Infringement  (Against Oculus, Luckey, and Iribe)
COUNT 9—False Designation  (Against Oculus, Luckey, and Iribe)

地院判決（僅摘錄一些）：


法院透過一題一題地提問得到陪審團的決定，例如關於是否違反商業機密的問題，陪審團就認為沒有人違反商業機密（這應該是證據不足的問題）：


判決Oculus違反著作權：


Palmer Luckey等人代理或共同違反著作權：



ZeniMax提訴的商標：


判決是Oculus與創辦人違反商標法：


判決商標不實標示，也沒有公平使用：


Oculus等違反保密協定：



最後對各被告的賠償判決：
對於違反保密協定的判賠金額：


Oculus光是違反著作權就要付出5千萬美元：


各家對於商標的false designation要付的賠償金額：


my two cents:
光看賠償金額就難以想像這個科技的利益（都還沒有實際獲利，也還沒有涉及專利侵權，只是因為Oculus背後有個Facebook）有多大了！！！

新聞來源：
http://www.polygon.com/2017/2/1/14474198/oculus-lawsuit-verdict

https://flipboard.com/@flipboard/flip.it%2FIH_RP6-oculus-to-pay-500-million-after-zenimax/f-97710ed15f%2Fengadget.com

http://www.roadtovr.com/zenimax-v-oculus-facebook-vr-lawsuit-jury-verdict-ruling/

Ron

太空科技需要專利？或是營業秘密？- Space X v. Blue Origin

美國早於60年代就可以利用無人火箭載送太空船上太空，但是，過程中，前幾節推進火箭會在完成任務後拋棄/掉落到太平洋，不容易回收，成本因此提高。這兩年，包括Amazon老闆Jeff Bezos創辦的Blue Origin與Tesla老闆Elon Musk的Space X，興起民間太空航行競賽，包括專利爭議。

鼎鼎大名的Space X公司全名是「Space Exploration Technologies Corp.」，由Tesla老闆Elon Musk創辦，與美國太空總署（NASA）合作開發火箭回收計劃。

http://www.spacex.com/

BLUE ORIGIN


https://www.blueorigin.com/

Blue Origin公司在SpaceX之前已經成功回收New Shepard火箭：
https://youtu.be/74tyedGkoUc

本篇針對SpaceX做一些討論，這也是一個失敗後成功的範例。

CRS-8 mission: 載送太空艙的火箭成功起飛、太空艙脫離、展開，以及火箭成功返回地面，並降落在海上平台（這是歡呼的主因）。
https://youtu.be/xN3CSgNbf8Y


SpaceX公司於4/8/2016成功發射Falcon 9火箭，帶著Dragon太空艙攜帶6913磅的貨物到國際太空站，這是Falcon第23次發射。特別的是這次火箭成功返回地面，且是落在自動航行的海面平台（autonomous spaceport drone ship (ASDS) ）上。

前一次成功返航落地，降落地點設在海岸上：
https://youtu.be/YvQ-BTwI_II



但這些成功都是基於無數次的失敗與前人的智慧。

前一次CRS-7發射失敗影片，火箭在半空中爆炸了：
https://youtu.be/PuNymhcTtSQ



CRS-6的失敗影片：
https://youtu.be/BhMSzC1crr0


專利議題：
當我們擁有以上高科技時，是否需要「專利」，就我的認知，如果是純粹科學，且對人類有貢獻，專利大可不必，不過也要考慮是否有對手會擁有專利而對自己的科學研究產生威脅？其中若有商業利益，比如載人上太空的旅遊、技術轉移一般公司，那就需要專利。不過，就Elon Musk來說，他認為SpaceX申請專利很滑稽。

根據Business Insider的訪問，Elon Musk認為SpaceX不需要專利，他認為主要對手是中國，認為中國會從專利取得技術！顯然，Musk要的是在SpaceX保持營業秘密。
"We have essentially no patents in SpaceX. Our primary long-term competition is in China," said Musk in the interview. "If we published patents, it would be farcical, because the Chinese would just use them as a recipe book."

新聞報導：http://www.businessinsider.com/elon-musk-patents-2012-11
完整的訪問對話：http://www.wired.com/2012/10/ff-elon-musk-qa/all/
SpaceX v. Blue Origin競爭：http://technews.tw/2016/01/26/spacex-vs-blue-origin/

my two cent:
或許如Elon Musk所說，專利對SpaceX沒用，但是對也不對，專利申請是需要「完整揭露」技術內容，但如果是常用的措施，容易被仿冒或是破解的技術，專利制度仍是必要，有法律保障，因為這類技術不等你開發，對手自然會找到方法，而且取得專利，這樣，在很多商業競爭上就會有阻礙；但對於真正尖端的科技，專利制度就顯得沒有必要，很多高科技公司的核心技術也不會申請專利。

其次是，自己不申請專利，但是專利的爭擾仍會不請自來，更不能忽略專利制度在與其他公司進行合作與授權的重要地位。特別是，SpaceX目前已經有個明確的對手--BLUE ORIGIN，他們目前至少獲得13件美國專利。

爭議討論：

太空探索公司SpaceX v.Blue Origin的IPR爭議有兩件：

• Inter Partes Review No. 2014-01376, filed Aug. 25, 2014, of U.S. Patent No. 8,678,321, entitled Sea Landing of Space Launch-Vehicles and Associated Systems and Methods, Space Exploration Technologies Corp. v. Blue Origin, LLC;
• Inter Partes Review No. 2014-01378, filed Aug. 25, 2014, of U.S. Patent No. 8,678,321, entitled Sea Landing of Space Launch-Vehicles and Associated Systems and Methods, Space Exploration Technologies Corp. v. Blue Origin, LLC.

系爭專利：US 8,678,321


這件早於2009年就佈局美國Provisional Application，再於2014年獲准專利，'321專利Claim 1界定一種發射太空載具的方法，包括以鼻第一方位從地面發射，開始時點燃一或多個火箭發動機；發射後，重新定位載具為尾第一方位；定位水中降落結構體；以及讓太空載具以尾第一方位垂直落地。

1. A method for operating a space launch vehicle, the method comprising:

launching the space launch vehicle from earth in a nose-first orientation, wherein launching the space launch vehicle includes igniting one or more rocket engines on the space launch vehicle;

reorienting the space launch vehicle to a tail-first orientation after launch;

positioning a landing structure in a body of water; and

vertically landing the space launch vehicle on the landing structure in the body of water in the tail-first orientation while providing thrust from at least one of the one or more rocket engines.

這個專利範圍初步解讀直指SpaceX的Falcon 9火箭落地技術。看來，即便是最高科技，仍可以用簡單的語言描述！

IPR2014-01376（針對系爭專利Claims 1-13）
Institution Decision
先前技術：


Exhibit 1003（備份檔案：https://app.box.com/s/lnjhlowbx2silrbw1qubiykubcuctzig）：


主要引證案Ishijima與系爭案比對：


啟始決定：啟始審理系爭專利claims 1-13有關102, 103議題。


Blue Origin請求刪除Claims 1-13，而終結IPR程序（"ORDERED that Patent Owner Blue Origin’s request for adverse judgment is granted."）：


SpaceX與Blue Origin在此第一回合的IPR爭議中，Blue Origin在回應IPR請願啟始決定（institution decision）時刪除'321專利中所有被啟始的請求項範圍，都是有關火箭返回落地的技術！此舉則是保留了未被啟始請願的claims 14-15，這兩項涉及可返回落地的系統，包括太空載具、發射台，以及發射、啟動/關閉發動機、落地等技術手段。

顯然，讓火箭發射之後落地的技術早已見於1990年代。當然，在此之前並沒有成功前案。

IPR2014-01378（針對系爭專利Claims 14-15）：
啟始不成立，結案。

其他：列舉Blue Origin另一件火箭專利：US 8,991,767


專利爭議報導：
"Blue Origin Cancels Rocket Patent Under SpaceX Challenge"
http://www.law360.com/articles/697954/blue-origin-cancels-rocket-patent-under-spacex-challenge

"Patent Decision May Not Spell End of Blue Origin-SpaceX Dispute - See more at: http://spacenews.com/patent-decision-may-not-spell-end-of-blue-origin-spacex-dispute/#sthash.couehLn3.dpuf"
http://spacenews.com/patent-decision-may-not-spell-end-of-blue-origin-spacex-dispute/

Ron