2020年5月29日 星期五

TIPO整理的各國分割案時機點(筆記)

筆記

本篇為節錄TIPO專題報導中的內容(筆記)。

資料來源:「各國發明專利分割時點之比較與分析」(https://www1.tipo.gov.tw/public/AttachmentORG/246期-專題二.pdf




前言,各國對「分割案(Divisional Application)」的定義有些差異,但整體上都是規定分割案為一母案的後續案,且與母案揭露內容一致,不能產生新事物(new matter),在相同揭露內容下主張與母案不同的申請專利範圍,多數的概念是基於「單一性」的要求下提出分割案,實務上就是依照申請人的專利佈局,將母案揭露內容中尚未主張權利的部分提出分割案申請案,也是最重要的延續方案之一,而差別就是各國對「分割案」的申請時機的規定。而美國專利對於「分割案(Div)」是針對母案面對「限制選擇」後的解決方案,美國專利中「接續案(Continuation Application,CA)」才比較像其他各國分割案的概念。

(編按,抱歉的是,本部落格常常對一些英文的中文翻譯有不一致的問題,例如CA有時講的是"接續案",整體CA, Div, CIP都稱"延續案",不過,接續、延續或連續卻又常常混著用,希望理解時能以前後文與標註的英文為主。另外,根據TIPO文件,可知所述CA, DIV, CIP等案型直翻為「連續案」)

根據TIPO報導,與實務經驗的體驗差不多,整篇的結論就在其「摘要」中:
  • 允許分割時點以歐洲專利局最為寬鬆。
  • 允許分割時點以澳洲智慧財產局最為寬鬆。
  • 允許分割時點以歐洲專利局最為寬鬆。
  • 允許分割時點以歐洲專利局中國大陸國家知識產權局最為寬鬆。
  • 各國對於「分割時點」的規定沒有一致性,但如「日本」及「韓國」在專利分割時點之修法,都是朝向放寬分割時點限制
  • 我國於2019 年5 月1 日公布之專利法修正案中,也是「擴大核准審定後分割之適用範圍及期限」。

- 中華民國
可先參考:分割案筆記 - 我國專利審查基準(https://enpan.blogspot.com/2019/12/blog-post_16.html

一些重點:

  • 2011年修法後,增加「初審核准審定書送達後30日內可提起分割申請案」規定。
  • 申請分割的時點:
    (1)原申請案(即母案)「再審查審定前」,處於「繫屬智慧局」為原則,可提出分割申請;
    (2)初審或再審查核准審定書送達後3個月內(初審規定原本是30日),得提出分割申請;
  • 若初審核駁審定書送達後未先提出再審查申請且受理者,不得申請分割。
  • 我國專利法修正後初審核准審定送達前後允許分割之時點示意圖:
  • 我國專利法修正後初審核駁審定前後允許分割之時點示意圖:

- 美國專利商標局

  • 前後案(母案、子案)之間關係可分為:連續(continuation)、部分連續(continuation-in-part)或分割(divisional)。
  • (編按,美國專利中延續案都有「分割」的實質意義,但若為法律規定的divisional application,則主要指基於USPTO發出「限制性要求」後的延續措施。)
  • 分割案(DIV)提出時機:只要其前案(母案或其他子案)處於審查中(copending)的狀態,任何時間皆可提出分割申請案。
  • 分割案(DIV)於母案"公告"前提出,且為依照審查委員的「限制性要求」的選擇結果所提出,當母案(或其子案)獲准專利,USPTO與法院都不能以此專利的引證資料對抗後續「分割案」。
  • (編按,在以上概念下,自然接受連續分割案。)

- 歐洲專利局

  • 分割案申請時機:申請人可在不超出母案申請時說明書內容的前提下,對任何在審查中(pending)狀態下的歐洲申請案提出「分割申請案」,同樣享有母案所主張的優先權。
  • 接受「連續分割案(sequence divisional application)」,且只要「第一分割案」在pending狀態下,可提出「第二分割案」(有額外費用)。
  • 母案(或先前子案)核駁確定、撤回或視為撤回時,就不能提出其後續的分割申請案。
  • (編按,歐洲專利並沒有TW有初審與再審程序,這樣就不同於TW案初審審定後有30天可提出分割案的規定。)
  • 如果申請人有效提出「訴願申請」,即便沒有訴願理由(補件期限前),案件是屬於「審查中」的狀態。
  • 申請案繫屬「訴願程序」,即屬於「審查中」狀態。
  • 歐洲專利申請案核駁確定前允許分割之時點示意圖:
  • 歐洲專利制度中,即便沒有獲准專利,仍需要繳交「年費/維持費」,如果沒有繳交此維持費,但仍「復權費(additional fee)」繳交期限內(6個月),申請案仍屬於「審查中」狀態,也就可以在此期間內提分割申請案。
  • 歐洲專利申請案視為撤回效力生效前允許分割之時點示意圖:
  • 歐洲專利申請案失權克服前後允許分割之時點示意圖:
- 日本特許廳

  • 分割案時點:原則上,可以進行「修正」或限定期間的時間就是提出「分割申請案」的時機(細節有點多,如下)
  • 核准審定前,申請人在收到核准審定書之前,均可修正,亦即可提出「分割申請」。
  • 核准審定後,僅能於核准審定書送達後30日內,可提出分割申請。
  • 核駁審定前,在收到「核駁審查意見書」後於指定期間內修正時,可提出「分割申請」。
  • 核駁審定後,若不服,應於核駁審定書送達後3個月內提起訴願,提起訴願後3個月內,可提出「分割申請」。
  • 日本發明專利核駁審定前後允許分割之時點示意圖:
- 中國大陸國家知識產權局

  • 提出分割案時機:一件專利申請包括「兩項以上發明」內容者,申請人可以在准予專利的通知書送達後2個月內,提出「分割申請」。
  • 專利申請案已經核駁、撤回或視為撤回者,則不能提出分割申請
  • 核准審定後,收到審定書後2個月內提出「分割申請」,中國大陸核准後允許分割之時點示意圖:
  • 接獲核駁審定書後3個月內可提出「分割申請」(不論是否提出復審)。程序上,申請人可提出復審,對復審決定不服者,可以決定送達後3個月內向「人民法院」提起「行政訴訟」。
  • 在提出「複審請求」以後及對複審決定不服「提起行政訴訟」期間,申請人亦可提出分割申請。
  • 中國大陸核駁後允許分割之時點示意圖:
- 韓國智慧財產局

  • (若對修法前的分割案有興趣者可看內文)
  • 母案之「核准審定書」送達前可提出修正,亦可提出分割申請。
  • 當母案獲准專利時,核准審定書送達後3個月內,申請人可以提出「分割申請」,但須在領證前。
  • 母案「核駁審查意見書」送達後,以下幾個期間可提出修正及「分割申請」:
    (1)收到「第一次核駁審查意見書」中記載的指定時間;
    (2)因針對先前核駁審查意見書後所為之修正,審查人員「再」作出核駁審查意見書時,其中所載之指定期間;
    (3)申請「再審查(re-examination)」的30日法定期間,為可提出分割申請的期間;
    (4)「核駁審定書」送達後,30日內可提出分割申請。
  • 韓國2015 年1 月1 日修法施行後核駁審定前後允許分割之時點示意圖:
  • 申請人對「核駁意見」不服,可於30日內提出訴願(petition),訴願階段的行政專利法官(administrative patent judge)經審查發出書面判決,若為「撤銷核駁專利」的決定,可於裁決送達後3個月內,提出「分割申請」(應於領證前)。但若為「維持核駁專利決定」,不能提出分割申請案。
  • 韓國2015 年1 月1 日修法施行後,撤銷核駁專利決定送達後允許分割之 時點示意圖:
- 澳洲智慧財產局

  • 澳洲授予專利前允許分割之期間:第一次申請提出之日開始,到下列任一時點發生前,得申請分割:(1)第一次申請之母案失效(lapses)之前;
    (2)第一次申請之母案被核駁之前;
    (3)第一次申請之母案被撤回之前;
    (4)第一次申請之母案為發明專利時,核准公告日起3個月內,可提出分割申請。
  • 如果第一次申請的母案已經失效、核駁或撤回者,則申請人不得提出分割申請。
  • 澳洲授予發明專利前允許分割之時點示意圖:
  • 澳洲專利法具有「異議制度」,當發明專利核准公告後,允許第三人於公告日後三個月內提出異議,異議期間屆滿後無人異議者,原則上須於公告後6個月內授予專利。但如有在法院、行政上訴法庭(Administrative Appeals Tribunal,AAT)訴訟中之法院、AAT 指示或審查人員合理指示時,可能會晚於公告後6個月,推遲授予專利權,一旦授予發明專利權後則不允許提出分割申請
各種比對表:




(編按,本篇報導於108.6 智慧財產權月刊 VOL.246,我國專利法修法後已經放寬提出分割申請案的時間規定)

擴大核准審定後申請分割之適用範圍及期限:


專利法部分條文修正說明:







Ron

2020年5月28日 星期四

EPO「醫藥類用途發明」審查指南筆記

EPO「醫藥類用途發明」審查指南:
Part G, Chapter VI, 7.7.1 First or further medical use of known products

筆記:

  • 所述「用途發明」是一種新的使用「已知物質或成份」的方法。
  • 對於已知物質或成份,已經有「第一次藥品使用」,但其「二次或更多次使用」的方法仍為可專利標的。
  • 「用途發明」並非針對「物」的本身申請專利範圍,因為物為已知,而是一種「方法」專利,仍應符合新穎性與進步性要件。
  • 醫藥類用途發明的標的如:「Use of substance or composition X for the treatment of disease Y...」,這認定為「治療方法」,因此為不可專利標的
  • 醫藥類用途發明如:「Substance X for use as a medicament」就可以被接受
  • 「Substance X for use in the treatment of disease Y」同樣可以被接受
  • 如果專利申請案說明書中揭露「已知物質或成份」的多個第一次「不同的手術,治療或診斷用途」,其獨立請求項界定「其中之一用途的物質或成份」,可以被接受
  • 「請求項寫法」範例:(重要)

  • 當伸起人同時揭露多個「後續治療用途」,只要具有共同進步特徵(single general inventive concept),指向這些不同用途的請求項可以一件申請。
  • 提醒:單純的藥效並不一定隱含著有治療的應用/用途(mere pharmaceutical effect does not necessarily imply a therapeutical application)。
  • Swiss-type寫法是一種以目的相關的流程請求項(purpose-related process claim),另外一般新穎性(Art. 54(5))規定的請求項為一種「目的相關的物品請求項(purpose-related product claim)」。
  • 這裡提出兩種情況:
    (1)以Swiss-type撰寫請求項的母申請案獲准專利時,以其分割申請案獲准另一「目的相關物品專利」是可以的,且沒有重複專利的問題。
    (2)當主張「特定物體活動」(請求項為「方法、流程與用途」)的專利,其保護強度低於「物體本身」,因此Swiss-type專利範圍具有較低的保護強度。
  • 重要的提醒:從Swiss-type專利範圍修改為一般符合Art. 54(5)規範的專利範圍是有牴觸的
  • 總之,要取得「用途發明」專利,本質上仍要有技術貢獻。


- 歐洲新穎性規定:Article 54(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar54.html
- 歐洲專利性例外之規定:Article 53(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar53.html
- 歐洲專利修正規定:Article 123(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar123.html

本部落格一些案例參考:
- 藥品二次使用的用途發明專利的討論 - 新加坡Warner-Lambert Company v Novartis [2017] SGCA(https://enpan.blogspot.com/2017/09/warner-lambert-company-v-novartis-2017.html
- 2019新型冠狀病毒的藥品專利?用途專利討論(https://enpan.blogspot.com/2020/02/2019.html
- Swiss-Type Claiming -- About Claims XLII(https://enpan.blogspot.com/2011/11/swiss-type-claiming-about-claims-xlii.html
- 新用途讓舊藥品延續專利權 - Esketamine(https://enpan.blogspot.com/2016/11/esketamine.html
- 用途發明的挑戰 - Merck v. Ono Pharmaceutical 歐洲專利法院案例討論(https://enpan.blogspot.com/2015/11/merck-v-ono-pharmaceutical.html

my two cents:
一些補充:

我國審查基準規定「用途發明」的記載原則是:
『在某些技術領域,如電腦,以功能界定物之發明時,除非說明書之記載已符合可據以實現要件,否則應記載實現該功能之特定方式。利用物之特性的用途發明,如醫藥,通常須記載支持該醫藥用途之實施例。』

『物之技術特徵應以結構予以界定,若無法以結構清楚界定時,始得以功能、特性、製法或用途予以界定。』,另也提出:『純功能或純用途的請求項會導致請求項不明確』。

其實,最終的要求就是「不能讓申請專利範圍不明確」,因此如何揭示應以「明確」為主要考量,就專利工程師而言,就想像審查委員/法官如何看這個「用途特徵」來決定揭露程度。

我國「以用途界定物之請求項/用途請求項」審查基準規範在「第二篇第一章2.5.4/2.5.5」中:
『以用途界定物之請求項,於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識,考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響,即該用途是否隱含請求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。』(反之,未隱含具有某種特定結構及/或組成,則在判斷其是否具有新穎性、進步性時,其中的用途限定不生作用

「用途請求項」屬「方法發明」:
基於發現物的未知特性而利用該特性於特定用途之發明,得以用途請求項予以保護。無論是已知物或新穎之物,其特性是該物所固有的,故用途請求項的本質不在物本身,而在於物之特性的應用。因此,用途請求項是一種使用物之方法,屬於方法發明。』

Ron

2020年5月25日 星期一

台日PPH MOTTAINAI

台日過去試行的PPH MOTTAINAI因為成果不錯,自本年5月1日起改為永久型計畫。「PPH MOTTAINAI」為"增強型PPH",概念是「雙向互惠」,而非傳統「PPH」要以第一申請國(優先權國)的審查結果(常用為"可核准"審查結果)加速之後申請國的審查程序,但是,增強型PPH就不限誰先誰後。(PPH不適用新型與設計案)

"PPHMOTTAINAI計畫為增強型之專利審查高速公路(PPH)計畫,其放寬了原本PPH的適用限制,將不限制僅有第一申請局(Office  of First Filing,簡稱OFF)的檢索與審查結果才可為第二申請局(Office of Second Filing,簡稱OSF)所參考,即只要是相互簽訂PPH MOTTAINAI計畫之其中之一專利局先有審查結果,申請人均得以利用之,向另一局提出加速審查申請。"

依照TIPO統計,108年計日本來台專利申請案有13,198件,而我國人向日本申請發明專利案件數為1,548件,來台申請的案子真不少,但是台灣去日本的申請案少了9成,主因當然是「價格門檻」。

5月1日台日專利審查高速公路(PPHMOTTAINAI)計畫,檔案在:
https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-272256-befddadbc7704bcc86cd064d0261934e.html

各種情況的圖示:

A. 標準情況之一是,先申請JP,之後申請TW,並主張(國際)優先權,當JP審查有可核准請求項,即在TW提出PPH。


B. 先申請JP,JP本身有國內優先權案,之後申請TW,主張優先權,JP後申請案有可核准請求項,可在TW提出PPH。


C. 不論中間是否有各種優先權主張,先申請的JP案有核准請求項時,可在後申請的TW提出PPH。


D. 先申請JP,之後主張JP優先權的TW案即便有分割案,都適用PPH。


E. 先提出PCT申請案,之後申請TW案,並主張PCT優先權(編按,TW承認PCT優先權),JP為PCT指定國之一,一旦JP案有可核准請求項,在TW可主張PPH。


F. 先有PCT申請案,JP為指定國,TW主張PCT優先權,一旦JP有可核准請求項,TW的分割案適用PPH。


G. 先申請TW案,之後申請JP案並主張TW優先權,一旦TW案可核准,可在JP提出PPH。


H. 先申請TW案,之後申請JP案,並可能還主張了別國優先權,一旦JP案有可核准請求項,在TW仍可提出PPH。


I. 先申請TW案,之後有PCT申請案(編按,PCT案可主張TW優先權(條件如下),但PCT不能指定進入TW),兩者之間有優先權,JP為PCT指定國,一旦JP有可核准請求項,在TW可提出PPH。


(可參考報導:Taiwan v. PCT(https://enpan.blogspot.com/2009/03/taiwan-v-pct.html),台灣並非是PCT的會員,不能"台灣人不能直接"提出PCT申請案,但是台灣的申請人可以與"至少一個設籍在PCT會員國家的申請人(co-applicants)"一同提出PCT申請案,且台灣的申請案可為PCT申請案的優先權案,也就是PCT承認台灣的優先權日。)

J. 先在某國提出申請案,之後申請TW並主張優先權,也申請了JP並主張優先權,當JP暗黝可核准請求項,可在TW提出PPH。


K. 先在否國提出申請案,之後申請PCT案並主張優先權,申請TW時也主張該國優先權案,PCT指定JP申請,之後JP有可核准請求項,在TW可提出PPH。


最重要的就是這個表了:


JPO資料:
PPH pilot program between the Japan Patent Office (JPO) and the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO)(https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_taiwan_highway.html

TIPO資料:
臺日專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)永久型計畫 自109年5月1日起正式施行(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-875530-5a0fe-1.html

Ron

2020年5月20日 星期三

仿冒者勝訴的關鍵 - Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020)

本篇「仿冒者勝訴的關鍵 - Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru (Fed. Cir. 2020)」主軸討論「設計專利」侵權判斷最基礎的部分,雖有仿冒疑慮,但是判斷上僅針對其中新穎部分(編按,或者應該說,參考習知設計、裝飾性的特徵得出的新穎特徵),即便這個意見有爭議,但其中邏輯仍帶出十分重要的觀念。

Lanard Toys Limited v. Dolgencorp LLC and Ja-Ru案件資訊:
原告/上訴人/專利權人:LANARD TOYS LIMITED
被告/被上訴人:DOLGENCORP LLC, JA-RU, INC., TOYS "R" US-DELAWARE, INC.
系爭設計:D671,167
判決日:May 14, 2020

本案原告專利權人的產品為「Lanard Chalk Pencil」,以下為amazon上的圖(但目前並未販售),看來是個給小朋友套在粉筆外殼畫圖用的holder:

(圖案截自:https://www.amazon.co.uk/Lanard-Chalkie-Pencil-colors-picture/dp/B017CAM88M

對照Lanard自己的設計專利D671,167,設計專利是一種「粉筆的手持外殼(Chalk holder)」:


判決文中原告的產品、設計與著作權:


侵權被告Dolgencorp原本為Lanard的批發商,Lanard後來也開始將貨品賣給另一個玩具經銷商Toys “R” Us–Delaware, Inc.(TRU)。在2012年,冒出另一個被告Ja-Ru, Inc.,設計出與系爭設計很像的產品,如下。結果,在2013年底,原本購買Lanard產品的Dolgencorp與TRU轉而向Ja-Ru, Inc.購買這個"chalk holder"。


2014年,Lanard向以上三者提出告訴,議題涵蓋:(1)著作權侵權;(2)設計專利侵權;(3)外觀商標(trade dress)侵權;(4)不公平競爭。

在地方法院階段,被告們向法院提出簡易判決,地院判決:認為系爭設計不具新穎性,因此判斷Ja-Ru產品侵權不成立、著作權無效(因此侵權不成立)、外觀商標侵權不成立,且因為以上三個決定,也不構成不公平競爭!

Lanard Toys Limited對於地院"不可理喻"的判決提起上訴,案件進入CAFC。

CAFC階段:

設計侵權議題:
(重要)對於設計侵權判斷,採用兩部分測試:(1)解釋設計的保護範圍;(2)比對設計的保護範圍與被告產品設計,其中採用一般觀察者(ordinary observer)測試,也就是,以一般觀察者來看系爭設計與被告產品是否實質相同(substantially the same)?如果一般觀察者購買被告產品時,會以為是買了另一個,兩者為"實質相同"。(但要提醒的是,被告侵權物比對的對象是"系爭設計",而非原告的產品。"(“We have long-cautioned that it is generally improper to determine infringement by comparing an accused product with the patentee’s purported commercial embodiment.” (citing Sun Hill Indus., Inc. v. Easter Unlimited, Inc., 48 F.3d 1193, 1196 (Fed. Cir. 1995).")

"(1) the court first construes the claim to determine its meaning and scope; (2) the fact finder then compares the properly construed claim to the accused design."

(重要)設計專利權人Lanard主張:(1)地院錯誤解釋設計專利的保護範圍,認為其不當地排除其中功能性特徵,(2)還主張地院侵權比對時以element-by-element比對,而非以設計整體來看;以及(3)認為地院錯誤地僅以「設計新穎部分」作為衡量侵權與否的參照。

Lanard的主張關於「設計侵權比對」中很基礎的觀念:設計專利範圍是否要排除其中「功能性」特徵?是否僅比對設計中「新穎部分」而非針對整體來看?

CAFC判斷設計專利範圍的邏輯是,基本上以設計圖式為主,但會區分其中「裝飾性特徵」與「純功能特徵」(ornamental or purely functional),這部分參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess",Egyptian案也在許多經典案例中引用,算是經典中的經典。



本部落格中相關參考:
- 設計專利侵權判斷應排除功能性元件(或說元素)- 案例Richardson v. Stanley討論(https://enpan.blogspot.com/2015/08/richardson-v-stanley.html
- 解釋專利範圍討論 - 源自Columbia Sportswear v. Seirus Innovative案例(https://enpan.blogspot.com/2017/10/columbia-sportswear-v-seirus-innovative_6.html

- 設計專利侵權鑑定不一定採用「新穎特徵」的判斷步驟(https://enpan.blogspot.com/2016/09/blog-post_14.html

系爭設計粉筆外殼手持裝置的功能元素就是這個「外殼」,考量其中功能特徵有:錐形外觀、長形、墊圈、橡皮擦與圓形開口等,而如地院所理解,其中每個功能元件中的裝飾部分還有:柱狀外觀、開槽外觀、錐體的光滑表面、逐漸變尖的錐體,還有彼此的比例。

基於以上設計專利侵權比對的觀念,CAFC與地院一致。

再來就是比對被"萃取"出來的設計特徵與被告侵權物,加上參考先前技術,看兩者是否「實質相同」?(同樣也參照美國最高法院案例"Egyptian Goddess"

這時,CAFC法官考量了許多先前技術,包括審查階段的前案,以及被告侵權者提出的先前技術,法院發現,系爭設計的特徵在「其中部件之間的比例、尺寸、形狀與一些裝飾」,如此,使得系爭設計可以主張與被告侵權物相似的部分變得極其限定!



於是,CAFC採用「一般觀察者/普通觀察者」測試法,比對設計與被告侵權物,兩者很像,共用了許多特徵,但仍須考量設計中的「功能性元素」以及相關先前設計的特徵,當將這些特徵提醒一般觀察者注意,就得出被告侵權產品與系爭設計之間的明顯差別使得法院最後判定系爭設計與被告侵權物並非「實質相同」

即便從圖面上來看,系爭設計與被告侵權物是那麼相近,不仔細看也不曉得差異在哪裡?

但法院也釐清(公正地),一般觀察者仍需要根據事實發現(fact finder/factual findings)比對設計專利與被告侵權物整體設計的相似度,也不是僅比對其中裝飾性特徵的相似度(非逐元素比對)。

這裡有個超重要觀念:得出設計中功能性元素是正確的,但是比對時仍要以整體來看,不是逐元素比對

"The trial court is correct to factor out the functional aspects of various design elements, but that discounting of functional elements must not convert the overall infringement test to an element-by-element comparison."

(重要)設計專利侵權判斷原則為以一般觀察者,參照習知設計,再查看系爭設計與被告侵權物的差異,當系爭設計與先前技術很接近,系爭設計與被告侵權物之間的小差異對一般觀察者而言就變得很重要



依據以上原則(編按,以上論述就是設計專利侵權比對的核心),CAFC同意地院判決中的比對原則,也判決侵權不成立!

著作權議題:
著作權侵權成立要件:原告證明自己為有效著作權的擁有者,以及證明原創作品的構成要素被抄襲。

法院認為:系爭設計僅是一個粉筆外殼手持裝置,功能性地,人們的理解僅是關於其複製品,而非作品本身,所描述的特徵不是作品本身不是著作權保護對象("The pencil design does not merely encase or disguise the chalk holder, it is the chalk holder. When one imagines the pencil design as a separate work of sculptural art, one is merely picturing a replica of the chalk holder.")。

CAFC認為,如地院判決,原告並未證明自己擁有有效的著作權。也就是,原告不符著作權法中規範的作品的著作權人。("The Copyright Act defines a “useful article” as “an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or convey information.")。



外觀商標(trade dress)議題:
要證明trade dress侵權,要證明三件事:(1)系爭設計與被告物之間有混淆的相似性;(2)外觀商標的特徵為主要非功能特徵;(3)外觀商標具有第二含意(second meaning/secondary meaning),也就是系爭設計讓大眾建立了一種識別性。
("(1) that the trade dress of two products is confusingly similar; (2) that the features of the trade dress are primarily non-functional; and (3) that the trade dress has acquired secondary meaning.")

相關報導案例參考:
- 紅底高跟鞋的商標爭議與衍生話題(https://enpan.blogspot.com/2018/03/blog-post.html

- 商品獨特性建立第二含意的標準 - 外觀商標與時間的關係 - Converse v. ITC and Sketchers, New Balance, et al. (Fed. Cir. 2018)(https://enpan.blogspot.com/2018/11/converse-v-itc-and-sketchers-new.html

系爭設計顯然沒有符合trade dress要件,不能讓消費者建立與設計廠商的識別性,未能建立secondary meaning,侵權不成立。

my two cents:
因此,如本篇標題「"仿冒者"勝訴的關鍵」在於「系爭設計」的多數設計元素都是習知設計,而細節可主張的特徵又很限定在某些特點,讓"仿冒者"放心地"抄",或說,被告侵權物大概也是依照設計專利的樣式設計,但又很聰明地迴避其中特點,或是理解到可以仿製其中習知產品特徵。

其他如著作權、外觀商標,系爭設計不符侵權主張的標的。

乍看此案的判決,感覺有點扯,但經過以上討論與研究,再看看系爭設計審查時的先前設計,就覺得...法官算是很持平地作出這些判決,即便心裡想,原告被告之間的關係顯然有抄襲的意圖,但是,所抄襲的對象很沒有特徵,簡單迴避,或是連識別性都沒有,就...放心抄吧!

列舉一些審查階段引用的先前設計:
D60192


D255545


D305849


D333426


判決文:
https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/19-1781/19-1781-2020-05-14.pdf(備份:https://app.box.com/s/z2reskbqk65m6aotx8oom22mcby0okj2

參考資料:
https://patentlyo.com/patent/2020/05/big-copycat-products.html
https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/05/rubric-design-patent-claim-construction-to-a-tee

Ron

2020年5月17日 星期日

辯護阻卻(defense preclusion)的適用 - Lucky Brand Dungarees, Inc. v. Marcel Fashions Group, Inc. (Supreme Court 2020)

LUCKY BRAND DUNGAREES, INC., ET AL. v. MARCEL FASHIONS GROUP, INC.」案件資訊:
商標侵權原告:Lucky Brand Dungarees, Inc.
被告:Marcel Fashions Group, Inc.

爭議商標:牛仔褲等服飾標誌上使用了「Lucky」
Marcel擁有「Get Lucky」商標權。
Lucky Brand公司本身的「Lucky Brand」也是註冊商標,另外還有一些使用「Lucky」的標誌。

在USPTO搜尋「LUCKY BRAND」擁有的商標,列舉一些:


MARCEL FASHIONS」的「Get Lucky」,完成註冊日在2010年(但從法院文件來看,獲得此商標應該是更早,而中間曾經停止使用過):


從文件來看,這兩間公司打了20年的官司,其中共有3大回合,第一回合在2003年,當年和解,Marcel同意釋放一些權利讓Lucky Brand使用使用,而Lucky Brand同意停止使用"Get Lukcy"。
第二回合在2005年,Lucky Brand對Marcel與其被授權人提出商標侵權告訴,Marcel也反告,理由的大概是商標使用仍違反前次和解協議,法院判決Lucky Brand應停止使用"Get Lucky",陪審團也判決Lucky Brand侵權成立。
第三回合在2011年,Marcel對Lucky Brand提出商標侵權告訴,因為Lucky Brand仍在使用"Get Lucky"。

而Lucky Brand提出解散訴訟的請願,主張Marcel在2003年那場和解中已經釋放了一些主張,不應用在這次,但Marcel則認為本次告訴應該看的是2005年的結果。

地院第三回合判決同意Lucky Brand請願,應解散訴訟。
不過案件進入第二巡迴上訴法院,法院判決撤銷地院判決,發回重審,認為「defense preclusion(辯護阻卻)」禁止Lucky Brand提出之前應該提出的"未經訴訟的辯護(unlitigated defense)",也就是說,之前未曾提出(或放棄)的辯護內容不能在本次使用。

案件進入美國最高法院。

議題就是「defense preclusion」/(doctrine of issue preclusion), (doctrine of claim preclusion),訴訟的一方可否再次提起之前訴訟判決的議題/主張?或是說,是否禁止訴訟一方再次提起過去已經有決定的議題/主張?

如果要禁止一方的辯護,至少要滿足「issue preclusion(爭點阻卻)」以及「claim preclusion(主張阻卻)」的其中之一條件。(編按,這比較像「禁反言」,而常說的「一事不再理」原則的動機是要避免浪費司法資源)

在本案中,已經不適用issue preclusion(第一條件),所以爭訟的起因應“共享操作事實的共同核心”(common nucleus of operative facts)使得適用claim preclusion(查看是否適用第二條件。

"issue preclusion does not apply, so the causes of action must share a “common nucleus of operative fact[s]” for claim preclusion to apply"

最高法院法官認為,前一次2005年(第二回合)訴訟議題與本次2011年(第三回合)開始的訴訟爭議商標並不相同,2005年爭議的商標是「Get Lucky」,2011年被告侵權商標為使用"Lucky"的一些標誌,而兩次的侵權行為也不相同,因此兩者並非共享相同的“操作事實(operative fact),即不滿足主張阻卻(claim preclusion)的條件。

綜上所述,所述辯護阻卻不適用本次上訴案件。

判決:因為Marcel在第三回合爭訟中提起了不同於2005年訴訟的主張,並不滿足「辯護阻卻」條件,而不能禁止Lucky Brand提出新的辯護
"Because Marcel’s 2011 Action challenged different conduct—and raised different claims—from the 2005 Action, Marcel cannot preclude Lucky Brand from raising new defenses."

最高法院判決:
https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1086_5ie6.pdf(備份:https://app.box.com/s/wtpini7b2bgh2puvfsofyiudj537cz16

my two cents:
本篇很法律,我的內容隨著美國最高法院判決加上周邊搜尋得出。

資料參考:
https://patentlyo.com/patent/2020/05/questions-preclusion-defenses.html

其他參考:
https://zh.wikipedia.org/wiki/爭點效

Ron

2020年5月15日 星期五

歷經訴訟的老專利仍有被IPR異議的可能 - Agarwal v. Topgolf Int’l (Fed. Cir. 2020)

案件資訊:
上訴人/專利權人:AMIT AGARWAL
被上訴人/IPR異議人:TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
參加人:UNITED STATES
系爭專利:US5,370,389 (IPR2017-00928)
判決日:May 11, 2020
本案緣起Topgolf對系爭專利提起IPR異議,PTAB作出最終決定,判定系爭專利不具非顯而易知性(103),系爭專利專利權人Agarwal提起上訴。


US5,370,389已經是個過期專利,關於一種高爾夫球遊戲,可以讓使用者進行遠距與近距的擊球練習,設有一些果嶺(green),根據使用者擊球到達果嶺計分。Claim 1界定一個高爾夫計分遊戲的玩法,方法大致包括提供開球區與果嶺,提供高爾夫球讓使用者擊球,每個球都可被識別(條碼),根據擊球賦予分數,再通過電腦呈現分數。



Topgolf對系爭專利Claims 1, 6提起IPR異議,引用前案為:
US5,439,224 (“Bertoncino”)


US5,163,677 (“Foley”)


兩件引證案都是關於高爾夫球遊戲,Bertoncino教示計分系統,Foley的高爾夫球道上設有感測器,可以判斷球的落點。

PTAB審查系爭專利範圍時,認為先前技術為優勢證據(preponderance of the evidence),PTAB甚至在沒有「解釋專利範圍」下,就判決系爭專利範圍為顯而易知,理由之一是前案Bertoncino已經教示了「高爾夫球目標果嶺"實質較低"」的限制(“significantly lower” limitation),專利範圍甚至都比系爭專利更小,因此判決與Foley結合後,系爭專利為顯而易知。

專利權人提起上訴,提出的議題包括:
(1)認為PTAB錯誤地依據"非"由異議人提起的顯而易見理論判決。
(2)是否實質證據支持PTAB的「"significantly lower" limitation」的論點?
(3)是否PTAB提供了對專利元件"indexing"足夠的分析?
(4)本次系爭專利已經過期,為很早以前的專利,是否目前的IPR「違憲」?

CAFC階段:

關於PTAB是否在判斷系爭專利是否具備專利性時,受限於異議人提出的論點(contentions)?也就是PTAB提出的「“significantly lower” limitation(Bertoncino案高爾夫球目標果嶺"實質較低")」並非異議人的主張。

(PTAB審查原則)根據美國最高法院在前例「SAS Institute, Inc. v. Iancu (2018)」的決定,PTAB受限於僅能考量異議人的異議主張(異議人主張定義了法院審理訴訟的範疇),而不是審查官的裁量權(discretion),因此,PTAB偏離異議理由並提起自己的顯而易見理論是不恰當的,前例如:「Sirona Dental Sys. v. Institut Straumann AG (Fed. Cir. 2018)」。

相關報導參考:
- 最高法院表示IPR不違憲 - Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC / SAS Institute Inc. v. Iancu (Supreme Court 2018)https://enpan.blogspot.com/2018/04/ipr-oil-states-energy-services-llc-v.html

然而,PTAB在本案是否有以上不當判決?結論是,法官認為本案PTAB並沒有提出非異議人提出的論點,也就是上述「Bertoncino案教示高爾夫球目標果嶺"實質較低"」的論點已經出現在異議人意見中,法官認為PTAB並沒有違法提出非異議人的論點。

關於證據是否支持PTAB的事實調查(factual finding)?法官同意PTAB的意見,也就是前案Bertoncino已經教示有斜坡的果嶺,其前緣也實質低於後方的位置(即"significantly lower" limitation)。

關於專利權人主張系爭專利為較早專利權,是否IPR合法地適用,是否有違憲的問題,關於此點,法院指明,法院過去已經作出「IPR」程序可以溯及既往(retroactive)的決定,並未違憲。



CAFC確認PTAB的決定!

CAFC判決文:http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2270.Opinion.5-11-2020_1585241.pdf(備份:https://app.box.com/s/2s2amdyq7c1z8y5bu6e1j519h4c0yvoj

Ron