2020年8月28日 星期五

引用記載形式之獨立請求項討論

本篇筆記「淺談引用記載形式請求項之審查概況」(檔案:https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5090-3df7ead9f420448983b5f5fe39f0c474.html

我國(中華民國專利)申請專利範圍寫作規定:

現行專利法施行細則第18條規範專利申請範圍的寫作基本規則,其中:
(1)至少一獨立項:發明之申請專利範圍,得以一項以上之獨立項表示;其項數應配合發明之內容;必要時,得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項,應以其依附關係,依序以阿拉伯數字編號排列。
(2)獨立項的基本內容:獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵
(3)附屬項的內容與解釋:附屬項應敘明所依附之項號,並敘明標的名稱及所依附請求項外之技術特徵,其依附之項號並應以阿拉伯數字為之;於解釋附屬項時,應包含所依附請求項之所有技術特徵。
(4)選擇式附屬項:依附於二項以上之附屬項為多項附屬項,應以選擇式為之。
(5)附屬項之寫法限制:附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。
(6)單句原則:獨立項或附屬項之文字敘述,應以單句為之。

專利法施行細則第20條規範獨立請求項的寫作規則,其中:
(1)兩段式獨立項寫法:獨立項之撰寫,以二段式為之者,前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵;特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或其他類似用語,敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

(2)兩段式獨立項之解釋:解釋獨立項時,特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合

可專利性:

根據本篇參考TIPO「引用記載形式請求項」專題文章,除了附屬項有引用在前專利範圍外,還提出「引用記載形式之獨立項」的形式,提到「審查引用記載形式之獨立項時,所被引用的請求項具"可專利性"不必然隱含該引用記載形式之獨立項具"可專利性"(編按,這裡的可專利性並非英文的eligibility,而是patentability,分項審查仍有其必要」。


(編按)除了整篇來看,所述「可專利性」並非「專利適格性」,而是是否可以取得專利的條件,但我又想到的是,審查「引用記載形式之獨立項」時,因為標的與內容可能涉及「不可專利」議題,因此也可能會涉及"專利法第21條規定的可專利性",因此對此還是要獨立審查,不是一般附屬項那樣。

筆記:

我國「引用記載形式之獨立項」:
(1)歐洲、中國大陸和我國是以請求項的實質內容範圍來區分獨立項和附屬項。
(2)對於「引用"物請求項"之"方法請求項"」,我國認為這是「引用記載形式的獨立項」。
(3)美國、中國大陸和我國不允許「多項附屬項間之直接或間接引用」。
(4)特別的是,根據本篇引用專題文章表示:上述第(3)點是規範「附屬項」,而「引用記載形式之獨立項」在我國認定是「獨立項」,因此不受限(細則沒有明示),也就是說,「引用記載形式之獨立項」可以「在多項附屬項"間"直接或間接引用」,條件是:若其多項之引用係為了避免重複敘述,可以不受細則第18條第5項規定限制。
(5)我國、中國與美國引用兩項以上請求項的多項附屬項,只能以擇一方式引用在前的請求項。
(6)我國、日本與中國不允許「如前述任一項之...」的獨立項或附屬項記載形式。


美國「引用記載形式之獨立項」:
(1)日本、美國以請求項有無引用其他項的情形來區分獨立形式請求項(Independent)和引用形式請求項(Dependent)。
(2)對於「引用"物請求項"之"方法請求項"」,美國認為這是合適的"附屬"請求項。
(3)美國、中國大陸和我國不允許「多項附屬項間之直接或間接引用」。
(4)我國、中國與美國引用兩項以上請求項的多項附屬項,只能以擇一方式引用在前的請求項。
(5)美國與歐洲允許「如前述任一項之...」的獨立項或附屬項記載形式。

日本「引用記載形式之獨立項」:
(1)日本、美國以請求項有無引用其他項的情形來區分獨立形式請求項(Independent)和引用形式請求項(Dependent)。
(2)歐洲、日本允許「多項附屬項間之直接或間接引用」。
(3)日本與歐洲針對引用兩項以上請求項的多項附屬項的寫法,並未限制只能以擇一方式引用在前的請求項。
(4)針對以上第(3)點,僅規定:「以多數項引用形式記載請求項的時候,擇一引用其他二個以上的請求項,且附加的記載限制須於相同技術上,以期合乎簡潔明確的觀點」。
(5)我國、日本與中國不允許「如前述任一項之...」的獨立項或附屬項記載形式。

歐洲「引用記載形式之獨立項」:
(1)歐洲、中國大陸和我國是以請求項的實質內容範圍來區分獨立項和附屬項。
(2)歐洲、日本允許「多項附屬項間之直接或間接引用」。
(3)日本與歐洲針對引用兩項以上請求項的多項附屬項的寫法,並未限制只能以擇一方式引用在前的請求項。
(4)美國與歐洲允許「如前述任一項之...」的獨立項或附屬項記載形式。

中國「引用記載形式之獨立項」:
(1)歐洲、中國大陸和我國是以請求項的實質內容範圍來區分獨立項和附屬項。
(2)美國、中國大陸和我國不允許「多項附屬項間之直接或間接引用」。
(3)我國、中國與美國引用兩項以上請求項的多項附屬項,只能以擇一方式引用在前的請求項。
(4)我國、日本與中國不允許「如前述任一項之...」的獨立項或附屬項記載形式。

引用記載形式請求項之審查原則

首先,針對引用記載形式請求項有審查簡便的優點,原則是:「獨立項之發明具進步性時,其附屬項必然具進步性」。但仍有要注意(例外)的地方,如審查可專利性時,以下列舉三種情況。

(一) 引用特定物的製法請求項,該特定物具有可專利性(編按,這裡的可專利性並非英文的eligibility,而是patentability)時,是否須另外審查該製法請求項的新穎性和進步性?

這裡列舉範例9:
1.一種印刷電路板,具有若干用來電連接的金屬銲墊,...。

2.一種如申請專利範圍第1項所述之印刷電路板之製造方法,其步驟包括有...。(引用記載形式之方法發明獨立項)

其中「製法」中的起始物及終產物因為是製法所「公知之必要技術特徵」,所以才會有「物具有進步性,製造該物之方法亦具有進步性」的簡易審查原則,此種引用記載形式之獨立項無須另外審查新穎性和進步性

在其他的例子中,所被引用的請求項具可專利性時,不必然隱含該引用記載形式之獨立項具可專利性,分項審查仍有其必要。

(二) 當物具有進步性時,引用該物的操作、測試、組裝等方法是否須分別審查其新穎性和進步性? 或是,次組合請求項具有進步性,引用該次組合的請求項是否須分別審查其新穎性和進步性?

這裡列舉範例10、範例11:
範例10:[申請專利範圍]
1.一種測試晶片,⋯。
2.一種測試晶片之測試方法,包含下列步驟:提供一種如申請專利範圍第1項之測試晶片,⋯。

範例11:[申請專利範圍](次組合)
1. 一種改良式扳手,⋯。
2. 一種改良式扳手,⋯。

3. 一種可配合申請專利範圍第1項或第2項所述之改良式扳手之套筒結構,⋯。

上述範例10、11之引用記載形式之獨立項必須分項審查。假若範例10之「測試晶片」並非「測試方法」實施後所得之物,該「測試方法」亦未必以該「測試晶片」為特定專一才能實施時,該測試方法並無必然具有進步性之簡易審查原則之適用,仍需辨明所引用的技術特徵使得該請求項有別於習知技術的貢獻是否為通常知識者所能輕易完成。

當請求項引用另一請求項中之次組合時,若次組合(如範例11之扳手)具有專利要件,配合其的另一次組合(如範例11之套筒結構)不必然具有專利要件,對習知技術有貢獻的部分是否在於複數個次組合件之配合部分或相對應部分是需要注意的。

(三)「物請求項」引用「製法請求項」之方法特徵時(如範例12所見),是否合適?

這裡列舉範例12:
範例12:[申請專利範圍]

1. 一種燃料電池的製造方法,包含步驟:(A)化學蝕刻覆有光阻劑的金屬片,而於金屬片之一側獲得一腔穴,並於金屬片之另一側獲得複數個穿孔,其中該腔穴與複數個穿孔連接而貫通金屬片;以及(B)以電化學方式將主動段沈積於該金屬片的穿孔側。


2.一種燃料電池,其係以如申請專利範圍第1項之方法製造。

我國審查基準第二篇第一章第3.5.1節及3.5.2節對於物之發明,認為應同時滿足兩個必要條件
(1)僅限於物品或物質本身具有新穎性/進步性;
(2)物質請求項原則上以化學名稱或分子式、結構式予以界定,其次是物性/化性,最後例外的情形才用製法界定;物品請求項原則上必須以其製造方法以外之技術特徵界定,最後例外的情形才用製法界定

美國和歐洲對於物請求項僅要求物品或物質本身具有新穎性/進步性,並沒有原則和例外的記載順序要求,我國和日本的規定相似,有原則和例外的順序性要求(編按,這個論述並未找到相關資料)。現行審查實務上,為確立請求項記載之絕對明確性,範例12之請求項第2項,宜依據專利法第26條第3項、審查基準第二篇第一章第3.5.1節及3.5.2節規定撰寫。

編按,引用製法的「物」請求項,即常討論的product by process專利,這類專利審查可否專利時,仍是以「物」本身是否有新穎性與進步性為主,界定「物」時還是盡量避免用「製法」描述,除非必要!

本篇引用專題文章中的參考表格:


(重要)針對我國對於「引用形式請求項」之間是否可直接或間接引用的規定:

其中「範例8」:
1. 一種液晶顯示裝置,⋯。
2. 如請求項 1之裝置,⋯。
3. 如請求項 2之裝置,⋯。
4. 如請求項 2或3之裝置,⋯。(多項附屬項)
5. 如請求項1~4任一項之裝置,⋯。(多項附屬項直接依附多項附屬項)(不允許多附多)
6. 一種如請求項 1~4任一項裝置之製造方法,⋯。(多數項引用記載形式之獨立項)(允許,因為獨立請求項不受限多附多)
7. 如請求項 6之製造方法,⋯。
8. 如請求項7之製造方法,⋯。
9. 如請求項6~8任一項之製造方法,⋯。 (多項附屬項)(允許)

my two cents:
看來,在各國規定中,只要依照「台灣或中國」的寫法,應該都可以符合各國寫法,就差在有些國家對部份寫法有費用上的調整。

嚴格說來,如果允許(事務所有許多考量,有時申請人或發明人也不希望各國版本差異太大),確實應該是「每個國家都有其合乎規定的申請專利範圍」,以期對申請權利極大化。

Ron

沒有留言: