解釋專利範圍"應"參照說明書與圖式 - 歐洲擴大訴願委員會G 1/24案

從工總舉辦的「歐洲專利審查制度與AI發明實務研討會」得知此判例，在此篇簡單解析。

結論是於評價發明專利性時，應參照（shall always be consulted）說明書與圖式，並且這樣的解釋原則並非是在相關領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下才有效。前句話有一般性意義：申請專利範圍為評價發明專利性的開始點與基礎；後段話就比較強烈一點：並不是在相關領域技術人員覺得範圍/用與模糊時才需參照說明書與圖式。

歐洲擴大訴願委員會（Enlarged Board of Appeal）於2025/6/18判決G 1/24案資訊：

異議人／訴願人：Yunnan Tobacco International Co., Ltd.

專利權人／被訴願人：Philip Morris Products S.A.

案件編號：G 0001/24

系爭專利：EP3076804

本案背景系爭專利EP3076804被提起異議（opposition），歐洲異議部門（opposition division）否決異議理由，認為專利有效（23.12.2021）；案件提起訴願，歐洲訴願委員會於01.07.2024將解釋專利範圍的問題提交「擴大訴願委員會」（interlocutory decision: T 0439/22）。

系爭專利是一種電子菸，或說形成霧狀物的裝置（vaping device），其中包含＂氣溶膠形成材料（aerosol-generating article）＂，其中核准專利的關鍵是＂集合片（gathered sheet）＂異議理由是不具新穎性。Claim 1如下：

A heated aerosol-generating article (1000, 2000) for use with an electrically-operated aerosol-generating device (3010) comprising a heating element (3100), the aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate (1020, 2020) radially encircled by a sheet of thermally-conductive material (1222, 2222), in which the aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper, the wrapper being the sheet of thermally-conductive material which acts as a thermally-conducting flame barrier for spreading heat and mitigating against the risk of a user igniting the aerosol-forming substrate by applying a flame to the aerosol-generating article.

訴願提出的問題（Q1）主要涉及Art. 69(1) EPC，其中規範專利權由專利範圍定義，而說明書與圖式應被用於解釋專利範圍。訴願主要議題是：

（Q2）在為評價發明專利性時，解釋專利範圍是否可以參照說明書和圖式？如果可以參照說明書與圖式，是否應限於本領域技術人員認為專利範圍不清楚或模糊的情況下？

Article 69 Extent of protection 

(1)The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

案件解析：

本案經異議與訴願委員會判決：專利範圍除非在不清楚時才需參照說明書與圖式來解釋，因此用語給予一般意思解釋。

案件涉及Claim 1的解釋，特別是"gathered sheet"（可翻為＂集合片／集合元件＂），專利權人認為應以相關領域的一般意義解釋（無須參照說明書與圖式）；異議人／上訴人認為若參考說明書解釋，其意義更廣，落於先前技術的揭露內容中，不具新穎性。

（編按，特別地，本案為異議案，因此異議人希望專利範圍解釋更廣，但要求參考說明書與圖式解釋；反之，專利權人希望範圍較窄，說明其新穎性。）

我認為可以解釋為：

系爭專利說明書並未直接定義哪個元件是"gathered sheet"，但從Fig. 1以及說明書其他段落的描述可理解這是一個集合連續皺褶材料的部件，如圖1中裝設在線軸（bobbin 4）上的「continuous sheet of homogenised tobacco 2」，還有元件：匯聚漏斗10："The converging funnel 10 gathers the continuous sheet of homogenised tobacco 8 transversely relative to its longitudinal axes."。

（編按，如果沒有明確的元件編號，可視為手段功能用語，顯得用說明書與圖式解讀變得重要，這也符合本案判決的意旨。）

The apparatus shown in Figure 1 generally comprises: supply means for providing a continuous sheet of homogenised tobacco; crimping means for crimping the continuous sheet; rod forming means for gathering the continuous crimped sheet and circumscribing the gathered material with a thermally-conductive aluminium foil wrapper to form a continuous rod; and cutting means for severing the continuous rod into a plurality of discrete rods. 

圖1顯示形成電子菸桿狀結構的裝置：

說明書段落也解釋"gathered sheet"的功能：The aerosol-forming substrate comprises a gathered sheet of aerosol-forming material circumscribed by a wrapper. The wrapper being the sheet of thermally-conductive material. The gathered sheet of aerosol-forming material may be a sheet of tobacco such as a sheet of homogenised tobacco.

在解釋專利範圍的辯論中，有直接根據Article 69 EPC作為在評價發明專利性時解釋專利範圍的根據；另有判例表示唯有在專利範圍不清楚或模糊時才要參照說明書與圖式；另也關連到Article 84 EPC的明確性（claim須被說明書支持）規定。

Art. 69

ONLY：

案件進入歐洲擴大訴願委員會，顯得本案的重要性，判決中也認為這個議題具有"根本重要性"，引用涉及Article 69 EPC的前例（如G2/88、G6/88）外，委員會認為上述Art. 69與84適用在侵權議題的法律，並非用於評價發明專利性時解釋專利範圍的原則。

這個理解將侵權議題與評價專利性的專利範圍解釋原則分開，但仍可相互參照。如以下節錄內容：

甚至認為Art. 84 EPC僅是提供專利說明書撰寫的，而非解釋專利範圍的指引。

歐洲擴大訴願委員會對於解釋專利範圍的原則結論是：(1)專利範圍是評價專利性的起點與基礎；(2)說明書與圖式總是作為參照以解釋專利範圍，而不僅是在不清楚或是模糊的情況才這樣解釋。

歐洲擴大訴願委員會決議應參酌說明書與圖式解釋專利範圍（不論是否有不清楚或模糊的情況）。

（本案發回訴願委員會，於26.02.2026判決：系爭專利範圍不用參照說明書與圖式，系爭專利具新穎性，異議不成立）

筆記：

本案引證前案之一：EP2368449

my two cents:

雖結論很簡單（本篇名稱就是了），但是論述過程才是本案重點，有興趣者應查看判決原文。

根據以上歐洲專利局擴大訴願委員會作出具有約束力的判決，我的意見是，與一般歐洲實務一致，只是更強烈，而且是設定在評價發明專利性時，並且也被用在舉發攻防中專利權人用來限制而迴避引證前案的用途上。

從本案例而言，確實需要從說明書與圖式來解讀「gathered sheet」，如果沒有明確的元件編號，可以解釋為手段功能用語，顯得用說明書與圖式的揭露變得更重要，而不僅是輔助說明而已，符合本案判決的意旨。

上段說明與一般歐洲實務一致，例如(僅是我的感覺)，歐洲專利範圍的修正寬容度很小，一般是不能將說明書未寫在申請專利範圍的內容新增或修訂至經審查的專利範圍中、歐洲申請專利範圍"可以/必要時"可以直接引用圖式（須提出理由）、歐洲專利範圍雖不影響解釋，但需要標註圖式編號、修正歐洲專利範圍後，有時會被要求刪除非對應的實施例，...以上種種實務都可說明本次判例作出的解釋申請專利範圍的原則。

EPO Guidelines F-IV, 4.17 References to the description or drawings 

As indicated in Rule 43(6), the claims must not, in respect of the technical features of the invention, rely on references to the description or drawings "except where absolutely necessary". In particular, they must not normally rely on such references as "as described in part ... of the description" or "as illustrated in Figure 2 of the drawings".

The emphatic wording of the excepting clause is important to note. The onus is on the applicant to show that it is "absolutely necessary" to rely on references to the description or drawings in appropriate cases (see T 150/82).

An example of an allowable exception is an invention involving a peculiar shape that is illustrated in the drawings but cannot be readily defined either in words or by a simple mathematical formula. Another special case is where the invention relates to chemical products, some of whose features can be defined only by means of graphs or diagrams.

判決PDF：https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/g240001ep1.pdf（英文版）（備份：https://app.box.com/s/u0ljohxddace986i4jm6per4hlx811yv）

Ron

普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)

[前言]

本篇討論關於判斷設計專利與被告設計之間差異的標準的經典案例「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)」，那為何要研究本案？

下篇要討論的 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. (Fed. Cir. Feb. 2, 2026，此案在CAFC En Banc聯席法官否決複審（The petition for rehearing en banc is denied）後，確立CAFC在Feb. 2, 2026的判決，其中特別引用本篇Egyptian判決。

判斷設計侵權的步驟簡單地說就是先確認設計專利範圍，也就是基於本篇討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

"a design is better represented by an illustration ‘than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration."

另一理由是，因為發現原本想要理解的前例（即Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)）被此案例某種程度的"否決"，因此就來看看，這都是想要涵蓋各種案例(企圖如此)的本部落格漏掉的一塊。

參考本案例之前的"前例"：

- 1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

其中提到：

"於1984年CAFC案例Litton v. Whirlpool認為1871最高法院建立的「ordinary observer」是否有混淆（消費者購買侵權物誤認為購買具有專利的產品）的侵權判斷標準並不足夠，而是應該要確認設計專利相較於先前技術「具有新穎性的部分」是否有混淆來進行侵權比對。"

- 1984年確立「新穎特徵基準」案例 - Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

其中提到：

"縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。"

基於前述兩個先例，本案例提出新的見解（否決新穎特徵測試），也是目前主流判斷原則，先提出本案在rehearing en banc結論：

[本篇rehearing en banc案例報導]

案件資訊：

原告/上訴人/設計專利權人：EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI)

被告/被上訴人：SWISA, INC. and DROR SWISA

系爭設計：D467,389

EGI的系爭設計'389為一種磨指甲/拋光的工具（nail buffer），特別如下圖顯示是中空管狀方形內徑的工具，因為美國設計專利通常不用太多的文字說明，以圖為準，但法院審理時仍提供了文字解釋，甚至尺寸細節都估計出來：

在地院階段，兩個議題：系爭設計無效爭議與侵權爭議。地院判決被告Swisa並未證明系爭設計拋光工具的外觀是由其實用目的所支配（dictated by its utilitarian purpose），因此地院判決系爭專利有效。而對於被告提起侵權不成立簡易判決（summary judgment of non-infringement）請願，地院引用前例要求原告需證明：(1)以“普通觀察者”（ordinary observer test）眼光，認知被告侵權產品與系爭設計實質相似；(2)被告侵權產品“實質相同”系爭設計能區隔先前技術的“新穎特徵”（point of novelty）。

根據上述兩點，地院判決被告侵權產品並沒有涵蓋系爭設計的“新穎特徵” -- 上述系爭設計圖案中「拋光工具裸露出沒有被磨砂層覆蓋的第四面」，因此侵權不成立。

EGI上訴CAFC，CAFC同意地方法院的侵權不成立的判決 - 沒有事實證明Swisa產品使用了系爭設計的新穎特徵。

甚至CAFC還進一步解釋「新穎特徵/point of novelty」可以是單一設計元素，或是一些習知設計分別具備的元素的新的組合，而此組合並非是微不足道的。

在此新穎特徵的攻防中，原告EGI列出幾項特徵的組合（如：開放與中空主體、正方形截面、隆起的長方形磨具、暴露出的角落等），法院進一步與先前技術（Nailco）比對從中得出新穎特徵 - 長方形主體（編按這裡判決文好像有錯，寫成三角形），而又認為陪審團不會認同說這個新穎特徵相對先前設計是重大的進步（non-trivial advance）。

經考量先前技術判定的非重大進步（＂non-trivial advance＂test），CAFC認為被告侵權產品與系爭設計的差異並非微小（Swisa拋光器是四面都有磨具），因此同意地院判決而判決侵權不成立。

CAFC於2007判決：

然而，本案進入en banc（原告提CAFC複審請願被否決），但en banc同意審理，參考CAFC提出反對意見的法官DYK，見解如下：DYK不同意採用"non-trivial advance"測試作為設計基於新穎特徵的侵權判斷方法，認為這個測試與前例不一致，也沒有支持的前例，且混淆了侵權標準與設計顯而易見性的判斷，DYK認為"non-trivial advance"測試僅針對有多個元素組合的設計，在本案不是拿來評估"設計整體"的顯而易見性，而是不當地用於評估"每個新穎特徵"的顯而易見性。

據此，法院受理rehearing en banc（全院聯席重審），各方提出幾個議題：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。

4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？

en banc對各議題的意見：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

法院參照案例Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)意旨，分析設計專利侵權，就看設計的外觀，其中線條、結構上的細微差異都不影響實質的相同／不相同。視覺效果的一致性就是判斷兩個設計是否實質相同的主要標準（"sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design"）。

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

法院也提到前例Litton的判決：不僅要以普通觀察者查看設計的相似度，也要得出特定新穎特徵，但en banc認為判斷設計的新穎特徵不容易，特別是在設計往往是由多個特徵組成，並不容易逐一判斷是否為設計的新穎特徵。

可參考：1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

法院藉此案讓大家重新考量使用「新穎特徵」的侵權判定方式，新穎特徵判斷與普通觀察者測試是平行的方式，也就是沒有需要兩段式判斷侵權案件。

編按，兩段式是，普通觀察者查看設計外觀是否有欺瞞消費者以為購買了某一來源的商品；再看被告商品是否具有設計專利的新穎特徵。

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

基於被告Swisa認為法院不能拋棄新穎特徵測試，但法院(en banc)不同意，只不過最終判決仍是對被告有利的結果。

法院(en banc)明確表示不使用non-trivial advance test，而這是新穎特徵測試（point of novelty test）的進一步測試，都不再使用，僅採用普通觀察者的測試法則。

本議題後面一段也頗為精彩，談到可能訴訟雙方都會尋求對自己有利的判斷法則，就討論到舉證責任，不翻譯了，呈現精彩原文：

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？（一起理解）

不同於發明專利解釋專利範圍，其實法院並沒有被要求要解釋設計專利範圍，特別如美國最高法院已經認知設計最好的解釋就是看繪製的外觀，不會去特別解釋說明描述，也如同專利審查過程解釋設計專利範圍的方式。

"Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to “construe” a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design."

但實務上，地方法院階段是由陪審團解釋專利範圍，雖然解釋設計的描述可能並不明智，但向陪審團描述法院自己的分析對於設計侵權判斷其中各種設計特徵仍有幫助。這裡特別列舉本案，可參考以下各圖比對，法院可以向陪審團指出設計特徵，如本案系爭設計只有三個面有磨具（拋光用的結構），但被告產品則四面都有磨具，還可指出先前設計（Falley、Nailco）的結構特徵。

下圖為法院將已知前案與被告商品（Swisa Buffer）與系爭設計（'389）並排比較。

確實以上針對設計說明的解釋是對理解設計有幫助，但en banc仍認為對於設計專利的解釋，法院不應如以上逐字理解來解釋設計專利範圍。這當然跟法院僅採用普通觀察者的眼光來看設計是否侵權的方法有關。

法院進一步定義「普通觀察者/一般觀察者/ordinary observer」，並非是對此設計（磨指甲/拋光的工具（nail buffer））一概無知的人，而是對此類產品（先前的設計）有一定熟悉的消費者，也就是已經熟悉這裡提到的兩件先前設計－Falley與Nailco的普通觀察者。

en banc結論：

en banc採用不同於CAFC/地方法院的方法(需基於先前技術判斷新穎特徵的non-trivial advance test)，而是以普通觀察者的測試方法（regular observer test，回歸Gorham法則）判定侵權不成立（無須先判斷新穎特徵），但沒有否認CAFC的方法，認為兩者是平行的測試方法。

然而，en banc"似乎"也承認/無法否定這件案子一脈相承都是先比對先前技術得出系爭設計的新穎特徵再判斷是否被告侵權產品有此新穎特徵來判斷侵權與否，使得即便en banc判定設計侵權僅會採用普通觀察者法則，即便採用不同的方法，仍同樣地判斷兩個設計之間差異不能說不小而判定侵權不成立。

一個熟悉先前設計的消費者(買者)沒有因為設計專利與被告設計的相似度而被欺瞞/誤認以為買了某一來源（原本想買）的產品，因此判定侵權不成立。

my two cents:

以上結論很簡單，產品設計是否有侵害某設計專利權，就以普通觀察者來看兩者的差異是否會造成購買商品的人誤認以為買了某來源的商品，而無須根據先前技術先判斷出新穎特徵，再以新穎特徵來確認被告商品是否有此特徵。

設計是否有專利性（新穎性、非顯而易見性等）的判斷不同侵權判斷，直接參考MPEP 1504 Examination，取得設計專利的要件須考量：裝飾性（ornamentality）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（nonobviousness）、可實施性（enablement）與明確性（definiteness）。（參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html）

其中需要先判斷設計申請案的裝飾性特徵，所謂設計是針對裝飾目的的設計，而非針對功能或機構上的產品。設計專利權僅授與whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture。也就是取得設計專利，要具備新穎且非顯而易知的裝飾性特徵，而此裝飾特徵還是要從設計整體來看，也就設計的主軸是以裝飾為出發點（primarily ornamental），並不是將設計拆解後分別功能性與裝飾性特徵，因此以實用性為出發點的產品外觀一般裝飾性並不強。

"A determination of ornamentality is not a quantitative analysis based on the size of the ornamental feature or features but rather a determination based on their ornamental contribution to the design as a whole."

CAFC 2008年en banc判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562.pdf（備份：https://app.box.com/s/5b6oez8uwt5aiivm9hn7a817pb68uypv）

CAFC於2007/8/29判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562-08.29.07.pdf

Ron

專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則－TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)

從之前有一篇「專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/dynapass-ip-holdings-llc-v-bank-of.html）」的內容得到此2008年案例－「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，其中涉及專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則。

「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：TIP SYSTEMS, LLC and TIP SYSTEMS HOLDING COMPANY, INC.

被告：PHILLIPS & BROOKS/GLADWIN, INC. (trading as PBG, Inc.), ACOUSTICS DEVELOPMENT CORPORATION (trading as PBG, Inc.), and PBG, INC.

被告/被上訴人：INDEPENDENT TECHNOLOGIES, INC.

被告/交叉上訴人：TZ HOLDINGS, INC., T-NETIX TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC., T-NETIX, INC., EVERCOM HOLDINGS, INC., EVERCOM SYSTEMS, INC., EVERCOM, INC.

被告：JCW ELECTRONICS, INC. and MYRMIDON CORPORATION

系爭專利：US6,009,169 (’169)、US6,512,828 (’828)

判決日期：June 18, 2008

經查，被告Phillips & Brooks在做什麼看不是很懂，而另一被告PBG, INC.是一間提供公部門安全解決方案的公司，業務似乎涵蓋很廣的範圍，本次系爭專利就涉及一種「監獄使用的電話 - inmate phone」，這種電話特色是，不能被拿起來當武器，其中主體、麥克風、聽筒與聽筒線都是直接嵌在牆壁中，因此打電話是不用也不能拿起聽筒的。

大概長這樣：

本案源起專利權人TIP Systems, LLC (“TIP”)對Phillips、PBG, INC.等被告提起侵權訴訟，系爭專利關於為監獄囚犯設計的"沒有聽筒線"的壁掛式電話（wall-mounted telephone，系爭專利名稱為inmate phone）。

地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）在解釋專利範圍（claim construction order）後，同意被告們提起的不侵權簡易判決請願（motion for summary judgment of non-infringement），判定侵權不成立，原告上訴CAFC。

系爭專利'828的Claim 1內容很長，就用判決中摘錄的內容，Claim 1描述一個永久裝在環境表面的電話，結構包括殼體，聽筒、話筒、電路板、按鈕、撥號盤、電話線與啟動開關。

'169的Claim 1：

被告侵權產品有兩個：Model 7090 CFSS (“CFSS”)與Model 7090 SPSS (“SPSS”)，判決文中提到這兩個裝置都沒有傳統電話的"handset"，而只有貼近耳朵與嘴部的發聲與收音的部分（earpiece、mouthpiece），CFSS的耳機與話筒是凸出於牆，SPSS則是與牆切齊，都沒有話筒線。

議題A：系爭專利範圍是否有"handle"這個結構特徵是侵權與否的關鍵。

地方法院於2006解釋專利範圍令，參考內部證據、外部證據後解釋專利範圍，2007判決侵權不成立。專利權人上訴CAFC，TIP認為地院錯誤解釋'169案的"handset"。

根據'169的Claim 1的描述，主要的限制條件如："a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"與"permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"，TIP的主張是，認為"handset"雖描述為包括相對兩端的聽筒(earpiece)與話筒(mouthpiece)，但仍有均等話筒與聽筒的解釋，因為有多種解釋，而專利權人有權選擇所要的解釋。

"According to TIP, the term “handset” has been re-defined in the context of the hands-free nature of the patented invention to be nothing more than a mounted earpiece and mouthpiece, and “handle” is simply a means for mounting the earpiece and mouthpiece to the housing at a fixed distance apart."

根據TIP的解釋，所述"handset"重新定義為免手持的聽筒與話筒（earpiece and mouthpiece），而"handle"（手柄）僅是為了固定聽筒與話筒之間的距離而已。

地院的解釋是依照字面意思，"handset"就如'169中的圖與描述，也就是認為Claims內容已經提供的明確的定義，而沒有給予等效(equivalent)的解釋。

如：'

地方法院的解釋主要是因為'169的Claim 1明確地描述"a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"；但'828申請專利範圍並沒有相關描述（電話包括：a housing, a mouthpiece, an earpiece, an electronic circuit board, a push-button dialing pad, a phone line and a dial tone actuating switch）。

TIP的解釋"好像合理"，不過法院更厲害。TIP（基於多樣的實施例）依照申請專利範圍，"handset"的特徵描述是"means for permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"（永久垂直裝設handset在殼體前牆內），其中沒有handle的必要，更因為這是means plus function的語句，也就是需要參照說明書記載的結構特徵，系爭專利'169說明書Col. 4, lines 14-25有相關支持，其中沒有提到"handle"（手柄），圖式有些沒有handle，有些有handle：

上述用means plus function解釋"means for"看似合理，但法院認為TIP混淆"handset"的解釋與其主張功能手段用語的語句"means for permanently mounting the telephone handset"，因為在這專利範圍中是兩個分開的元件，"means for permanently mounting the telephone handset"確實是功能手段用語，但並不是解釋handset的結構，字面上這句話是「永久安裝話筒的手段」，TIP並沒有指出說明書支持的結構描述，更不是解釋handle的結構。

進一步地，法院認為，系爭專利'169的Figs. 1, 2, 5的確沒有畫出"handle"，但這些圖式是電話外觀（殼體以外）的示意圖，本來就看不到handle，說明書記載的"permanently mounting the handset is a bracket assembly that attaches directly to the handle"才是具有handle的話筒的描述。

接著是，TIP解釋系爭專利範圍可以不用"handle"，其中之一認為申請專利範圍前言部分（preamble）描述的結構特徵需要閱讀整份說明書才可以決定其用途，意思是可以忽略，但法院引用前例 - Rowe，說明本案說明書中多處支持"handle"的結構特徵，沒有其他解釋空間。

CAFC最終是同意地院針對"handset"的解釋 - handle連接著位於兩端的earpiece與mouthpiece：

另外，系爭專利'828確實沒有描述到"handle"。

議題B："through"是否是結構描述的解釋影響侵權與否。

'169的Claim 1描述"the earpiece positioned at top and the mouthpiece positioned at bottom will permanently extend out through the front wall of the housing"；'828的Claim 1描述"said mouthpiece and said earpiece extending outward from said housing through said aural apertures"。

上句話的表面意思是，話筒(mouthpiece)與聽筒(earpiece)通過"聽孔(aural apertures)"延伸出殼體，意思就是mouthpiece與earpiece是凸出的結構，讓使用者可以免持聽筒講電話。因此不同於被告侵權產品是與牆面切齊的結構。

TIP主張地方法院錯誤地解釋"through"為結構特徵（"穿過"），認為"through"應該如""among, between, in the midst of"等功能性描述，因此主張系爭專利的earpiece與mouthpiece不一定是凸出穿過/超過(project beyond)殼體的牆，而可以是平貼(flush)在殼體上。

法院同意TIP提出'828專利說明書有不同的實施例的講法，也就是'828說明書有描述earpiece與mouthpiece沒有凸出的實施例，但是法院認為：如果用這個特別的實施例強行解釋專利範圍將與專利範圍中的語言"相互矛盾"，並且法院提供的一觀念：申請專利範圍沒有必要涵蓋每一個實施例（"the claims of the patent need not encompass all disclosed embodiments"）。因此，僅是揭露在說明書中的某個實施例，並不能用來推翻申請專利範圍所描述的內容（"does not outweigh the language of the claim"）。

編按，事實上是有許多已經被揭露的實施例是沒有被涵蓋在申請專利範圍中的，這類實施例內容就是被公開的公眾知識了!!!

法院對於"through"的解釋是，"extend out through"（延伸穿出去）是結構的描述，'169與'828申請專利範圍描述的mouthpiece與earpiece都是凸出殼體外的結構，說明書也是支持這個解釋。

議題C：系爭專利的話筒與聽筒是否"凸起"影響侵權與否。

系爭專利'828的Claim 1中一句話"said earpiece and said mouthpiece presenting an external relief surface for positioning said ear and a mouth of said user"（聽筒與話筒具有外部凸起表面以定位使用者的耳朵與嘴巴），爭點在其中"relief"（凸起）的解釋。法院解釋'828中的那句話為「聽筒與話筒在電話外部具有高起的表面(raised surface)以定位使用者的耳朵與嘴巴」。

看來"relief"被解釋為凸起，算是一個嚴格的限制，而TIP解釋relief為"distinction or prominence resulting from contrast"（從對比得出的區隔或凸出），同樣地，TIP認為地院在解釋專利範圍中錯誤地排除系爭專利'828中特定實施例，認為系爭專利範圍可以涵蓋話筒與聽筒與殼體外部凸起的部分是可以與電話殼體切齊的解釋。

地院的回應是：專利範圍解釋應前後一致，也應與說明書一致，因為前述關於"through"的解釋是話筒與聽筒向外延伸穿過"聽孔"的凸出結構（"raised surface above the housing"），無法為TIP所解釋可以與殼體切齊的結構。

議題D："and"連接詞的解釋會影響侵權與否。

此議題關於'828案Claim 1中的"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"（撥號音啟動開關電連接電話線與電路），地院解釋就照字面意思，開關有連接到電路板，且表示電訊號會通過這些元件。

TIP的解釋與法院解釋沒有差太多，但英文就是這樣，稍微可以學習到，TIP認為「撥號音啟動開關」沒有一定要在電話線與電路板之間（i.e.,沒有一定要同時連接到兩個元件），以下是相關內容：

TIP辯稱，根據'828案說明書與圖式，Fig. 3或4並沒有揭露「撥號音啟動開關」連接在電話線與電路板之間，電訊號確實會通過這些元件，但沒有限制這些連接關係。

地院認為，'828的Claim 1描述"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"的"and"已經表明「撥號音啟動開關」"同時"電性連接電話線與電路板，且引用Fig. 4證明此連線關係。

如此，基於以上幾個用語的解釋，地院判決侵權不成立（包括文義讀取與均等論），CAFC也確認地院判決。

（編按，本篇將earpiece翻為聽筒，將mouthpiece翻為聽筒，"handset"（電話筒，一般具有手柄(handle)）就不特別翻譯。）

my two cents:

當專利範圍很明確描述技術特徵，而沒有給予"解釋的空間時"，這在解釋專利範圍時會有些吃虧，看過很多案子並不太給予專利權人太廣的解釋空間，或是不碰觸均等論，在訴訟時，法官也常常是比較保守地解釋專利範圍，因此專利範圍的用語或是描述永遠是很重要的功課。

updated on July 22, 2026

另有幾個功課是，專利說明書中描述的實施例並不用來限制專利範圍，但也不一定是用來解釋專利範圍；專利範圍的解釋並不盡然會涵蓋所有的實施例，解釋專利範圍時仍以專利範圍的語言為主，說明書內容為輔助理解與規範專利範圍，但非用於強行解釋專利範圍；說明書揭露了特定實施例，但並未涵蓋在專利範圍內，這樣的實施例被公開成為公眾知識，可能會影響申請人/發明人後來對此實施例的專利布局，因此在實施例撰寫上通常需要長遠一點的考量。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf（備份：https://app.box.com/s/zbkgoatugd9hzjqxd3qajvxjjv6u01tw）

Ron

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：DYNAPASS IP HOLDINGS LLC

被告/被上訴人：BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.

系爭專利：US6,993,658

判決日期：June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟，東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統，系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰（token）的使用者憑證伺服器（user token server）與通訊模組，密碼關聯著使用者識別碼（user ID），通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置，讓使用者端生成密碼，並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法，在此方法中，將訊息傳遞的路徑分為兩種，第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路，第二網路如行動通訊網路，讓使用者行動裝置上網而能取得憑證（token），能根據token與通行碼（passcode）生成用在第一網路的新密碼，其中Claim 1設定token並非使用者知道（被動接收），passcode則是使用者知道的（主動設定）。接著，使用者設定密碼作為新密碼，啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token，又以第一網路接收密碼，最後一個步驟很特別：在啟動存取使用者帳戶後，在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶，使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。

編按，我覺得這類專利範圍確實不容易寫，每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程，但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看，所述token有多種取得方式，如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得，也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是，利用第二網路取得的token來認證存取第一網路（需使用者帳戶、密碼）的服務，如同現行雙因子認證技術（two-factor authentication）。

根據專利權人Dynapass宣稱，BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時，基於步驟「receiving the password」的解釋，訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判（Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment）」，結果地方法院撤銷侵權訴訟（侵權不成立）。

專利權人接著上訴CAFC，主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段：

Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」，認為地院將說明書的最佳實施例（"使用者108結合通行碼154與token形成密碼"）限制步驟「receiving the password」的解釋，而錯誤地排除另一個實施例（"通行碼154與token 156為分別提交"）的解釋，也就是地院解釋專利範圍時，排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋。

CAFC意見：

對於認證使用者的技術，說明書揭露多樣的實施例，而專利權人選擇明確的專利語言（unambiguous claim language），並不能涵蓋多樣的實施例，也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時，未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。

CAFC解釋系爭專利Claim 1，認為專利範圍明確地描述在接收密碼（password）之前，已經從通行碼（passcode）與憑證（token）產生密碼，也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。

基於上述引用案例，CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍，並且（這裡學到一個單字＂juxtapose（並列）＂）專利說明書一再地將密碼（password）並列於通行碼（passcode）與憑證（token），使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」，說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語，該專利用語最好就是照說明書的解釋。

可參考：反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016（https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html）

依照上述解釋專利範圍的原則，CAFC判決如地方法院的解釋，專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋，因此也判定侵權不成立。

（如此可知，BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證，雖系爭專利說明書支持此描述，但是卻無法解釋到專利範圍中）

my two cents:

這篇短短的判決教了我們幾個功課：

1. 想要涵蓋較廣專利範圍，應揭露兩個或以上實施例。

2. 但專利範圍如果過於明確，不容易涵蓋多種實施例的解釋。

3. 反過來說，如果想要涵蓋更廣的專利範圍，專利範圍的寫法很重要，不能過於明確。

4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。

5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色，且需要專利保護，若不容易在一件專利申請案獲准（畢竟專利範圍要廣，又要獲准，相較是困難的），可以考慮分別申請，各自突破各自的問題，將風險分開，而能各自達陣。

（下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf），剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。）

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1222.OPINION.6-11-2026_2708280.pdf（備份：https://app.box.com/s/68bnwgth0n5qahsix3p8vfgijqo3apig）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/06/its-not-you-its-your-claims-disclosed-but-unclaimed-embodiments-at-the-federal-circuit.html

Ron

關於用詞"amount"與顯而易見性議題 - Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

Otsuka Pharmaceutical Co. v. Lupin Ltd. (Fed. Cir. May 21, 2026)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

被告/被上訴人：LUPIN LTD., LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.

系爭專利：US8,273,735、US8,501,730

判決日期：May 21, 2026

本案源起，2021年Lupin製藥公司告知Otsuka其向FDA提出學名藥（ANDA）申請案 - JYNARQUE®，結果專利權人Otsuka製藥公司（大塚製藥）對Lupin公司提起專利侵權（學名藥No. 216063）告訴，結果地方法院判決侵權不成立，並且判定系爭專利'735因為顯而易見為無效。

系爭專利涉及一種高純度托伐普坦製作方法，通過減少合成過程中關鍵氫化試劑－硼氫化鈉的用量，以解決習知製程中有雜質的問題。所述「托伐普坦（tolvaptan）」用於治療常染色體顯性多囊性腎病變 (ADPKD) 的化合物（通過Google翻譯）。

在此列舉'730案Claim 1，此為product by process專利範圍，在其前言部分描述藥物成分，主體則是描述一個步驟 - 降低方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」：

Claim 1: "in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compount(1)"。

系爭專利'735則是描述'730中的方法步驟，其中Claim 6 - 產生降低上述方程式(1)中的「苯並氮雜卓化合物」的藥品（方程式(10)）的方法。

Claim 6："in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"

Lupin所提交的ANDA申請案包括製程（DMF No.036263），成分Otsuka相似，但是劑量與製程時間不同。

案件經地院審理判定Lupin製程與系爭專利不同，侵權不成立，並且地院還考量Lupin提出的先前技術後判定系爭專利'735為顯而易見。

對於「amount」的解釋：

Otsuka認為地方法院採用一種「practical completion/實際完成」專利範圍解釋方法解釋其中的"amount/量"，但卻使用另一不同且矛盾的「absolute completion/絕對完成」的解釋方法判定Lupin製程不侵權。

Otsuka的主張Lupin侵權，理由是因為在藥品製程中的反應在"混合物中加入1摩爾當量的氫化劑之前"已經實際完成（practically complete）。

在解釋專利範圍階段，各方爭論在專利範圍中的"amount/量"。被告Lupin的解釋是「製程中氫化劑相關的量就是加入反應室的總量」（"make the relevant amount of hydrogenating agent the total amount added into the reaction chamber"）。

原告Otsuka主張專利範圍中加入「hydrogenating agent」的量是指在其中減量反應（reduction reaction）達到「practical completion/實際完成」之前。（"the claim term referred to “the amount of hydrogenating agent added before the reduction reaction reaches ‘practical completion’ or is ‘complete in a practical sense"）

編按，看不懂沒關係，就是雙方在解釋專利範圍中化學方程式(1)的"hydrogenating agent"量是多少有歧異（"in an amount of 0.25 to 1 mole per 1 mole of the compound(1)"），是被告解釋的hydrogenating agent參與反應的總量，或是原告解釋在反應實際完成之後加入hydrogenating agent的量。

對於專利範圍中"amount"的解釋，Lupin是導向製程中反應"絕對完成（absolute completion）"的量；但是，地院同意原告Otsuka的解釋，就是製程中減量反應發生直到達到實際完成（practical completion）的量。

然而，即便地院同意原告Otsuka的解釋（hydrogenating agent的量指的是在完成實際減量之前的量），但卻認為Otsuka並未證明被告製程「前驅酮成分落於其原始量0.05%之前反應已經實際完成」為侵權；或是，即便Lupin的製程在前驅酮0.05%時反應達到實際完成，但原告並未證明其中成分未達特定水平。

因此，即便同意原告對於"amount"的解釋，地方法院仍判定侵權不成立。

原告Otsuka上訴CAFC。

CAFC階段：

關於專利範圍解釋，即參考上述地院的解釋。基於地院的解釋專利範圍，加上專家提出得實驗結果，CAFC同意地院判決，Otsuka並未證明在被告Lupin的製程中減量反應在加入特定量之前已經完成，也就是即便同意上述"實際完成"的解釋，但證據不足。

另一是顯而易見性的議題。

顯而易見性的判斷包括以下四點（這常見在Office Action中）：

(1) the scope and content of the prior art; 

(2) differences between the prior art and the claims at issue; 

(3) the level of ordinary skill in the pertinent art; and 

(4) secondary considerations such as commercial success, long felt but unsolved needs, and failure of others.

相關引證包括揭露製程的Kondo前案，以及專家證人參考Kondo認為，有動機通過修正Kondo而選擇如系爭專利中的減量步驟，也就是基於Kondo、相關背景知識，對於系爭專利'735有成功的合理期待，加上認為專利權人Otsuka提出的「Secondary considerations」（非顯而易見性輔助性判斷因素）並未克服強大的顯而易見的證據，判定'735為顯而易見，專利無效。

專利權人主張系爭專利中提出的高純度托伐普坦（tolvaptan）相對先前技術而言具備無法預期的效果，以及質疑相關領域一般技術人員並非有動機修改Kondo而達成系爭專利的技術，其中充滿後見之明。

對此，顯見專家證人的重要性，基於被告提出的專家證人通過實驗證明相關領域一般技術人員可以修改Kondo而實現系爭專利減量步驟，還包括降低成本、改善反應安全、簡化後續程序等。

關於所述「Secondary considerations」，專利權人提出的理由是系爭專利的高量率與高純度，經法院審理，認為系爭專利採用了Kondo兩倍hydrogenating agent的量，並無法證明系爭專利產生無法預期的功效。雖然CAFC也沒有同意所有地院對於「Secondary considerations」的看法，但認為，如果僅是很弱的「Secondary considerations」的論述，仍無法克服顯而易見性的初步印象。

因此，CAFC同意地方法院無效系爭專利'735的判決。

判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2297.OPINION.5-21-2026_2697380.pdf（備份：https://app.box.com/s/0bswatbx6oyuigbehv3g58gox91e8ssj）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/05/borrowing-from-the-board-district-court-obviousness-in-the-post-ipr-era.html

Ron