犀牛盾 v. 惡魔殼「違反公平交易法」判決歷程筆記

之前的最高法院民事裁定報導：犀牛盾RHINOSHIELD v. 惡魔殼DEVILCASE「違反公平交易法」之判決 - 最高法院民事裁定113年度台上字第1585號（https://enpan.blogspot.com/2024/10/rhinoshield-v-devilcase-1131585.html）。

以下筆記3審內容：

整理多個判決參數：

第(1)審：智慧財產及商業法院 110 年度 民公訴 字第 9 號判決(112.06.06)（https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,110%2c%e6%b0%91%e5%85%ac%e8%a8%b4%2c9%2c20230606%2c2）

裁判字號：智慧財產及商業法院110年度民公訴字第9號民事判決

裁判日期：民國112年06月06日

裁判案由：公平交易法除去侵害等

被告侵權產品：

相關法條：

公平交易法第22條第1項第1款：

第 22 條 事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

公平交易法第25條：

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

公平交易法第29條：

事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。

公平交易法第30條：

事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。

公平交易法第31條

1. 法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。 

2. 侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。

判決：

1. 迪摩凱斯公司行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀，屬足以影響交易秩序而顯失公平之行為，違反公平交易法第25條之規定。

2. 愛進化公司依公平交易法第30條、公司法第23條第2項之規定，請求迪摩凱斯公司、李哲緯應與上訴人迪摩凱斯公司連帶負損害賠償責任，為有理由，其損害賠償金額以100萬元為當。

3. 愛進化公司依公平交易法第29條之規定，請求迪摩凱斯公司排除及防止侵害，為有理由。

4. 愛進化公司依民法第195條第1項後段之規定，請求迪摩凱斯公司應於其官方網站及臉書社群網站粉絲專頁之貼文欄刊登本案民事判決當事人姓名、案由及主文，且此部分之貼文應設定為公開，其時間為自張貼上開貼文起1個月，為有理由。

5. 系爭Mod NX手機殼之「邊框背板模組化與厚度設計」外觀，不構成公平交易法第22條第1項第1款之著名商品表徵（證據不充分），迪摩凱斯公司、李哲緯行銷、販售系爭惡魔盾一代、二代手機殼，並未違反公平交易法第22條第1項第1款之規定。

第(2)審：智慧財產及商業法院 112 年度 民公上 字第 2 號判決(113.05.30)

（https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,112%2c%e6%b0%91%e5%85%ac%e4%b8%8a%2c2%2c20240530%2c1）

裁判字號：智慧財產及商業法院112年度民公上字第2號民事判決

裁判日期：民國113年05月30日

裁判案由：公平交易法除去侵害等

判決（與第(1)審相同）：

1. 迪摩凱斯公司行銷、販售之系爭惡魔盾一代、二代手機殼抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀，屬足以影響交易秩序而顯失公平之行為，違反公平交易法第25條之規定。

2. 損害賠償：金額100萬元。

3. 請求迪摩凱斯公司排除及防止侵害。

4. 要求在被告官方網站與社群網站公開判決。

5. 原告的「邊框背板模組化與厚度設計」外觀，不構成公平交易法第22條第1項第1款之著名商品表徵。

第(3)審：最高法院113年度台上字第1585號裁定(113.10.16)

（https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,113%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c1585%2c20241016%2c1）

裁判字號：最高法院 113 年度台上字第1585號民事裁定

裁判日期：民國113年10月16日

裁判案由：公平交易法除去侵害等

判決：

1. 被上訴人與上訴人迪摩凱斯國際股份有限公司均係從事生產、銷售手機保護殼商品之業務，所訴求之消費者相同，營銷管道亦類似，彼此間具有公平交易法第4條所規範之競爭關係。

2. 被上訴人於107年8月行銷販售適用於iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max手機之Mod NX系列手機保護殼，詎迪摩凱斯公司陸續於108年1月、109年9月間行銷販售所示之手機保護殼，高度抄襲系爭Mod NX手機殼整體外觀設計，其相關之背板圖樣等配件亦有類似情事，消費者在異時異地隔離觀察，確有產生混淆誤認之虞 ... 對消費者而言足以構成混淆，難以分辨其間差異。

3. 迪摩凱斯公司之高度抄襲行為，不僅攀附被上訴人公司商譽，亦係以不當競爭手段影響相關消費者之交易決定，足以影響整體交易秩序而屬顯失公平之行為，構成公平法第25條規定之禁止行為，被上訴人得請求排除及防止侵害，迪摩凱斯公司與其負責人即上訴人李哲緯並應就被上訴人所受損害連帶負賠償責任 ...被上訴人請求上訴人連帶賠償新臺幣100萬元本息。

Ron

普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)

[前言]

本篇討論關於判斷設計專利與被告設計之間差異的標準的經典案例「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)」，那為何要研究本案？

下篇要討論的 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. (Fed. Cir. Feb. 2, 2026，此案在CAFC En Banc聯席法官否決複審（The petition for rehearing en banc is denied）後，確立CAFC在Feb. 2, 2026的判決，其中特別引用本篇Egyptian判決。

判斷設計侵權的步驟簡單地說就是先確認設計專利範圍，也就是基於本篇討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

"a design is better represented by an illustration ‘than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration."

另一理由是，因為發現原本想要理解的前例（即Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)）被此案例某種程度的"否決"，因此就來看看，這都是想要涵蓋各種案例(企圖如此)的本部落格漏掉的一塊。

參考本案例之前的"前例"：

- 1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

其中提到：

"於1984年CAFC案例Litton v. Whirlpool認為1871最高法院建立的「ordinary observer」是否有混淆（消費者購買侵權物誤認為購買具有專利的產品）的侵權判斷標準並不足夠，而是應該要確認設計專利相較於先前技術「具有新穎性的部分」是否有混淆來進行侵權比對。"

- 1984年確立「新穎特徵基準」案例 - Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

其中提到：

"縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。"

基於前述兩個先例，本案例提出新的見解（否決新穎特徵測試），也是目前主流判斷原則，先提出本案在rehearing en banc結論：

[本篇rehearing en banc案例報導]

案件資訊：

原告/上訴人/設計專利權人：EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI)

被告/被上訴人：SWISA, INC. and DROR SWISA

系爭設計：D467,389

EGI的系爭設計'389為一種磨指甲/拋光的工具（nail buffer），特別如下圖顯示是中空管狀方形內徑的工具，因為美國設計專利通常不用太多的文字說明，以圖為準，但法院審理時仍提供了文字解釋，甚至尺寸細節都估計出來：

在地院階段，兩個議題：系爭設計無效爭議與侵權爭議。地院判決被告Swisa並未證明系爭設計拋光工具的外觀是由其實用目的所支配（dictated by its utilitarian purpose），因此地院判決系爭專利有效。而對於被告提起侵權不成立簡易判決（summary judgment of non-infringement）請願，地院引用前例要求原告需證明：(1)以“普通觀察者”（ordinary observer test）眼光，認知被告侵權產品與系爭設計實質相似；(2)被告侵權產品“實質相同”系爭設計能區隔先前技術的“新穎特徵”（point of novelty）。

根據上述兩點，地院判決被告侵權產品並沒有涵蓋系爭設計的“新穎特徵” -- 上述系爭設計圖案中「拋光工具裸露出沒有被磨砂層覆蓋的第四面」，因此侵權不成立。

EGI上訴CAFC，CAFC同意地方法院的侵權不成立的判決 - 沒有事實證明Swisa產品使用了系爭設計的新穎特徵。

甚至CAFC還進一步解釋「新穎特徵/point of novelty」可以是單一設計元素，或是一些習知設計分別具備的元素的新的組合，而此組合並非是微不足道的。

在此新穎特徵的攻防中，原告EGI列出幾項特徵的組合（如：開放與中空主體、正方形截面、隆起的長方形磨具、暴露出的角落等），法院進一步與先前技術（Nailco）比對從中得出新穎特徵 - 長方形主體（編按這裡判決文好像有錯，寫成三角形），而又認為陪審團不會認同說這個新穎特徵相對先前設計是重大的進步（non-trivial advance）。

經考量先前技術判定的非重大進步（＂non-trivial advance＂test），CAFC認為被告侵權產品與系爭設計的差異並非微小（Swisa拋光器是四面都有磨具），因此同意地院判決而判決侵權不成立。

CAFC於2007判決：

然而，本案進入en banc（原告提CAFC複審請願被否決），但en banc同意審理，參考CAFC提出反對意見的法官DYK，見解如下：DYK不同意採用"non-trivial advance"測試作為設計基於新穎特徵的侵權判斷方法，認為這個測試與前例不一致，也沒有支持的前例，且混淆了侵權標準與設計顯而易見性的判斷，DYK認為"non-trivial advance"測試僅針對有多個元素組合的設計，在本案不是拿來評估"設計整體"的顯而易見性，而是不當地用於評估"每個新穎特徵"的顯而易見性。

據此，法院受理rehearing en banc（全院聯席重審），各方提出幾個議題：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。

4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？

en banc對各議題的意見：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

法院參照案例Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)意旨，分析設計專利侵權，就看設計的外觀，其中線條、結構上的細微差異都不影響實質的相同／不相同。視覺效果的一致性就是判斷兩個設計是否實質相同的主要標準（"sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design"）。

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

法院也提到前例Litton的判決：不僅要以普通觀察者查看設計的相似度，也要得出特定新穎特徵，但en banc認為判斷設計的新穎特徵不容易，特別是在設計往往是由多個特徵組成，並不容易逐一判斷是否為設計的新穎特徵。

可參考：1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

法院藉此案讓大家重新考量使用「新穎特徵」的侵權判定方式，新穎特徵判斷與普通觀察者測試是平行的方式，也就是沒有需要兩段式判斷侵權案件。

編按，兩段式是，普通觀察者查看設計外觀是否有欺瞞消費者以為購買了某一來源的商品；再看被告商品是否具有設計專利的新穎特徵。

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

基於被告Swisa認為法院不能拋棄新穎特徵測試，但法院(en banc)不同意，只不過最終判決仍是對被告有利的結果。

法院(en banc)明確表示不使用non-trivial advance test，而這是新穎特徵測試（point of novelty test）的進一步測試，都不再使用，僅採用普通觀察者的測試法則。

本議題後面一段也頗為精彩，談到可能訴訟雙方都會尋求對自己有利的判斷法則，就討論到舉證責任，不翻譯了，呈現精彩原文：

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？（一起理解）

不同於發明專利解釋專利範圍，其實法院並沒有被要求要解釋設計專利範圍，特別如美國最高法院已經認知設計最好的解釋就是看繪製的外觀，不會去特別解釋說明描述，也如同專利審查過程解釋設計專利範圍的方式。

"Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to “construe” a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design."

但實務上，地方法院階段是由陪審團解釋專利範圍，雖然解釋設計的描述可能並不明智，但向陪審團描述法院自己的分析對於設計侵權判斷其中各種設計特徵仍有幫助。這裡特別列舉本案，可參考以下各圖比對，法院可以向陪審團指出設計特徵，如本案系爭設計只有三個面有磨具（拋光用的結構），但被告產品則四面都有磨具，還可指出先前設計（Falley、Nailco）的結構特徵。

下圖為法院將已知前案與被告商品（Swisa Buffer）與系爭設計（'389）並排比較。

確實以上針對設計說明的解釋是對理解設計有幫助，但en banc仍認為對於設計專利的解釋，法院不應如以上逐字理解來解釋設計專利範圍。這當然跟法院僅採用普通觀察者的眼光來看設計是否侵權的方法有關。

法院進一步定義「普通觀察者/一般觀察者/ordinary observer」，並非是對此設計（磨指甲/拋光的工具（nail buffer））一概無知的人，而是對此類產品（先前的設計）有一定熟悉的消費者，也就是已經熟悉這裡提到的兩件先前設計－Falley與Nailco的普通觀察者。

en banc結論：

en banc採用不同於CAFC/地方法院的方法(需基於先前技術判斷新穎特徵的non-trivial advance test)，而是以普通觀察者的測試方法（regular observer test，回歸Gorham法則）判定侵權不成立（無須先判斷新穎特徵），但沒有否認CAFC的方法，認為兩者是平行的測試方法。

然而，en banc"似乎"也承認/無法否定這件案子一脈相承都是先比對先前技術得出系爭設計的新穎特徵再判斷是否被告侵權產品有此新穎特徵來判斷侵權與否，使得即便en banc判定設計侵權僅會採用普通觀察者法則，即便採用不同的方法，仍同樣地判斷兩個設計之間差異不能說不小而判定侵權不成立。

一個熟悉先前設計的消費者(買者)沒有因為設計專利與被告設計的相似度而被欺瞞/誤認以為買了某一來源（原本想買）的產品，因此判定侵權不成立。

my two cents:

以上結論很簡單，產品設計是否有侵害某設計專利權，就以普通觀察者來看兩者的差異是否會造成購買商品的人誤認以為買了某來源的商品，而無須根據先前技術先判斷出新穎特徵，再以新穎特徵來確認被告商品是否有此特徵。

設計是否有專利性（新穎性、非顯而易見性等）的判斷不同侵權判斷，直接參考MPEP 1504 Examination，取得設計專利的要件須考量：裝飾性（ornamentality）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（nonobviousness）、可實施性（enablement）與明確性（definiteness）。（參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html）

其中需要先判斷設計申請案的裝飾性特徵，所謂設計是針對裝飾目的的設計，而非針對功能或機構上的產品。設計專利權僅授與whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture。也就是取得設計專利，要具備新穎且非顯而易知的裝飾性特徵，而此裝飾特徵還是要從設計整體來看，也就設計的主軸是以裝飾為出發點（primarily ornamental），並不是將設計拆解後分別功能性與裝飾性特徵，因此以實用性為出發點的產品外觀一般裝飾性並不強。

"A determination of ornamentality is not a quantitative analysis based on the size of the ornamental feature or features but rather a determination based on their ornamental contribution to the design as a whole."

CAFC 2008年en banc判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562.pdf（備份：https://app.box.com/s/5b6oez8uwt5aiivm9hn7a817pb68uypv）

CAFC於2007/8/29判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562-08.29.07.pdf

Ron

1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)

（編按，本篇僅提出討論，基於新穎特徵測試（point of novelty test）的設計侵權判斷已經不是主流原則，本篇報導主要是要帶出下一篇與下下篇的討論，到現代的案例中已經不太用"point of novelty" test。或說參考新穎特徵非主流，但仍有意義，如以下my two cents）

確定設計侵權判斷應基於「新穎特徵」的經典案例「Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)」，案件資訊：

上訴人：Whirlpool Corporation

被上訴人/專利權人：Litton Systems, Inc.

系爭專利：US3,843,859、D226,990

判決日期：Feb. 14, 1984

Whirlpool對地院作出侵犯兩件系爭專利成立的判決提出上訴，其中還涉及專利有效性、虛假標示、不公平競爭等爭議。地院判決Whirlpool侵權成立以及判出損害賠償。（15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden）

系爭專利US3,843,859關於微波爐的"門"，但因為相應的商品已經在專利申請前販售且超過一年，被判定專利無效。

D226,990

（本篇僅討論設計有效性與侵權議題）

有效性議題：

Whirlpool當庭主張系爭設計不具進步性（非顯而易知性），設計是否顯而易見的判斷是由相關領域一般技術人員比對先前技術與申請的設計的整體，這部分判斷原則與發明專利無異，都是採用Graham判斷步驟。對此，Whirlpool一口氣提出7件前案，其中有GE、Sharp的微波爐產品。

(補充前案資料，updated on Sep. 21, 2026)

查到本案例中Whirlpool提出影響新穎特徵判斷的前案資料（看來是哈佛大學的連結）：https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/Litton.pdf

Graham是有點經驗的人都知道的103前例，有許多參考資料，其中之一：Graham v. John Deere Co. 判例（https://enpan.blogspot.com/2012/10/graham-v-john-deere-co.html）：

1. Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
   這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗

事實上，在產品比對設計圖面時，都可以找到一些差異，基於Graham判斷步驟，其中考慮客觀證據的部分，專利權人Litton主張「商業上的成功」，這個主張之前需要先證明商業上的成功是基於此「設計」，而不是其他因素。經法院審理後，認為雖專利對應商品在商業上成功，卻無法證明與其設計有關。

"... evidence of commercial success must clearly establish that the commercial success is attributable to the design, and not to some other factor, such as a better recognized brand name or improved function... there is no evidence attributing this success to the Litton design. Thus, the evidence of commercial success is of no help to Litton in this case."

在系爭設計的有效性判決上，地方法院認同系爭設計是採用一種"輕量"的門，但CAFC認為這個判斷沒有根據。特別的是，Whirlpool提出的意見是將系爭設計拆分成多個獨立部件，再證明每個部件都各別出現在先前技術中，但法院睿智地認為一件設計/發明都是許多先前技術的組合，有新的部分也有舊的部分，這樣比對並沒有意義。法院雖認為Litton的設計與先前技術之間有許多相似之處，但也不認同Whirlpool的意見，判定系爭設計有效。

侵權議題：

關於侵權，CAFC法官引用100多年前的最高法院案例 - Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 20 L. Ed. 731 (1871) ：一個普通觀察者（ordinary observer），如消費者，經仔細觀察後，發現兩個設計實質上相同，而且其相似性足以欺瞞消費者（普通觀察者）以為買了某個商品來源的商品，則可判定設計侵權成立。

＂"if, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other."＂

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）。

然而，縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。

＂That is, even though the court compares two items through the eyes of the ordinary observer, it must nevertheless, to find infringement, attribute their similarity to the novelty which distinguishes the patented device from the prior art. (This "point of novelty" approach applies only to a determination of infringement.＂

（編按，以普通觀察者判斷侵權的案例名稱是Groham，但顯而易見性判斷步驟案例是Graham，歷史也是頗幽默的。）

於是，法院基於設計專利中的「新穎特徵」（這些也是系爭設計有效的依據）- 微波爐外部的條紋門框、無把手的門以及控制面板上的桿子等，經比對被告侵權產品，判定Whirlpool商品並沒有這些特徵，侵權不成立。

CAFC否決地院判決，作出系爭專利中的發明專利無效、Whirlpool設計侵權不成立、Whirlpool並無虛假標示（False designations of origin）等訴訟不成立判決。其中發明專利無效是因為專利權人的對應商品販售時間在專利申請前超過一年。

my two cents:

雖然「point of novelty」 approach不被現在法院採用，但是我仍認同其中的意義：當被告商品在市場上有許多的相似商品（如本案的微波爐），也有許多的設計專利，當要判斷其中之一設計與其中之一商品是否"相似"，用其中的新穎特徵來比對算是頗為合理的方法。

CAFC判決（Justia檔案）：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/728/1423/57609/

Ron

關於全球SEP授權與FRAND原則的重要案例 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom

前言，經了解前篇「英國最高法院判定通過平台實施SEP授權的FRAND義務 - Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27 (27 July 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/tesla-inc-v-interdigital-patent.html）」案例後，知道這個案例依據的前例就是本篇討論 - Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37, United Kingdom，本篇確立英國法院處理SEP/FRAND爭議的架構。（過去曾經標註此案例，結果放到現在才完成筆記。）

本篇討論英格蘭與威爾斯高等專利法庭所作出一件有關標準專利授權的判決 - Unwired Planet v. Huawei (EWHC 711, 5 Apr. 2017)經上訴後英國最高法院意見（Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies (UK) Ltd. [2020] "UKSC"，總體縮寫為"UPSC"），最高法院否決上訴，也就是同意EWHC的判決。（UKSC: UK Supreme Court）

案件資訊（資訊僅列舉Unwired v. Huawei）：
原告／被上訴人：Unwired Planet International Ltd
被告／上訴人：(1)   Huawei Technologies Co. Ltd、(2)   Huawei Technologies (UK) Co. Ltd
系爭專利：
EP (UK) 2 229 744 (SEP)

EP (UK) 2 119 287  (無效)

EP (UK) 2 485 514 (無效)

EP (UK) 1 230 818 (SEP) 

EP (UK) 1 105 991 (延遲審理)

EP (UK) 0 989 712 (沒有提到)

判決前言就說明本篇判決全球電信業來說很重要，上訴議題包括：

第一，是否英國法院在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令（injunction）以制止侵害"關於電信標準必要元件"的英國專利的行為：全球行銷、銷售與使用，除非專利實施者加入全球授權的多國專利池；(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目。

第二，是否英格蘭法院是裁定上述事項的適當管轄地。

第三，要求對專利實施者提出標準必要專利（SEP）授權應沒有歧視（non-discriminatory）的。

第四，是否法院應因為SEP擁有人違反歐盟競爭法（EU competition law）而拒絕發出禁制令。其中涉及的案例為：Huawei v ZTE (Case C-170/13) EU:C:2015:477; [2015] 5 CMLR 14; [2016] RPC 4（可參考：標準專利與禁制令濫用討論 - 歐洲Huawei v. ZTE（https://enpan.blogspot.com/2016/03/huawei-v-zte.html））

第五，英國法院在何種情況下適合發布禁制令（prohibitory injunction）或是以損害賠償（award damages）代替。

（編按，通訊標準專利的擁有者（或是想要列為標準技術的專利權）需向ETSI（European Telecommunications Standards Institute）申報其專利，ETSI判斷可納入標準時，會要求專利權人簽訂不可撤銷此申請的合約，藉此可讓實施者可以在公平、合理和非歧視性（FRAND）原則下受到專利授權。）

EWHC階段：

本案例源自專利交易（patent bargain）的議題，專利權提供發明人取得一期限內壟斷的報酬，而專利權是一種屬地的權利，僅能在取得專利的國境內行使專利權，其有效性或是侵權議題都是該國法院的權責，以歐洲專利為例（在沒有統一專利時），專利權僅能在指定的締約國內有權，然而，一件／項歐洲專利（無效或侵權）可能每個歐盟締約國的法院都會得到不同的結果。這裡特別指出，根據英國法，一旦專利被認定有效，並且侵權成立，就可以直接以禁制令防止侵權行為。

由於專利權人可以通過禁制令禁止司法管轄區（jurisdiction）內的侵權行為，但仍需要在每個區域提起訴訟，且每個區域法院都可能有不同結果，除了特定區域壟斷外還擾亂市場（一些區域可以賣、一些又不行），這對有全球／全歐洲製造與銷售的廠商而言應該是很困擾的，這是專利系統的現狀。不過，針對標準且必要專利（SEP），這類專利比較沒有一般專利的問題，因為各國一致地想要避免SEP造成的壟斷與不當獲利。

本案源起Unwired公司於2014年3月10日在英國法院對Huawei、Samsung與Google等公司提起侵權訴訟，認為這些公司侵害Unwired的歐洲專利，即上述列出的6件系爭專利，並要求法院發出禁制令。Unwired與Google與Samsung達成和解，但Huawei不從，直接挑戰專利有效性，而且特別地先從中國專利無效開始。這些系爭專利遭受到無效的檢驗，例如，在多次法院審理過程中裁定系爭專利'744與'818有效且為標準且必要的專利，'287與'514兩件則被判定無效。許多議題都在上訴中。

本案涉及的標準為2G（GSM）、3G（UMTS）和4G（LTE）等通訊標準，Huawei在英國、德國與中國都被判定對其中列為標準必要專利（如'744與'818）侵權成立。

UKSC階段：(判決是合併審理兩件上訴案：Unwired v Huawei、Conversant v Huawei and ZTE)

（以下僅摘要）

一些前提：

Huawei與ZTE的主張：

特別地，Huawei與ZTE為中國公司，主要市場也在中國，訴訟卻在英國，因為主要銷售額都在中國或是雙方原告Unwired與Conversant沒有獲得專利的國家，Huawei與ZTE主張「專利授權費用」的判斷應依賴中國專利的有效性和侵權情況，而中國專利的有效性與侵權議題都屬於中國法院的管轄範圍，更影響針對SEP的全球授權價值。

舉例來說，Huawei在中國對Conversant的15件專利提起無效審查，結果僅1件被列為SEP，其餘14件不是被無效就是判定侵權不成立。中國法院甚至還批評Conversant的專利有效性與侵權議題在中國尚未有結論就想在英國取得專利授權費用。

FRAND授權費用怎麼算？

英國Birss法官對整個專利組合進行估值，其中確實可能包括有無效專利或是侵權不會成立的非標準必要專利（non-SEP），提出一個FRAND費率的算式：針對手機，標準通訊技術的智慧財產權的總授權費用為"T"，"T"的金額已經有公開資訊，每個專利權人的專利組合價值在標準專利中的比例為"S"，接著按照比例"S"來分"T"給每個專利權人，FRAND費率="T"x"S"。

另一種方式是參考電信業之間已經達成授權的合約，解讀業者之間的授權費用，其中一定涵蓋了許多SEP，通過理解每份合約之間的比例來計算其他業者的授權費用。例如，Ericsson的專利組合授權費為"E"，經解讀後知道Unwired對Ericsson的專利組合授權費用的相對比例為"R"，因此Unwired的授權費用為"E"x"R"。

（編按，上述數學雖然簡單，但算是合理也直覺的判斷，並未評估單一專利的價值，而是對整包專利（portfolio）進行計算與統計，可跨過複雜的有效性與侵權判斷的爭議。法官表示，例如Unwired的專利組合涵蓋42個國家，若針對每件專利爭論有效性與侵權與否並不切實際。）

如果按照Birss法官意見，專利權人自己聲明其專利為SEP，彼此制衡，雖然不準確，卻很實用。法院的工作就是採證，調查各家電信業者之間的授權合約，經參考後再彼此調整授權費用。

舉例來說，中國廣東省高級人民法院在「Huawei v. Interdigital」訴訟案（Huawei v Interdigital (2013), Guangdong High Ct Civ. Third Instance No 305）中，分析Interdigital與其他業者之間的授權合約，藉此確定Interdigital在中國的FRAND 費率，這種交叉驗證是一種「自上而下（top down method）」的方法。

這樣利用參考各家業者彼此授權金額，加上參考各家專利組合佔據標準的比例，還可以依照市場變動調整費用，藉此判定的授權金額更能反映出FRAND的精神。

英國最高法院針對上述五個議題的綜合意見如下（內容龐雜難理解，很多是參考Google翻譯）。

關於英國法院的「管轄權」，以及是否在未受到雙方同意下有權(a)發出禁制令（injunction）；(b)針對全球授權判定授權金額與其他爭議的項目？

這是專利實施者是否被專利權人「壟斷」影響以及是否專利權人能獲得公平合理的報酬之間的拉扯。

關於英國法院發禁制令與判定授權金額屬於法院管轄權的爭議，Huawei的主張是，如果英國法院可判斷全球授權的FRAND原則，並作為發出禁制令的考慮因素，為濫用訴訟管轄權，並且相關判決可能存在矛盾與風險。

然而，就法院來看，因為國際上缺乏這類議題的國際法庭或機構，因此裁定FRAND授權條款的責任就落在了受理專利侵權訴訟的國家法院身上，且將案件提交到這些法院的當事人也應該認同法院的地位。

因此，英國法院裁決其有權裁定涉案的英國專利是否有效以及是否受到侵權，也有權裁定專利實施者對於授權合約（針對SEP）的抗辯，抗辯主張為基於SEP專利權人根據歐洲電信標準協會（ETSI）制度作出的不可撤銷承諾的效力，就雙方在英國法院提訟，英國法院沒有理由拒絕行使管轄權。

關於SEP授權歧視，法院採用一種說法：價格歧視並非總是有害，相反地，價格歧視可能可以提高效率，也就是可通過簡化前期必要投資的回收來激勵創新、拓廣市場規模，以及改善消費者福利。這也暗示，智慧財產權領域授權價格的「歧視」是常態：當將多家擁有相同領域的專利權進行授權所簽訂的合約相互比較時，通常會發現不同的授權費、條款和條件，只要這個合約簽訂者對於其中差異化費率和條款沒有市場支配力（market power），無需擔心，專利授權的價格差異是正常情況。

法院否決Huawei提起相關授權涉及歧視的上訴主張。

歐盟法院（CJEU）針對SEP專利權人要獲得禁制令救濟提出強制條件（不能濫用市場地位），若SEP專利權人無法遵守這些條件，發出禁制令會被視為濫用其市場支配地位。據此，Huawei主張Unwired並未提出符合公平、合理與無歧視（FRAND）的授權金額，因此違法相關規定，主張法院裁定的禁制令是錯誤的。

所述條件/規定：

Article 102 provides:

“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.”

Unwired則是回應，當SEP專利權人遵守上述規定，表示SEP專利權人可以提起訴訟以尋求禁制令救濟，而不會構成濫用市場支配地位，但也主張即便沒有遵守FRAND，也不一定表示就濫用市場地位，完全取決於具體案件的情況。

最高法院引用歐洲法院「將競爭法應用於SEP專利權人與專利實施者」的判例，認為判例強調了遵守「行業慣例」的重要性，基於這些慣例，認為僅特定國家內（如德國）進行SEP授權並不符合公平、合理和非歧視原則（FRAND）。

因為法院是基於行業慣例，法院並無法忽視現實市場的情況，在確定FRAND授權的地區範圍時參考行業慣例，以及在專利實施者不接受或延遲接受FRAND原則下的授權合約，法院可以發布禁制令以防止侵權。

針對英國法院在何種情況下適合發布禁制令或是以損害賠償代替的議題，避免禁制令被專利權人當作談判籌碼而收取過高的費用，法院認為，如果被專利權只是被告侵權者試圖生產的產品的一小部分，發出禁制令可能會讓專利權人在談判中獲取不正當的籌碼，因此可以運用「損害賠償」來彌補侵權行為，所述禁制令則可能並不符合公共利益。

另外，其實以損害賠償代替禁制令涉及法院的自由裁量權，因此法院在許多侵權成立的判決下會發出禁制令，特別是在以損害賠償排除侵權行為可能是困難的情況。

特別在本案例中，下級法院並未被要求要以損害賠償代替禁制令，到了最高法院，也不認為有任何理由可以損害賠償代替上訴法院維持的禁制令；或說，對本案涉及全球SEP授權標準技術而言，損害賠償不足以補償（對專利權人的補償）不頒布禁制令所產生的損失，而且還會讓侵權者或是可能侵權的人不想簽署FRAND SEP授權合約，因此禁制令是合理的措施，如此，如果侵權者想要繼續留在市場上，只能接受SEP的FRAND授權協議。

補充，一旦專利被認定為標準必要專利（SEP），專利權人就無法/不容易在每個被侵權的國家都提出侵權訴訟以強制執行其權利，特別地，若要在全球逐項提起訴訟的費用...真是「高得不可思議（“impossibly high”）」。

以上意見都是源自下級法院的意見，最高法院同意，並駁回上訴。

資料參考：

英國最高法院：https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0214

判決文：https://supremecourt.uk/uploads/Unwired_Planet_International_Ltd_and_another_Respondents_v_Huawei_Technologies_UK_Co_Ltd_and_another_Appellants_1a83113499.pdf

WIPO報導：https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1521

判決文：https://www.wipo.int/wipolex/en/text/585807

http://eplaw.org/uk-unwired-planet-v-huawei-frand/
https://patentlyo.com/patent/2017/04/unwired-perspective-royalties.html

Ron

英國最高法院判定通過平台實施SEP授權的FRAND義務 - Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27 (27 July 2026)

本案「Tesla, Inc. v. InterDigital Patent Holdings, Inc., [2026] UKSC 27」為英格蘭及威爾斯上訴法院（England and Wales Court of Appeal，EWCA）於2025年「涉及標準且必要專利(SEP)與公平、合理且無歧視(FRAND)授權條款」判決的最高法院上訴案。

本上訴案Tesla與InterDigital同時是上訴人與被上訴人（Respondents）

（內容太多，本篇僅摘錄自己覺得重要的內容）

判決文前言部分指出本案的重要資訊：此案對於科技創新（本案指汽車產業的行動通訊技術）與實施都是重要的判決，Tesla對四個公司（統稱Avanci）合組的全球授權平台提起訴訟，其中涉及＂標準且必要專利（standard essential patents，SEP）＂全球授權平台對於如"InterDigital Patent Holdings, Inc."等被告擁有的專利的授權條款是否符合公平、合理與無歧視（fair, reasonable and non-discriminatory，FRAND）原則的議題。

議題不少，在此關注的是：原告Tesla要求最高法院考量其下級法院（EWCA）針對使用SEP專利的授權條款，當平台中的SEP專利有不同專利權人，應由平台代理提出授權條款，而非SEP擁有者提出，並且其中涉及是否符合FRAND授權原則。

對於SEP專利的擁有者而言，選擇通過平台或是專利池代理授權，對於實施者（implementer）而言，可以繳付一次費用即確保被授權使用平台或是專利池中的SEP。如果授權費用合理，將會吸引很多實施者願意付費使用SEP，而無須對手中握有SEP的專利權人個別簽訂授權合約，其中規範平台的就是FRAND原則/義務。

實務上，專利實施者（如Tesla）有時會主動地通過「宣告訴訟（declaratory proceedings）」以確定SEP擁有者會提出符合FRAND原則的授權條款，也就是藉法院確保實施者可以獲得符合FRAND原則的授權條款，並可涵蓋全球授權。本案例在此脈絡下，英國最高法院將判決是否Tesla可以通過「宣告訴訟」測試SEP擁有者通過平台的授權條款是否符合FRAND原則？

本案中，由Avanci營運的平台負責2G、3G、4G與5G的SEP授權，特別針對採用5G通訊的汽車，然而Avanci並不直接擁有5G SEP，5G相關專利權人與Avanci平台個別簽署合約（稱Master Licence Management Agreement，MLMA），再由Avanci代理運作"非專屬授權"予專利實施者，因此Avanci"宣稱"並不承擔（可能也無法承擔）任何FRAND 義務。

Tesla顯然是5G SEP的實施者，並且尋求通過Avanci平台進行5G專利授權，而Avanci卻受限於與SEP擁有者個別的合約，預設提出標準專利授權協議（standard patent licensing agreement，SPLA），在沒有獲得SEP擁有者的同意下不得修改授權合約。

實際上，Avanci對於5G通訊全球專利授權營運是十分成功的，目前已有65位5G SEP專利權人加入Avanci平台，如Ericsson, Fujitsu, Huawei, Intel, LG Electronics, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sony, ZTE, InterDigital等，更有超過31個汽車製造商通過平台獲得5G SEP授權（共有17萬件，大部分是美國專利），如Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, BMW, Volvo Cars, Polestar, Ford, General Motors and Yanmar等。

然而，由於Avanci僅負責營運，本身不擁有5G專利，因此也無法對侵權者提出訴訟，不過認為其雖不受到FRAND原則約束，但宣稱通過其提出的標準專利授權協議（SPLA）事實上已經符合FRAND原則。

本案爭議即是，Avanci認為其對原告Tesla並不用確保FRAND的授權義務，理由為(i)Avanci本身不是5G SEP擁有人；(ii)SPLA是與SEP擁有人的雙邊合約。

本案主角之一InterDigital，在此訴訟之前，於2020年邀請Tesla簽署授權使用SEPs，Tesla即通過Avanci平台進行授權，此平台還包括其他3G到4G的SEPs。

當Tesla版圖到達英國，即需要英國的5G SEPs授權，並在FRAND原則下進行授權，不過Tesla嫌授權費用太貴，並超過FRAND原則下的授權費用。因此提出挑戰，其作法之一是對其中3件UK專利提起專利無效挑戰；其二是宣告其有權根據合約取得Avanci 平台上所有專利權人的2G到5G SEPs，並在FRAND原則下獲得授權；以及認為平台授權金額並不符合FRAND原則。

Issue 1: Is there a serious issue to be tried as to whether the FRAND obligation applies to an offer to license jointly through a platform?（是否FRAND義務適用於通過平台共同提供的授權條款？）

這個問題是，是否SEP擁有人就被FRAND授權義務所綁定？(綁架?)，如本案Tesla主張SEP擁有人應受FRAND義務約束，授權金額應符合FRAND，特別如本案通過Avanci 5G平台進行授權的SEPs。另一深層意義是，通過平台授權的SEP一定是受到FRAND規範？即便如本案情況是，InterDigital僅是通過Avanci平台進行授權，但專利權仍是自己的，顯然InterDigital仍想保有自己進行雙邊專利授權的權力。

EWCA對於此議題判定是，在商業機制（雙方自願）下簽署的授權合約並不受到FRAND原則所約束。然而，最高法院的基本態度是，每個SEP專利權人應該承擔FRAND義務，因為這是其專利被列為相關標準的一部份的條件，並且，FRAND義務背後的政策是：標準必要專利（SEP）的擁有者必須準備好以FRAND條款提供和同意"不可撤回"的授權條款，此目的是要，當沒有更多外力提供共同授權合約時，可防止＂搶劫／勒索（hold up）＂。

"Indeed, the policy underpinning the FRAND obligation, namely that the SEP owners must be prepared to offer and grant irrevocable licences under their IPRs on FRAND terms and in this way prevent “hold up” applies with as much if not more force to offers to license IPRs made jointly."

歐盟起草的FRAND義務主要是能防止眾多握有SEP專利權的專利權人控制市場，最高法院同意Tesla論點，避免FRAND義務被損害。

"Indeed, we see considerable merit in the argument advanced on behalf of Tesla that the utility of the FRAND obligation would be severely compromised were it to cease to apply in circumstances such as these."

法院引用Tesla意見，透過專利池或平台進行授權是一種已經建設好的授權方式，可以解決雙邊授權等複雜與不切實際的情況，並且，專利池或平台並就不能免除SEP專利權仍應承擔的FRAND義務。

在本案中，根據上訴法院意見，Avanci平台本身並不擁有這些SEP專利， Avanci並沒有承諾也沒有權力代表專利權人進行SEPs的授權談判，更不用說要執行FRAND授權條款。然而，在最高法院的判定是，基於Avanci平台一直以來提供的4G等通訊協定標準的FRAND授權，包括關於SEP的侵權訴訟，認為通過Avanci平台的5G SEP專利權人都可通過平台進行授權，特別是符合FRAND原則的授權。

Issue 2: Is there a serious issue to be tried as to whether the FRAND licence under the UK SEPs—including the Challenged Patents—is a platform licence at a FRAND rate?（是否UK SEP專利下的FRAND授權包括本案挑戰的幾件專利？）

最高法院觀點是，SEP的擁有者應確保其授權條款符合FRAND義務，然而，這卻不限制各方進行其他商業（非FRAND）授權的做法。

即便Avanci認為FRAND義務並非直接強加於專利池或其平台，且SEP擁有者加入平台時並未承諾集體授權要符合FRAND原則，但是，事實上，根據判決文理解，多數專利實施者並非有能力進行雙邊談判，多數都只能通過平台獲得授權，這支持了平台應以FRAND原則進行專利授權的論點。

就本案而言，最高法院會接受Tesla訴訟請求，因為通過Avanci平台的許多SEP專利權人都倚賴其平台進行授權，並履行FRAND義務。

Issue 3: Does Tesla have a real prospect of being granted the declarations it seeks?（Tesla的聲明是否可獲得同意？）

Tesla厲害的是，通過訴訟手段強制InterDigital等人履行其FRAND義務，還藉此請求最高法院對Avanci平台（針對5G）提出的授權條款（授權費）是否符合FRAND原則作出裁決，並使其可以獲得公平與合理的專利授權。

英國最高法院同意Tesla的上訴主張。

英國最高法院判決：https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2025_0058_0058_A_judgment_cfc205a858.pdf（備份：https://app.box.com/s/9idv5oo81qer9yixlcknp6jh5tfiggrj）

Ron

最高法院不受理Dr. Thaler "AI著作登記申請案"上訴案 - Thaler v. Perlmutter (Case No. 25-449)

接續之前美國哥倫比亞地方法院上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）＂同意＂地方法院＂否決＂Dr. Thaler提出以"創作機器"創作的著作權登記申請案的決定，後續上訴最高法院，最高法院拒絕受理（CERTIORARI DENIED），因此本案例就＂停在＂哥倫比亞地方法院上訴法院的決定：

避免本篇僅是一個補新聞的報導，還是摘錄一些內容。

案件源起：

Dr. Thaler其實都知道，但就是要挑戰體制，認為不接受機器創作的作品（無前例）不合憲法，且也違反了美國自由精神．．．之類的。

著作權應該是人類的權利，這是不變的基石，其中也＂暗示＂如果是人類使用AI完成著作，應該是可擁有著作權，不過Dr. Thaler就是強調AI的自主性，甚至是基於兩者之間的僱傭關係，不過＂沒有僱用合約＂。

即便著作權法並未定義＂作者＂，但強調法律設計都是為了人類，所謂＂作者＂僅能是人類。

人類生命是有限制的，並可主張權利，權利可以移轉、繼承、簽名...，機器只是工具。

First, the Copyright Act’s ownership provision is premised on the author’s legal capacity to hold property.

Second, the Copyright Act limits the duration of a copyright to the author’s lifespan or to a period that approximates how long a human might live.

Third, the Copyright Act’s inheritance provision states that, when an author dies, that person’s “termination interest is owned, and may be exercised” by their “widow or widower,” or their “surviving children or grandchildren,” 17 U.S.C. § 203(a)(2), (A).

Fourth, copyright transfers require a signature. To transfer copyright ownership, there must be “an instrument of conveyance” that is “signed by the owner[.]”

Fifth, authors of unpublished works are protected regardless of the author’s “nationality or domicile.”

Sixth, authors have intentions.

Seventh, and by comparison, every time the Copyright Act discusses machines, the context indicates that machines are tools, not authors.

(補充中文，法院至少基於以下理由認定AI不能是著作權人，主要理由歸咎是執行AI的"機器"不是人，無法行使權利...  updated on April 23, 2026)

1. 著作權法規範“著作權人/ownership”前提是著作人擁有財產的的法律能力。 
2. 著作權法限制作者擁有著作權的期限 – 終生+延長期限（美國是個人/共同創作作者生前＋70年；台灣是作者終生+50年）。
3. 著作權法規範繼承權 – 作者死後，可由繼承人行使著作權。
4. 著作權轉換需要“簽名”以轉換權利（簽署轉讓文書）。
5. 未發表創作的作者仍被著作權保護，不論其國籍或是住所。
6. 作者有意圖．．．。
7. 根據著作權法上下文，機器是工具，不會是作者。

之前報導：不是人類創作就不能註冊著作權 - Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. 2024)（https://enpan.blogspot.com/2025/04/thaler-v-perlmutter-no-23-5233-dc-cir.html），Shira Perlmutter是美國著作權局長。

最高法院"CERTIORARI DENIED"：https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/030226zor_2d8f.pdf

Ron

專利適格性在促進AI創新的角色 - 筆記3

本篇繼前兩篇(已經是1年前了)再補一篇，內容是基於「The Role of Patent (In)Eligibility in Promoting Artificial Intelligence Innovation」的啟發：

- 專利適格性在促進AI創新的角色 - 筆記1（https://enpan.blogspot.com/2025/04/ai-1.html）

- 專利適格性在促進AI創新的角色 - 筆記2（https://enpan.blogspot.com/2025/04/ai-2.html）

前篇報導：考量AI發明的專利適格性，將AI技術分為三個層次： 

(1) data layer（資料層），這是關於用於訓練AI的訓練資料（training data）、測試資料（testing data）與驗證資料（validation data），經完成訓練後建立AI模型，AI模型最後根據輸入資料產生預測結果等的輸出資料。

(2) application layer（應用層）(i.e., software)，這是關於電腦軟體，通過軟體驅動AI系統執行相應的動作、作決定以及產生結果。舉例來說，深度學習模型讓AI搜尋抽象的數據，AI神經網路則是倚賴數學模型執行分析。

(3) system layer（系統層）(i.e., hardware)，這是關於AI系統的硬體，即電腦硬體。

（以下是我講義的片段）

1. Patent Eligibility of AI Data

2. Patent Eligibility of AI Applications

3. Patent Eligibility of AI Systems

順帶一提歐洲AI相關專利適格性：

4. AI Patent Litigation

TW：

US：

（訴訟面對到AI發明專利適格性議題時，被挑戰的不會僅是數學問題(這部分常常應該USPTO就解決了)，而是應用已知AI技術到特定應用上的情況）

（可參考本文下方補充內容）

5. AI Patent Prosecution

（面對(答辯)因為發明是抽象概念不具專利適格性的全面駁回的範例）

補充內容：

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html

MPEP 2106.05 Eligibility Step 2B: Whether a Claim Amounts to Significantly More

A. Relevant Considerations For Evaluating Whether Additional Elements Amount To An Inventive Concept

The Supreme Court has identified a number of considerations as relevant to the evaluation of whether the claimed additional elements amount to an inventive concept. The list of considerations here is not intended to be exclusive or limiting. Additional elements can often be analyzed based on more than one type of consideration and the type of consideration is of no import to the eligibility analysis. Additional discussion of these considerations, and how they were applied in particular judicial decisions, is provided in in MPEP § 2106.05(a) through (h).

Limitations that the courts have found to qualify as “significantly more” when recited in a claim with a judicial exception include:

重要!（申請專利範圍中為法定例外不予專利時，其中可以具備＂實質超越／significantly more＂的元件：(i)電腦功能的改善，如DDR案；(ii)技術領域中的技術改良，如Diamond案；(iii)使用在特定機器；(iv)轉換特定物品到另一個狀態；(v)加入已知、常規或習知活動以外的特定限制，使發明有具體應用；(vi)發明具備超過連接法定例外到特定技術環境的有意義的限制。）

• i. Improvements to the functioning of a computer, e.g., a modification of conventional Internet hyperlink protocol to dynamically produce a dual-source hybrid webpage, as discussed in DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1258-59, 113 USPQ2d 1097, 1106-07 (Fed. Cir. 2014) (see MPEP § 2106.05(a));
• ii. Improvements to any other technology or technical field, e.g., a modification of conventional rubber-molding processes to utilize a thermocouple inside the mold to constantly monitor the temperature and thus reduce under- and over-curing problems common in the art, as discussed in Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 191-92, 209 USPQ 1, 10 (1981) (see MPEP § 2106.05(a));
• iii. Applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine, e.g., a Fourdrinier machine (which is understood in the art to have a specific structure comprising a headbox, a paper-making wire, and a series of rolls) that is arranged in a particular way to optimize the speed of the machine while maintaining quality of the formed paper web, as discussed in Eibel Process Co. v. Minn. & Ont. Paper Co., 261 U.S. 45, 64-65 (1923) (see MPEP § 2106.05(b));
• iv. Effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing, e.g., a process that transforms raw, uncured synthetic rubber into precision-molded synthetic rubber products, as discussed in Diehr, 450 U.S. at 184, 209 USPQ at 21 (see MPEP § 2106.05(c));
• v. Adding a specific limitation other than what is well-understood, routine, conventional activity in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application, e.g., a non-conventional and non-generic arrangement of various computer components for filtering Internet content, as discussed in BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1350-51, 119 USPQ2d 1236, 1243 (Fed. Cir. 2016) (see MPEP § 2106.05(d)); or
• vi. Other meaningful limitations beyond generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment, e.g., an immunization step that integrates an abstract idea of data comparison into a specific process of immunizing that lowers the risk that immunized patients will later develop chronic immune-mediated diseases, as discussed in Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen IDEC, 659 F.3d 1057, 1066-68, 100 USPQ2d 1492, 1499-1502 (Fed. Cir. 2011) (see MPEP § 2106.05(e)).

Limitations that the courts have found not to be enough to qualify as “significantly more” when recited in a claim with a judicial exception include:

（申請專利範圍中為法定例外不予專利時，其中"不夠＂實質超越／significantly more＂的元件：(i)在電腦上應用法定例外(如抽象概念)；(ii)加入已知、常規與習知活動(高度普遍性)；(iii)在法定例外(如抽象概念)加入不重要的額外解決方案(extra-solution activity)；(iv)僅一般地連結法定例外到特定技術環境。）

• i. Adding the words “apply it” (or an equivalent) with the judicial exception, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer, e.g., a limitation indicating that a particular function such as creating and maintaining electronic records is performed by a computer, as discussed in Alice Corp., 573 U.S. at 225-26, 110 USPQ2d at 1984 (see MPEP § 2106.05(f));
• ii. Simply appending well-understood, routine, conventional activities previously known to the industry, specified at a high level of generality, to the judicial exception, e.g., a claim to an abstract idea requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry, as discussed in Alice Corp., 573 U.S. at 225, 110 USPQ2d at 1984 (see MPEP § 2106.05(d));
• iii. Adding insignificant extra-solution activity to the judicial exception, e.g., mere data gathering in conjunction with a law of nature or abstract idea such as a step of obtaining information about credit card transactions so that the information can be analyzed by an abstract mental process, as discussed in CyberSource v. Retail Decisions, Inc., 654 F.3d 1366, 1375, 99 USPQ2d 1690, 1694 (Fed. Cir. 2011) (see MPEP § 2106.05(g)); or
• iv. Generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment or field of use, e.g., a claim describing how the abstract idea of hedging could be used in the commodities and energy markets, as discussed in Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, 595, 95 USPQ2d 1001, 1010 (2010) or a claim limiting the use of a mathematical formula to the petrochemical and oil-refining fields, as discussed in Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588-90, 198 USPQ 193, 197-98 (1978) (MPEP § 2106.05(h)).

Ron