普通觀察者是否被欺瞞的設計侵權判斷原則 - Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)

[前言]

本篇討論關於判斷設計專利與被告設計之間差異的標準的經典案例「Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)」，那為何要研究本案？

下篇要討論的 - Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc. (Fed. Cir. Feb. 2, 2026，此案在CAFC En Banc聯席法官否決複審（The petition for rehearing en banc is denied）後，確立CAFC在Feb. 2, 2026的判決，其中特別引用本篇Egyptian判決。

判斷設計侵權的步驟簡單地說就是先確認設計專利範圍，也就是基於本篇討論的案例 - Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008)的判決意旨：比起文字描述，設計範圍的解釋較佳地是基於圖面(illustration)的表示，判斷設計侵權與否，則以普通觀察者（定義為熟悉先前設計的人／消費者）的眼光判斷是否造成混淆來斷定。

"a design is better represented by an illustration ‘than it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration."

另一理由是，因為發現原本想要理解的前例（即Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)）被此案例某種程度的"否決"，因此就來看看，這都是想要涵蓋各種案例(企圖如此)的本部落格漏掉的一塊。

參考本案例之前的"前例"：

- 1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

其中提到：

"於1984年CAFC案例Litton v. Whirlpool認為1871最高法院建立的「ordinary observer」是否有混淆（消費者購買侵權物誤認為購買具有專利的產品）的侵權判斷標準並不足夠，而是應該要確認設計專利相較於先前技術「具有新穎性的部分」是否有混淆來進行侵權比對。"

- 1984年確立「新穎特徵基準」案例 - Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

其中提到：

"縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。"

基於前述兩個先例，本案例提出新的見解（否決新穎特徵測試），也是目前主流判斷原則，先提出本案在rehearing en banc結論：

[本篇rehearing en banc案例報導]

案件資訊：

原告/上訴人/設計專利權人：EGYPTIAN GODDESS, INC. (EGI)

被告/被上訴人：SWISA, INC. and DROR SWISA

系爭設計：D467,389

EGI的系爭設計'389為一種磨指甲/拋光的工具（nail buffer），特別如下圖顯示是中空管狀方形內徑的工具，因為美國設計專利通常不用太多的文字說明，以圖為準，但法院審理時仍提供了文字解釋，甚至尺寸細節都估計出來：

在地院階段，兩個議題：系爭設計無效爭議與侵權爭議。地院判決被告Swisa並未證明系爭設計拋光工具的外觀是由其實用目的所支配（dictated by its utilitarian purpose），因此地院判決系爭專利有效。而對於被告提起侵權不成立簡易判決（summary judgment of non-infringement）請願，地院引用前例要求原告需證明：(1)以“普通觀察者”（ordinary observer test）眼光，認知被告侵權產品與系爭設計實質相似；(2)被告侵權產品“實質相同”系爭設計能區隔先前技術的“新穎特徵”（point of novelty）。

根據上述兩點，地院判決被告侵權產品並沒有涵蓋系爭設計的“新穎特徵” -- 上述系爭設計圖案中「拋光工具裸露出沒有被磨砂層覆蓋的第四面」，因此侵權不成立。

EGI上訴CAFC，CAFC同意地方法院的侵權不成立的判決 - 沒有事實證明Swisa產品使用了系爭設計的新穎特徵。

甚至CAFC還進一步解釋「新穎特徵/point of novelty」可以是單一設計元素，或是一些習知設計分別具備的元素的新的組合，而此組合並非是微不足道的。

在此新穎特徵的攻防中，原告EGI列出幾項特徵的組合（如：開放與中空主體、正方形截面、隆起的長方形磨具、暴露出的角落等），法院進一步與先前技術（Nailco）比對從中得出新穎特徵 - 長方形主體（編按這裡判決文好像有錯，寫成三角形），而又認為陪審團不會認同說這個新穎特徵相對先前設計是重大的進步（non-trivial advance）。

經考量先前技術判定的非重大進步（＂non-trivial advance＂test），CAFC認為被告侵權產品與系爭設計的差異並非微小（Swisa拋光器是四面都有磨具），因此同意地院判決而判決侵權不成立。

CAFC於2007判決：

然而，本案進入en banc（原告提CAFC複審請願被否決），但en banc同意審理，參考CAFC提出反對意見的法官DYK，見解如下：DYK不同意採用"non-trivial advance"測試作為設計基於新穎特徵的侵權判斷方法，認為這個測試與前例不一致，也沒有支持的前例，且混淆了侵權標準與設計顯而易見性的判斷，DYK認為"non-trivial advance"測試僅針對有多個元素組合的設計，在本案不是拿來評估"設計整體"的顯而易見性，而是不當地用於評估"每個新穎特徵"的顯而易見性。

據此，法院受理rehearing en banc（全院聯席重審），各方提出幾個議題：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。

4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？

en banc對各議題的意見：

1. 是否要繼續使用「新穎特徵」檢視設計侵權案？

法院參照案例Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)意旨，分析設計專利侵權，就看設計的外觀，其中線條、結構上的細微差異都不影響實質的相同／不相同。視覺效果的一致性就是判斷兩個設計是否實質相同的主要標準（"sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design"）。

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）

法院也提到前例Litton的判決：不僅要以普通觀察者查看設計的相似度，也要得出特定新穎特徵，但en banc認為判斷設計的新穎特徵不容易，特別是在設計往往是由多個特徵組成，並不容易逐一判斷是否為設計的新穎特徵。

可參考：1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)（https://enpan.blogspot.com/2026/08/litton-systems-inc-v-whirlpool-corp-fed.html）

法院藉此案讓大家重新考量使用「新穎特徵」的侵權判定方式，新穎特徵判斷與普通觀察者測試是平行的方式，也就是沒有需要兩段式判斷侵權案件。

編按，兩段式是，普通觀察者查看設計外觀是否有欺瞞消費者以為購買了某一來源的商品；再看被告商品是否具有設計專利的新穎特徵。

2. 是否法院應採用"non-trivial  advance test"作為判斷是否特定設計特徵為"新穎特徵"的手段？

基於被告Swisa認為法院不能拋棄新穎特徵測試，但法院(en banc)不同意，只不過最終判決仍是對被告有利的結果。

法院(en banc)明確表示不使用non-trivial advance test，而這是新穎特徵測試（point of novelty test）的進一步測試，都不再使用，僅採用普通觀察者的測試法則。

本議題後面一段也頗為精彩，談到可能訴訟雙方都會尋求對自己有利的判斷法則，就討論到舉證責任，不翻譯了，呈現精彩原文：

3. 如何進行新穎特徵測試？特別是當設計的複數個特徵不同於先前設計時。4. 是否地方法院在審理設計專利案時應執行正式的專利範圍解釋？（一起理解）

不同於發明專利解釋專利範圍，其實法院並沒有被要求要解釋設計專利範圍，特別如美國最高法院已經認知設計最好的解釋就是看繪製的外觀，不會去特別解釋說明描述，也如同專利審查過程解釋設計專利範圍的方式。

"Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to “construe” a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design."

但實務上，地方法院階段是由陪審團解釋專利範圍，雖然解釋設計的描述可能並不明智，但向陪審團描述法院自己的分析對於設計侵權判斷其中各種設計特徵仍有幫助。這裡特別列舉本案，可參考以下各圖比對，法院可以向陪審團指出設計特徵，如本案系爭設計只有三個面有磨具（拋光用的結構），但被告產品則四面都有磨具，還可指出先前設計（Falley、Nailco）的結構特徵。

下圖為法院將已知前案與被告商品（Swisa Buffer）與系爭設計（'389）並排比較。

確實以上針對設計說明的解釋是對理解設計有幫助，但en banc仍認為對於設計專利的解釋，法院不應如以上逐字理解來解釋設計專利範圍。這當然跟法院僅採用普通觀察者的眼光來看設計是否侵權的方法有關。

法院進一步定義「普通觀察者/一般觀察者/ordinary observer」，並非是對此設計（磨指甲/拋光的工具（nail buffer））一概無知的人，而是對此類產品（先前的設計）有一定熟悉的消費者，也就是已經熟悉這裡提到的兩件先前設計－Falley與Nailco的普通觀察者。

en banc結論：

en banc採用不同於CAFC/地方法院的方法(需基於先前技術判斷新穎特徵的non-trivial advance test)，而是以普通觀察者的測試方法（regular observer test，回歸Gorham法則）判定侵權不成立（無須先判斷新穎特徵），但沒有否認CAFC的方法，認為兩者是平行的測試方法。

然而，en banc"似乎"也承認/無法否定這件案子一脈相承都是先比對先前技術得出系爭設計的新穎特徵再判斷是否被告侵權產品有此新穎特徵來判斷侵權與否，使得即便en banc判定設計侵權僅會採用普通觀察者法則，即便採用不同的方法，仍同樣地判斷兩個設計之間差異不能說不小而判定侵權不成立。

一個熟悉先前設計的消費者(買者)沒有因為設計專利與被告設計的相似度而被欺瞞/誤認以為買了某一來源（原本想買）的產品，因此判定侵權不成立。

my two cents:

以上結論很簡單，產品設計是否有侵害某設計專利權，就以普通觀察者來看兩者的差異是否會造成購買商品的人誤認以為買了某來源的商品，而無須根據先前技術先判斷出新穎特徵，再以新穎特徵來確認被告商品是否有此特徵。

設計是否有專利性（新穎性、非顯而易見性等）的判斷不同侵權判斷，直接參考MPEP 1504 Examination，取得設計專利的要件須考量：裝飾性（ornamentality）、新穎性（novelty）、非顯而易見性（nonobviousness）、可實施性（enablement）與明確性（definiteness）。（參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html）

其中需要先判斷設計申請案的裝飾性特徵，所謂設計是針對裝飾目的的設計，而非針對功能或機構上的產品。設計專利權僅授與whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture。也就是取得設計專利，要具備新穎且非顯而易知的裝飾性特徵，而此裝飾特徵還是要從設計整體來看，也就設計的主軸是以裝飾為出發點（primarily ornamental），並不是將設計拆解後分別功能性與裝飾性特徵，因此以實用性為出發點的產品外觀一般裝飾性並不強。

"A determination of ornamentality is not a quantitative analysis based on the size of the ornamental feature or features but rather a determination based on their ornamental contribution to the design as a whole."

CAFC 2008年en banc判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562.pdf（備份：https://app.box.com/s/5b6oez8uwt5aiivm9hn7a817pb68uypv）

CAFC於2007/8/29判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1562-08.29.07.pdf

Ron

1984年確立「新穎特徵基準」案例－Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. (Fed. Cir. 1984)

（編按，本篇僅提出討論，基於新穎特徵測試（point of novelty test）的設計侵權判斷已經不是主流原則，本篇報導主要是要帶出下一篇與下下篇的討論，到現代的案例中已經不太用"point of novelty" test。或說參考新穎特徵非主流，但仍有意義，如以下my two cents）

確定設計侵權判斷應基於「新穎特徵」的經典案例「Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)」，案件資訊：

上訴人：Whirlpool Corporation

被上訴人/專利權人：Litton Systems, Inc.

系爭專利：US3,843,859、D226,990

判決日期：Feb. 14, 1984

Whirlpool對地院作出侵犯兩件系爭專利成立的判決提出上訴，其中還涉及專利有效性、虛假標示、不公平競爭等爭議。地院判決Whirlpool侵權成立以及判出損害賠償。（15 U.S. Code § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden）

系爭專利US3,843,859關於微波爐的"門"，但因為相應的商品已經在專利申請前販售且超過一年，被判定專利無效。

D226,990

（本篇僅討論設計有效性與侵權議題）

有效性議題：

Whirlpool當庭主張系爭設計不具進步性（非顯而易知性），設計是否顯而易見的判斷是由相關領域一般技術人員比對先前技術與申請的設計的整體，這部分判斷原則與發明專利無異，都是採用Graham判斷步驟。對此，Whirlpool一口氣提出7件前案，其中有GE、Sharp的微波爐產品。

Graham是有點經驗的人都知道的103前例，有許多參考資料，其中之一：Graham v. John Deere Co. 判例（https://enpan.blogspot.com/2012/10/graham-v-john-deere-co.html）：

1. Determining the scope and contents of the prior art.（確認前案的範疇）
2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.（查明權利範圍與前案的差異）
3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.（分辨發明相關領域的一般技術水平）
4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.（考慮申請案中顯而易見或非顯而易見的的客觀證據）
   這部份也就是日後稱為Graham factors -- secondary considerations：商業上成功、解決長期未解決的需求、克服別人的失敗

事實上，在產品比對設計圖面時，都可以找到一些差異，基於Graham判斷步驟，其中考慮客觀證據的部分，專利權人Litton主張「商業上的成功」，這個主張之前需要先證明商業上的成功是基於此「設計」，而不是其他因素。經法院審理後，認為雖專利對應商品在商業上成功，卻無法證明與其設計有關。

"... evidence of commercial success must clearly establish that the commercial success is attributable to the design, and not to some other factor, such as a better recognized brand name or improved function... there is no evidence attributing this success to the Litton design. Thus, the evidence of commercial success is of no help to Litton in this case."

在系爭設計的有效性判決上，地方法院認同系爭設計是採用一種"輕量"的門，但CAFC認為這個判斷沒有根據。特別的是，Whirlpool提出的意見是將系爭設計拆分成多個獨立部件，再證明每個部件都各別出現在先前技術中，但法院睿智地認為一件設計/發明都是許多先前技術的組合，有新的部分也有舊的部分，這樣比對並沒有意義。法院雖認為Litton的設計與先前技術之間有許多相似之處，但也不認同Whirlpool的意見，判定系爭設計有效。

侵權議題：

關於侵權，CAFC法官引用100多年前的最高法院案例 - Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 20 L. Ed. 731 (1871) ：一個普通觀察者（ordinary observer），如消費者，經仔細觀察後，發現兩個設計實質上相同，而且其相似性足以欺瞞消費者（普通觀察者）以為買了某個商品來源的商品，則可判定設計侵權成立。

＂"if, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other."＂

可參考：1871年確立"一般觀察者"的設計侵權判斷標準與討論 - Gorham v. White (Supreme Court 1871)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/1871-gorham-v-white-supreme-court-1871.html）。

然而，縱使法院參考Groham前例以普通觀察者的眼光比較設計與產品，但為了確認侵權，法院還是引入了「新穎特徵」（ "point of novelty" approach）的判斷方法，也就是普通觀察者判定的＂相似性＂仍應基於這個新穎特徵來判斷。

＂That is, even though the court compares two items through the eyes of the ordinary observer, it must nevertheless, to find infringement, attribute their similarity to the novelty which distinguishes the patented device from the prior art. (This "point of novelty" approach applies only to a determination of infringement.＂

（編按，以普通觀察者判斷侵權的案例名稱是Groham，但顯而易見性判斷步驟案例是Graham，歷史也是頗幽默的。）

於是，法院基於設計專利中的「新穎特徵」（這些也是系爭設計有效的依據）- 微波爐外部的條紋門框、無把手的門以及控制面板上的桿子等，經比對被告侵權產品，判定Whirlpool商品並沒有這些特徵，侵權不成立。

CAFC否決地院判決，作出系爭專利中的發明專利無效、Whirlpool設計侵權不成立、Whirlpool並無虛假標示（False designations of origin）等訴訟不成立判決。其中發明專利無效是因為專利權人的對應商品販售時間在專利申請前超過一年。

my two cents:

雖然「point of novelty」 approach不被現在法院採用，但是我仍認同其中的意義：當被告商品在市場上有許多的相似商品（如本案的微波爐），也有許多的設計專利，當要判斷其中之一設計與其中之一商品是否"相似"，用其中的新穎特徵來比對算是頗為合理的方法。

CAFC判決（Justia檔案）：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/728/1423/57609/

Ron

「依附式獨立請求項/product by process」的解釋 - Monsanto v. Syngenta Seeds, 503 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2007)

關於本篇案例的討論是因為在侵權鑑定中說明「獨立項侵權不成立，附屬項侵權也不成立」的基本概念所引用案例，特別地，如果是一種「依附式獨立請求項」，這是否以傳統附屬請求項的方式來解釋？

本篇案例也涉及附屬請求項的解釋原則：解釋專利範圍以及請求項112(d)意見的討論 - Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Laboratories Ltd. (Fed. Cir. 2006)（https://enpan.blogspot.com/2024/04/112d-pfizer-inc-v-ranbaxy-laboratories.html）。

「Monsanto v. Syngenta Seeds, 503 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2007)」案件資訊：

原告/上訴人：MONSANTO COMPANY, MONSANTO TECHNOLOGY LLC, and DEKALB GENETICS CORP.

被告/被上訴人：SYNGENTA SEEDS, INC., SYNGENTA BIOTECHNOLOGY, INC., GARST SEED COMPANY, GOLDEN HARVEST SEEDS, INC., GARWOOD SEED CO., GOLDEN SEED COMPANY, LLC, SOMMER BROS. SEED COMPANY, THORP SEED CO., and JC ROBINSON SEEDS, INC.

系爭專利：US5,538,880、US6,013,863、US4,940,835

判決日：October 4, 2007

孟山都（Monsanto）這幾件專利應該都是該公司很重要的基礎專利，系爭專利'835關於基因複製的工程，子公司DeKalb擁有關於玉米基改的專利'880，涉及製備可繁殖的基改玉米（Zea mays）的方法，使基改玉米的後代可以穩定地繼承前代DNA。

2004年，Monsanto與Dekalb（Monsanto的子公司）對Syngenta等公司提出侵權告訴，原本在不同戰線的訴訟最後都轉移到相同法院審理。這些被告公司同樣地都是從事基改作物的產業，Monsanto主張被告公司使用的GA21種子是從Monsanto授權生產的種子，並藉此生產出後代，因此這些後代侵害了系爭專利'835專利範圍、'880的claims 4-9、'863的claims 5-6。

被告Syngenta製造與販售基改玉米，Syngenta從兩個種子公司取得GA21種子，而這兩個種子公司是經授權販售GA21種子。Dekalb使用抗草甘膦基因製造原始基改GA21玉米種子，且使用了兩件系爭專利'880與'863製造原始基改GA21玉米。更進一步地，其實原始基改GA21玉米種子產生於1992-1993，這是在上述兩件專利之前。

主張被告的生產製程並未執行系爭專利的方法所有步驟，因此侵權不成立；另主張系爭專利'835不符可實施性。

就侵權主張而言，傳統的思考是主張獨立請求項的權利，而本案特別的是，Monsanto主張侵權的'880的claims 4-9是上述Claim 1的附屬項，'863的claims 5, 6也是延續Claim 1的特徵，都是進一步補充或詳述獨立請求項的附屬特徵。

系爭專利'863的附屬項：

從上簡介理解被告Syngenta是從Monsanto的被授權人取得GA21種子，並也取得產生抗草甘膦GA21的權利，甚至Monsanto自己在取得專利前已經在製造原始GA21種子。在解釋專利範圍後，Delaware地方法院於2006年簡易判決侵權不成立，理由是Monsanto通過Dekalb（Monsanto子公司）執行方法專利中的初始幾個步驟，也讓被告因為自特定管道（合法授權的公司）取得的種子也應沒有執行系爭專利所有步驟，侵權因此不成立，另還判定系爭專利'835的claims 1, 5, 6無法據以實施（lack of enablement，35 U.S.C. § 112）。

因此，在地院階段，Monsanto侵權訴訟敗訴，地院判決'880, '863侵權不成立，判決'835部分專利範圍無效。

案件上訴CAFC。

一些侵權判斷的原則：

特別地，也是本篇討論「附屬請求項」解釋的議題，其中系爭專利範圍'880的Claim 4如下，是一種「依附式獨立請求項」的寫法，然而在美國專利實務中，這樣的專利範圍仍是屬於附屬請求項的一種。

Monsanto主張Claim 4是獨立請求項（非傳統的附屬請求項），不需要確認侵權者執行claim 1的所有步驟；然而，即便claim 4是附屬項，仍主張因為Syngenta執行基於其中宣稱的所有步驟（包括claim 1的步驟）得出的claim 4的最後步驟（obtaining progeny）而侵權成立。

就被告Syngenta而言，認為claim 4的解釋應包括claim 1的所有步驟，主張當未被授權執行claims 1+4才會侵害Claim 4，然而，因為Monsanto承認製造授權的種子是執行claim 1步驟，因此合法取得種子的被告產品侵權不應成立。（沒有爭議的是，其他主張權利的範圍都是傳統附屬請求項）

法院解釋範圍，'880的claim 4包括幾個步驟：

(i) bombarding intact regenerable Zea mays cells with DNA-coated microprojectiles;

(ii) identifying or selecting a population of transformed cells;

(iii) regenerating a fertile transgenic plant therefrom;

(iv) obtaining progeny from a fertile transgenic plant (obtained by the above steps).

Monsanto主張'880的claim 4並非僅是附屬請求項而已，認為其包括的步驟不僅只是涵蓋claim 1的步驟而已，而應實質超越claim 1的步驟。（編按，這是有趣的爭點）

此時引此的爭點就是怎麼判斷是「附屬請求項」？根據2000年35 U.S.C. § 112(d)定義的附屬請求項形式，

(d)Reference in Dependent Forms.— Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

如此，不同於Monsanto主張claim 4涉及一個通過前述步驟產生的"產品"（product made by an earlier process claim），CAFC法官解釋'880的claim 1並非僅是一個開始的材料（starting material），這是一個附屬請求項，專利範圍的解釋應涵蓋claim 1描述的所有步驟。

CAFC很重要的一個結論是，即便claim 4是一個方法界定產品（product by process）的專利範圍，被告Syngenta需要執行claim 1的所有步驟才會侵害這項方法界定產品的專利範圍。

（法院判定這樣的解釋還參考了其他專利範圍的描述，以及專利審查歷史。）

Monsanto仍主張，如果Claim 4是附屬請求項，因為Syngenta持有的種子是以所述Claim 1的3個步驟以及Claim 4的步驟產生，仍應擔負侵權責任。

本案亦涉及附屬項的侵權判斷原則：在地方法院階段認為被告Syngenta並未執行'880的獨立請求項Claim 1的步驟，因此也不侵害其餘附屬請求項。

法院的結論是，跟上述在系爭專利之前已經實現產生基改玉米的步驟有關，如'880的claim 1步驟，雖非本次侵權主張的系爭專利範圍，但是因為"依附式獨立項"的claim 4的描述方式"吊出"這個議題，明顯地被告沒有執行claim 1步驟，且這些步驟還是專利核准前已經完成，這個狀況與上述侵權不成立結果一致。

另外，系爭專利'835的112問題可以參考原文，欠缺可實施性主要理由是系爭專利範圍以功能描述，過廣的專利範圍無法能在無需過度實驗下據以實施，不在此贅述。

以下幾篇可考慮的案例：

－Product-by-Process範圍於侵權判斷時仍考量了方法特徵 - Abbott Labs v. Sandoz (Fed. Cir. 2009)（https://enpan.blogspot.com/2016/01/product-by-process-abbott-labs-v-sandoz.html）

－產品與流程在一起的專利範圍明確性 - IPXL Holdings v. Amazon.com, Inc. (Fed. Cir. 2005)（https://enpan.blogspot.com/2026/03/product-and-process-in-same-claim.html）

判決文：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/06-1472.pdf

Ron

專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則－TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)

從之前有一篇「專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/06/dynapass-ip-holdings-llc-v-bank-of.html）」的內容得到此2008年案例－「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，其中涉及專利範圍是否能涵蓋多實施例的解釋原則。

「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：TIP SYSTEMS, LLC and TIP SYSTEMS HOLDING COMPANY, INC.

被告：PHILLIPS & BROOKS/GLADWIN, INC. (trading as PBG, Inc.), ACOUSTICS DEVELOPMENT CORPORATION (trading as PBG, Inc.), and PBG, INC.

被告/被上訴人：INDEPENDENT TECHNOLOGIES, INC.

被告/交叉上訴人：TZ HOLDINGS, INC., T-NETIX TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC., T-NETIX, INC., EVERCOM HOLDINGS, INC., EVERCOM SYSTEMS, INC., EVERCOM, INC.

被告：JCW ELECTRONICS, INC. and MYRMIDON CORPORATION

系爭專利：US6,009,169 (’169)、US6,512,828 (’828)

判決日期：June 18, 2008

經查，被告Phillips & Brooks在做什麼看不是很懂，而另一被告PBG, INC.是一間提供公部門安全解決方案的公司，業務似乎涵蓋很廣的範圍，本次系爭專利就涉及一種「監獄使用的電話 - inmate phone」，這種電話特色是，不能被拿起來當武器，其中主體、麥克風、聽筒與聽筒線都是直接嵌在牆壁中，因此打電話是不用也不能拿起聽筒的。

大概長這樣：

本案源起專利權人TIP Systems, LLC (“TIP”)對Phillips、PBG, INC.等被告提起侵權訴訟，系爭專利關於為監獄囚犯設計的"沒有聽筒線"的壁掛式電話（wall-mounted telephone，系爭專利名稱為inmate phone）。

地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）在解釋專利範圍（claim construction order）後，同意被告們提起的不侵權簡易判決請願（motion for summary judgment of non-infringement），判定侵權不成立，原告上訴CAFC。

系爭專利'828的Claim 1內容很長，就用判決中摘錄的內容，Claim 1描述一個永久裝在環境表面的電話，結構包括殼體，聽筒、話筒、電路板、按鈕、撥號盤、電話線與啟動開關。

'169的Claim 1：

被告侵權產品有兩個：Model 7090 CFSS (“CFSS”)與Model 7090 SPSS (“SPSS”)，判決文中提到這兩個裝置都沒有傳統電話的"handset"，而只有貼近耳朵與嘴部的發聲與收音的部分（earpiece、mouthpiece），CFSS的耳機與話筒是凸出於牆，SPSS則是與牆切齊，都沒有話筒線。

議題A：系爭專利範圍是否有"handle"這個結構特徵是侵權與否的關鍵。

地方法院於2006解釋專利範圍令，參考內部證據、外部證據後解釋專利範圍，2007判決侵權不成立。專利權人上訴CAFC，TIP認為地院錯誤解釋'169案的"handset"。

根據'169的Claim 1的描述，主要的限制條件如："a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"與"permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"，TIP的主張是，認為"handset"雖描述為包括相對兩端的聽筒(earpiece)與話筒(mouthpiece)，但仍有均等話筒與聽筒的解釋，因為有多種解釋，而專利權人有權選擇所要的解釋。

"According to TIP, the term “handset” has been re-defined in the context of the hands-free nature of the patented invention to be nothing more than a mounted earpiece and mouthpiece, and “handle” is simply a means for mounting the earpiece and mouthpiece to the housing at a fixed distance apart."

根據TIP的解釋，所述"handset"重新定義為免手持的聽筒與話筒（earpiece and mouthpiece），而"handle"（手柄）僅是為了固定聽筒與話筒之間的距離而已。

地院的解釋是依照字面意思，"handset"就如'169中的圖與描述，也就是認為Claims內容已經提供的明確的定義，而沒有給予等效(equivalent)的解釋。

如：'

地方法院的解釋主要是因為'169的Claim 1明確地描述"a telephone handset being a handle with an earpiece at one end and a mouthpiece at an opposite end"；但'828申請專利範圍並沒有相關描述（電話包括：a housing, a mouthpiece, an earpiece, an electronic circuit board, a push-button dialing pad, a phone line and a dial tone actuating switch）。

TIP的解釋"好像合理"，不過法院更厲害。TIP（基於多樣的實施例）依照申請專利範圍，"handset"的特徵描述是"means for permanently mounting the telephone handset vertically within the front wall of the housing"（永久垂直裝設handset在殼體前牆內），其中沒有handle的必要，更因為這是means plus function的語句，也就是需要參照說明書記載的結構特徵，系爭專利'169說明書Col. 4, lines 14-25有相關支持，其中沒有提到"handle"（手柄），圖式有些沒有handle，有些有handle：

上述用means plus function解釋"means for"看似合理，但法院認為TIP混淆"handset"的解釋與其主張功能手段用語的語句"means for permanently mounting the telephone handset"，因為在這專利範圍中是兩個分開的元件，"means for permanently mounting the telephone handset"確實是功能手段用語，但並不是解釋handset的結構，字面上這句話是「永久安裝話筒的手段」，TIP並沒有指出說明書支持的結構描述，更不是解釋handle的結構。

進一步地，法院認為，系爭專利'169的Figs. 1, 2, 5的確沒有畫出"handle"，但這些圖式是電話外觀（殼體以外）的示意圖，本來就看不到handle，說明書記載的"permanently mounting the handset is a bracket assembly that attaches directly to the handle"才是具有handle的話筒的描述。

接著是，TIP解釋系爭專利範圍可以不用"handle"，其中之一認為申請專利範圍前言部分（preamble）描述的結構特徵需要閱讀整份說明書才可以決定其用途，意思是可以忽略，但法院引用前例 - Rowe，說明本案說明書中多處支持"handle"的結構特徵，沒有其他解釋空間。

CAFC最終是同意地院針對"handset"的解釋 - handle連接著位於兩端的earpiece與mouthpiece：

另外，系爭專利'828確實沒有描述到"handle"。

議題B："through"是否是結構描述的解釋影響侵權與否。

'169的Claim 1描述"the earpiece positioned at top and the mouthpiece positioned at bottom will permanently extend out through the front wall of the housing"；'828的Claim 1描述"said mouthpiece and said earpiece extending outward from said housing through said aural apertures"。

上句話的表面意思是，話筒(mouthpiece)與聽筒(earpiece)通過"聽孔(aural apertures)"延伸出殼體，意思就是mouthpiece與earpiece是凸出的結構，讓使用者可以免持聽筒講電話。因此不同於被告侵權產品是與牆面切齊的結構。

TIP主張地方法院錯誤地解釋"through"為結構特徵（"穿過"），認為"through"應該如""among, between, in the midst of"等功能性描述，因此主張系爭專利的earpiece與mouthpiece不一定是凸出穿過/超過(project beyond)殼體的牆，而可以是平貼(flush)在殼體上。

法院同意TIP提出'828專利說明書有不同的實施例的講法，也就是'828說明書有描述earpiece與mouthpiece沒有凸出的實施例，但是法院認為：如果用這個特別的實施例強行解釋專利範圍將與專利範圍中的語言"相互矛盾"，並且法院提供的一觀念：申請專利範圍沒有必要涵蓋每一個實施例（"the claims of the patent need not encompass all disclosed embodiments"）。因此，僅是揭露在說明書中的某個實施例，並不能用來推翻申請專利範圍所描述的內容（"does not outweigh the language of the claim"）。

編按，事實上是有許多已經被揭露的實施例是沒有被涵蓋在申請專利範圍中的，這類實施例內容就是被公開的公眾知識了!!!

法院對於"through"的解釋是，"extend out through"（延伸穿出去）是結構的描述，'169與'828申請專利範圍描述的mouthpiece與earpiece都是凸出殼體外的結構，說明書也是支持這個解釋。

議題C：系爭專利的話筒與聽筒是否"凸起"影響侵權與否。

系爭專利'828的Claim 1中一句話"said earpiece and said mouthpiece presenting an external relief surface for positioning said ear and a mouth of said user"（聽筒與話筒具有外部凸起表面以定位使用者的耳朵與嘴巴），爭點在其中"relief"（凸起）的解釋。法院解釋'828中的那句話為「聽筒與話筒在電話外部具有高起的表面(raised surface)以定位使用者的耳朵與嘴巴」。

看來"relief"被解釋為凸起，算是一個嚴格的限制，而TIP解釋relief為"distinction or prominence resulting from contrast"（從對比得出的區隔或凸出），同樣地，TIP認為地院在解釋專利範圍中錯誤地排除系爭專利'828中特定實施例，認為系爭專利範圍可以涵蓋話筒與聽筒與殼體外部凸起的部分是可以與電話殼體切齊的解釋。

地院的回應是：專利範圍解釋應前後一致，也應與說明書一致，因為前述關於"through"的解釋是話筒與聽筒向外延伸穿過"聽孔"的凸出結構（"raised surface above the housing"），無法為TIP所解釋可以與殼體切齊的結構。

議題D："and"連接詞的解釋會影響侵權與否。

此議題關於'828案Claim 1中的"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"（撥號音啟動開關電連接電話線與電路），地院解釋就照字面意思，開關有連接到電路板，且表示電訊號會通過這些元件。

TIP的解釋與法院解釋沒有差太多，但英文就是這樣，稍微可以學習到，TIP認為「撥號音啟動開關」沒有一定要在電話線與電路板之間（i.e.,沒有一定要同時連接到兩個元件），以下是相關內容：

TIP辯稱，根據'828案說明書與圖式，Fig. 3或4並沒有揭露「撥號音啟動開關」連接在電話線與電路板之間，電訊號確實會通過這些元件，但沒有限制這些連接關係。

地院認為，'828的Claim 1描述"said dial tone actuating switch electronically connected to said phone line and said electronic circuit"的"and"已經表明「撥號音啟動開關」"同時"電性連接電話線與電路板，且引用Fig. 4證明此連線關係。

如此，基於以上幾個用語的解釋，地院判決侵權不成立（包括文義讀取與均等論），CAFC也確認地院判決。

（編按，本篇將earpiece翻為聽筒，將mouthpiece翻為聽筒，"handset"（電話筒，一般具有手柄(handle)）就不特別翻譯。）

my two cents:

當專利範圍很明確描述技術特徵，而沒有給予"解釋的空間時"，這在解釋專利範圍時會有些吃虧，看過很多案子並不太給予專利權人太廣的解釋空間，或是不碰觸均等論，在訴訟時，法官也常常是比較保守地解釋專利範圍，因此專利範圍的用語或是描述永遠是很重要的功課。

updated on July 22, 2026

另有幾個功課是，專利說明書中描述的實施例並不用來限制專利範圍，但也不一定是用來解釋專利範圍；專利範圍的解釋並不盡然會涵蓋所有的實施例，解釋專利範圍時仍以專利範圍的語言為主，說明書內容為輔助理解與規範專利範圍，但非用於強行解釋專利範圍；說明書揭露了特定實施例，但並未涵蓋在專利範圍內，這樣的實施例被公開成為公眾知識，可能會影響申請人/發明人後來對此實施例的專利布局，因此在實施例撰寫上通常需要長遠一點的考量。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf（備份：https://app.box.com/s/zbkgoatugd9hzjqxd3qajvxjjv6u01tw）

Ron

怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊（IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)）：

原告/上訴人/專利權人：IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC

被告/被上訴人：LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY

系爭專利：US7,222,402

判決日期：November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟，專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟，主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine（製作床墊的自動裝訂機）」侵害系爭專利'402專利範圍，結果地方法院判定侵權不成立，理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊（box springs）的方法，Claim 1如下，描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法，步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上，最後以固定工具固定住模組底部到框上。

本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟，系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454，當時判決系爭專利有效，當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立，並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立，就改機器，重新設計"TopOff machines"->redesigned to "TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴，原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟，這次涉及系爭專利'402之外，還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789（'789）。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法，雖專利範圍沒有寫到vision-guided...，但包括有camera，法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置（vision guided stapling apparatus）"，用於引導裝訂機到適當位置，自動使床墊模組定位在床框上。

Claim 1描述的到床框的裝置，其中設有照相機，提供影像訊號，用以指出床墊模組相對床框的相對運動。

特別地，系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容，提到其中「視覺引導固定裝置（vision guided fastening apparatus）」，但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統，而是一種機械式的引導方式，據此排除'789的視覺引導技術，並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置：

這時來看被告侵權產品，被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後，重新設計TopOff機器，移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet，地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統，用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上。

在本次訴訟中，雙方各有主張，原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為，並主張旁系禁反言（"collateral estoppel"：不得對重複"爭點"提起訴訟），主張被告因為持續使用侵權產品，因為繼續侵權行為，不得挑戰之前判決的權利金（即collateral estoppel的主張）。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願，以及不侵權主張，強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"（模組對準裝置）。

地方法院於2014年做出裁決：同意原告部分主張，認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立，甚至是蓄意侵權（willful infringement）；另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述，原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統，而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動，... 中間雙方都表示意見，不過原告的解釋自然無法被認同。

編按，讀到此，經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統"，初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統，這樣解釋似乎也通，不過文字上就是已經排除視覺引導的技術，並且'402說明書通篇沒有提到"camera"，因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想，並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統，加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統"，相對系爭專利'402的負面表示方式（這種表達方式通常是較強烈的），地方法院判決，原始設計的被告侵權商品侵權成立，但重新設計的被告侵權產品－侵權不成立。

CAFC階段：

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據（負面表示的專利範圍）解釋專利範圍，CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括："vision"、"guidance"與"vision guidance system"，採用一般意思解釋專利範圍是：系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

（以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則）

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則，是(1)基於申請專利範圍中的語言；(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋；(3)解釋專利範圍應考量說明書內容；(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。

(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱，並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種：不採用'789的視覺引導系統，以及採用'789中引導裝訂器（stapler 30）直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案，並非僅排除視覺引導裝置。

並且，(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者（lexicographer），但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者，也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統（基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則）。

(7)編按，這個見解很重要，如果申請人想要自己定義特定用語，需要許多證據支持申請人/發明人的意圖，用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到，(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示（編按，一般不建議使用負面表示，但若不用無法明確界定範圍時，還是可以用），特別還是基於另一件專利'789的內容，'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。（法院特別仔細閱讀'789專利內容）

(9)說明書仍需要支持原告解釋，法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統，當想要disclaim特定系統，說明書並不支持。

另外，(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義，但CAFC表示，只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾，法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後，原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語，...這部分算是亂槍打鳥，理由不充分，法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式，因此侵權不成立。

my two cents:

我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1845.opinion.11-6-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/04cnvifhznuo59xwnq054t7y9cn315zd）

感謝Dennis Wang分享。

Ron

專利範圍過於明確形成的限制 - Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)

Dynapass IP Holdings LLC v. Bank of America Corp. (CAFC 2026)案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：DYNAPASS IP HOLDINGS LLC

被告/被上訴人：BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A.

系爭專利：US6,993,658

判決日期：June 11, 2026

本案源起專利權人Dynapass對美國銀行BOA提起侵權訴訟，東德州地方法院判決是撤銷訟訴

系爭專利'658涉及一種密碼設定系統，系統包括用於針對密碼隨機生成使用者憑證/密鑰（token）的使用者憑證伺服器（user token server）與通訊模組，密碼關聯著使用者識別碼（user ID），通訊模組將此憑證傳送到使用者裝置，讓使用者端生成密碼，並能以user ID與密碼以及使用者提供的token存取系統。

'658的Claim 1界定認證使用者的方法，在此方法中，將訊息傳遞的路徑分為兩種，第一網路是用於認證使用者以存取伺服器的網路，第二網路如行動通訊網路，讓使用者行動裝置上網而能取得憑證（token），能根據token與通行碼（passcode）生成用在第一網路的新密碼，其中Claim 1設定token並非使用者知道（被動接收），passcode則是使用者知道的（主動設定）。接著，使用者設定密碼作為新密碼，啟動經第一網路存取使用者帳戶。經使用者行動裝置通過第二網路接收token，又以第一網路接收密碼，最後一個步驟很特別：在啟動存取使用者帳戶後，在預設時間內關閉以第一網路上存取使用者帳戶，使得不能以任何密碼經第一網路存取使用者帳戶。

編按，我覺得這類專利範圍確實不容易寫，每個步驟似乎很絕對地寫出步驟流程，但"凡人"看來整個流程看來是有點跳來跳去。從專利圖式來看，所述token有多種取得方式，如通過網路傳遞、用呼叫器取得、利用簡訊取得，也可以是打行動電話要來的。系爭專利強調的就是，利用第二網路取得的token來認證存取第一網路（需使用者帳戶、密碼）的服務，如同現行雙因子認證技術（two-factor authentication）。

根據專利權人Dynapass宣稱，BOA使用的雙因子認證技術侵犯此專利。地方法院解釋專利範圍時，基於步驟「receiving the password」的解釋，訴訟雙方發出「不侵權共同協議與請求最終審判（Joint Stipulation of Non-Infringement and Motion for Entry of Final Judgment）」，結果地方法院撤銷侵權訴訟（侵權不成立）。

專利權人接著上訴CAFC，主要爭議就是步驟「receiving the password」的解釋。

CAFC階段：

Dynapass主張地院錯誤解釋步驟「receiving the password」，認為地院將說明書的最佳實施例（"使用者108結合通行碼154與token形成密碼"）限制步驟「receiving the password」的解釋，而錯誤地排除另一個實施例（"通行碼154與token 156為分別提交"）的解釋，也就是地院解釋專利範圍時，排除了分別接收「passcode」與密碼的「token」的解釋。

CAFC意見：

對於認證使用者的技術，說明書揭露多樣的實施例，而專利權人選擇明確的專利語言（unambiguous claim language），並不能涵蓋多樣的實施例，也就是本案系爭專利分別接收passcode與token的實施態樣。

這裡引用2008年案例「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」，當內部證據支持法院以專利範圍用語解釋的專利範圍時，未被涵蓋在專利範圍的其他替代實施例並非能超過這個解釋。

CAFC解釋系爭專利Claim 1，認為專利範圍明確地描述在接收密碼（password）之前，已經從通行碼（passcode）與憑證（token）產生密碼，也就是無法將"receiving the password"涵蓋分別接收通行碼與憑證的解釋。

基於上述引用案例，CAFC法院認為系爭專利說明書支持地方法院解釋專利範圍，並且（這裡學到一個單字＂juxtapose（並列）＂）專利說明書一再地將密碼（password）並列於通行碼（passcode）與憑證（token），使得專利範圍不容有其他解釋。這裡引用前例「GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016」，說明書中以特定方式反覆且一致地強調特定專利用語，該專利用語最好就是照說明書的解釋。

可參考：反覆且一致地描述的專利用語不容隨意解釋 - GPNE Corp. v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2016（https://enpan.blogspot.com/2018/12/gpne-corp-v-apple-inc-fed-cir-2016.html）

依照上述解釋專利範圍的原則，CAFC判決如地方法院的解釋，專利範圍無法涵蓋到專利權人想要的解釋，因此也判定侵權不成立。

（如此可知，BOA的two-factor認證就是讓使用者分別接收通行碼與憑證，雖系爭專利說明書支持此描述，但是卻無法解釋到專利範圍中）

my two cents:

這篇短短的判決教了我們幾個功課：

1. 想要涵蓋較廣專利範圍，應揭露兩個或以上實施例。

2. 但專利範圍如果過於明確，不容易涵蓋多種實施例的解釋。

3. 反過來說，如果想要涵蓋更廣的專利範圍，專利範圍的寫法很重要，不能過於明確。

4. 說明書一再反覆且一致的技術描述將"十分可能地"會作為專利範圍的主要限制。

5. (額外補充)若多個實施例分別具有特色，且需要專利保護，若不容易在一件專利申請案獲准（畢竟專利範圍要廣，又要獲准，相較是困難的），可以考慮分別申請，各自突破各自的問題，將風險分開，而能各自達陣。

（下一篇應該就是討論「TIP System, LLC v. Phillips & Brooks/Gladwin, Inc. (Fed. Cir. 2008)」（https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/07-1241.pdf），剛好最近有個關於專利用語的講義要準備。）

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1222.OPINION.6-11-2026_2708280.pdf（備份：https://app.box.com/s/68bnwgth0n5qahsix3p8vfgijqo3apig）

資訊參考：https://patentlyo.com/patent/2026/06/its-not-you-its-your-claims-disclosed-but-unclaimed-embodiments-at-the-federal-circuit.html

Ron