Intended Use 難以核准專利？

Intended Use

審查委員在判斷一份專利範圍的是否符合法定標準時，通常是先確認發明為何，權利範圍為何，包括從說明書各部份瞭解整篇專利的重心，接著去解讀專利範圍

在判斷專利範圍是否具有專利性之前，解讀專利範圍主要是透過分析來確認專利範圍的邊界（boundary），就方法步驟而言，權利範圍的限制則用來定義出各步驟（steps）或是動作（acts）；就物品而言，權利範圍定義出結構或是材料的特徵。

就權利範圍的描述來看，所有描述都是一種限制，但是描述語言本身也會產生不少模糊地帶，就MPEP 2106內容，其列舉幾種會產生限制權利範圍的問題的內容：

1. intended use or field of use，也就是描述於權利範圍中的「用途」，此類描述並不會對範圍有所影響，列舉一例，此例中，審查委員以「intended use」核駁描述於主要範圍與附屬範圍中的內容不具專利性（進步性），也就是審查委員認為寫出用途，對技術而言，並無影響，比如：將「一般的電路」應用於一個特別的用途中，被認為是相同的電路會執行相同的功能，「用途」在這裡並無意義；
   
2. "adapted to"或"adapted for"，也就是應用的對象，此類描述也是說明該發明的用途，對解釋申請專利範圍仍無用處；
3. "wherein"，也就是進一步的限制，常是對特定元件作進一步解釋，此點本應是被考慮進去的，但在一些情況下仍然對解釋專利範圍沒有助益；
4. "whereby"，此類語句是功能性描述，通常在各元件描述之後，表達整個權利範圍的功效，此類語句可能不會被解釋進權利範圍中！

以上幾種描述語句可能產生解釋專利範圍的問題，然而，在判例Hoffer v. Microsoft Corp.中，法院認定,"whereby"用語所描述的條件是有形的（material），則可影響該項專利性，不能被忽略，然而，若是用於方法專利中，"whereby"若只表示出功效，則不會對權利範圍有影響（no weight）。

以下為Hoffer案的權利範圍的一部分！


在侵權判斷時，原告自然是希望範圍愈廣愈好，所以Hoffer表達"whereby"僅是表達功效，而沒有實質權利限制（no weight），但是法院則認為，只要"whereby"內有關專利性的內容，仍不能忽略！此處內容，法院認為已經超過僅有功能性的描述而已，而屬於權利範圍的一部分！




Ron
參考資料：MPEP 2106、2111.04