2012年11月7日 星期三

CIP案主張複數優先權

筆記

一般皆知,CIP(Continuation in Part, 部份延續案)為一先前案(相對母案)新增技術內容(新的權利範圍)所另提的一延續案,因此CIP案同時包括有舊的技術內容(繼承自母案)與新增的技術內容,所主張的權利範圍也應該與其母案主張範圍有一定的差異,避免重複專利(包括相同範圍或是無專利性區隔的範圍)的問題。

CIP案的主要目的包括:(1) 延續母案所記載的技術,發明人有持續的研發產生新的技術,而新的技術仍符合美國102新穎性的規定;(2) 母案權利範圍遭遇核駁,欲克服核駁理由而新增技術特徵,新增的部份仍應保有新穎性;(3) 母案並未完整揭示發明內容而提出補充內容,也可提出CIP案。CIP案可在母案仍為懸宕(pending)的狀態在任何時間提出。

CIP案中"舊有"已記載於母案的技術內容仍繼承母案的優先權好處,也就是審查委員針對舊有的技術特徵檢索時,應以母案或其優先權日為基準日;CIP案"新增"技術的檢索基準則以CIP案申請日為準,但或可新增主張其他先前申請案的優先權日,如新增的部份(或說新增請求項),同一申請人在其他國家已提出申請案,若其申請日仍在一年內,CIP案就新增的部份(或說新增請求項)可主張新的優先權案。(包括新增部分的特徵的請求項為新的發明,該項可主張新的優先權,該項的審查基準日即以優先權日為主, updated on Oct. 1, 2014)

這會產生一個有趣的現象,一件美國案同時主張複數優先權,但最早優先權日與後續的優先權日可能會差好幾年!但就是這個特殊性,提供對申請人一個特別的申請策略考慮!

可參考以下圖例,先前申請案以台灣(TW)為例,先前US母案已主張一個TW優先權,之後CIP案新增的部份又新增主張另一個TW優先權。其中主張的優先權在其他實務上則可能是其他國家,或美國的先前臨時申請案(provisional application)。

Ron

2 則留言:

Waijee 提到...

想請問Ron幾個問題,第一個問題,所以一開始申請CIP的獨立項在被檢索時,會有兩個檢索日,一個是母案的舊有技術的申請日(優先權日),一個是新增的部份的申請日,是這樣嗎?

第二個問題,承上,審查委員在檢索時,需要自行判斷哪些技術是舊的,哪些是新的?

第三個問題是,假如新增的部份的有主張其他優先權日(EX其他國家的先申請案),則此新增的部份"一開始"就只能寫在附屬項?(基於一個CLAIM只能有一個優先權日)

EN & Jane's murmur 提到...

第一個問題:
一個請求項就是一個發明,也僅會引用一個優先權,一個發明就不會分為新的技術與舊的技術,只是整個CIP申請案會有這樣的區分而已。因此不會有一個請求項有兩個檢索日的問題。

CIP案的獨立範圍多半是「新的發明」,就是「新增部分+舊有部分」=新的發明,要不然就與母案無法區隔!因此如果有新增技術特徵,該項發明的審查基準日自然是CIP申請日,就以CIP申請日為基準進行檢索。

但仍有可能在CIP案獨立請求項記載為原母案已經揭露的部分,而再於附屬項加入新增部分的技術特徵。這樣獨立請求項(或是在前請求項)的檢索基準日以母案為主,具有新增技術的附屬項就以CIP申請案申請日為檢索基準日。

第二個問題:
審查委員或許要知道何謂新增的部分,但應該不難看出,直接比對母案內容與新案的請求範圍就可得出(當然,CIP案仍可以在附屬項才加入新增技術)
審查委員顯然要配合原母案的核駁引證案,再根據CIP案申請日對新增部分找尋新的引證案

我覺得第三個問題不成立。

Ron