案件資訊：
原告/上訴人：IMPACT ENGINE, INC.
被告/被上訴人：GOOGLE LLC
系爭專利：US7,870,497、US10,572,898、US10,565,618 ... 等
判決日期：July 3, 2024
原告Impact於地方法院對Google提出侵權告訴，地方法院解釋專利範圍，解釋"compiling engine"如一般理解的編譯器（compiler），另外，還解釋"project viewer"為功能手段用語。地院另判決系爭專利範圍不符35U.S.C.101適格性規定，而陪審團判定侵權不成立，部分專利範圍因為違反112規定而無效。
原本訴願涉及有相同說明書的七件專利，其中系爭專利'497關於一種多媒體通訊系統與方法，其中涉及創造、編輯、分享與散布高品質多媒體通訊內容，其中整合文字、顏色、背景圖、影像、聲音、影片等，其中互動方式不需要使用者理解複雜的程式語言。Claim 1如下，多媒體通訊系統包括媒體庫以及專案建造器，專案建造器提供GUI給使用者操作，使用者可從媒體庫中選擇專案範本（template），系統通過提出問題得到使用者的答案，取得使用者喜好的專案範本，以及一或多個媒體內容以形成通訊內容。
1. A multimedia communication system comprising:
a media repository storing communication project templates and media assets of a number of content types, the project templates and media assets being accessible by a graphical user interface on a client computer via a network; and
a project builder providing the graphical user interface for the client computer via the network for local display of the graphical user interface on the client computer, the graphical user interface comprising controls to receive user input for selecting at least one communication project template from the media repository and one or more media assets, and assembling a communication based on the at least one communication project template, the project builder further including an interactive interview for display on the graphical user interface, the interactive interview providing a plurality of questions to a user for eliciting a user response pertaining to user preferences, and further receiving the user preferences about the at least one communication project template and one or more media assets to assemble the communication.
9. A multimedia communication system in accordance with claim 1 , further comprising a project viewer that renders an assembled communication and transmits the rendered communication via the network to the client computer for viewing in the graphical user interface.
其中值得一提的是，地方法院在2021年提出一次補充解釋專利範圍命令，其中解釋"project viewer"，查說明書與專利範圍，認為"project viewer"執行的功能包括顯示並能自動播放/或停止投影片、傳送通訊至客戶電腦，以及讓使用者查看樣本與媒體，如此認為無法以結構定義此元件，屬於以35U.S.C.112(f)解釋的功能手段用語。
針對專利的適格性，地院判定'618案claims 14, 16, 22, 23、'497的claim 1不具專利適格性，理由是發明涉及基於使用者資訊產生客製與修改電腦通訊內容的技術，僅採用一般目的電腦，並使用其中一般功能，屬於抽象概念。
在2022年，地院同意Google提起簡易判決，判定多項專利範圍不符專利適格性規定（35U.S.C.101），其判決理由採用常用TWO-STEP測試，另判定部分專利範圍侵權不成立。
（編按，從法院判決來看，如果專利範圍僅描述一般目的電腦執行的習知功能，如＂傳送＂或＂顯示＂資訊，將被判定是抽象概念，然而，如果是＂產生／rendering＂，可能讓資訊產生變化，就有機會超越一般目的電腦執行一般功能的情況。）
... （上訴CAFC前的地院很忙呀! 詳情請看判決原文。）
Impact上訴CAFC，其中包括三個上訴議題：
1. 挑戰地方法院判定系爭專利不符專利適格性的意見；
2. 挑戰地方法院對"project viewer"的解釋，以及基於此解釋作出侵權不成立的決定；
3. 挑戰系爭專利'898的claim 30不符35U.S.C.112(a)（說明書不支持）的決定。
議題1（以下意見為自判決文整理，並可循著法院意見得出101答辯參考）
對於系爭專利不符專利適格性意見，地院提出的理由是因為系爭專利基於使用者資訊的相關動作屬於抽象概念，且僅使用一般目的電腦以其一般功能元件執行其固有功能，並沒有轉換抽象概念為具體的應用。
況且，資訊本身，包括資訊收集、分析與顯示，若沒有以任何進步的技術執行這些功能，加上這些功能一般目的電腦所執行，就僅是抽象概念。
所謂一般功能元件，這裡定義有"network", "graphical user interface", "server"等。且系爭專利說明書描述的內容包括gathering, sending, presenting資訊，如此不容易克服這是抽象概念的專利無效的意見。
接著又判斷系爭專利範圍並沒有加入特定特徵限制，而被認為不具備進步概念（inventive concetp），因為所謂inventive concept是要從非過去知悉、非已知以及非常規的技術得出。
議題2（功能手段用語）
上訴人Impact宣稱Google產品侵權，認為說明書描述的"project viewer"是一個產生或連載通訊計畫投影片與內容的應用程式，並且提供功能，當"project viewer"啟動後，需要"資料結構"以及相關軟體程式呼叫計畫物件（project object）...。
法院認為Impact提出的段落並不足夠說明project viewer的結構特徵，根據說明書內容，認為元件"project viewer"為電腦實現的功能手段用語，因為說明書中僅"純粹地"描述功能，並倚賴演算法，並不足以提供必要的結構特徵。
Google宣稱上述幾行字並沒有特定演算法，僅是功能的高階描述。由於這些段落並不足夠證明相關功能手段用語對應結構特徵。
議題3 （說明書是否支持專利範圍議題）
這部分涉及專利範圍中都個用語解釋（編按，上訴人過度解釋專利範圍），法院認為上訴人解釋專利的內容，並無法被說明書支持（細節請參考判決原文）。
CAFC支持地方法院判決 （部分專利範圍不符101, 112規定，侵權不成立）。
my two cents:
針對101，如果發明本質是純軟體、功能性，免不了遭受不符專利適格性的挑戰，根據本篇意旨，資訊搜集、分析與顯示，都是抽象概念，並且這類技術由一般目的電腦執行。在重重困難中，需要找到具有進步概念的元件，並且動作不能是一般資訊處裡，若是執行特定動作，建議講清楚，避免用上位而模糊的用語。
針對112，特別是針對功能手段用語，說明書需要詳細描述對應硬體、結構，這甚至影響侵權的主張。
CAFC判決：https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-2291.OPINION.7-3-2024_2344303.pdf（備份：https://app.box.com/s/4o4hdc76ripk2jktgaekza9yhuoro63n）
Ron
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