答辯歷史不會形成Disclaimer的條件 - Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC (Fed. Cir. 2023)

前篇內容有討論到形成「prosecution disclaimer」的條件，提到兩個不會引發disclaimer的案例之一：Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2023) ，在此來研討一下。

前篇：過度強調特徵的說明書以及答辯歷史的Disclaimer - Puradigm, LLC v. DBG Group Investments LLC (Fed. Cir. Apr. 1, 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/04/disclaimer-puradigm-llc-v-dbg-group.html）

Malvern案件資訊：

原告/上訴人：MALVERN PANALYTICAL INC.

被告/被上訴人：TA INSTRUMENTS-WATERS LLC, WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION

系爭專利：US8,827,549、US8,449,175

判決日期：November 1, 2023

本案例精彩的是其中解釋專利用語的論述，但本篇先僅針對＂disclaimer＂討論，大概就看P.17~P.19就好。

本案主要爭議在於如何解釋其中的專利元件「pipette guiding mechanism」，其中就產生專利申請人是否在答辯聲明或是修正專利範圍時引發"disclaimer"的議題？

以下節錄內容解釋「doctrine of prosecution disclaimer」，法院認為形成"disclaimer"的必要條件是：在"審查歷史/prosecution history"或是"修正專利範圍/claim amendments"中有清楚而明確（clear and unambiguously）的"拋棄專利範圍/disclaimer"的意圖。

就本案例而言，這裡更解釋了，如果"申請人答辯後，因為答辯不成功，之後拋棄自己的答辯意見，而默認審查委員的意見"，這樣的情況"可能"就不會形成disclaimer。

另外，即便有為了克服引證案的陳述，但如果專利申請人答辯態度/行為改變（表達輸誠、改變意見、不再強調己見），也可能會讓法院認定沒有形成disclaimer。這時就引出前篇內容引用的另一先例：Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1343 (Fed. Cir. 2009)。

當申請人放棄之前的答辯意見（例如：不再重述、提出另外替代意見），合理的讀者（法官把自己當合理的讀者）從審查歷史可得知申請人或是根據錯誤理由繼續答辯，也就是一種「不夠清楚而明確（not clear and unambiguously enough）」形成審查歷史拋棄（prosecution history disclaimer），這樣也不算形成disclaimer。

my two cents:

Malvern案教示務實的狀況，也提供了頗為寬容的標準。申請人/專利工程師撰寫答辯理由，可能會有幾種狀況（除了放棄答辯之外）：(1)審查意見不合理、引證案完全不同，執行答辯（不一定需要修正專利範圍）；(2)審查意見合理，修改專利範圍，提出答辯；（3)審查意見合理，但有答辯空間，執行答辯，或許斟酌修正專利範圍；(4)審查委員完全正確，同意/默認審查委員意見，重寫/修正專利範圍，提出說明；(5)審查意見合理或不見得合理，但有可核准專利範圍，同意修正... (etc.)。

是否形成disclaimer？我覺得，除了情況(4)(5)"該次回覆"不會形成disclaimer以外，情況(1)(2)(3)要看後續發展，才知道"該次答辯"會不會形成disclaimer。

按照本次案例可知，情況(1)(2)(3)，如果後續發展讓申請人不再堅持答辯意見，或是提出替代方案，"該次答辯"就不會形成disclaimer。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1439.OPINION.11-1-2023_2215474.pdf

Ron