中國專利加速審查筆記

中國專利加速審查有三個方案：

一、各國專利局之間合作的PPH（專利審查高速公路）：

PPH為各國/專利局之間簽署的快速審查計畫，或可有多國彼此簽署的PPH，如IP5（中、韓、日、美、歐）之間就有PPH合作計畫。

運作的方式是，「首次受理局」提交的專利申請案中「至少一項權利要求被確定可授權（獲准專利）」，可以此為基礎向後續申請國家申請「加速審查」。

二、優先審查

中國優先審查的依據是《专利优先审查管理办法》（https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/7/30/art_74_207457.html），適用範圍基本上是涵蓋多數技術領域的「發明、實用新型與外觀設計」申請案，還擴及「複審」與「無效宣告」等程序。

請求優先審查的條件（專利優先審查管理辦法第五條）：

可以請求優先審查的條件：

（一）關於「新興產業和未來產業」，或者「關鍵核心技術」攻關；

（二）關於省級或者設區的市級人民政府「重點鼓勵」的產業；

（三）專利申請人或者複審請求人「已經產業化實施」或者「已經做好產業化實施準備」，或者「有證據證明他人正在實施其發明創造」；

（四）就「相同主題」首次在中國提出專利申請後，又向其他國家或者地區提出實質審查請求的該中國專利申請；

（五）對「國家利益」或者「公共利益」具有重大意義的其他情形。

三、快速預審

「快速預審」是「專利申請提交前」藉由「各地的智慧財產權保護中心」進行「預先審查」，之後再提交「中國智慧財產權局」進行「快速審查」的制度。

這裡提到這個辦法很有效、很快，一般可在3~6個月內獲得專利授權。但也提到「快速預審」有的規定與限制：

（一）申請人註冊地要屬於相應智慧財產權保護中心的範圍，並提交備案；以及

（二）申請人應屬於保護中心的技術領域。

（三）完成預審後，申請人必須及時向國家智慧財產權局提交專利申請。

（四）對於國家智慧財產權局發出第一、二次審查意見通知書，「發明專利」申請需要分別在10個、5個工作日內提交答覆意見；「實用新型」申請需要在5個工作日內提交答覆意見。

舉例「浙江省知识产权保护中心」：

https://zjippc.org.cn/web/files/2025-05-19/023ee5716713450bbe98d1eeab6b5ba1.pdf

本篇參考資料：https://cn.ccpit-patent.com.cn/news/Intellectual/Patent/2025/0217/6125.html

Ron

提交證據反駁核駁理由 - MPEP 716、37 CFR 1.132

37 CFR 1.132

Affidavits or declarations traversing rejections or objections. When any claim of an application or a patent under reexamination is rejected or objected to, any evidence submitted to traverse the rejection or objection on a basis not otherwise provided for must be by way of an oath or declaration under this section. (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#d0e323552)

MPEP 716 Affidavits or Declarations Under 37 CFR 1.132 and Other Evidence Traversing Rejections（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s716.html）

當專利申請案或在複審（reexamination）的專利被核駁（rejection）或因瑕疵被異議（objection），申請人除了一般回應（答辯、修正）外，還可以宣誓或聲明（declaration）方式提交「證據」回應審查意見，審查委員將審視這些證據判斷是否克服核駁或異議意見。

審查委員審視宣誓與證據後，可能回應：已克服審查意見、不足以克服審查意見與相關理由。

提交宣誓/聲明與證據的時機：

(1)接獲最終核駁意見（final office action）之前，若是針對核駁意見，第一次office action就應提交證據。

(2)非最終核駁意見的情況下提出訴願（appeal）之前。

(3)最終核駁意見之後，但在提出訴願之前。

(4)在審查程序關閉後（after prosecution is closed，如final rejection後、訴願後、核准後），若申請人提出接續審查請求（RCE）時。

審查委員是否會考量證據的判斷：

若符合上述時機提出的宣誓/聲明與證據，審查委員都應考量。若證據不足以克服審查意見，審查委員會提出解釋。

註解：

所提出的證據一般是針對非顯而易見性的議題，如證明發明非可預期的結果（unexpected result）、商業上的成功（commercial success）、解決長期需要但未解決的問題（long-felt but unsolved needs）、他人並未成功實現的發明（failure of others），或是解決專家的質疑（skepticism of experts）等所謂輔助性因素（‘secondary considerations’）。（細節可參考：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s716.html）

從以上筆記可知，提交證據一般是針對非顯而易見性的議題，特別地，關於證據本身的要求還有：客觀的證據；"nexus requirement"，也就是與申請專利範圍連結（nexus）的證據。

Ron

怎麼解釋專利範圍的經典案例 - IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)

案件資訊（IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC v. LEGGETT & PLATT, INC. (CAFC 2015)）：

原告/上訴人/專利權人：IMAGINAL SYSTEMATIC, LLC

被告/被上訴人：LEGGETT & PLATT, INC., SIMMONS BEDDING COMPANY

系爭專利：US7,222,402

判決日期：November 10, 2015

本案為雙方的第二輪專利訴訟，專利權人Imaginal對Leggett提出侵權訴訟，主張被告重新設計的「TopOff Automatic Stapling Machine（製作床墊的自動裝訂機）」侵害系爭專利'402專利範圍，結果地方法院判定侵權不成立，理由就是被告產品欠缺系爭專利範圍中的一個元件。

系爭專利'402為建造床墊（box springs）的方法，Claim 1如下，描述形成床墊的部分或床墊基礎的方法，步驟包括提供基底、定位木頭框、在牀框上每行定位多個模組、在基底上定位固定工具、提供模組對準裝置、模組與模組對準裝置一起移動、在沒有使用視覺引導系統的情況下移動固定工具使定位於目標固定位置上，最後以固定工具固定住模組底部到框上。

本次訴訟雙方於2010年提出第一輪訴訟，系爭專利包括本次'402、US6,935,546與US7,467,454，當時判決系爭專利有效，當時的被告產品為「初代TopOff機器」侵權成立，並判決幾百萬美元的損害賠償。

侵權成立，就改機器，重新設計"TopOff machines"->redesigned to "TopOff Automatic Stapling Machine"。基於前次勝訴，原告/專利權人Imaginal再次提出侵權訴訟，這次涉及系爭專利'402之外，還提到專利權人更早的專利 - US5,904,789（'789）。

其中'789涉及床墊的自動裝訂機器與裝訂方法，雖專利範圍沒有寫到vision-guided...，但包括有camera，法院即解釋'789包括"視覺引導裝訂裝置（vision guided stapling apparatus）"，用於引導裝訂機到適當位置，自動使床墊模組定位在床框上。

Claim 1描述的到床框的裝置，其中設有照相機，提供影像訊號，用以指出床墊模組相對床框的相對運動。

特別地，系爭專利'402說明書提到了'789的技術內容，提到其中「視覺引導固定裝置（vision guided fastening apparatus）」，但是'402則解釋所提出的固定裝置並沒有使用'789的視覺引導系統，而是一種機械式的引導方式，據此排除'789的視覺引導技術，並在'402的Claim 1以負面表示方式說明移動固定工具時並沒有使用視覺引導系統 - "moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction generally perpendicular relative to the base and through the open access area of a module until the fastening tool is located at a target fastening location"。

'402的圖5表示使用機械式的引導裝置：

這時來看被告侵權產品，被告Leggett經第一次侵權訴訟敗訴後，重新設計TopOff機器，移除其中定位軟體與其中用於定位的機械裝置 - gripper feet，地方法院解釋被告侵權產品為採用光學感測器(照相機)的電腦系統，用於控制夾持裝置移動床墊模組置放在床框上。

在本次訴訟中，雙方各有主張，原告Imaginal侵權主張是針對被告在重新設計侵權產品的過程中仍使用原始侵權產品的侵權行為，並主張旁系禁反言（"collateral estoppel"：不得對重複"爭點"提起訴訟），主張被告因為持續使用侵權產品，因為繼續侵權行為，不得挑戰之前判決的權利金（即collateral estoppel的主張）。

被告Leggett則對解釋專利範圍提起請願，以及不侵權主張，強調重新設計的TopOff機器並沒有滿足系爭專利中的兩個限制 -- 重新設計的TopOff機器採用視覺引導系統、重新設計的TopOff機器沒有使用"module alignment device"（模組對準裝置）。

地方法院於2014年做出裁決：同意原告部分主張，認為被告持續使用原始TopOff機器侵權成立，甚至是蓄意侵權（willful infringement）；另一方面也同意被告針對重新設計的TopOff機器不侵權的主張。

對於'402專利範圍中"moving the fastening tool without the use of a vision guidance system in a direction... "的描述，原告認為'402僅排除'789案中的視覺引導系統，而認為系爭專利'402仍使用"照相機"調整裝訂裝置的移動，... 中間雙方都表示意見，不過原告的解釋自然無法被認同。

編按，讀到此，經查'402中三項獨立請求項都表示並未使用"視覺引導系統"，初步理解是用來排除說明書提到'789中的視覺引導系統，這樣解釋似乎也通，不過文字上就是已經排除視覺引導的技術，並且'402說明書通篇沒有提到"camera"，因此原告不容易ㄠ過去吧。

法院也是這樣想，並且申請專利範圍並未明確地表示要排除或限制特定視覺引導系統，加上被告「重新設計的TopOff機器」確實採用的是"視覺引導系統"，相對系爭專利'402的負面表示方式（這種表達方式通常是較強烈的），地方法院判決，原始設計的被告侵權商品侵權成立，但重新設計的被告侵權產品－侵權不成立。

CAFC階段：

相對地方法院僅考量系爭專利'402的內部證據（負面表示的專利範圍）解釋專利範圍，CAFC表示會以外部證據來驗證是否地院判決有明顯錯誤。

需要解釋的用語包括："vision"、"guidance"與"vision guidance system"，採用一般意思解釋專利範圍是：系爭專利使用vision或是sight的方法控制或引導物件的移動或是方向。否決原告解釋是要排除'789的視覺引導系統。

（以下以(1)(2)...標示多種解釋專利範圍的原則）

CAFC在判決中仍表明解釋專利範圍的原則，是(1)基於申請專利範圍中的語言；(2)申請專利範圍的用語以相關領域一般技術人員在發明當下的通常且慣用意思解釋；(3)解釋專利範圍應考量說明書內容；(4)但強調說明書的限制並不會用來限制專利範圍。

(5)法院認為"vision guidance system"是通常的名稱，並非指特定系統。且根據系爭專利說明書記載的實施例有兩種：不採用'789的視覺引導系統，以及採用'789中引導裝訂器（stapler 30）直接到目標位置。也就是系爭專利的說明書其實是提出可以採用與不採用視覺引導裝置兩種方案，並非僅排除視覺引導裝置。

並且，(6)雖專利權人可以自為詞彙編撰者（lexicographer），但在本案中申請人並非能說自己是詞彙編撰者，也無法解釋申請專利範圍僅排除的是'789中的視覺引導系統（基於說明書內容並不用於限制專利範圍的原則）。

(7)編按，這個見解很重要，如果申請人想要自己定義特定用語，需要許多證據支持申請人/發明人的意圖，用語也建議不應採用過於通常的字詞。當中說明書、專利範圍用語、內部與外部證據彼此之間應會因為用語的強烈程度產生解釋上比重差異。

這裡特別提到，(8)雖然法院限制在申請專利範圍中使用負面表示（編按，一般不建議使用負面表示，但若不用無法明確界定範圍時，還是可以用），特別還是基於另一件專利'789的內容，'789甚至沒有使用完全一致的「vision guidance system」用語。（法院特別仔細閱讀'789專利內容）

(9)說明書仍需要支持原告解釋，法院認為'402並沒有支持原告的說明要將專利範圍限制在排除特定'789的視覺引導系統，當想要disclaim特定系統，說明書並不支持。

另外，(10)原告還爭辯地方法院過於採用字典定義，但CAFC表示，只要字典定義與一般人閱讀專利說明書的解釋沒有矛盾，法院是可以根據字典解釋專利範圍。

最後，原告提起許多地方法院錯誤解釋專利範圍的用語，...這部分算是亂槍打鳥，理由不充分，法院不採。

相對被告侵權產品確實使用視覺引導的方式，因此侵權不成立。

my two cents:

我的意見寫在文中。並拉拉雜雜整理(1)~(10)的解釋專利範圍原則。

CAFC判決文：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/14-1845.opinion.11-6-2015.1.pdf（備份：https://app.box.com/s/04cnvifhznuo59xwnq054t7y9cn315zd）

感謝Dennis Wang分享。

Ron

美國專利審查流程（筆記USPTO講義）

本篇材料源自：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/patent_examination_process.pdf

這份材料可以成為初學者的教材，十分淺顯易懂，又專業。

一些截圖加上我的簡單註解。

釐清用語：

專利審查委員的責任：

簡化的審查流程：

Title 35 U.S.C.的意義：

Title 37 CFR的意義：

主要專利核駁的法律基礎：

解釋專利範圍：

MPEP 2103

"C. Review the Claims

The claims define the property rights provided by a patent, and thus require careful scrutiny. The goal of claim analysis is to identify the boundaries of the protection sought by the applicant and to understand how the claims relate to and define what the applicant has indicated is the invention. Examiners must first determine the scope of a claim by thoroughly analyzing the language of the claim before determining if the claim complies with each statutory requirement for patentability. See In re Hiniker Co., 150 F.3d 1362, 1369, 47 USPQ2d 1523, 1529 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he name of the game is the claim.”)."

102:新穎性明顯是事實議題，也就是技術比技術，有事實基礎，一頁就講完。

103:"非/顯而易見性"是基於事實的法律議題，問題比較複雜，要好幾頁來講。

我發現對於審查委員提出"發明通過修正先前技術可以輕易達成"的103核駁意見的答辯方向：

運用4步驟判斷發明顯而易見性的範例：

接獲After Final Rejection後的標準措施：

最後看到專利獲准後「領證前異議程序（Third party preissuance submissions under 35 U.S.C. 122(e)）」：

提交「領證前異議程序」的時間點：

時間點應在「發出核准通知以前」或是「專利申請案第一次公開後6個月後」或是「專利申請案接獲第一次審查意見之後」，以當中較早的為準。

可參考：

－領證前異議程序以及監視計畫（有關PREISSUANCE SUBMISSIONS）（https://enpan.blogspot.com/2015/08/preissuance-submissions.html）

－preissuance submissions筆記與案例（https://enpan.blogspot.com/2016/05/preissuance-submissions.html）

Ron

專利申請案16/371,492的申請歷程筆記

偶而會找些案子來看人家怎麼寫答辯理由，有時會找到... 過於簡單的情況，但也都是可以學習的，特別是一些指標性公司的專利。

這件美國專利申請案No.16/371,492（申請日：April 1, 2019）最早由IBM提出申請，之後轉讓給Anthropic公司，在此筆記一些申請歷程，雖有觸及一點點35U.S.C.101的議題（以下有些回應），但討論這件是因為技術蠻有趣的，也撈出IBM與Anthropic之間的關係。本案申請歷程讓我理解到IBM與Anthropic公司的關係匪淺，特別問了Claude這兩間公司的關係，關聯到 - 「共享AI許可基金會」（Shared AI License Foundation, SAIL）。

Claude:

SAIL:

"We are committed to protecting your privacy and ensuring the security of your personal information."

美國專利申請案No.16/371,492的101歷程，這件專利名稱：Controllable style-based text transformation（可控基於風格文字轉換方法）：

先理解本案技術，使用者輸入文字後，可以選擇輸出的寫作風格，並且可以是混合多種寫作風格的文字。

圖中調整介面206可以讓使用者調整多種寫作風格（如default, academic, advertisement, legal等）的佔比，調整介面208則是提供使用者調整生成文本的措詞和語氣的情感強度與拘謹的程度。

申請時獨立Claims如下，Claim 1描述一個電腦實現的方法，包括取得輸入文字，選擇風格規格（style specification），其中包括目標寫作風格領域（target writing style domain）、每個目標寫作風格領域的權重（讓不同風格之間有相對影響）、語法的權重，接著開始轉換輸入文字，運用神經網路，產生轉換風格的輸出文字。

35U.S.C.101

然而，雖然感覺Claim 1應該會有101問題，不過這件僅Claim 12遭遇不符美國專利法第101條規定的核駁意見（2020 Nov. 12），而且並非現在常見運用TWO-STEP analysis的審查內容。Claim 12被駁回是因為專利範圍界定的是產品 - computer program product，但其中描述的是"抽象"的邏輯與軟體方法，並綜觀專利說明書，所謂的產品（i.e., 裝置）僅是抽象的資料結構，並不屬於35U.S.C.101法定可專利保護的標的，i.e., process, machine, manufacture, or composition of matter。

除此意見，其他為可核准專利。

(2020 Nov. 23)解決方法很簡單，就是 - non-transitory ：

（編按，其他常用的標的是 - non-transitory computer-readable medium）

(2020 Dec. 10)核准通知。

Ron

答辯歷史不會形成Disclaimer的條件 - Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC (Fed. Cir. 2023)

前篇內容有討論到形成「prosecution disclaimer」的條件，提到兩個不會引發disclaimer的案例之一：Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2023) ，在此來研討一下。

前篇：過度強調特徵的說明書以及答辯歷史的Disclaimer - Puradigm, LLC v. DBG Group Investments LLC (Fed. Cir. Apr. 1, 2026)（https://enpan.blogspot.com/2026/04/disclaimer-puradigm-llc-v-dbg-group.html）

Malvern案件資訊：

原告/上訴人：MALVERN PANALYTICAL INC.

被告/被上訴人：TA INSTRUMENTS-WATERS LLC, WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION

系爭專利：US8,827,549、US8,449,175

判決日期：November 1, 2023

本案例精彩的是其中解釋專利用語的論述，但本篇先僅針對＂disclaimer＂討論，大概就看P.17~P.19就好。

本案主要爭議在於如何解釋其中的專利元件「pipette guiding mechanism」，其中就產生專利申請人是否在答辯聲明或是修正專利範圍時引發"disclaimer"的議題？

以下節錄內容解釋「doctrine of prosecution disclaimer」，法院認為形成"disclaimer"的必要條件是：在"審查歷史/prosecution history"或是"修正專利範圍/claim amendments"中有清楚而明確（clear and unambiguously）的"拋棄專利範圍/disclaimer"的意圖。

就本案例而言，這裡更解釋了，如果"申請人答辯後，因為答辯不成功，之後拋棄自己的答辯意見，而默認審查委員的意見"，這樣的情況"可能"就不會形成disclaimer。

另外，即便有為了克服引證案的陳述，但如果專利申請人答辯態度/行為改變（表達輸誠、改變意見、不再強調己見），也可能會讓法院認定沒有形成disclaimer。這時就引出前篇內容引用的另一先例：Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1343 (Fed. Cir. 2009)。

當申請人放棄之前的答辯意見（例如：不再重述、提出另外替代意見），合理的讀者（法官把自己當合理的讀者）從審查歷史可得知申請人或是根據錯誤理由繼續答辯，也就是一種「不夠清楚而明確（not clear and unambiguously enough）」形成審查歷史拋棄（prosecution history disclaimer），這樣也不算形成disclaimer。

my two cents:

Malvern案教示務實的狀況，也提供了頗為寬容的標準。申請人/專利工程師撰寫答辯理由，可能會有幾種狀況（除了放棄答辯之外）：(1)審查意見不合理、引證案完全不同，執行答辯（不一定需要修正專利範圍）；(2)審查意見合理，修改專利範圍，提出答辯；（3)審查意見合理，但有答辯空間，執行答辯，或許斟酌修正專利範圍；(4)審查委員完全正確，同意/默認審查委員意見，重寫/修正專利範圍，提出說明；(5)審查意見合理或不見得合理，但有可核准專利範圍，同意修正... (etc.)。

是否形成disclaimer？我覺得，除了情況(4)(5)"該次回覆"不會形成disclaimer以外，情況(1)(2)(3)要看後續發展，才知道"該次答辯"會不會形成disclaimer。

按照本次案例可知，情況(1)(2)(3)，如果後續發展讓申請人不再堅持答辯意見，或是提出替代方案，"該次答辯"就不會形成disclaimer。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1439.OPINION.11-1-2023_2215474.pdf

Ron

過度強調特徵的說明書以及答辯歷史的Disclaimer - Puradigm, LLC v. DBG Group Investments LLC (Fed. Cir. Apr. 1, 2026)

案件資訊：

原告/上訴人/專利權人：PURADIGM, LLC

被告/被上訴人：DBG GROUP INVESTMENTS LLC, AP SCIENCES GROUP, LLC, FKA ACTIVEPURE TECHNOLOGIES, LLC, ACTIVEPURE MEDICAL LLC, AERUS LLC, AERUS FRANCHISING LLC, ARS HOME SOLUTIONS LLC, AERUS ENTERPRISE LLC, VOLLARA LLC, VOLLARA CONCEPTS LLC

系爭專利：US8,585,979

判決日期：April 1, 2026

本案源起Puradigm於北德州法院對DBG提起侵權告訴，地院基於系爭專利'979在審查過程中（prosecution history）放棄部分專利範圍（disclaimer）而在簡易判決中判定侵權不成立。

系爭專利：

系爭專利涉及一種用在空氣清淨機中的光催化元件（photo-catalytic cells 10），其中用紫外光照射的觸媒離子化後，產生殺菌分子（bactericidal molecules），並讓經過的空氣帶出，Claim 1如下（紅色字為另加的註解）：

1. An apparatus for ionizing air, the apparatus comprising:

a chamber (18) including:

a top portion,

a bottom portion,

a first side including a first target (honeycomb target 20) comprising:

a plurality of passages between an interior area of the chamber and an exterior area of the chamber, and

a photo-catalytic coating on the plurality of passages;

a second side opposite the first side and including a second target comprising:

a plurality of passages between the interior area of the chamber and the exterior area of the chamber, and

the photo-catalytic coating on the plurality of passages;

a first reflector (reflector 22) arranged on the top portion of the chamber and configured to:

reflect UV energy emitted along a dimension towards the first target  (reflected ray 28) from a UV emitter (UV emitter 24) located within the chamber directly to the photo-catalytic coating of the first target, wherein the first reflector is a specular UV reflector (解釋如下), and

reflect UV energy emitted along a dimension towards the second target from the UV emitter directly to the photo-catalytic coating of the second target;

a second reflector arranged on the bottom portion of the chamber and configured to:

reflect UV energy emitted along a dimension towards the first target from the UV emitter located within the chamber directly to the photo-catalytic coating of the first target, wherein the second reflector is a specular UV reflector, and

reflect UV energy emitted along a dimension towards the second target from the UV emitter directly to the photo-catalytic coating of the second target; and

wherein the photo-catalytic coating is arranged to:

receive UV energy directly from the UV emitter,

receive UV energy reflected from the first reflector, and

receive UV energy reflected from the second reflector.

以上主要元件可參考下圖：

系爭專利說明書內容不多，元件僅是簡單說明，但是技術是看得懂，因為光摘要就講明系爭專利是關於空氣清淨機中運用紫外光產生殺菌分子，通過其中光反射板加強照射目標的紫外光，再經由空氣帶出，運作的示意圖如下：

系爭專利說明書特別強調其UV反射板是不同於會削弱能量的漫射的“鏡射(需要拋光打磨)”反射板：

“Also it is important that reflecting surfaces of the UV reflector 22 produce surface specular reflection. (Specular reflection being a “mirror-like reflection” of light (鏡面反射)—in which a single incoming light ray is reflected into a single outgoing direction) Specular reflection is distinct from “diffuse” reflection (漫射/漫反射) where an incoming light ray is reflected into a broad range of directions. Diffuse reflection may diminish performance enhancement of the photo-catalytic cell 10.”

審查歷史：

系爭專利審查過程歷經4次核駁與修正，主要是第3次修正加入"first reflector"與"second reflector"元件，再於第4次修正成目前系爭專利的樣貌。

2013 Apr 25修正：

2013 Jun 14修正成目前系爭專利的範圍（僅節錄修正部分）：

系爭專利在審查過程中，審查委員依據先前技術（US6,500,387，Bigelow）所揭露的鏡面反射板駁回申請案，核駁理由是先前技術記載拋光的鋁板，可以產生如鏡面的反射。

系爭專利申請人提出修正，但並非針對UV鏡射反光板，而是加上直接照射目標（光觸媒塗層）的“first reflector（claim解釋為first specular UV reflector）”以及“second reflector（claim解釋為second specular UV reflector）”等限制。（編按，如上引用審查歷史追蹤修訂，不過這兩個元件沒有直接揭露在說明書中，只是可以合理得出就是了。）

針對先前技術中的「拋光鋁板」提出答辯，如以下interview summary記載：

地方法院：

專利權人Puradigm對DBG（生產的空氣清淨機）提起侵權告訴。地方法院根據系爭專利審查歷史，認為申請人清楚地放棄（disclaimer）“拋光鋁板”，因為“拋光鋁板”並不足以實現系爭專利強調的“鏡射/specular/mirror-like”，因此，同理可知被告DBG使用的“非拋光鋁板”也應被排除在系爭專利的解釋範圍中，據此判定侵權不成立。

CAFC階段：

原告提出上訴，上訴議題包括：(1)沒有審查歷史disclaimer；(2)地方法院並未正確解釋“specular UV reflector”。

disclaimer：A “clear and unmistakable surrender of subject matter” is needed to trigger disclaimer. （清楚而無誤地拋棄專利範圍將觸發“拋棄範圍”(disclaimer)）

CAFC同意地方法院判定系爭專利“清楚而無誤地拋棄”包含「拋光鋁板」的範圍，理由是，審查委員曾引用「拋光鋁版加強UV照射」的先前技術駁回系爭專利，認為解釋了系爭專利的鏡射UV反光板，而當時申請人主張先前技術並沒有揭示此特徵。

法院作出以上結論是因為：(1)申請人答辯中的disclaimer statements，以及(2)在系爭專利“全部”有限內容的說明書都著重在如何通過反射板“避免丟失UV的能量”而加強光觸媒的效能，同時，專利說明書還另外定義了“specular reflection”的反義詞 - 會讓UV光丟失的diffuse reflection（漫反射）。

除了以上申請人/發明人在說明書強烈地宣告發明建立了disclaimer以外，主要仍是要與先前技術區隔的答辯內容所建立的disclaimer/disavowal，這些都是形成"clear and unmistakable disclaimer"。

不錯的功課：

答辯歷史是否建立disclaimer？

本案專利權人Puradigm主張，因為申請人（當時還不是Puradigm）“默認/acquiesce”審查委員認為先前技術Bigelow已經揭露“specular UV reflectors”（沒有對此答辯），因此沒有任何為了要與先前技術區隔的disclaimer。法院審視審查歷史，認為申請人並未“收回/retract”任何為了要區隔前案的聲明，或是也沒有默認審查委員的意見。（編按，如此表示上述兩個方式都有可能不產生disclaimer）

結論：

CAFC同意地院判決系爭專利答辯歷史對被告侵權產品的特徵建立了disclaimer而侵權不成立。

my two cents:
專利說明書不能太短，因為太短可能就僅有過於狹隘的說明，因此，若說明書僅有一個實施例，這個實施例是有可能會被拿來“解釋”專利範圍，雖説實施例不能用來解釋專利範圍，但是法官或對照律師是不是這樣想就不一定。

說明書用語盡可能有解釋空間，這應該是常識，但確實仍會有些過於限定的措辭。

我覺得審查答辯多半都是要區隔先前技術，並不容易不產生disclaimer（或說答辯本來就是要建立disclaimer，藉此獲取專利），不過用語上可能不要太過強烈（這應該也很難，將來訴訟怎麼進行誰能預料呢？）。

雖然本案上訴人/專利權人明顯地在“硬凹”，但也學習到，如果答辯過程沒有對審查委員的認定進行回覆或答辯時（申請人默認），應該就不會建立disclaimer。

這裡學到兩個不會引發disclaimer的案例，應該下回就來探討：

- Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2023) - 申請人在審查過程中拋棄另一無關申請案（相同申請人）答辯時“不成功的主張”，並克服其他審查核駁意見（other grounds），法院認為審查歷史缺少為了要澄清技術所建立的disclaimer。

- Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1342 (Fed. Cir. 2009) - 因為對於審查歷史理性的讀者而言，若推斷申請人一開始聲明就是錯的，審查委員也更正了這個錯誤，且申請人也理解這個錯誤，其審查歷史並不足夠明確而無誤地引發disclaimer（“not clear and unmistakable enough to invoke disclaimer”）。

本篇很像講的是"Estoppel"，但其實是"disclaimer"，或許是互通的，但因為法院在侵權判斷時並沒有落實完整的文義讀取、均等論適用等侵權判斷步驟，而是直接根據審查歷史與有限的說明書內容認定系爭專利範圍的disclaimer，或許在侵權判斷上仍與Estoppel有些不同（但這是我的理解，其實應該是可以想成一樣的）。

CAFC判決：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2299.OPINION.4-1-2026_2669734.pdf（備份：https://app.box.com/s/wgigz58or3ztp4jbz7b196tzbo83gmd4）

資料參考：https://patentlyo.com/patent/2026/04/words-that-stick-prosecution-disclaimer-survives-the-examiners-rejection.html

Ron