KSR判例的回顧-USPTO更新審查方針

美國專利局最近針對先前KSR判例提出審查方針，也就是針對發明是否「obvious to try」的判斷提出更新，之前內容可參考：
http://enpan.blogspot.com/2009/02/ksr-v-teleflex.html
http://enpan.blogspot.com/2008/12/obvious-to-try.html

在發明是否是obvious或是non-obvious確實煩惱了所有的審查委員，與包括我們在寫答辯的人
如何論證本發明是非顯而易知而具有進步性的，都是要克服審查委員引用組合不同先前技術，或是靠個人判斷obvious to try的核駁理由，通常有幾種方式（我自己整理的方式）：

(1)證明本發明的特徵（或可經過限縮）並非為先前技術所未揭露而教示的；
(2)說明多個先前技術並非能夠輕易結合，可能是技術領域不同，可能是因為目的不同而無法輕易結合成本發明的樣態；
(3)強調即使元件類似（可能是連接關係不同、製程前後順序產生改變、化學配方的微小改變），卻有不同的功效；
(4)技術領域不同，使得無法達成本發明的技術目的；
(5)Secondary consideration，如long-felt need, failure of others, and commercial success。

然而，KSR判例又使得申請人、答辯人要考慮是否「產生超出預期的結果」、「實踐可預期的變化」、「已知問題明顯有已知的解決方案」！
參考2007 KSR判例的指導方針，以下幾點判斷發明是否具有進步性（參考MPEP2141）：

1. 先前技術元件的結合根據已知方法產生可預期的結果；
2. 已知元件的簡單置換，產生可預期的結果；
3. 已知技術的使用以相同的方式改善類似的裝置、方法與產品；
4. 在已知裝置或產品上應用已知技術，產生可預期的結果；
5. obvious to try—從有限已定義的、可預期的解決方案中選擇，產生合理可預期的成功；
6. 根據設計需要、市場的驅使，特定技術領域中已知的方式所引出相同領域的變化為相關技術領域中的人可預期（predictable）；
7. 先前技術中一些教示、建議與動機（TSM）使得該項領域技術人員可以修改先前技術而得到該發明的技術。

根據這次USPTO對審查的guideline（2010 KSR Guidelines Update，9/1/2010開始實施），首先，可先瞭解，當應用美國專利法103條的顯而易知（obviousness）的判斷時，KSR決定並非視為取代TSM（teaching, suggestion, motivation）的判斷準則，審查委員應採用上述七點事實的判斷，如果核駁理由中忽略掉一事實判斷，申請人應提出此忽略的事實，此時審查委員應撤回此核駁理由，或是再發一次包括所有事實判斷的審查意見。註：審查答辯仍要看該發明案的事實認定，這些準則應該活用才是！

這此Fedral Register參考了這三年內的一些判決，整理了其中「teaching point」，精彩，慢慢看可以有不少收穫，其中包括先前技術的結合、已知元件的替換、obvious to try、證據考量等幾種事實討論：




Ron
資料參考：USPTO（http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf）