電腦可讀取媒體的可專利性討論

討論到電腦可讀取媒體/儲存裝置的可專利性，現在都會連結到Nuijten的CAFC案例，可參考：

可專利標的討論 - 暫態訊息不可專利案例 - In re Nuijten (Fed. Cir. 2007)
http://enpan.blogspot.tw/2016/06/in-re-nuijten-fed-cir-2007.html
該案結論：

A transitory, propagating signal like Nuijten's is not a "process, machine, manufacture, or composition of matter." Those four categories define the explicit scope and reach of subject matter patentable under 35 U.S.C. § 101; thus, such a signal cannot be patentable subject matter. The Board's rejection of the application's Claims 14, 22, 23, and 24 is therefore AFFIRMED.

因此，如果審查意見中引用了In re Nuijten (Fed. Cir. 2007)案，就是遇到了「電腦可讀取媒體」這類請求項標的不符美國專利法101條規定的問題，這類問題除了「實質技術」外，多是認為寫成「medium」時涵蓋了非定性的「暫態」訊號，為不可專利標的。

列舉幾件Microsoft專利面對電腦可讀取媒體被認為是非可專利標的的處理方式，可供各位參考：

(1) 13/968,212（OA檔案：https://app.box.com/s/qzl3zvpa2ktok9rat49vspjunexmh0ew）
事實上，此案歷經三次Office Action，都與101有關，直到最後一次...


回應這個第一次OA的修正（針對Claim 15）並沒有解決標的「computer-readable media」不符可專利標的的問題。

面對第二次OA（final office action）時，Claim 15修正為「computer-readable memory」，還是被核駁，理由是因為本案說明書對用語"one or more computer-readable media"定義為「訊號或是其他形式的傳輸媒體」：


最後，改成「computer-readable memory "storage device"」，就被接受，這件專利也同時獲准了！

(2) 13/570,071（OA檔案：https://app.box.com/s/96cb8cl0mzo4n2kzrafule2pcoef3b5t）



在此OA中，審查委員核駁Claims 14-20，關於101的核駁理由就是標的「computer readable storage medium」，但被審查委員解釋（最廣且合理原則）涵蓋了「暫態與非暫態」的標的，因此被核駁。

回應此OA時，將該項標的改為「computer storage device」，而且答辯說明此案說明書支持具體儲存裝置的解釋，下次OA就沒有101議題了。



(3) 13/551,064（OA檔案：https://app.box.com/s/9krkfyg1nyxvfz76w6fqoyy32ilqad4y）



此案，Claim 14標的為「computer program product」，看來是的物品，但是其中描述內容涵蓋了「one or more computer storage media」，且說明書沒有定義何謂「computer storage media」，因此，回應此OA時，就將Claim 14的內「computer storage media」改為很硬的「hardware storage devices」，這個問題也就被解決了。

(4) 13/435,721（OA檔案：https://app.box.com/s/aw5ao1ft1tahegphm50z26n2ir5qeec8）



本篇OA典型認為「computer-readable storage media」涉及不可專利的標的，並建議修改加入「non-transitory」，或是將改以「storage device」表示，以排除不可專利的範圍。之後申請人簡單地將「media」改為「device」，就沒有101的核駁意見了！

(5) 13/355,697（OA檔案：https://app.box.com/s/2macszcgtxuu6o9khf6h4n6s8mlj12ia）




本案"比較有趣"，是微軟的專利，專利涉及一種根據搜尋資訊辨別訪問者的技術，單純就是一個「軟體專利」，此類專利標的面對101的問題是很正常的情況。

申請時，此案請求項1與17界定「one or more computer storage media storing computer-useable instructions」，另一系統項是用硬體來包裝這個「one or more computer-readable storage media」。

結果這個標的「media」面對第一次OA的101核駁意見，理由是「media, medium」包括了實體與非實體（如訊號）的樣態，其中訊號並非屬於101規定可專利的四種類型中，審查委員引用In Ex parte Mewherter (Appeal No. 2012-007692, PTAB 2013/5/8)，此案訴願委員會認為發明相關領域技術人員理解「medium」涵蓋了"訊號"本身，在「最廣且合理」解釋專利範圍的原則下，認為涵蓋了不可專利的非具體標的，這也是依據In re Nuijten (CAFC 2007)案例的決定，甚至認為"machine-readable medium"等同於"computer-readable medium"，並且"machine-readable storage medium"也與"machine-readable storage medium"無異。

因此，加上「non-transitory」作為「medium」的形容詞就對了。


經此OA，申請人確實修改了請求項1, 17，在"media"之後補上"device"（不是加入"non-transitory"），不過，仍遇到下一次101的核駁意見。

即便申請人將發明標的改到（限縮）"device"，審查委員扔抓著說明書內容的解釋不放，因為說明書解釋"medium"時，是包括了具體與非具體的實施樣態，因此認為請求項標的仍是涵蓋能量的形式，不是專利法101規定的四個類型之一。審查委員建議刪除"media"，或是加上"non-transitory"。

面對這次OA，微軟索性改了請求項1的標的，改為「method」，反正內容差不多；對請求項17，就刪了"media"。專利經同時答辯103問題，就准了！

my two cents:
以上案例皆取自微軟，即便是微軟，仍是面對很多之這類型OA的「干擾」。

暫時沒有找到「電腦可讀取媒體」不修正而是透過解釋或答辯核准的案例，因此面對這種「制式」核駁意見，還是以「修正」來回應。

看來，USPTO很古板地認為「media, medium, memory」等標的涵蓋了不可專利的「暫態訊號」，但是...只要改成很"硬"的「device」，一切都解決了。

另外還有需要注意的事情或是其他方案：
1. 說明書最好解釋medium涵蓋的載體，如ROM, DVD, Harddisk等，避免又被認為修改後的內容不被說明書支持。
2. 說明書也不要隨便擺入無法被專利的解釋（如上述案例5）。
3. 不要用"media, medium"用語，更安全地，加入"non-transitory"。

Ron